智慧財產及商業法院100年度民專上字第44號

• 裁判案由: 專利權授權契約事件
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 04 月 26 日
• 當事人: 戴俊萍、得貹股份有限公司

智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第44號上 訴 人　戴俊萍
訴訟代理人　洪維煌 律師

被上訴人 　得貹股份有限公司
法定代理人　張周玉
訴訟代理人　賴安國律師
複代理人 　蕭翊亨律師
上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國100 年8 月26日臺灣臺北地方法院100 年度智字第15號第一審民事判決提起上訴，本院於101 年4 月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號著有判例參照）。查被上訴人主張其與上訴人間存在專利授權關係乙節，既為上訴人所否認，則兩造間專利授權法律關係之存否即屬不明確，被上訴人主觀上確有法律地位不安之狀態存在，且此種不安之狀態又能以確認判決將之除去，揆諸首揭法條及說明，被上訴人自有即受確認判決之法律上利益，而得提起本件確認之訴。
二、被上訴人起訴主張：兩造前於民國96年6 月28日簽訂「專利專屬授權契約書」（下稱系爭契約），就原判決附表1 所示新型專利（下稱系爭專利）專屬授權由被上訴人實施，授權期間依系爭契約第1 條第3 項約定自契約生效日至系爭專利屆滿日止。詎上訴人明知授權關係仍存續，逕自於99年11月16 日 及99年12月6 日在聯合報全國版刊登聲明，主張被上訴人已非授權生產製造行銷廠商，又陸續發函台塑公司表明終止其對被上訴人授權，函知紋函工程有限公司、高楊鷹架工程有限公司稱被上訴人已非其授權廠商，上訴人行為造成被上訴人法律地位不安定，得以確認判決加以除去，爰依據民事訴訟法第247 條規定，聲明請求：確認兩造間就上訴人所有如原判決附表1 所示專利之授權關係存在等語。對於上訴人之上訴則聲明：上訴駁回。
三、上訴人則抗辯稱：系爭契約業因被上訴人違約而由上訴人終止：⑴兩造於簽約前以口頭協議就部分事項達成合意，縱未載入系爭契約，仍應屬系爭契約之一部。兩造協議系爭契約中所謂本專利僅有我國專利編號M285581 號速扣合支撐架（二）新型專利為授權被上訴人生產項目，其餘記載項目係因被上訴人必須負擔專利維護費用，並非授權範圍。是系爭契約第5 條第1 項記載「由乙方（即上訴人）負擔本專利之專利維護費用」為筆誤，依兩造口頭約定，專利之維護費用應由被上訴人負擔。詎被上訴人於99年寄發員林郵局第579 號存證信函予上訴人，表示不願再為上訴人支付專利維護費用，已屬違約。⑵兩造合意為配合市場變化有修改授權專利產品之必要時，須由上訴人設計修改，被上訴人縱作局部修改亦須經上訴人簽認同意，否則有危害工安之虞。然被上訴人違反約定擅自變更設計，改變產品之受力結構，造成系爭專利產品速接架之彎曲、斷裂致有支撐架倒塌之情形發生。且被上訴人並未使用系爭專利，而將使用大陸地區之專利技術生產之商品，標示系爭專利證號，係屬權利濫用。⑶被上訴人因有上述違約情事，上訴人先於99年1 月7 日以文山樟腳里郵局第000005號存證信函請被上訴人按系爭契約負支付專利維護費用責任或議定解約事宜。嗣被上訴人擅改專利產品設計，上訴人再委請律師發函要求15日內改善，否則終止授權，詎被上訴人均置之不理，上訴人已於99年4 月15日寄發台北金南郵局第000254號存證信函通知被上訴人終止契約，是系爭契約既經終止，兩造間自已不存在專利授權關係。聲明駁回被上訴人之訴云云。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄，㈡被上訴人在第一審之訴駁回。
四、兩造不爭執之事項：
㈠上訴人擁有我國經濟部智慧財產局登記第M285581 號「速扣合支撐架（二）」、第M240467 號「速扣合工作架」、第M240466 號「架之快速接頭結構」、第217265號「速扣合支撐架」、第171444號「組合板構造」及第168602號「鷹架之快速接頭構造」新型專利。其中第217265號「速扣合支撐架」新型專利經他人舉發成立，專利權被撤銷。
㈡兩造於96年6月28日簽訂專利專屬授權契約書。
㈢上訴人於99年11月16日及99年12月6 日在聯合報全國版刊登聲明，主張被上訴人已非授權生產製造行銷廠商；又陸續發函告知台塑公司表明終止其對被上訴人之授權，與告知紋函工程有限公司、高楊鷹架工程有限公司表被上訴人已非其授權廠商。
五、本院之判斷：
㈠系爭98年6 月28日所簽訂專利專屬授權契約之專利年費應上訴人負擔：
⒈按「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解」，最高法院17年上字第1118號著有判例可稽。
⒉經查系爭專利專屬授權契約書第5 條第1 項記載：「為確保甲（即被上訴人）乙（即上訴人）之權益，將由乙方執行專利之專利維護程序，並由乙方負擔本專利之專利維護費用。」（詳原審卷第10頁）則系爭專利專屬授權契約之文字業已表示當事人之真意，即系爭專利之專利維護費用（含專利年費）應上訴人繳納，無須別事探求，自堪信系爭專利之專利年費依約應由上訴人繳納。
⒊上訴人雖主張：系爭契約所載之「本專利」中僅有第1 項中華民國第M285581 號「速扣合支撐架（二）」新型專利，為真正授權予被上訴人生產之項目，其他載明之專利項目並非在授權範圍云云。惟系爭專利專屬授權契約第1 條已定義「本專利」係指中華民國第M285581 號「速扣合支撐架（二）」、第M240467 號「速扣合工作架」、第M240466 號「架之快速接頭結構」、第217265號「速扣合支撐架」、第171444號「組合板構造」及第168602號「鷹架之快速接頭構造」新型專利；另觀諸契約第2 條第1 項第1 款所記載「乙方（按指上訴人，下同）同意專屬授權甲方（按指被上訴人，下同）就『任一個本專利』，於該專利之授權期間內，在該專利之獲證地域，使用該專利，或使用、製造、為販賣之要約、販賣、進口本產品」、契約第2 條第2 項所記載「專屬授權期間：自本契約生效之日起至『各該本專利』之專利期間屆滿為止」等文句（參原審卷第9 頁），足認上訴人授權予被上訴人之專利確實包括中華民國第M285581 號「速扣合支撐架（二）」、第M240467 號「速扣合工作架」、第M240466
號「架之快速接頭結構」、第217265號「速扣合支撐架」、第17 1444 號「組合板構造」及第168602號「鷹架之快速接頭構造」等新型專利，非僅有中華民國第M285581 號「速扣合支撐架（二）」專利而已，是上訴人上開主張，顯與契約文義不符，要難採信。
⒋上訴人雖主張：證人蔡永富於原審庭訊證稱：「因為當初我與賴杉、戴俊萍及原告公司經理人在原告公司用口頭約定，講好後，這文件是事後被上訴人請律師繕打後交給我蓋章，我蓋章時兩造都已經蓋好了，並不是三方會合一起蓋章」等語，可見兩造與見證人蔡永富均認系爭專利授權事項應依口頭協議之內容履行，系爭專利專屬授權契約書之簽訂僅係為保存證據而已，並無礙於口頭協議之效力；且被上訴人於簽訂系爭專利專屬授權契約書後，亦依口頭之約定繳納系爭專利之年費云云。惟查：
⑴系爭專利專屬授權契約書第1 條第三項記載：「授權期間係指本契約生效之日起至該專利屆滿之日之期間」，而系爭專利授權契約係於96年6 月28日簽訂，則其生效日為96年6 月28日，契約文義甚明，並非回溯至兩造以口頭約定之契約成立時點（註：被上訴人否認曾以口頭與上訴人就系爭專利專屬授權契約達成合致），則兩造於96年6 月28日所簽訂之系爭專利專屬授權契約，顯非係此前口頭契約之證明文件，核上訴人主張系爭專利專屬授權契約僅係為保存證據而已，顯不足採信。
⑵次查上訴人於本院101 年3 月2 日行準備程序時陳稱：這個合約（即系爭專利專屬授權契約）本來草約是壹份，地點是被上訴人的公司（員林）訂立的，我在現場有說有關由上訴人支付專利年費是錯誤的，見證人（蔡永富）也知道其事；而其後用印地點是在台北被上訴人律師的事務所，用印當時有三位（被上訴人賴安國律師及被上訴人公司的廖經理及我）在場，而合約改為參份，惟內容卻還是依照錯誤擬定契約，我有指出該項錯誤，本來是不想簽約，但因為廖經理以往返時間過久，老闆會有意見，而試著說服我，所以我才會當場用印，但廖經理和賴安國律師都有說以協議內容為準，在台北律師事務所時見證人不在場等語（詳本院卷第131 頁），堪認系爭專利專屬授權契約之草約原本即記載系爭專利之年費由上訴人負擔，及兩造於96年6 月28日簽訂系爭專利專屬授權契約書時仍記載由上訴人負擔。而證人蔡永富於原審亦自承：我只有參與書面契約簽訂前3 、4 次的討論，後來書面契約和口頭討論有些不同，但兩造之間如何談的我不確定等語（詳原審卷第177 頁反面）。因此，縱認兩造於簽訂書面契約前曾以口頭交涉由被上訴人負擔專利維護費用之事宜，然觀諸其後被上訴人所提出之草約，及兩造於96年6 月28日簽訂之系爭專利專屬授權契約之文義記載，亦堪認兩造於簽訂系爭專利專屬授權契約前，並未以口頭就系爭專利之年費由被上訴人負擔之事宜達成意思合致，否則，實無於草約或系爭專利專屬授權書上均記載專利維護費用由上訴人負擔之理。再者，上訴人既於96年6 月28日既已知悉系爭專利專屬授權契約上記載專利維護費用由上訴人負擔，猶於系爭專利專屬授權契約書用印，自堪認兩造就系爭專利之年費由上訴人負擔乙節，已於96年6 月28日簽訂系爭專利專屬授權契約時，達成意思表示之合致。雖上訴人主張：廖經理和賴安國律師都有說以（口頭）協議內容為準云云，惟僅徒托空主張，未舉證以實其說，且據被上訴人否認，自屬不足採信。
⑶被上訴人對於系爭專利之年費實際上由其所支付之事實，固不爭執，惟抗辯：其係擔心上訴人不繳納專利年費的話，系爭專利就無法實施等語（詳本院卷第168 頁）。經查被上訴人取得系爭專利之專屬授權，依系爭專利專屬授權書第4 條第1 項之約定須支付100 萬元予上訴人（詳本院卷第10頁），苟系爭專利因未繳納專利年費而遭撤銷，系爭專利之技術內容即可為公眾無償使用，被上訴人支付予上訴人之100 萬元將化為烏有，不具有任何經濟效益，則被上訴人為維持其使用系爭專利之專屬權利，自有防止系爭專利因未繳年費而遭撤銷之必要，因此，尚不能因被上訴人有繳納系爭專利年費之事實，遽認兩造就系爭專利年費應由被上訴人負擔乙節，已達成意思表示之合致。
⒌綜上所述，系爭專利之年費依據系爭專利專屬授權契約第5
條第1 項之約定，應由上訴人負擔，則上訴人以被上訴人未繳納系爭專利之年費為由，終止系爭專利專屬授權契約，於法顯屬無據。
㈡被上訴人修改設計實施系爭專利之產品無庸經上訴人同意：⒈按所謂專利授權係指將專利之技術內容授權他人實施，至於被授權人實施專利所生產製造之產品究應如何修改設計，原則上與專利權人所為之專利授權無關，自不以取得專利權人之同意為必要。
⒉經查系爭專利專屬授權契約第1 條第2 項規定：「本產品：係指甲方（即被上訴人）使用本專利專屬授權範圍之一部或全部所製造或組裝之產品，或由甲方利用或『修改』本專利專屬授權範圍之一部或全部之技術內容所產生之技術／專利所製造或組裝之產品」（詳原審卷第9 頁），足見契約已明文約定被上訴人有得使用系爭專利專屬授權範圍之一部或全部，及得修改系爭專利範圍之一部或全部之技術內容而製造或組裝產品之權利。則被上訴人依據系爭專利專屬授權契約之約定顯有修改設計實施專利所生產製造產品之權利。
⒊上訴人雖主張：被上訴人未經其同意，擅自私下修改設計授權之專利產品云云，惟於起訴時並未具體敘明禁止被上訴人修改產品之請求權依據，嗣於本院101 年3 月2 日行準備程序時則補充陳稱：（請求權之依據為）契約第2 條第3 項與第7 條第5 項等語。經查系爭專利專屬授權契約第2 條第3
項係規定：「甲方（即被上訴人）應依各該獲證地的相關法規實施運用本專利。」而系爭專利均係上訴人向我國經濟部智慧財產局登記而取得，且我國專利相關法規並無被授權人須得授權人之同意，始得修改設計實施所生產製造產品之規定，則前開規定顯不得作為禁止被授權人修改設計實施專利所生產製造產品之請求權依據。次查系爭專利專屬授權契約第7 條第5 項係規定：「若任一方違反本合約之規定，且未在接獲他方書面通知後十五天內予以改善或改善不完全時，他方可終止本合約，並得向違約之一方請求損害賠償。」係規定系爭專利專屬授權契約之當事人違約後之處理程序與實體請求權，亦與被授權人是否須得授權人之同意始能修改實施專利所生產製造之產品無涉。核上訴人主張被上訴人須得對方同意始能修改設計專利產品云云，顯屬無據。
⒋上訴人雖主張：證人蔡永富於原審證稱：「（問：兩造是否約定專利修改必須經過上訴人同意？）有，上訴人的設計一根立桿有2 公尺，因為我國國人身高平均170 幾公分，所以當初我有要求上訴人修改成180 公分，規格及材料要請上訴人重新換算設計。（問：有講到重新設計的事不等於有約定修改必須經過上訴人同意，實際上到底有無特別約定被授權人要修改必須經過上訴人同意？）我認為應該是有談到，因為這個跟安全有關，才符合常理」等語（詳原審卷第177 頁），足以證明兩造有約定專利修改須經上訴人同意云云。惟查上開證人所為修改實施專利產品須經上訴人同意乙節，乃其個人推測之詞，已不足以認定兩造確有被上訴人不得未經上訴人同意修改專利之約定；況被授權人修改設計實施專利生產製造產品，衡諸常理本不以得授權人之同意為必要，核證人所為須得授權人同意之推測顯與常情有違，復與兩造所簽定系爭專利專屬授權契約之約定不符，洵無可採。
㈢上訴人未證明被上訴人於未實施系爭專利之產品上標示系爭專利證號之事實，且未據此解除兩造間之系爭專利專屬授權契約：
⒈上訴人雖主張：被上訴人於未實施系爭專利技術內容之產品上標示系爭專利證號，係屬違約行為云云，並提出財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所出具之鑑定函1 件為證（詳本院卷第163 頁）。惟查前開鑑定函並未就被上訴人所生產製造之產品與系爭專利申請專利範圍之技術內容加以比對，而僅記載「系爭施工架（速扣合支撐架）產品，其對應之構件與中華民國新型第M285581 號速扣合支撐架（二）之專利權範圍實質不相同，而應不落入該專利權之範圍」等語，自無法證明被上訴人所生產製造之產品未實施系爭專利。
⒉經查上訴人於99年4 月15日寄送予被上訴人之存證信函，係記載「雙方簽訂之專利專屬授權契約書已因貴公司（即被上訴人）違反約定擅自變更設計而告終止，故以此函命貴公司於7 日內返還戴俊萍先生於契約期間內所提供之有關著作權及專利產品之一切技術資料、設計圖、照片文件等，並禁止貴公司再行私自使用、處分，否則定當依法訴究貴公司之一切民、刑事責任」等語，即以被上訴人積極地使用系爭專利技術內容，然擅自變更設計為由，主張終止系爭專利專屬授權契約；此與上訴人於本院審理中主張被上訴人消極地未實施系爭專利，而係於未實施系爭專利之產品標示系爭專利證號之新攻擊方法，基礎事實顯有不同，自難認上訴人曾以被上訴人未實施系爭專利而於產品上標示專利證號之事實，作為終止系爭專利專屬授權契約之事由。
㈣綜上所述，依據系爭專利專屬授權契約之約定，系爭專利之年費應由上訴人繳納，且被上訴人有權修改設計實施專利所生產製造之產品，則上訴人自不得以被上訴人未繳納系爭專利年費，及擅自修改設計系爭專利產品係屬違約為由，終止系爭專利專屬授權契約。至於上訴人主張被上訴人於未實施系爭專利之產品上標示系爭專利證號部分，則未據舉證以實其說，且亦未據此終止系爭專利專屬授權契約，是兩造間之系爭專利專屬授權契約自屬仍存在。
六、從而，被上訴人提起確認之訴，請求確認兩造間就上訴人所有如原審判決附表一所示專利之授權關係存在，為有理由，應予准許。原審為被上訴人勝訴之判決，於法並無違誤。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1
項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　4　　 月　　26　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　汪漢卿
法 官　何君豪
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　4　　 月　　26　　日書記官　張君豪