混淆誤認之虞審查基準 第 7 條

7.混淆誤認衝突之排除 二商標間經認定存在有混淆誤認之衝突者，當事人得因審查人員之通知或主動為下列行為，以排除混淆誤認之衝突： 7.1 減縮發生衝突之商品／服務 當事人申請或註冊之商標，其指定使用之商品／服務若僅有部分與他人先權利指定或使用之商品／服務相同或類似而存在有混淆誤認之虞者，得申請減縮該相同或類似部分之商品／服務，以排除混淆誤認之衝突。申請減縮商品／服務，得於商標註冊申請中或註冊後為之，但註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，應於處分前為之。（商 23 Ⅰ但書、38Ⅰ、Ⅲ） 減縮商品的具體方式可以是直接刪減商品項目，或者將上位概念包含較廣範圍之商品，變更為下位概念之具體商品，例如化粧品改為口紅，或者增加使用目的之限制，例如噴霧器改為工業用噴霧器等。但應注意，倘引證商標所指定之商品己涵蓋了屬於上位概念的全部商品，則縱使申請商標減縮其商品，仍不脫引證商標指定使用之範圍時，除非引證商標亦同時做減縮，否則此種減縮並不能消除二商品間類似之問題。以上之原則亦適用於服務。 7.2 分割商標 當事人對於其商標與他人之商標是否構成混淆誤認之衝突有所爭執，不願減縮其商品／服務者，則可考慮分割商標。亦即就指定使用商品／服務中，可能構成混淆誤認衝突之商品／服務與其他沒有衝突部分之商品／服務分割為二商標，之後可僅就有衝突之商品／服務之商標為爭執。同樣地，分割商標得於商標註冊申請中或註冊後為之，但註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，應於處分前為之。（商 26、37、38Ⅰ、Ⅲ） 7.3 取得先權利人之同意 在發生商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定之混淆誤認衝突時，依其但書規定「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」因此，取得先權利人之同意亦為排除混淆誤認衝突方法之一。惟若有顯屬不當之情形，即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具同意並存註冊書，仍不應核准其註冊。 7.3.1 申請註冊商標相同於註冊或申請在先商標，且指定使用於同一商品或服務者（商施 30?），商標將喪失應有的正確指示商品或服務 來源之功能，並影響消費者權益。應注意，在商標部分，若僅有記號有無或大小寫文字形式些微差異等情形，消費者極可能忽略，應將之視為相同之商標，例如「旺旺」與「旺-旺」、「BABY CARE」與「baby care 」；在商品／服務部分，雖然文字不同，惟實質上屬相同概念之商品／服務，亦將之視為相同之商品／服務，例如「藥錠」與「藥丸」、「唇膏」與「口紅」或「小吃店」與「小吃攤」等。 7.3.2 商品／服務雖非前述實質相同的情形，但有包含之關係，即一為上位大範圍商品，一為該範圍內之具體商品，例如「化粧品」與「口紅」，因口紅為化粧品的品項之一，為化粧品範圍所涵蓋，相關消費者將無法區別二者所生產之口紅商品，則於同意時，指定使用於化粧品之商標須減縮「口紅」商品後，二商標始能並存註冊。指定於服務時，亦適用相同原則。 7.3.3 註冊商標經法院禁止處分者（商施 30?），若商標權人仍持續同 意他人的商標並存註冊者，易減損註冊商標之拍賣價值，並有可能使拍定後繼受商標權人與經同意並存註冊之商標權人間權益發生衝突。 7.3.4 商標專責機關認有其他顯屬不當之情形（商施 30?），應依個案 申請審查時之具體事證加以判斷。例如團體商標使用規範書對於指定使用商品的品質或特性為特別規定，團體商標權人若就其指定使用於「茶葉」商品之團體商標，同意他人以相同或近似商標於類似之「茶飲料」商品並存註冊，有使相關消費者誤認該茶飲料與標示團體商標之茶葉商品為相同來源，而他人商品並未要求須具備團體商標使用規範書之相關使用條件，自有影響消費者以該團體商標識別一定品質或特性來源之功能，顯屬不當。