要旨
某甲起訴主張其於 98 年 8 月間出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟於 98 年 11 月逕將研發成果向智慧財產局申請專利（下稱系爭專利），並經智慧財產局於99 年 3 月 11 日公告在案，迄今已逾專利法第 35 條（即修正前之專利法第 34 條）之 2 年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？
法律問題
某甲起訴主張其於 98 年 8 月間出資聘請某乙為研發，並約定研發後專利申請權及專利權由某甲取得，嗣某乙研發成功後，竟於 98 年 11 月逕將研發成果向智慧財產局申請專利（下稱系爭專利），並經智慧財產局於99 年 3 月 11 日公告在案，迄今已逾專利法第 35 條（即修正前之專利法第 34 條）之 2 年期間而不得再依該條規定為舉發而享有擬制申請日之優勢，此時某甲可否逕行提起民事給付訴訟請求某乙將系爭專利權移轉登記與某甲？
討論意見
甲說：肯定說－可以給付訴訟為請求 真正專利申請人於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾修正前專利法第 34 條之2 年法定期間，而不得依該條規定再為舉發，惟研發成果既經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人當然仍得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。 乙說：否定說－應駁回某甲之訴 ㈠某甲向民事法院起訴請求移轉系爭專利權，於法無據。 專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故某乙依據專利法取得系爭專利權，其有合法之權源，未經舉發程序撤銷確定前，自不容第三人為不法之侵害或無權源之請求。 ㈡真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程序中有利之舉證。 （1）按「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」專利法第 10 條定有明文。依此規定，真正專利申請權人附具確切之權利歸屬證明文件，即可向智慧財產局申請變更權利人名義，以資解決。 （2）依前揭專利法第 10 條規定意旨，可知因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。
研討結果
採乙說（否定說）。
審查意見
多數採甲說（甲說：7 票；乙說：5 票）
研討結果
多數採甲說（經付大會表決結果：實到人數：29 人，採甲說 22 票，採乙說 0 票）。
相關法條
九十二年二月六日修正之專利法第 7 條： 受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。 前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。 一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。 依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。 現行專利法第 7 條： 受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。 前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。 一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。 依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。 現行專利法第 10 條（本條未修正） 雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。九十二年二月六日之專利法第 34 條： 發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。 發明專利申請權人依前項規定申請之案件，不再公告。 現行專利法第 35 條（即修正前之專利法第 34 條）： 發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。 依前項規定申請之案件，不再公告。
參考資料
（司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 5 號）理由節錄： 丙說：民事法院應駁回原告之訴。 （一）原告向民事法院起訴請求移轉系爭專利申請權或專利權，於法無據。 按專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負損害賠償責任。又專利權之發生為專利專責機關本於行政權作用所核准，故未經智慧財產局核准取得專利權之前，其無從基於所有人之物上請求權，請求被告移轉系爭專利。本件原告主張被告之系爭專利抄襲其發明技術，爰依民法第 767 條之規定，請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，依前揭說明，於法無據。 （二）原告應依行政程序解決。 （1）按「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。」專利法第 10 條定有明文。依此規定，真正專利申請權人附具確切之權利歸屬證明文件，即可向智慧財產局申請變更權利人名義，以資解決。 （2）另按發明專利權人為非專利申請權人者，專利專責機關應依利害關係人舉發撤銷其發明專利權。又「發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。」專利法第67 條第 1 項第 3 款、第 2 項及第 34 條第 1 項分別定有明文。依此規定，原告得向智慧財產局提起舉發，如獲舉發成立撤銷系爭專利權確定，即得依前揭專利法規定，於 60 日內向智慧財產局申請取得系爭專利之專利權，以資解決。 （三）真正專利申請權人得先向民事法院訴請確認權利歸屬獲得勝訴判決，作為行政爭訟程序中有利之舉證。 （1）依前揭專利法第 10 條規定意旨，可知因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，可先向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，於獲勝訴判決確定後，即可附具該確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。 （2）因發明專利權人為非專利申請權人而提起舉發者，除舉發人所附舉發證明文件即足推翻發明專利權人為真正專利申請權人外，實務上，專利專責機關通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，而要求舉發人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義（最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決參照）。
研討結果
採丙說
研討結果
多數採丙說（經付大會表決結果：實到人數：26 人，採甲說 0 票，採乙說 1 票，採丙說 14 票）。 智慧財產法院 100 年度民專上字第 17 號判決意旨節錄： 真正專利申請人能否於專利法第 34 條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第 34 條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇 （1）舉發撤銷該專利，（2） 又或依同法第 10 條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，（3） 亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。從而，被上訴人所謂真正專利申請權人若逾專利法第 34 條第 1項之 2 年除斥期間，即喪失舉發權，復依此進一步主張因專利法優先於普通法，故上訴人亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云，即非足採，合先敘明。
提案機關
臺灣高雄地方法院 （司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果 第 2 號）
