95年度智字第16號｜民事：損害賠償｜裁判日期：99 年 05 月 20 日

臺灣彰化地方法院民事判決　　　　　　　　95年度智字第16號原　　　告　洪新富訴訟代理人　張益隆律師複　代理人　郭佳芬吳建民被　　　告　克利斯有限公司兼　上　一法定代理人　林宜清上二人共同訴訟代理人　林金鐘陳勇仁林志昌陳忠儀律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國99年月日言詞辯論終結，茲判決如下：主文被告應連帶給付原告新台幣壹佰陸拾肆萬陸仟貳佰伍拾元，及自民國95年9月27日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔20分之11，餘由原告負擔。本判決原告勝訴部份及該部分之訴訟費用於原告以新台幣伍拾伍萬元為被告供擔保後，得假執行；被告如以新台幣壹佰陸拾肆萬陸仟貳佰伍拾元供擔保後，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、本件原告起訴主張：㈠原告係經濟部智慧財產局核准在案之新型第M240832號「調整型內衣結構改良」之專利權人，專利期間為93年8月21日至102年11月26日，原告自民國94年9月1日將系爭專利權授予訴外人禾伍實業有限公司（下簡稱禾伍公司）使用，權利金按禾伍公司實際銷售商品數量計算，每銷售一件商品之權利金為新台幣（下同）50元，有授權書可稽。被告在未經原告同意之情形下，竟擅自製造販賣侵害原告享有上揭新型專利之物品即「瑪丹娜MADONNA調整型內衣」，經原告向遠百企業股份有限公司彰化員林分公司、佳晟企業商行，購得該項侵害系爭專利權之商品，並有東森購物百貨股份有限公司之95年8月份型錄可稽，原告乃於95年8月11日寄發彰化中央路郵局第394號存證信函予被告，並提示新型專利技術報告進行警告，被告仍持續製造販賣侵害原告所享有新型專利物品之行為，此由原告檢具96年3月份之東森電視購物型錄刊載被告公司之商品可證。被告雖辯稱由上開商品型錄無法看出有無侵犯系爭專利權，然查，比較95年8月份及96年3月份之東森購物商品型錄所載被告之販售商品內容，均有「集中托高的美胸自黏棉扣帶、完全將副乳調整集中」、「胸罩結構改良專利，專利號碼M293677」等一樣之文字說明，且由圖片所示即可明白辨識該二本型錄之商品，均係使用自黏棉扣帶，顯見95年8月份及96年3月份之購物型錄刊載之被告商品均相同，再參以被告訴訟代理人已自認「該本型錄上所記載的自黏棉扣帶就是魔鬼沾。」足證該二本型錄刊載被告販售之商品係屬同一，被告所辯，並不足採。㈡上開型錄已證明被告於96年3月份仍有藉東森購物型錄販售商品之事實，雖被告復辯稱「我們收到95年8月15日的存證信函後，就將產品回收，將魔鬼沾的部分車死，詳細時間要再查報。」對照被告於96年3月仍在購物型錄上刊載販售商品之廣告，顯見其辯稱95年8月15日之後已著手回收，係屬不實。況且，被告亦於本院97年2月19日言詞辯論期日自承「96年8月24日法院的鑑定結果出來後，我們知道有侵權的情形，之後回收不完整還在販賣的部分，才是計算侵權金額的依據。」等語，其前後所辯已互見矛盾，更遑論本院95年12月間囑託台灣經濟發展研究院為系爭專利權之侵害鑑定時，被告提出待鑑定之商品一件，即為當時其仍在銷售之商品，其所辯業已回收云云，委不足採。顯見被告至少於95年8 月15日收受存證信函後，至96年8月24日著手回收之前仍有販賣侵害系爭專利權商品之事實，此部分既由被告自認，依民事訴訟法第279條第1項規定，原告於本件審理程序中，曾主張自95年4月（即購得被告生產販售之商品時）至96年3月間，依被告東森購物台銷售侵害系爭專利之商品，同一時間使禾伍公司銷售量銳減而致被告之授權金減少為本件損害賠償範圍，因被告已自認其至96年8月24日仍有販賣侵害系爭專利權之事實，原告仍暫以上開95年7月至96年3月期間授權金之損失為本件損害賠償之請求，即請求2,203,650元。㈢又依民事訴訟法第222條第2項規定，本件被告侵害系爭專利權之事實，業經財團法人台灣經濟科技發展研究院之鑑定，且由被告之自認，其自95年8月15日接獲原告之存證信函及新型專利技報告之提示後，至96年8月24日知悉上開鑑意見時止，均有販售侵害系爭專利權之商品，其侵權行為所致原告之損害，已臻明確。就實際損害賠償之金額，原告前已舉出按禾伍公司在東森購物之銷售相同產品，於侵權行為前與侵權行為後，其銷售量減少之數字，每件商品授權金50元，惟原告本身係擔任禾伍公司負責人，權利金係以授權5年之期間為計算，待授權期間屆滿，由禾伍公司全體股東結算公司盈餘時，再一併給付，是原告尚未實際受領該項權利金，僅係對禾伍公司有該項債權存在，因尚未實際取得權利金，故並未申報該項權利金所得，無法提出所得稅申報資料，然禾伍公司自94年9月至95年6月，在東森購物頻道之銷售商品數量合計71436件，即每月平均銷售量為約7143件，被告自 95年7月至96年3月，同時在東森購物頻道銷售相同商品，禾伍公司銷售之數量銳減為20220件，每月平均銷售量為2246 件，因此可知禾伍公司每月減少銷售數量4897件，依每件權利金50元為計，原告每月所受權利金之損失為244,850元，侵權之期間為9個月，原告之損失合計2,203,650元。㈣倘以該部分之舉證猶不足證明損害之數額，則請依民事訴法第222條第2項規定，依所得心證定本件損害賠償數額。另被告之侵權行為於本件訴訟繫屬後仍持續生產、製造販售，至鑑定之後猶藉詞不能保證回收完整等理由繼續販售，足見其確屬故意，且行為惡劣，再參以製造、銷售相同商品之業者，於本件訴訟繫屬以來，即觀望被告之侵權應付出何項法律責任及代價，倘予輕縱，適足以使其他部分不肖業者，紛紛起而效尤，則無異助長侵害專利權之歪風，爰請依專利法第85條第3項規定，酌定3倍之損害賠償金額。㈤被告雖一再對有無侵害原告所有系爭專利權一節爭執，惟兩造合意選定財團法人台灣經濟科技發展研究院為鑑定人（下簡稱為鑑定人），於95年12月8日由鈞院囑託其就被告產品是否落入原告享有之系爭專利範圍內，鑑定人於96年3月30 日作成鑑定研究報告書（下稱第一次鑑定），其最終鑑定結論：「壹、依據『專利侵害鑑定要點』之流程，本案鑑定先依『文義讀取』進行鑑定分析，得到構成適用之結果，再進一步施以『逆均等論原則』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，雙造為構成實質相同。貳、本案經本所以『專利侵害鑑定要點』之鑑定流程進行鑑定分析，得本案之最終鑑定如下：囑託單位所提供克利斯有限公司所有之系爭『調整型內衣』產品，其構成要見與中華民國新型第Ｍ240832號『調整型內衣結構改良』申請專利範圍構成實質相同。」。㈥嗣被告竟復以系爭專利違反專利法第94條第1項第1款規定暨同法第4條等規定為理由，而於95年11月10日向經濟部智慧財產局聲請舉發撤銷系爭專利權，嗣後，被告復於96年7 月13日繕具「專利補充舉發申請書」，其先後二次舉發理由，無非均係以舉發申請書之附件三至六及補充附件一、二所列之日本及美國公告之專利案，屬系爭專利申請前之先前技術。其中被告提出之補充附件一、二即為美國第0000000號、第0000000號專利，舉發之結果業經智慧財產局審定「舉發不成立」，審定理由略以「引證案五（即美國第0000000 號）之支撐片13、14勾扣後是呈現整片包覆胸部，其與系爭專利左、右側加強束緊片41、42頂端間設有凹弧側邊43將左右罩杯10集中托高，且加強束緊片之頂端則係與肩帶30連結之設置，兩者之構造並不相同。又引證案五之名稱為『ＳＰＯＲＴＳＧＡＲＭＥＮＴ』，其係用在運動時穿戴之運動內衣，避免運動時運動過大，造成胸部劇烈震動，而系爭專利則為『調整型內衣結構』，其主要係用以提昇左右側罩杯之集中托高效果，兩者亦不相同，故引證案五尚無法證明系爭專利不具新穎性。系爭專利商品可提昇左、右側罩杯10之集中托高作用，非為所屬技術領域具有通常知識者依申請前之引證案五顯能輕易完成者，引證案五尚無法證明系爭專利不具進步性。」、「引證案六（即第0000000號）係為女性授乳時所穿著之內衣，其係利用外敷片Ａ、Ｂ可向外先開之設計，而讓女性可不需要將內衣脫下即能完成授乳之動作，其與系爭專利商品係於左、右側加強束緊片41、42頂端間設有凹弧側邊43，且加強束緊片之右側係與背扣帶20連結，其頂端則係與肩帶30連結之設置，可將左、右側罩杯10集中托高，兩者之目的、構造亦並不相同，故引證案六尚無法證明系爭專利不具新穎性。系爭專利可提昇左、右側罩杯10 之集中托高作用，非為所屬技術領域具有通常知識者依申請前引證案六顯能輕易完成者，引證案六尚無法證明系爭專利不具進步性。」，上情有智慧財產局審定書足憑。㈦被告於舉發不成立後，竟執相同之美國第0000000、第0000000號專利案（即上開引證案五、六），聲請鈞院函囑財團法人台灣經濟部科技發展研究院再為鑑定（下稱第二次鑑定），97年4月30日作成第二次鑑定報告書中結論竟認為美國上開兩號專利，已然揭示系爭專利之主要技術特徵（參該第二次鑑定報告書第26頁），是其鑑定結論在相同之條件及引證下，竟可作成與主管機關經濟部智慧財產局之前所為審定理由完全相反之結論，且復未就智慧財產局之審定理由提出任何證明、理由為反駁，該第二次鑑定之內容，顯不可採。㈧第一次鑑定書中最後鑑定結論為「依據『專利侵害鑑定要點』之流程，本案鑑定先依『文義讀取』進行鑑定分析，得到構成適用之結果，再進一步施以『逆均等論原則』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，雙造為構成實質相同。」。而第二次鑑定最後鑑定結論為「依據『專利侵害鑑定要點』之流程，本案鑑定先依『文義讀取』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，再進一步施以『均等論原則』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，雙造為構成實質不相同。」（請參鑑定研究報告書第50頁）。比較同一鑑定人前後二次鑑定研究報告書，其差異在於依「文義讀取」之鑑定方法時，第一次鑑定認為符合文義讀取，得到構成適用之結果，第二次鑑定則認為不符合文義讀取，得到構成不適用之結果。其間差異僅在於第一次鑑定之「文義讀取原則之鑑定結論」（參該次鑑定書第31頁）及第二次鑑定之「文義讀取原則之鑑定結論」（參該次鑑定書第41頁），二者之鑑定分析結果表列經比對後，只有「專利分析項Ｄ」、「證物分析項ｄ」有所不同，其餘均屬相同。第二次鑑定「文義讀取」之結論所以反乎第一次之「文義讀取」結論，其癥結在於第二次鑑定援用被告提出之上開二項美國公告之專利所致。惟查，第二次鑑定係鑑定人於97年4月25日派員赴經濟部智慧財產局調取影印系爭專利之相關卷宗文宗，包括被告於本件訴訟進行中，對系爭專利提出之舉發案，而上開調閱、影印文件之日期為97年4月25日，被告提出之舉發早於96年12月14日業由經濟部智慧財產局審定為「舉發不成立」，鑑定人於調閱影印相關文件卷宗時，為何獨漏該舉發案之審定書，而未將審定結果及理由列入判斷，是鑑定人所為第二次鑑定結論，顯有矛盾而不足採。㈨本件鑑定人就原告所提三項問題雖已分別答覆，惟其中鑑定人就原告詢問其作成第二次鑑定時，曾至經濟部智慧財產局調閱、影印系爭專利舉發案之相關卷宗，為何未一併調取該舉發審定結果，鑑定人答覆為「於第二次鑑定之過程中並未再就相同之資料進行分析，同時亦未至經濟部智慧財產局重新閱覽系爭專利之卷宗。」，實則，其第二次鑑定研究報告書第二章「鑑定資料依據」已明載其作成該次鑑定前，曾於97年4月25日派員赴經濟部智慧財產局申請閱覽本案相關卷宗，是鑑定人就有否調閱系爭專利相關卷宗及為何一併調取舉發審定結果，前後之書面陳述互為矛盾至明，足證第二次鑑定所依據之資料顯然片面擷取有利於被告之部分，而就舉發案審定之結果與理由故意略去，鑑定人之鑑定顯然偏頗而不足採。再者，鑑定人作成之第二次鑑定徒以上開美國專利「已揭示三系爭專利利用左右側加強束緊片達到固定左右側罩杯之技術手段，以及藉由一可調整部位來調整束緊片之鬆緊之另一技術手段」，此亦與智慧財產局於系爭專利舉發案之審定結果及理由完全相異，甚且被告於申請舉發時所附之證據資料及理由，與送交鑑定人作成第二次鑑定時所附之證據資料及理由均相同，鑑定人竟能作出與智慧財產局審定結果全然相反之結論，更推翻鑑定人第一次鑑定之結論，顯見鑑定人所為之鑑定不僅前後不一，漫無標準，在故意缺漏相關資料（智慧財產局審定之結果）及依憑相同資料及理由（被告提出二次之資料）皆可作出相同或相反之鑑定結論，殊可謂「運用之妙存乎一心」。㈩被告具狀聲請調查證據，係為證明禾伍公司之商品，已於九十五年間多已下架，未在東森電視購物台繼續拍賣，原告否認有此事實。倘依被告之主張，按其所列附表之系爭內衣胸罩商品之下架時間，分別為九十五年六月二十日至九十七年四月二日，其中僅有商品編號337052「品名：荷舞專業前扣豐挺防駝胸罩組」係於九十五年六月三十日下架，其餘商品均係於九十五年十一月八日之後，始陸續下架。本件原告係以九十五年七月至九十六年三月期間，因禾伍公司之產品受被告侵權行為影響致銷售量減少，而使原告自禾伍公司所能獲得之授權金減少之損失，以此計算本件損害賠償金額。是被告上開主張之商品下架時間，縱然屬實（原告否認），亦不足以影響原告請求損害賠償金額之計算。原告係禾伍公司之負責人，該公司為典型之家族公司，關於授權金之給付係併同於股東股利按每年度一次給付，此有九十五、九十六年度申報所得稅之股利扣繳憑單（證二十二）可稽，原告確實受有權利金減少之損失等情。並聲明：⒈被告應連帶給付原告300萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⒉訴訟費用由被告連帶負擔。⒊ 原告願供擔保，請求宣告假執行。二、被告則以：㈠被告所生產之胸罩結構改良品亦獲經濟部智慧智慧財產局審查取得專利權，專利字號為新型第M293677號，新型名稱為「胸罩結構改良」，專利權期間自2006年7月11日至2015 年12月29日，與原告所生產之「調整型內衣結構改良」產品，其品牌不同，被告為「瑪丹娜」，原告為「荷舞」，被告產品之材質為「100%棉」以印花英文字布版為圖樣，原告材質為「尼龍」以蕾絲為樣式，被告產品係以棉扣自貼帶式穿著，左右兩側各有二到"支肋"側壓力條，後背鉤4排鉤式，原告產品以3排鉤式穿著且無壓力條，被告商品為2套1000元無贈品，原告3套1470加贈內褲3件，其產品結構、售價完全不同，原告專利權期間始自93年8月21日，早於被告專利權時間，惟被告所申請專利權為「新型」，依專利法第97條規定稱新型者，謂對物品之形狀、造或裝置之創作或改良，可見被告之新型專利乃係對舊物品之形狀、構造或裝置之創作改良，兩者專利範圍實質不同，被告自無侵害原創作之專利權，情極灼然，摟則審查之經濟部智慧財產局焉可核准被告所申請之專利權，況原告未依專利法第102條第1項規定於公告之日起三個月內，向專利專責機關提起異議，原告之訴顯無理由。㈡針對第一次鑑定之鑑定結果提出答辯如下：⒈其第三節貳第四行所述：唯本案附屬項之主張並不會影響獨立項主張範圍，針對其點提出答辯以該鑑定報告第六節專利構件分析表中Ｇ附屬項係以明確說明其Ｃ、Ｄ獨立項中加強束緊片係需設藉由調整部位組接及調整鬆緊度，故Ｃ、Ｄ獨立項需搭配Ｇ附屬項才能產生束緊片之功用，若無Ｇ附屬項該構件其Ｃ、Ｄ獨立項僅能稱為彈性布片，該申請說明書亦明確指出Ｃ、Ｄ獨立項需配合Ｇ之附屬項故其Ｇ附屬項主張亦影響Ｃ、Ｄ獨立項之整體功用，其明顯未審酌其申請說明書及圖示，依專利侵害鑑定原則所第三章鑑定方法所述㈡審酌發明（或新型）說明及圖示之原則及歷年專利鑑定基準第八章第三節：亦針對申請專利範圍與專利權範圍的關係之見解與做法，予以明文規定，以杜爭議。其規定基本上類似歐洲專利條約（EPC）第69條規定，專利申請案之保護範圍係以專利申請範圍決定，但說明書及圖示可以用來解釋申請專利範圍，亦謂申請專利範圍仍須審酌說明書及圖示以確定專利之實質內容。該鑑定報告未見其審酌專利說明書及圖示即以其附屬項不影響獨立項而做出對有損被告權益之結論。⒉被告所生產之產品係庸有其自行研發之專利技術並經智慧財產局依現行新型專利法形式審查獲准專利證書號第M293677號，生產之產品係依造其專利技術所生產，並於接獲原告存證信函後亦回告知該產品係為依所庸有之專利生產，原告並無像智慧財產局主張被告之專利權與其技術相同之行政作為，亦即代表原告承認被告專利存在之事實，若以此點為佐如證明被告產品係與其專利技術相同被告當無侵犯原告專利權之事實，被告亦主張將生產之產品與被告之專利送鑑定單位鑑定該產品是否與專利技術相同，亦不至於依所庸有之專利技術生產產品，在專利權仍存續之狀態下致被告無謂之損失。⒊被告所生產之物品其結合之處係以俗稱（魔鬼氈）做結合，而使本方式作為結合之技術早已於原告申請日前見諸國內外產業文獻及相關專利公報，如附件台灣專利公報公告號：527869、396746、395158、391175、527867、502583、298042及大陸專利公告號：CN0000000Y、CN0000000A及美國US0000 000、US0000000、US0000000、US0000000、US0000000B2、US0000000等專利皆顯示出可調整部位之技術，另被告亦委託歐盟、日本、美國等專利代理人開啟當地之專利文獻地圖，針對原告專利技術及被告被控侵權之產品進行專利比對搜尋，礙於開啟專利地圖系屬龐大之工程及開啟地圖後針對文獻進行翻譯比對等工作非一日可達，附上近日被告自行簡易搜尋到相關之專利文獻，以玆引證原告之專利係早已在其申請日前已見諸文獻，被告經美國專利局專利資料庫（http://www.uspto.gov/patft/index.html）搜尋得知西元1982年4月20日美國專利第US0000000號專利，其專利技術已完全揭露被告所申請之台灣專利第M293677號之技術，經比對原告專利台灣專利第M240832號與美國專利第US0000000號專利及證物三者技術分析如下：依鑑定報告第25頁第三節證物應對專利構件分析表節所述：ｃ獨立項及ｄ獨立項之技術已完全揭露於美國第US0000000號專利，將魔鬼氈結合加強束緊片之技術係屬已公開之技術，又比對鑑定報告第20頁第六節專利構件分析表解所述：Ｃ獨立項及Ｄ獨立項之技術，亦與美國第US0000000號專利說明書技術相同，然由於鑑定時因外部證據不足，致受矚托之鑑定單位將原告之專利範圍Ｄ獨立項所述：可調整部位過大解釋至證物ｃ獨立項魔鬼氈部份，按現行專利法第22條所訂專利要件，凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：申請前已見於刊物或已公開使用。申請前已委公眾所知悉。被告之產品技術早已於美國公開如證物所附之美國專利公報，屬已公開技術，亦不得擴大解釋為落入原告之專利技術。⒋被告於95年11月10日，並依專利法第94條第1項第1款暨同條第4項規定向智慧財產局提出舉發申請，再依同法第108條準用第 90條規定，關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。㈢按智慧財產局專利侵害鑑定基準第八章專利侵害理論運用：第三節我國現況中所述：我國專利侵害之判斷在鑑定專利權範圍時，依據新法第56條第3項、第103條第2項及第117 條第2項，玆分別依發明、新型及新式樣論述如下：發明─發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。（現行專利法56條）新型─新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。（現行專利法106條第2項）新式樣─新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌創作說明。（專利法123條第2項），此次修法將實務上申請專利範圍與專利權範圍的關係之見解與作法，予以明文規定，以杜爭議。其規定基本上類似於歐洲專利條約（EPC）第69條的規定。及同章第四節結語所述如下：中心限定式的專利範圍可以擴大解釋，如此的界定方式雖然給予專利權人公正合法的保護，但專利範圍不確定，有侵犯公眾利益之虞，週邊限定式專利範圍嚴格限定所記載的文字，雖然易於確定其專利範圍，惟撰寫完美無缺的申請專利範圍相當困難，實難以給予專利權人公正合法的保護。基於專利權人及公眾利益雙方之衡平考量，第三種折衷的主題內容限定式專利範圍除了所記載之文字外，還包括參酌說明書及圖式後所確定的實質內容，亦即包括均等物。歐洲專利條約於1973年施行時於第69條規定，專利申請案之保護範圍係以申請專利範圍決定。但說明書及圖式可用來解釋申請專利範圍。我國專利法第56條、德國專利法第14條及大陸專利法第59條均有類似規定。日本特許法第123條第1項第3款規定，若由於特許廳的錯誤，當申請專利範圍記載超過說明書所揭露之內容，卻准予專利者，得為無效審判之理由。間接說明特許法界定申請專利範圍亦遵循折衷的主題內容限定原則，仍須參酌說明書及圖式以確定專利之實質內容。由歐洲專利條約議定書之立法意旨：「不能將第69條理解為歐洲專利的保護範圍係由申請專利範圍嚴密的文詞所決定，而說明書及圖式僅用於排除申請專利範圍不明之處。②…」我國專利法第56條順應時代潮流趨勢，採取中心限定週邊限定中間的折衷式主題內容限定原則，運用此原則應遵循下列三要點：⒈以申請專利範圍的內容為準，非以文字記載為準。⒉申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項，其實質內容應參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用和效果。⒊確認申請專利範圍中某一專門技術之涵義，應參酌申請程序中，申請人和本局之間來往文件。尋釋其鑑定基準為基於專利權人及公眾利益雙方之衡平考量，第三種折衷的主題內容限定式專利範圍除了所記載之文字外，還包括參酌說明書及圖式後所確定的實質內容，亦即包括均等物，於我國現行採取中心限定原則周邊限定原則之折衷，訂立三要點於專利法亦有明文規定，於原告之專利說明書中明確說明其調整部位係利用扣勾之方式調整，其圖示並明確以其扣勾表示調整部位之結構，綜觀該鑑定報告並未就其說明書進行審酌，即將原告專利範圍Ｄ獨立項所述：可調整部位過大解釋至證物ｃ獨立項魔鬼氈部份。另舉美國第US0000000號專利亦將魔鬼氈之部分揭露，係早於原告專利申請前已見於刊物之技術，而將魔鬼氈部分解釋為原告之專利範圍，明顯違反專利法第94條第1項第1款：「申請前已見於刊物或已公開使用者。」之規定，又舉美國第US0000000號專利亦於原告申請之專利範圍中之技術完全相同，並早於原告專利申請前已完全揭露該技術，更明顯違反前述之專利法，被告已於96年7月13日提出專利補充舉發申請書，撤銷其不法之專利。再退萬步言觀其鑑定報告鑑定前，亦向智慧財產局調閱被告所提之舉發申請書為參考資料，今被告提出專利補充舉發申請書，當再行針對該專利補充舉發申請書之內容重為鑑定之補充或修正，以維鑑定報告之完整性，並應由原鑑定單位重為鑑定，若原告對其擁有之專利之合法性有足夠信心，且被告並願付重為補充鑑定所生之費用，被告所提重為補充鑑定請求，並無損於權益。㈣關於專利舉發一節，雖經原處分機智慧財產局審定為舉發不成立，經查其附具之理由與事實諸多不符，且頗多為違法，實難令人甘服，依法於96年1月11日提起訴願，理由係針對原處分機關完全避開引證案三之帶體⑴及胸部提高布部⑶頂端與肩帶⑻相連結既存之結構技術及功效，而僅以引證案三之罩杯⑸進行比對，更於理由㈧謂：「…又引證案五之名稱為『SPORTS GARMENT』，其係用在運動時穿戴之運動內衣，避免…。」及理由㈨謂：「引證案六係為女性授乳時所穿著之內衣，其係利用外敷片A、B可向外掀開之設計…」再度結合運動用、授乳用一詞帶過，並非確實針對各引證案既存之整體結構位置及技術語系爭專利進行比對，顯然原處分機關刻意扭曲及誤導各引證案與系爭專利於該產業上既存共通技術之事實而一再突顯出原處分機關於審理本案時，避重就輕完全喪失應有公平、公正的判斷力所出現偏袒不公之審定理由，元依法提起訴願，並依經訴字第0970 6051340號函，「依經濟部B0-000-00-000（22091）案」於97年2月4日補呈訴願理由書。㈤96年1月因為又曾力霸集團掏空案後，許多廠商無不人人自維，再加上原告轉往VIVA TV、MOMO TV、統一型錄、雅虎、PC HOME等購物網站及名佳美銷售，違反東森通路商品寄售契約書獨家代理及市場最低價規定，而遭東森通路公司商審會時指示不上刊該產品，原告略無不提系爭專利產品已未在該通路販售及未加計其他通路業者給付原告之權利金，僅提東森業績報表宣稱因被告產品致其業績受影響，顯企圖以片面資料誤導鈞院。況被告於95年8月14日收受原告之存證信函後，即委由台灣省機械技師公會進行侵權鑑定而認並無侵權一節，嗣鈞院委由台灣經濟發展研究院鑑定後，被告閱卷始知鑑定結果有天壤之別，雖台灣經濟發展研究院鑑定結果有諸多疑點，被告仍秉持尊重智慧財產權及相信司法的態度，於收受存證信函後立即停止販售待釐清原委，原告卻以被告於市面上銷售之他商品，訛稱被告仍繼續販售而有侵權之事實，實不足取。㈥原告僅於寄發被告存證信函前遠百企業及佳晟企業之購物發票及實物，並無法證實被告於收到存證信函後仍有持續販賣之事實，況原告誤指東森購物型錄稱被告仍有持續販賣一事，已經原告證實所買之實物非侵害本件系爭專利之侵權物，孰不知今原告又附上東森購物96年3月之型錄再次向鈞院稱被告仍有販賣以何為據？觀之原告所提禾伍公司簽署之授權書仍有諸多疑點，首先原告稱禾伍公司為其所有，其所言並非事實，且該授權書中無簽約日不符通常商業之交易習慣，且授權書中洪楷智、洪菘陽、洪暄評其法定監護人皆為原告洪新富佔其股東人數五分之三，另二位被告合理懷疑應於原告有相當之親屬關係，及無具公信力之第三人公證，又據常理判斷本授權書如對原告有利其律師應早已提出，為何遲至今日才提出，依專利法第59條規定，原告之授權書除不具公信力外，更不符前述專利施行細則且未向專利專責機關辦理授權登記，其當然如前述專利法規定不得對抗第三人。另被告向會計師請教得知；若如原告所稱禾伍公司應給付授權金而未給付，其應於國稅局年度結算申報書中註明未付款金額，若無申報該金額原告及禾伍公司則有偽造文書及逃漏稅之嫌，為此懇請鈞院調閱93年至今之結算申報書，因此被告合理懷疑原告之授權書有極大可能為事後偽造，企圖提供誤導鈞院。再者，原告準備書續㈡狀所附之附表僅有產品名稱無法證實屬本件訴訟案之專利產品，請原告提供產品實物及販售型錄送交鑑定其技術屬該專利產品之技術。㈦依經濟部智慧財產局94年1月編印「專利審查基準」5-1-42 頁中⑹專利侵害鑑定報告係以待鑑定物（方法）與系爭專利進行是否落入專利權範圍之比對意見，而舉發案係舉發證據與系爭專利進行是否符合專利要件之判斷，由於兩者審理之標的及方式不同，不能互相援引作為舉發證據技術內容已揭露系爭專利技術特徵之依據。故兩種之審理標的及方式不同，亦即原告專利權仍存在但亦不代表被告之產品有侵害原告之專利，更可解釋為被告之產品與原告之專利要件不同。查原告稱該鑑定報告中未依其鑑定結論中進行均等論分析，經被告詳閱該鑑定報告後於第45至47頁為均等論分析，並無原告所稱之情事，顯見原告未詳閱該報告而為之陳述。原告縱稱因被告之侵權行為致使其銷售減少之損害，但被告於收受原告存證信函後未避免爭議即著手回收產品，且原告亦法無法證實原告於收函後仍有販賣該產品之行為，原告亦曾向東森購買被告之產品亦證實與其稱之侵權產品不同，僅能證明其產品已進入產品之生命週期已進入衰退期而已，原告系爭專利產品之銷售量減少與被告無關。㈧原告不知其對專利舉發及專利鑑定之基準及要點各有其不同，於此再次敘明，專利舉發系依專利審查基準為判斷，專利侵害鑑定者依專利侵害鑑定要點進行判斷，兩者判斷之基準有其不同之處，換言之，其專利權雖仍存續亦非所有產品皆落入其專利範圍，仍要觀察其技術背景，技術手段及先前所公開揭露之技術一併進行分析比對，始能判斷其是否侵權。依財團法人台灣經濟科技發展研究院，發文字號（97）經研禧字第07012號所述，已明確說明其調閱原告專利資料其最重要之目的是為確認系爭專利於申請及維護過程中，有無「禁反言」之事實條件，其前述函文中亦明確說明，任何專利被提出先前技術舉發不成立而具有可專利性同時，並不代表該專利可主張之權力範圍完全不受影響，換言之，原告之專利可能經舉發程序後仍為有效，但其範圍仍可能因引證之先前技術而在解釋上有所改變，此為專利侵害鑑定之過程中，在解釋申請專利範圍時須考量先前技術之重要原因。被告於二次鑑定中所主張為魔鬼氈系早於原告申請專利前已公開於美國專利第US0000000號專利之技術，不能等同解釋其與專利範圍中所述之調整部位，而於第一次鑑定時前述鑑定單位將魔鬼氈作為鬆緊之手段解釋等同為原告專利範圍中所述之調整部位，故被告爰依專利侵害鑑定要點請求重為解釋其專利範圍。反觀原告所述，顯對專利審查基準及專利侵害鑑定要點其審查方式、理論及原則之差異有明顯之誤認，而鑑定單位係為原告提報鈞院欲送交鑑定單位之一，原告對該單位所為之第一次鑑定報告亦欣然接受其結論，然今又對第二次鑑定結果表示因鑑定結論不符其所願而要求重找新單位鑑定實為無理，被告於第一次鑑定結論時其結論又豈為被告所能接受，而被告並未請求換鑑定單位鑑定，僅依後續所收集到之新事證聲請調查證據，若今調查證據所得之結論不符被告所願，被告欲聲請換鑑定單位重為鑑定其原告是否同意，綜上可知，專被提出先前技術舉發不成立而具有可專利性同時，並代表該專利可主張之權利範圍完全不受影響，其專利舉發及專利侵害鑑定其系分屬不同之判斷基準及要點。上情爰觀智慧財產法院97年度行專訴字第8號判決書中所載亦可明知，該判決第8頁㈡被告主張中已於第一項開宗明義敘明，專利之鑑定與專利之舉發要件並不相同，前者係指待鑑定物是否侵害專利之專利權，而後者係指該專利案是否合於專利要件。故原告之專利舉發不成立僅能代表原告之專利合於專利要件，並不能代表被告之產品一定有構成侵權行為，然依鈞院囑託二次鑑定後已鑑定本案之待鑑定物並未落入原告之專利範圍，故被告自無侵權之情事，原告主張並無理由至明。㈨另觀原告98年03月11日所呈續行訴訟暨調查證據狀二之聲請內容中請求鈞院向東森得易購股份有限公司函詢被告於95年7月至96年3月間之販售數量之請求甚為無理，爰容如下說明：⒈原告曾與前準備書狀中意圖以一張向東森得易購購買被告無侵權爭議之產品發票，於庭訊時謊稱被告仍繼續販賣本案爭議之產品，後經被告要求提示購買之產品時才向鈞院坦承所購買之產品非本案爭議之產品。⒉本案系爭專利為新型專利屬結構改良，被告前述購買行為亦是看型錄購買，仍會誤以為該型錄刊登之產品為本案之系爭物而誤買，鈞院亦曾於庭訊時當面問及原告如何從型錄中看出該型錄之結構系為本案之爭議之產品，原告亦無法看出，孰不知今原告再舉該型錄企圖混淆鈞院，而使鈞院為其發函已達商業競爭之手段，實為可議。⒊前述何以被告會認原告企圖以訴訟達商業競爭之手段爰容被告說明：於原告於提訴訟之初且未做鑑定時，原告除發存證信函於被告外，更濫發存證信函於被告之相關商業夥伴，稱被告之產品侵犯原告專利。該行徑已違反公平交易委員會訂定之（審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則）。致使被告在業界間有諸多負面耳語，讓被告經營數年之商譽面臨嚴重之打擊，後被告幾經努力消彌該不實耳語，至今亦漸漸恢復昔日商譽，而今原告又企圖利用未能證實與本案爭議產品有關之型錄，以向鈞院聲請調查證據方式，請鈞院發函給於被告之通路，至此將被告辛苦挽回之商譽再次打擊，若再經此次之打擊按現今之景氣狀況，將至被告恐無力再挽回而將面臨倒閉之路。⒋又觀原告曾多次向鈞院聲請調查證據仍無法舉證其損害賠償之依據，而今又向鈞院聲請調閱曾購買且經原告證實該產品非本案爭議之產品孰不知有何意義，然民事訴訟本應自負舉證責任，且鈞院亦也協助原告調查諸多證據，原告仍無法提出其損害賠償依據，應屬原告自身之問題，而非又把問題丟給鈞院視法院為其訴訟工具ㄧ昧與取與求，於訴訟至今被告皆秉謙卑的態度自負舉證，甚少將自身問題丟給鈞院甚將法院視為工具之作為，但觀原告自訴訟之初至今多次將鈞院視為工具之行徑實讓被告難服㈩本件訴訟兩造之爭點，應探究者主要為被告製造生產之物品是否侵害原告「新型第M240832號調整型內衣結構改良」專利權(下稱系爭專利權)？原告之系爭專利物品是否未標示專利證書號數而不得請求損害賠償？倘鈞院認原告得請求損害賠償者，其得請求之金額為何？茲分別說明如下： ⒈原告在系爭專利物品或包裝上既未標示專利證書號數，依專利法第108條準用第79條之規定，不得請求損害賠償： ⑴按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限」。專利法第79條定有明文。前揭規定，依專利法第108條規定，於新型專利準用之。 ⑵本件原告申請獲准之系爭專利物品均未在其專利物品或其包裝上標示專利證書號數，故依專利法第108條準用第79條之規定，自不得對任何人請求損害賠償。查被告前已一再抗辯稱原告之系爭專利產品均未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，不得請求損害賠償等情。然，原告迄今並未提出其於系爭專利產品或包裝上有標示專利證書號數之證明。是以，原告對被告並無損害賠償請求權。 ⑶承上，如上開主張為鈞院所採。則被告所製造生產之物品是否侵害原告之系爭專利權等爭點，因原告已不得對被告等請求損害賠償，自無再行論究之必要，併予說明。 ⒉被告並無侵害系爭專利權之侵權行為： ⑴查被告創作之「胸罩結構改良」於95年間業經取得經濟部智慧財產局核准『新型第M293677號』專利權，專利權期間自2006年7月11日至2015年12月29日。依此，被告是依自己創作之新型專利技術來製造商品，屬合法有權之行為，並無侵害原告系爭專利權之情形。 ⑵次查，被告將所製造之產品送請司法院指定之專利侵害鑑定機構「台灣省機械技師公會」進行是否侵害系爭專利權之鑑定，經台灣省機械技師公會鑑定結果，認為該產品並無侵害原告之系爭專利權。是原告之請求並無理由。 ⑶第查，鈞院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定被告之產品是否落入系爭專利權申請專利之範圍，鑑定機關所出具之專利權侵害鑑定研究報告書鑑定結論雖認「被告所有之系爭調整型內衣產品，其構成要件與中華民國新型第M240832號『調整型內衣結構改良』申請專利範圍構成實質相同」云云。惟嗣經被告援引美國專利第US0000000號及第US0000000號專利等，主張此等專利乃早於系爭專利之先前技術，聲請再為鑑定。查依鈞院第二次囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院於97年4 月30日所作成之『專利權侵害鑑定研究報告書』，其參酌該等先前技術後，最後之鑑定結論為「依據『專利侵害鑑定要點』之流程，本案鑑定先依『文義讀取』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，再進一步施以『均等論原則』進行鑑定分析，得到構成不適用之結果，雙造為構成實質不相同」(參鑑定報告書第50頁)。由此可知，被告產品並未落入原告新型專利第M240832號專利範圍，與原告申請專利範圍構成實質不同。職是，被告並無侵害原告系爭專利權之侵權行為。 ⑷又原告對鈞院第二次囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院於97年4月30日所作成之最後鑑定結論，固有疑問。鈞院即依原告之請求就其疑問再函詢財團法人台灣經濟科技發展研究院，該院於97年7月7日以(97)經研禧字第07012號函回覆鈞院為說明。依上揭函附件所示之意見，已清楚說明上揭第二次鑑定之鑑定結論，應為可採。 ⑸再者，鈞院97.9.2.言詞辯論時傳訊鑑定證人張智堯到庭為證。依證人張智堯於當日具結後之證詞內容所示，亦足證上揭鑑定機關第二次鑑定之鑑定結論，並無錯誤之情。參以，依經濟部智慧財產局所編印之『專利審查基準』第5-1-42頁(6)所示「專利侵害鑑定報告係以待鑑定物(方法)與系爭專利進行是否落入專利權範圍之比對意見，而舉發案係舉發證據與系爭專利進行是否符合專利要件之判斷，由於兩者審理之標的及方式不同，不能互相援引作為舉發證據技術內容已揭露系爭專利技術特徵之依據」。是以，系爭專利權經「舉發不成立」之審定，與被告產品是否落入系爭專利之專利權範圍，兩者審理之標的及方式不同，係屬二事。從而，原告主張第二次鑑定結論與經濟部智慧財產局之審定結果完全相反，亦與其本身所作成之第一次鑑定結論相異，是鑑定人所為第二次鑑定結論顯有矛盾而不足採云云，應屬誤解。上揭鑑定機關第二次鑑定之鑑定結論，應為可採。⒊原告請求損害賠償之金額，未舉證以實其說，並不足採：⑴「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」為民事訴訟法第277條本文所明定。原告對於所主張「被告於95.8.15.收到原告之存證信函後仍持續製造販賣侵害系爭專利權之產品」、「被告至少於95.8.15.收受存證信函後，至96.8.24.著手回收之前仍有販賣侵害系爭專利權商品之事實，此部分既由被告自認（按被告並未自認其自95.8.15.接獲原告之存證信函後至96.8.24.知悉鑑定意見時止，有販售侵害系爭專利權之商品。原告指述被告自認上開原告所述事實，顯非事實。）」、「被告在東森電視購物頻道販賣侵害專利權商品之時間為95年7月至96年3月」、「比較侵權行為前後，禾伍公司每月減少銷售數量4897件，致使原告每月所受權利金（依每件50元計算）之損失為24萬4850元」、「95年7月至96年3月期間授權金之損失…，請求220萬3650元」「請求損害賠償金額300萬元」云云，均未舉證以實其說。被告爰否認之。查被告既否認於95年8月15日以後有繼績製造銷售原告指稱侵害系爭專利之物品，則被告是否確有繼續製造銷售原告指稱侵害專利物品之情事，自應由原告就被告確有製造生產之積極事實負舉證責任，而原告既未就上開積極事實舉證證明，從而原告此部分之主張即無可採。是以，原告請求損害賠償，顯無理由。 ⑵至於原告主張所提出2007年3月份之東森電視購物型錄刊載被告公司之商品云云。然，由上開商品型錄尚不足以證明被告刊載之商品是否侵害系爭專利權。蓋從型錄上尚無法看出其所刊登商品之結構內容，自不足以證明其侵害系爭專利權。此由原告於96.11.25.向東森電視購物所購買之商品實物（參證物9統一發票），原告於訴訟中原主張其是被告持續侵權之產品，並以之為證。嗣經被告提出產品實物，並主張請原告提出所購得之實物，經比對後即證明其並非侵權之產品。之後，原告始願承認其所購得之實物，其實與送鑑定物並不相同。由此可見由上開商品型錄實尚不足以證明被告販賣之商品是否侵害系爭專利權。 ⑶原告主張「就侵害行為致減損原告業務上之信譽部分，爰請求50萬元之損害賠償」云云（參原告96.12.20民事調查證據聲請暨準備書續㈠狀），並未舉證以實其說。被告茲否認被告有侵害原告業務上信譽之行為，亦否認原告業務上之信譽因此受有損害，且原告請求50萬元作為信譽損害之損害賠償，並未舉證以實其說，均不足採。 ⑷原告於96.12.20.「民事調查證據聲請暨準備書續㈠狀」主張原告自94年9月份起至95年6月份止，每月銷售系爭專利權之商品金額平均為178萬3210元，而自從遭被告侵害系爭專利權…僅於東森購物頻道之通路銷售…每月銷售所得為36萬6151元，比較遭侵權前後收入每月減少141萬7059元（證八）云云。惟，查禾伍公司所銷售之各類商品是否全數均為系爭專利產品，已有可議（被告爰否認之）。又，於東森購物頻道之銷售量減少可能受各種不同因素所影響，可能是產品因素或週期影響、可能是其產品下架，可能是其行銷通路增加（例如原告將該產品轉往VIVA TV、MOMOTV、雅虎、PC HOME及其他通路銷售），甚至是同業競爭產品增加，都可能影響其於東森購物頻道之銷售量。是以，東森購物頻道之銷售量減少尚難被認為是受被告之因素所影響，其間因果關係之認定顯有可議。再者，上開銷售是訴外人禾伍公司之行為，並非原告之銷售行為。被告爰否認原告上揭主張屬實。 ⑸原告於97.4.14.「民事準備書續㈡狀」主張禾伍公司自94 年9月至95年6月，在東森購物頻道之銷售商品數量合計71 436件，每月平均銷售量為7143件。被告自95年7月至96年3月同時在東森購物頻道銷售相同商品，禾伍公司銷售之數量銳減為20220件，每月平均銷售量為 2246件。是比較侵權行為前後，禾伍公司每月減少銷售數量4897件，致使原告每月所受權利金（依每件50元計算）之損失為24萬4850元，侵權期間為9個月，原告之損失合計220萬3650元（證13）云云。惟，如前所述，禾伍公司所銷售之各類商品是否全數均為系爭專利產品，已有可議（被告爰否認之）。又，禾伍公司於東森購物頻道之銷售量減少可能受各種不同因素所影響，可能是產品因素或週期所影響、可能是因其產品下架，可能是其行銷通路改變（例如：原告將該產品轉往VIVA TV 、MOMO TV、雅虎、PC HOME及其他通路銷售，參被告97.2.18.書狀所附證物），甚至是同業競爭者之類似產品增加，都可能影響禾伍公司於東森購物頻道之銷售量。是以，禾伍公司於東森購物頻道之銷售量減少尚難認定是受被告之因素所影響，其間因果關係之認定顯有可議。況縱使禾伍公司之銷售量真正減少，亦無法被認定為是因被告之侵權行為所致之原告之損害。此觀原告複代理人於97.9.30.言詞辯論筆錄供承『（法官問：能否舉證損害賠償之金額？營業額有無減少？）無法舉證。有損失，但因為是公司的，無法當作個人損失，授權書的約定是後來補寫的』等語至明。是以，被告爰否認原告上揭主張屬實。 ⑹原告主張「自93年9月1日將系爭專利權授予訴外人禾伍公司使用，權利金按禾伍公司實際銷售商品數量計算，每銷售一件商品之權利金為50元，並提出授權書（證12）為證」、「原告本身係禾伍公司負責人，權利金係以授權5年之期間為計算，俟授權期間屆滿，由禾伍公司全體股東結算公司盈餘時，再一併給付，是原告尚未實際受領該項權利金，僅係對禾伍公司有該項債權存在」云云。惟查：①原告96.12.20.民事調查證據聲請暨準備書續㈠狀中自述「因禾伍實業有限公司係家族型態經營之公司，實質上等同於原告獨資經營，是禾伍公司實施系爭新型專利權通常所可獲之利益，即屬於原告所可獲得之利益。被告係自95年7月間即已開始著手侵害系爭專利權」等字語。依上開情形以觀，原告應無可能與禾伍公司約定將系爭專利權授予禾伍公司使用，並約定每銷售一件商品之權利金為50元云云。被告否認原告上開主張為真正。②原告複代理人97.5.6.言詞辯論筆錄自承『授權書是起訴後才補寫的』、『（法官問：原告有無收到權利金？）沒有』。又，原告複代理人97.9.30.言詞辯論筆錄亦為相同之供述(即授權書的約定是後來補寫的)；參以原告並無收受任何授權金之事實，顯見該授權同意書所記載之內容是臨訟時為請求損害賠償之目的所杜撰，並非真正。是以，原告自無因被告行為而受有損害金額之餘地。③.原告主張損害賠償之金額部分，應由原告負舉證責任。查原告本身並未實施系爭專利權，亦無因系爭專利權受侵害而受有損害之情形。原告雖主張其授權予禾伍公司行使系爭專利權云云，惟，按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。專利法第59條定有明文。前開規定，依專利法第108條規定，於新型專利準用之。依此，原告倘授權他人實施系爭專利權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。是退萬步言之，縱鈞院認定原告有授權禾伍公司實施系爭專利權之事實，然原告並未向智慧財產局申請為專利授權之登記，自不得對抗被告。從而，原告不得以其授權實施專利權為由，而對被告主張應以禾伍公司銷售數額減少及其授權權利金之損失，作為原告請求損害賠償之依據。綜上所述，原告提起本件訴訟，並無理由等語置辯。並聲明：⒈駁回原告之訴。⒉訴訟費用由原告負擔。⒊如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。三、查原告主張其係經濟部智慧財產局核准在案之新型第M240832號「調整型內衣結構改良」之專利權人，專利期間為93年8月21日至102年11月26日，被告在未經原告同意之情形下，竟擅自製造販賣侵害原告享有上揭新型專利之物品即「瑪丹娜MADONNA調整型內衣」，經原告向遠百企業股份有限公司彰化員林分公司、佳晟企業商行，購得該項侵害系爭專利權之商品，並有東森購物百貨固份有限公司之95年8月份型錄可稽，原告乃於95年8月11日寄發彰化中央路郵局第394號存證信函予被告，並提示新型專利技術報告進行警告等情，業據其提出專利證書及專利公報、統一發票、商品型錄、存證信函暨新型專利技術報告等為證，被告雖對於其有製造販賣「瑪丹娜MADONNA調整型內衣」，及原告向遠百企業股份有限公司彰化員林分公司、佳晟企業商行所購得之瑪丹娜內衣確係其所製造販賣，並於95年8月14日收受原告寄發之上開存證信函等情不予爭執，惟辯稱：被告所生產之胸罩結構改良品亦獲經濟部智慧智慧財產局審查取得專利權，專利字號為新型第M293677號，新型名稱為「胸罩結構改良」，專利權期間自2006年7月11日至2015年12月29日，與原告所生產之「調整型內衣結構改良」產品，兩者之品牌名稱、材質、穿著結構（被告產品係以棉扣自貼帶式穿著，左右兩側各有二到"支肋"側壓力條，後背鉤4排鉤式，原告產品以3排鉤式穿著且無壓力條）、售價完全不同，可見被告之新型專利乃係對舊物品之形狀、構造或裝置之創作改良，兩者專利範圍實質不同，被告始會取得專利權云云，並提出專利證書及專利公報附卷可稽。經本院向經濟部智慧財產局查詢「新型第M240832號專利及新型第M293677號專利」是否相同，該局函覆稱：依專利法第99條規定，申請專利之新型，經形式審查認無第97條（不包括新穎性要件）所定不予專利之情事者，應予專利。對於來函所詢新型第M240832號及新型第M293677號專利權是否相同，本局並未經實體審查。另依第107條第2項規定，對於本局所授予之專利權，任何人認有違反專利之情事者（包括新穎性要件），得附具證據，向本局提起舉發。前揭兩案既未經實質審查，則兩案是否相同，本局尚無從回答等語，此有該局95年11月17日（）智專三㈠03007字第09520969350號函在卷足憑，因此依該函所示原告取得之新型第M240832號「調整型內衣結構改良」專利權與被告取得之新型第M293677號「胸罩結構改良」專利權，既未經經濟部智慧財產局做實質審查，無法認定是否相同，則被告製造販賣之瑪丹娜MADONNA調整型內衣，縱曾取得新型專利權，亦無法即此認定未侵害原告已先取得之新型第M240832號「調整型內衣結構改良」專利權至明。四、又查，原告向遠百企業股份有限公司彰化員林分公司、佳晟企業商行所購得被告製造並販賣之瑪丹娜內衣，經本院於95年12月8日囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所，鑑定被告之上開產品有無侵害原告之新型第M240832號「調整型內衣結構改良」專利權，鑑定結果：專利與證物獨立項（六項）分析均為一種調整型內衣結構改良均、均係由左右側罩杯、背扣帶、肩帶等構成，左右側罩杯之相對外側均設有左右側加強束緊片，材質同樣有伸縮性，且左右側加強束緊片之後側係與背扣帶連結，其頂端則係與肩帶連結，兩者在對應的左右側加強束緊片的組成型態以及相對設置位置上均構成相同，兩者於左右側加強束緊片之間均設置有一可調整部位（專利為數排扣勾及扣環，證物為一魔鬼氈連接片），左右側加強束緊片介於可調整部位與頂端之間均相對設有凹弧側邊恰可分別呈半包覆狀態包靠於左右側罩杯之外側，均可藉由左右側加強束緊片之輔助套束作用，來提昇該左右側罩杯之集中托高效果，同時達到延緩罩杯變形，延長內衣使用壽命之效果，附屬項之比對結果相同與否不會對證物與專利獨立項主張的比對結果產生影響，依據文義讀取原則之鑑定，證物對專利之申請專利範圍獨立項應「符合文義讀取」，再若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則適用「逆均等論」，阻卻「文義獨取」，經以逆均等論原則比對可知，對應專利所主張之可調整部位來看，其並未特別強調對於可調整部位所應具備之具體型態，是故專利並未有對此要件在型態上之限制要球，也因此當證物本身在此處的設計符合專利所主張之功能性要求，則在文義上以及實質上均不會有與專利形成差異之處，證物確實為實質利用與專利獨立項主張之同一手段去履行實質同一作用而產生同一效能，依據逆均等論原則之鑑定，證物對應專利之申請專利範圍仍為「實質相同」，最終鑑定結論為囑託單位所提供克利斯有限公司所有之系爭「調整型內衣」產品，其構成要件與中華民國新型第M240832號「調整型內衣結構改良」申請專利範圍構成實質相同等情，此有該研究所96年3月30日（）專侵法字第01019號專利權侵害鑑定研究報告書可考，惟被告主張71年4月20日公告之美國第0000000號專利及51年7月31日公告之美國第0000000號專利等其專利技術經比對已完全揭露原告所申請之系爭專利技術，經比對之被告產品中魔鬼氈部位，早於原告申請專利前已公開於美國第0000000專利，請求增加上開二件美國專利先前公開之外部證據導入前次鑑定案中重為鑑定，故本院於97年3月 21日又再囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所，參酌上開美國專利之先前技術後是否影響原鑑定報告之結論，該所於97年4月30日提出鑑定報告，鑑定結果：在解釋申請專利範圍時加入外部證據即美國專利第0000000號、第0000000號專利，其中第0000000號已然揭示了系爭專利利用左右側加強束緊片達到固定左右側罩杯之技術手段，以及藉由一可調整部位來調整束緊片之鬆緊之另一技術手段，則就系爭專利主張之「可調整部位」購件，該先前技術所揭示之一以魔鬼氈為實施型態之連接部已可對應系爭專利之「可調整部位」購件，因此系爭專利所主張之「可調整部位」所能涵蓋之範圍至少不應涵蓋先前技術所揭示之魔鬼氈實施處理，亦即該運用魔鬼氈之技術手段已不可為系爭專利所主張，故於比對鑑定過程中，證物如係以魔鬼氈之處理對應系爭專利之「可調整部位」構件則應認定二者之文義為不相同，且無均等之可能，因此文義讀取鑑定分析獨立項中之左右側加強束緊片之間藉由一可調整部位相組接，藉以可調整該左右側加強束緊片之鬆緊度，由於前解釋申請專利範圍內容可稽，專利主張之可調整部位並不包含魔鬼氈之實施型態，故專利可調整部位與證物之魔鬼氈文義上應為不相同，依據文義圖取原則之鑑定，證物對專利之申請專利範圍獨立項應「不符合文義讀取」；嗣本院囑託財團法人台灣經濟科技發展研究院為第二次鑑定，該院函覆：「囑託單位第二次囑託鑑定案，係囑託本院重為鑑定案（本院（96）專侵法字第01019號專利侵害鑑定報告書）之結果於參酌美國第US0000000號及US0000000號等先前公開專利後，是否影響原鑑定報告之結論，故本院於二次鑑定過程中，直接於原鑑定案中就被告所提出之該等先前技術所可能產生之影響進行鑑定分析，同由於本院第一次進行鑑定之過程中，已針對當時仍處於審查程序之舉發案中所提出之各項引證案（該等引證案並不包括第二次鑑定時之先前技術，亦即舉發審定書中之補充附件一與補充附件二等上述二美國專利）是否對於系爭專利之申請專利範圍構成影響進行分析，而分析結果為該等不包含補充附件之引證案並未對系爭專利之專利範圍於解釋過程中產生影響，亦即未形成對專利範圍解釋上之限制條件，亦未構成先前技術阻卻之條件，然而更重要的，是確認系爭專利於申請及維護過程中，並未有「禁反言」之事實條件，故於第二次鑑定之過程中並未再就相同之資料進行分析，同時亦未至經濟部智慧財產局重新閱覽系爭專利之卷宗。然而，舉發審定結果之成立與否，其主要影響為智慧財產局對於所提之引證案是否足以認定系爭專利不具備專利要件；縱使先不論程序上有後續之行政救濟程序，依實務上之判斷來說，任何專利被提出先前技術舉發不成立而具可專利性之同時，並不代表該專利可主張之權利範圍係為完全不受影響，也就是說，縱使無法將某專利舉發而撤銷之先前技術，仍可對該專利之權利範圍構成限制，或言之，某專利可能經舉發程序後仍為有效，但其範圍仍可能因引證之先前技術而在解釋上有所改變，此即在專利侵害鑑定之過程中，在解釋申請專利範圍時須考量先前技術之重要原因。此亦反應了即便被告於申請調查證據資料影本所載之理由，與被告所提出「專利舉發申請書」、「專利舉發補充理由書」中所載之理由係為相同，甚至系爭專利舉發審定之最終結果仍為不成立，均不能對於專利侵害鑑定之結論畫上類比之等號，而忽略了專利侵權鑑定中已公認之理論與原則。本案第二次鑑定，主要係依據現行「專利侵害鑑定要點」中「解釋申請專利範圍」之流程規範（請參閱「專利侵害鑑定要點」第30頁內容所述），用於解釋申請專利範圍之證據包括「內部證據」與「外部證據」，本案被告所提出之先前技術即屬外部證據之一，而「專利侵害鑑定要點」亦明確表示「解釋申請專利範圍之目的在正確解釋申請專利範圍之文字意義，以合理界定專利權範圍」；是以第二次鑑定報告書乃是依據該規範於解釋申請專利範圍時，將該等先前公開之美國專利等外部證據之內容納入解釋系爭專利申請專利範圍之考量因素之一，並因先前技術所揭示之技術內容進而合理判定系爭專利之專利權範圍，若系爭專利中所主張之要件內容，如其均可在先前之外部證據所揭示之內容中發現，則最低限度當先前外部證據所揭露之實現型態不應為系爭專利之範圍所含括，至於先前外部技術是否具有額外之要件、功能與型態，則非比對過程中所須考慮，換言之，系爭專利之申請專利範圍認定，未必將因舉發案中引證技術之不足以完成舉發，就逕以作為無法對其申請專利範圍構成範圍解讀之限制。本院第二次鑑定報告書第貳篇第六節「解釋申請專利範圍」（第29頁）中所述，經參酌被告所提出兩先前技術內容，其中美國專利第US0000000號已然揭示了系爭專利利用左、右側加強束緊片達到固定左、右側罩杯之技術手段，以及藉由一可調整部位來調整束緊片之另一技術手段；則就系爭專利主張之「可調整部位」構件，該先前技術所揭之一之魔鬼氈為實施型態之連接部，已可對應系爭專利之「可調整部位」構件，因此系爭專利所主張之「可調整部位」所能涵蓋之範圍至少不應涵蓋先前技術所揭示之魔鬼氈實施處理；是故在經過比對與解釋認定後，由於該等先前技術之內容已然構成對系爭專利申請專利範圍解釋條件之限制，而得到如本院第二次鑑定報告書中結論所載之結果內容。故而即使參酌經濟部智慧財產局已作出之審定結果，或考量被告聲請調查證據資料影本所載之理由，與被告之前所提出之「專利舉發申請書」、「專利舉發補充理由書」影本所載之理由為相同者，均不會影響本院第二次鑑定之最終結論。」，此有該院97年7月7日（97）經研禧字第07012號函附卷足考，故被告以88年6月1日公告之第00000000號「可突顯胸形之胸罩組成」（引證案一）、84年5月12日公開之日本公開實用新案公報實開平7-24915號（引證案二）、85年5月21日公開之日本公開特許公報特開平0-000000號（引證案三）、88年3月10日公開之日本登錄實用新案公報第0000000號（引證案四）、71年4月20日公告之美國第0000000號專利案（引證案五）及51年7月31日公告之美國第0000000號專利案（引證案六）等對原告之系爭專利權提出舉發案，主張原告之系爭專利權違反專利法第94條第1項第1款及第4項規定；惟上開舉發案件業經智慧財產法院以97年度型專訴字第8號行政判決認定：「㈠系爭專利之申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，第2至7項為附屬項，其獨立項內容為：一種調整型內衣結構改良，該調整型內衣大體係由左右側罩杯、背扣帶、肩帶所構成；其特徵在於：該左、右側罩杯之相對外側係更增設有左、右側加強束緊片，其材質具有伸縮彈性，該左、右側加強束緊片之後側係與背扣帶連結，其頂端則係與肩帶連結；左、右側加強束緊片之間則藉由一可調整部位相組接，藉以可調整該左、右側加強束緊片之鬆緊度；又其中，該左、右側加強束緊片介於可調整部位與頂端之間相對設有凹弧側邊恰可分別呈半包覆狀態包靠於左、右側罩杯之外側；藉此，俾可藉由該左、右側加強束緊片之輔助套束作用，進以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，同時達到延緩罩杯變形，延長內衣使用壽命之實用進步性者。至於第2至7項之附屬項，除包含第1項之技術特徵外，並進一步限縮界定可調整部位之結構、左右側加強束緊片可一體銜接、左右側肩帶組接於背扣帶之不同結構及罩杯藉連結帶與頂端連結等技術特徵。㈡原告（即本件被告訴代陳勇仁）所提引證案三係西元1996年5月21日公開之日本特開平0-000000號專利案，其雖主張引證案三亦具有左右側加強束緊片（1）、凹弧側邊（3）、罩杯（5）、可調整部位（2）及凹弧側邊（3）上端部與肩帶（8）吊環相連結等技術特徵，惟查，系爭專利係於罩杯之外側增設加強束緊片（41、42），且該加強束緊片介於可調整部位與頂端之間相對設有凹弧側邊（43），而可分別呈半包覆於左、右側罩杯（10）之下方外側，且可藉由左、右側加強束緊片間之可調整部位加以調整該左、右側加強束緊片之鬆緊度，俾以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，並防止罩杯外擴變形，而引證案三之發明係使女性授乳時不須脫下內衣，而僅須將罩杯向外掀開之設計，是以其技術特徵在於左右罩杯（5）本身便於掀開及扣合，而未於罩杯之外側增設束緊片，至於原告所稱之引證三束緊片（1）及凹弧側邊（3）均係位於可掀式罩杯內側，而與系爭專利之加強束緊片（41、42）與凹弧側邊（43）係半包覆於左、右側罩杯（10）之下方外側有所不同，尚難認引證三之束緊片（1）及凹弧側邊（3）亦具有輔助套束提高罩杯之功能。至原告另主張引證三亦具有可調整部位（2），然該可調整部位係設於可掀式罩杯上，而係作為可掀式罩杯扣合於內衣之用途，並無法增加左右罩杯之集中，復無法防止罩杯之外擴變形，而與系爭專利之可調整部位（410、420）係設於左右側加強束緊片上，俾以調整左右側加強束緊片之鬆緊度，而具有增加左右罩杯集中托高及防止罩杯外擴變形之功效不同，故引證案三尚難證明系爭專利不具新穎性及進步性。㈢原告所提引證案五則為西元19 82年4月20日公告之美國第0000000號專利案，其雖主張引證案五於罩杯之外側設有左右加強束緊片以使胸部達到集中托高之結構設計，系爭專利與引證案五之差異，僅在於系爭專利之左右側加強束緊片增設有凹弧側邊，惟其屬形狀上之改變等語，惟查，引證案五雖揭露系爭專利運用左右側加強束緊片達到固定左右側罩杯之技術手段，以及藉由一可調整部位來調整束緊片鬆緊之技術特徵，惟引證案五並未揭露系爭專利之加強束緊片上有凹弧側邊（43）及加強束緊片之後側分別與背扣帶（20）及肩帶（30）連結之構造。況引證案五之束緊片（13、14）主要在包覆固定胸部，避免胸部因運動而過於晃動，故其束緊片重點在於包覆胸部，而非托高胸部，系爭專利則屬一種調整型內衣，所設計之具凹弧側邊束緊片，除外包於罩杯外，並連結於背扣帶及肩帶，因此使束緊片之整體構造具有托高胸部並穩定緊束罩杯、以防罩杯外擴之功效，因此兩案之束緊片形狀及構造之不同處，並非僅是「形狀上之改變」，而係因應實質上不同功能之目的而產生，故引證案五尚難證明系爭專利不具新穎性及進步性。㈣至於引證案三及五之組合雖已揭露罩杯、左右側加強束緊片、可調整部位等技術，但並未揭露有系爭專利之具凹弧側邊之左右側加強束緊片且外包於罩杯外，並與背扣帶、肩帶成一體連結之調整型內衣結構，由於系爭專利係藉由各構件之作用及其連結關係之整體設計，而達成輔助套束作用，進以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，同時達到延緩罩杯變形,延長內衣使用壽命之實用進步性，因此組合引證案三、五亦難證明系爭專利不具進步性。又原告於本件訴訟中始主張組合引證三、五，足以證明系爭專利不具進步性云云，雖核屬新證據，惟依據智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院仍應審酌之，併此說明。綜上，本件依原告所提各項舉發證據，確實無法證明系爭專利有違專利法第94條第1項第1款或第4項規定，從而被告（即經濟部智慧財產局）所為舉發不成立之處分，訴願決定予以維持，理由雖未完全相同，但結論尚無不合，均應予以維持。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應作成舉發成立之處分，均為無理由，應予駁回。」，衡酌上情，仍以行政法院所認定之結果要屬可採，是被告此部分舉發理由之抗辯洵無理由，故原告主張被告之行為已侵害原告之系爭專利權，自屬可採。五、次查，被告主張未經登記之系爭專利專屬授權不得對抗第三人，故原告不得主張被告侵害系爭專利權，有無理由？㈠按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第59條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第59條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。㈡查原告將系爭專利權於93年9月1日至98年8月31日期間授權予訴外人禾伍公司等情，業據其提出專利權授權同意書為證，而專利權授權契約為非要式契約，不以書面為必要，當事人間如已就必要之點互相表示一致，契約即為成立，原告雖於本院審理中始與禾伍公司補簽專利權之授權書面同意書，且未向專利專責機關登記，惟先前之授權行為不能因尚未訂立書面契約即謂不存在，被告既為侵權行為人，並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，即非屬交易行為第三人，自無專利法第59條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，況原告為系爭專利權之所有人，依專利法第84條規定對侵權行為人即有損害賠償請求權存在，不因有無將專利權授與他人而有影響，是被告此部份之抗辯，為無理由。六、又按專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」依同法第108條規定準用於新型專利；再專利法第七十三條後段所定：「未附加標記致他人不知為專利品而侵害其專利者，不得請求損害賠償」，係以未加標記致他人不知為專利品而侵害其權利為要件，故他人知為專利品而侵害專利權，縱專利權人未加標記，仍得請求加害人賠償（最高法院65年台上第1034號判例要旨參照）。查原告提出產品內衣1件、產品目錄及東森購物台廣告等，內衣縫製之洗標上有系爭專利權字號，目錄及廣告均印製有專利字號等為證，被告固辯稱：該內衣產品不知是否為原告或授權之禾伍公司所製造，且目錄及廣告無法得知製作之時間云云，惟原告曾於95年8月 11日寄發存證信函告知被告侵害系爭專利權之情事，被告復自承於95年8月14日收受該存證信函無訛，是縱使原告無法舉證證明於產品附加標示專利證號，然被告於98年8月14日已明知系爭產品為原告之專利物品，則自該時起被告侵害原告之專利權，原告自得請求被告賠償損害，又被告自承於96年8月24日法院鑑定結果有侵權情事後，有回收不完整還在販賣之情形，且於東森電視台刊登其所販售之系爭產品型錄至96年8月間無訛，故原告請求被告應賠償其自95年8月14日起至96年3月底止，因系爭專利權遭侵害所受之損害，自於法有據。七、再按新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用等權利。專利權人實際受有損害，不以須有製造、銷售為必要，他人未經專利權人同意或授權，擅自製造、銷售專利物品，專利權人即受有無法收取權利金之所失利益之損害。依專利法第108條準用第84條及第85條之規定，新型專利權人請求損害賠償時，得依民法第216條規定計算其損害，但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。查原告係授權禾伍公司販賣系爭專利權產品，禾伍公司於94年9月至同年12月產品銷售總金額為1,3445,656元，買受成本總金額為13,107,399元，獲利金額為33,8257元，95年1月至同年12月銷售總金額為60,206,980元，買受總金額為65,700,665元，差額為5,504,685元，即該年成本支出高於銷售金額並無獲利，96 年間銷售總額並降至44,408,127元等情，此財政部台灣省中區國稅局彰化縣分局99年8月16日中區國稅彰縣三字第0990028933號函附禾伍公司94年9月至96年12月營業人銷售額與稅額申報書計14紙及進銷項憑證明細資料表計79紙附卷可稽，是禾伍公司自95年度起確實有銷售額及獲利降低之情事發生，又依上開財政部台灣省中區國稅局彰化縣分局函附之禾伍公司94年度商品進銷存明細表5紙所示，該公司於94年1月至12月間，就系爭專利權產品所銷售之數量，產品代號3071、3072、3073、3075、3076、3077、3100、3101、3102等共計79,636件，平均每月約為6,636件，惟禾伍公司於95年7月至96年3月間在東森購物頻道銷售之數量降為20,220件，每月為2,246件，每月平均約減少4,390件，以禾伍公司每件應支付原告權利金50元計算，原告受有每月權利金之損失為219,500，自95年8月14日起至96年3月底止（共7.5月）合計為1,646,250元。八、末按公司法第二十三條規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，此係有關公司侵權行為能力之規定，公司負責人代表公司執行公司業務，為公司代表機關之行為，若構成侵權行為，即屬公司本身之侵權行為，法律為防止公司負責人濫用其權限致侵害公司之權益，並使受害人多獲賠償之機會，乃令公司負責人與公司連帶負賠償之責。故原告本於專利法第84條第1項、民法第184條第1項、第2項及公司法第23條之規定，請求被告克利斯公司及其法定代理人即被告林宜清二人連帶負賠償責任，尚屬有據。九、綜上所述，原告請求被告等連帶賠償1,646,250元及自起訴狀繕本送達被告之翌日即95年9月27日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，即有理由，應予准許，逾此部分之請求則無理由，應予駁回。十、本件事證已臻明確，兩造其餘陳述及所提證據，於判決結果不生影響，無予審究或調查之必要，併此敘明。十一、假執行之宣告：本判決原告勝訴部分兩造陳明願供擔保請准為假執行及免為假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金額併准許之。致原告敗訴部分其假執行之聲請已失所附麗應予駁回。十二、結論：本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，並依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條，判決如主文。中華民國 99 年 5 月 20 日民事第一庭法官黃倩玲以上正本係照原本作成。如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中華民國 99 年月日書記官黃幼華

臺灣彰化地方法院95年度智字第16號

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