智慧財產及商業法院100年度行商訴字第119號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 01 月 17 日

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第119號民國100年12月29日辯論終結原 告　濟生股份有限公司
代　表　人　陳鴻志
訴訟代理人　羅惠民 律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花
訴訟代理人　林政憓
參 加 人　美商艾克森美孚公司
代　表　人　邁可‧A‧納梅茲
訴訟代理人　陳長文 律師
蔡瑞森 律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國100 年6 月20日經訴字第10006100570 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要：
原告前於民國97年2 月22日以「飛馬及圖FLYING HORSE」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第29類之「素食藥膳速食調理包、肉類藥膳速食調理包」商品，向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1380389 號商標。嗣參加人之前手美商美孚股份有限公司以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款（後段）之規定，以99年12月30日中台異字第980991號商標異議審定書為系爭「第1380389 號『飛馬及圖FLYING HORSE』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，並據被告檢卷答辯到經濟部。案經經濟部審議，並依訴願法第28條第2項
規定通知參加人之前手美商美孚股份有限公司參加訴願程序表示意見，嗣據參加人之前手美商美孚股份有限公司提出參加訴願程序暨表示意見之書面到經濟部。其後，參加人美商艾克森美孚公司以其受讓據以異議商標為由，於100 年5 月12日向經濟部申請承受本件參加訴願，並經經濟部准予承受本件參加訴願。嗣經經濟部100 年6 月20日經訴字第10006100570 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
貳、原告主張：
一、系爭商標圖樣由外文「FLYING HORSE」、「Since 1916」、中文「飛馬」等字樣及一隻面向左方之飛馬圖形所組成，其中「Since 1916」雖經原告聲明不在專用之列，惟此不專用部分仍應列入商標整體圖樣之比對。而據爭商標僅單純由一匹面向右方或左方之飛馬及外圓圈框所構成，並無任何設計之創意，非獨創性標識，其與系爭商標圖樣相較，固均有飛馬之圖形，然系爭商標圖樣尚有其它可供相關消費者辨識之文字，其整體外觀、意義及讀音，均與據爭商標有顯著之差異。準此，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，均足以區辨系爭商標與據爭商標各自所表彰之服務來源或服務主體，並不構成近似之商標。再者，判斷商標圖樣是否近似，依整體觀察原則，應以整體商標圖樣之全部為判斷，非僅就商標圖樣割裂比對。系爭商標與據爭商標整體之外觀、意義及讀音觀察，並不相同，且差異甚大，被告僅侷限於商標圖樣之主要部分「飛馬圖」，而忽略系爭商標圖樣中仍有「FLYING HORSE」、「Since 1916」及「飛馬」等文字所組成，而將其整體圖樣割裂比對判斷為近似商標，實難令人信服，亦不符相關消費者實際購買之態樣。
二、依原處分卷附之商標使用證據資料，異議附件1 、2 、3 、7、8 之公司簡介無繁體中文版本，亦一概未依商標法第6
條使用據爭諸商標，網站資料僅為機油系列產品及油品服務等相關業者始得知悉或閱讀之資料。異議附件9 、12、34之產品外包裝照片，異議人雖於產品瓶身背面左下角不甚顯著、易於忽略之小角落，使用據爭註冊第356356號「飛馬」商標圖樣，而於產品瓶身正面及背面，以佔極大比例之面積明顯處標示異議人另註冊「MOBIL 」商標，以一般實際交易情況而言，相關消費者係藉以「MOBIL 」商標辨識機油系列產品及油品服務之產製主體。據爭商標之識別性自因異議人另使用「MOBIL 」商標而降低，實不足使相關消費者認識據爭商標，遑論著名商標。異議附件10、11、26、36之廣告招牌照片，異議人雖有授權汽車保養、修理廠或汽車服務中心使用據爭註冊第356356號「飛馬」商標圖樣，惟亦因異議人另註冊「MOBIL 」商標同時標示，僅能佐證據爭註冊第356356號「飛馬」商標有依商標法第6 條使用，而其所表彰之識別性與信譽僅侷限在特定相關商品之市場，況數份照片或招牌費用補助申請表及估價單，在統計數量上不足以證明據爭商標已廣為我國相關業者及消費者所知悉，更無法證明已為相關大眾消費者所普遍認知。異議附件13、23、24、27、28之銷售記錄及統一發票等證據資料，均非據爭商標實際使用之直接證據，其品名Description 並非據爭「飛馬圖」商標，而係載明「MOBIL1 5W-50」、「MOBIL 10W-40」、「MOBILG-REASE XHP222 」等字樣，均為異議人另註冊第508145號「M OBIL 1商標及第9987號「MOBILGREASE 」商標，異議人相關產品上亦較顯著標示「MOBIL 1 」、「MOBILGREASE 」商標，大多數相關業者及消費者易認識「MOBIL 1 」、「MOBI-LGREASE」商標字樣，而忽略據爭商標之存在，是相關消費者所普遍認知之著名商標僅為「MOBIL 1 」、「MOBILGREAS-E」商標，而非據爭商標。異議附件2 、3 之「機動車輛登記數」、「人口數及人口增加率」，縱可認定小客車與機器腳踏車於我國之普及率相當高，然異議人均未檢具據爭商標在大眾傳播媒體廣告資料、產品交易憑證、銷售據點之數量及金額統計明細，抑或同業中品牌價值、廣告金額、銷售金額之排名及市場調查等相關證據資料，自不足以證明一般消費者於進行機油及燃料油更換及填充時，均得以透過異議人於我國之經銷商或汽車保養護廠認識據爭商標為其所表彰其商品或服務之標識。依上開證據資料綜合判斷，於系爭商標97年2 月22日申請註冊前，據爭商標並未達著名商標之程度。
三、據爭商標之識別性並非高度著名，縱系爭商標經核准註冊或普遍被使用，亦無從減弱或分散據爭商標強烈指示單一來源之特徵或吸引力，或使「飛馬圖」商標變成指示二種以上來源之商標。系爭商標更無可能使相關消費者對據爭商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。系爭商標並無稀釋或弱化據爭商標識別性之可能，無致消費者對據爭商標之信譽產生負面印象，自不違反商標法第23條第1 項第12款後段之商標淡化規定。且系爭商標指定使用於非實體通路之銷售服務，其與據爭商標提供機油相關之商品或服務，兩者性質迥異，市場顯有區隔，縱使系爭商標與據爭商標近似，相關消費者仍可能對系爭商標與據爭商標各自所表彰商品或服務來源，在不同之市場領域產生單一或獨特之聯想，不能逕行認定系爭商標之註冊有減損據爭商標識別性或信譽之虞。況據爭商標之異議人並非唯一使用「飛馬圖」作為表彰商標、服務來源識別標識者，他人亦有以「飛馬圖」作為商標圖樣廣泛使用於衣服、廚房用具、安全帽、食用油、咖啡磨豆機等商品，其商標圖樣均有馬展翅飛躍之姿勢，外觀構圖意匠及設計態樣均相彷彿。顯見各行業者普遍將「飛馬圖」修改變化，或是輔以迥異之文字記號，以作為區辨之標示，故單純「飛馬圖」識別性稍弱，是據爭商標得享有之排他權範圍自應有所限縮。據爭商標圖樣予相關消費者之寓目印象為「飛馬」，乃希臘神話傳說中最著名之奇幻生物之一，其在西洋流行文化之整體形象，如電影、電視、文學作品中為習知常見者，並非異議人運用智慧所獨創設計，屬弱勢商標，其識別性極低，訴願決定謂據爭商標有其獨具創意之部分，恐有悖於禁止恣意原則及行政自我拘束原則。
四、原告創立於1916年，迄今已逾95年，原告創用「飛馬圖」商標使用於食用香料、調味料、中西藥等商品已近百年，初期以販售中藥材為主，香辛料為輔，在當時臺北城最繁華熱鬧之大稻埕發跡，係以香料、佐料、食品製造零售為其營業範疇，在二次世界大戰前就開始販售飛馬牌黑胡椒、白胡椒，並為餐廳、飯店之大廚最熟悉信賴之調味品。而原告之「飛馬圖」商標更早於75年間使用，並於76年間註冊為第376746號商標，期間雖因商標權期限屆至，而未申請延展商標權，惟原告另於87年12月24日以「飛馬及圖」商標指定使用於商標法施行細則第13條第29類之調味用醬、調味品、調味用香料等商品而向被告申請註冊，被告嗣於88年11月1 日審查核准而列為註冊第870916號商標，是原告仍亦繼續使用「飛馬圖」商標，經原告長期之經營及大量金錢投入，「飛馬圖」商標早已成為原告產品最主要之識別來源，深受相關消費者喜愛，亦為相關消費者所普遍認知之商標，足證原告實無攀附或搭便車，甚至使相關消費者將系爭商標與著名商標產生聯想之意圖。準此，原告起訴聲明請求，原行政處分與原訴願決定均撤銷。
叁、被告答辯：
一、系爭商標圖樣由外文「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」與中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，其中「SINCE 1916」經原告聲明不在專用之列，而系爭商標之圖形部分表現出「飛馬」圖案，且文字部分亦為「FLYING HORSE」、「飛馬」，其欲強調者應為「飛馬」之概念，是系爭商標在外觀及觀念上特別突出顯著，且足以使相關消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分為「飛馬」圖樣。就系爭商標與據爭商標「飛馬圖」相較，兩者圖形外觀構圖意匠及設計態樣如出一轍，飛躍姿勢極相彷彿，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通所用之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。
二、參加人之前手美孚公司以產銷及提供石油與其相關產品與服務之廠商，前於1965年創用據爭「飛馬圖形」商標為其公司企業識別標誌，且早自76年起即在我國陸續取得註冊第356356號、第374622號、第426444號商標及第32960 號、第33323 號、第51204 號服務標章，嗣於99年9 月16日起陸續移轉登記予參加人，指定使用於各種油品、化學品、加油站等商品或服務。而據爭「飛馬圖」商標並伴隨參加人前手所有「Mobil 」商標一起使用於「美孚1 號」機油、「Mobil Supe-r S」機油、「MOBILGREASE XHP 222 」機油等商品，在家樂福、大潤發等大賣場及麗車坊、八百屋等汽車精品店，均有販售據爭之「飛馬圖」商標機油系列產品。再者，依2001至2002年間「飛馬圖」機油銷售記錄表65份及2004至2005年間機油銷售統一發票20份，2006至2008年間美孚1 號5W-50
商品銷售紀錄單8 份、統一發票50份；2006至2008年間載有MOBILGREASE XHP 222 商品之銷售紀錄單14份、統一發票26份，2002至2003年間載有據爭商標之汽車修護廠等照片，暨招牌費用補助申請表及估價單7 份，益徵市場上有甚多之相關業者販賣據爭「飛馬圖」商標機油及提供油品服務。其著名性並於被告中臺異字第G00000000 號、中臺異字第G00000000號及中臺異字第G00930238 號商標異議審定書審認在案。準此，據爭商標使用期間長久，表彰於機油相關商品及服務之行銷範圍廣泛、銷售量大，是據爭商標所表彰之信譽，在系爭商標之97年2 月22日申請註冊前，已為國內相關事業或相關消費者所普遍認知，其為高度著名商標，識別性較有可能遭受減損。復據我國交通部及行政院主計處網站上公告「機動車輛登記數」、「人口數及人口增加率」等數據，我國國民日常代步工具之小客車及機器腳踏車之登記數量高達5,839,984 及14,881,288輛，平均我國國民每4 人即有1 人擁有1 輛小客車，每2 人即有1 人擁有1 輛機器腳踏車，小客車及機器腳踏車在我國普及率相當高，而該等車輛均會使用機油及燃料油，相關消費者於進行機油及燃料油更換或填充時，均可透過參加人前手在我國之經銷商或汽車養護廠認識據爭「飛馬圖」等商標為參加人用以表彰其商品、服務之標識，是據爭「飛馬圖」等商標並非如原告所稱僅集中使用於石油及其相關產品上，而非相關消費者所能接觸，據爭商標所表彰之識別性與信譽已為我國相關消費者所普遍認知，其為高度著名之商標。
三、依審查基準3.3.4 之規定，著名商標不論具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體。原告固指陳國內外廠商以「飛馬圖」作為商標之一部，而申請註冊於各類商品或服務者眾多，惟據爭商標之「飛馬圖」圖形，經參加人之前手長期廣泛使用，已為國內相關消費者所熟悉，具有指示參加人商品來源之標識，有較強後天之識別性。原告以構圖意匠如出一轍之飛馬圖形，暨意義相當之外文「FLYING HORSE」與中文「飛馬」作為系爭商標申請註冊，其與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然仍將逐漸減弱或分散據爭商標曾強烈指示機油商品及服務單一來源之特徵與吸引力，導致據爭商標將變成指示二種或二種以上來源之商標，或使據爭商標在社會大眾心中無法單一聯想或獨特性之印象，而有減損據爭著名商標識別性之虞。至原告所舉之註冊第139777號、第376746號商標，其與系爭商標設計有別，且該商標申請註冊日較據爭商標創用時間晚，其於89年間，因未經延展註冊而當然消滅，系爭商標則於97年間始重行申請註冊，屬另一獨立新申請註冊案件，故原告之主張，尚難執為本案之有利論據。
四、原告檢送之相關證據資料，可知其實際使用之商標圖樣為原告所有另件註冊第870916號「飛馬及圖」商標，其圖樣僅係由中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，除與系爭商標不盡相同外，且由附件3 至9 之贈品兌換券、五香粉包裝罐、黑胡椒粒包裝貼紙、刊登聯合報之敬告仿冒者啟事、原告公司名片、白胡椒粉包裝貼紙及花椒粉包裝外盒等照片資料，亦可得知其係表彰於五香粉、黑胡椒粒、白胡椒粉等調味品類商品，並非系爭商標所指定之商情提供、郵購、電子購物服務；且該等證據資料數量有限，部分無日期之標示，或所標示之日期距系爭商標97年2 月22日申請註冊時，已逾10年以上，不足以認定系爭商標業經使用已為相關消費者所熟悉。準此，被告所為原處分並無違法，故聲明請求駁回原告之訴。
肆、參加人答辯：
一、系爭商標係由中文「飛馬」、英文「FLYING HORSE」、英文「Since 1916」及「飛馬圖」所構成，其中系爭商標之飛馬圖形部分，不僅與據爭商標之「飛馬圖」如出一轍，圖樣細微部分亦完全相同，如靠外側之前足均較為彎曲、靠內側之前足均呈現略大於直角之彎曲角度、後足之交疊角度完全一致、尾巴之擺動角度完全相同，且系爭商標與據爭註冊第426444號商標均同樣呈現面向左之飛馬奔馳狀，雖與據爭註冊第356356號、第374622號、第32960 號、第33323 號、第51204 號商標有面朝左或面朝右之差異，惟系爭商標與據爭商標均以一圓形圖案圈於飛馬圖之外圍，其外觀構圖意匠及設計態樣均相同。復系爭商標圖樣中雖含有英文之「FLYING H-ORSE 」、「Since 1916」及中文「飛馬」等文字，惟該等文字均置於飛馬圖之上方或下方而較不顯著；反觀系爭商標圖樣中之飛馬圖，不僅佔整體商標圖樣50% 以上，且置於整體商標圖樣之正中央，最為顯著之飛馬圖為系爭商標之主要部分。縱使系爭商標含有「FLYING HORSE」、「Since 1916」及「飛馬」等文字，惟英文「FLYING HORSE」與中文「飛馬」觀念上均指商標正中央之飛馬圖，系爭商標未因該等文字，而使其與據爭商標作出明顯區隔，反而因該等文字，致在觀念上加強相關消費者對系爭商標中「飛馬圖」之印象，而易造成系爭商標與據爭商標之混淆誤認。再者，系爭商標中之英文「Since 1916」，該文字既有「創立於西元1916年」或「源於西元1916年」之涵義，為一單純說明，且未經設計之文字而不具識別性，在系爭商標圖樣之其他部分均指涉「飛馬圖」之情況，即使於系爭商標圖樣下方標示「Since
1916」，亦難以就系爭商標與據爭商標作出明顯區隔。兩造商標於外觀及觀念上均極為相近，以具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施予普通所用之注意，可能誤認兩商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
二、飛馬圖樣雖源自古希臘之神話，惟最早自1800年代起即由參加人之前身「Standard Oil Trust」使用於石油產品，該圖樣經參加人之前手於1965年重新修改後，繪製為據爭商標之飛馬圖樣，仍有其獨創性。且據爭商標經長期使用，商標圖樣本身或其品質、功用或其他特性，均與「石油產品」無關，相關消費者直接將其視為指示及區別來源之標識，而具有先天之識別性，且該據爭商標亦因參加人數十年之長期使用，而建立高度之識別性。參加人除於其官方網站上使用據爭之飛馬圖商標，亦於其著名之「美孚1 號」機油商品簡介外盒上標示，藉由參加人之積極推廣，全球各大汽車品牌，如Porsche 、Mercedes-Benz AMG 、Aston Martin、Chevrole-t Corvette 等，均指定標有據爭飛馬圖商標之「美孚1 號」作為原廠機油。而暢銷之「MobilSuper S」及「Mobilgre-ase XHP 222」油品外觀亦標有據爭之飛馬圖。另參加人國內「美孚機油汽車服務中心」之招牌上、合作廠商之修理廠內之燈箱、定期保養表、產品使用資料上均有據爭飛馬圖商標。參加人並與我國之「開洪企業股份有限公司」合作，由其擔任臺灣地區美孚機油之經銷商，並將標有據爭飛馬圖商標之各項商品銷售至全省各大賣場、汽車精品百貨、材料行，經過參加人之戮力推廣，標有據爭飛馬圖商標之「美孚1
號」及「Mobilgrease XHP 222 」商品在我國創下銷售佳績，購買該商品之消費者為數眾多。而我國因小客車及機器腳踏車之高度普及，依據交通部統計處及行政院主計處之統計資料，我國國民每4 人中即有1 人擁有1 輛小客車，每2 人中即有1 人擁有1 輛機器腳踏車，標有據爭商標商品之銷售對象即為相關消費者，且於系爭商標申請日97年2 月22日前，該等商品即廣獲相關消費者之喜愛而達高度之著名性。參加人自1931年起即於美國、英國、中國、澳洲及加拿大等國，陸續取得「飛馬圖」商標之註冊，且自76年起在我國陸續取得據爭商標註冊，參加人就其著名之「飛馬圖」商標所取得之商標權，存續期間不僅長達近百年，且涵蓋範圍遍及世界主要國家，足見據爭「飛馬圖」商標確實於市場上廣泛使用，已達相關事業及相關消費者普遍認知之著名程度。參加人自據爭「飛馬圖」商標在我國取得註冊以來，即曾就原告之註冊第678981號商標，指定使用於各種中西藥品；原告之註冊第1073432 號商標，指定使用於肉骨茶湯等商品；暨第三人註冊第1061225 號商標，指定使用於吹風機等商品，依當時商標法第37條第1 項第7 款之規定提起異議，被告均認據爭之「飛馬圖」商標為著名商標，而撤銷上開商標。
三、系爭商標之指定服務雖為商情提供、郵購、電子購物，雖與據爭商標指定商品或服務不甚類似，惟依現行商標法第23條第1 項第12款後段之規定、「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」3.1.1 與3.2 對減損識別性等商標淡化保護意義之闡示，倘兩造商標構成近似，且據爭商標為著名商標，系爭商標即該當商標法第23條第1 項第12款後段之不得註冊事由。況原告以高度近似之「飛馬圖」作為商標之主要部分而申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者產生錯誤之聯想，致據爭商標與其特定商品間之聯繫能力減弱，系爭商標之申請註冊，為原告欲仿襲高度識別性之據爭著名商標，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，且標有據爭商標商品之銷售對象為相關消費者，其與系爭商標之相關消費者勢必多有重疊，系爭商標之存在導致原本僅會使人產生單一特定來源聯想之據爭「飛馬圖」商標，逐漸減弱或分散其曾經強烈指示單一來源之特徵及吸引力，成為指示二種或二種以上來源之商標。而原告所引據各該含有飛馬圖樣之商標，其整體圖樣均與據爭商標有所區隔，且原告所引據之註冊第128276號商標並非其所稱之「飛馬FLYING HORSE及圖」商標，而係指定使用於第36類而已失效之「雪拼魔兒」商標。
四、原告於76年間取得註冊第376746號商標，已因未申請延展而失效，且該商標之申請日晚於據爭商標1965年之創用時間，且亦晚於據爭註冊第356356與361081號商標於75年7 月15日之申請日。其他如贈品兌換券、五香粉包裝罐及黑胡椒粒包裝貼紙上所示之日期，均由油印章蓋印，實難以證明其真正使用之日期，而於聯合報刊登之半版宣傳廣告則僅有一紙，難以證明系爭商標廣為相關消費者知悉。另就原告公司名片、白胡椒粉包裝貼紙及花椒粉包裝外盒等資料，均無任何日期之標示，且上述所有證據所顯示之商標圖樣，均非本件系爭商標之圖樣，亦非使用於系爭商標之指定服務，實不得作為本件系爭商標之使用證據。縱使該等證據可證明原告使用與系爭商標相近之飛馬圖於其「調味粉」商品，惟其證據數量僅數紙商品外盒，而欠缺大眾傳播媒體廣告資料、產品交易憑證、銷售據點數量或金額統計明細，抑或同業中品牌價值、廣告金額、銷售金額、市場佔有率之排名或市場調查等相關證據資料，實不足以證明系爭商標經原告長期且大量使用，已廣為相關消費者所熟悉。反觀參加人提供之各項證據資料，顯示據爭之飛馬圖商標透過參加人積極之推廣及銷售，其知名度不僅高於系爭商標，且據爭商標實已廣為相關消費者所知悉而達到高度之著名性，是據爭商標應獲較大之保護。準此，被告所為原處分並無違法，故聲明請求駁回原告之訴。
伍、本院之判斷：
一、本件商標異議爭點：
原告於97年2 月22日以系爭「飛馬及圖FLYING HORSE」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第29類之素食藥膳速食調理包、肉類藥膳速食調理包」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為系爭商標。嗣參加人之前手美孚公司於98年12月3 日以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款前段及後段之規定，對之提起異議，並於99年9 月16日起陸續移轉據爭商標之商標權予參加人。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款後段之規定，作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服原處分，提起訴願。經濟部審議結果，依訴願法第28條第2 項規定通知美孚公司參加訴願程序表示意見。參加人嗣於100 年5 月12日向經濟部申請承受參加訴願，經濟部亦准予承受。嗣經濟部訴願委員會以相同理由駁回原告之訴願。原告不服訴願決定，向本院提起行政訴訟。因系爭商標之申請日為97年2 月22日，核准公告日為98年10月1 日，故本件關於系爭商標是否准許註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5 月28日修正公布之商標法為斷。故本件之爭點在於據爭商標是否為著名商標？倘據爭商標是否為著名商標，系爭商標是否有構成相同或近似據爭商標，而有減損據爭商標之識別性或信譽之虞者，而成立商標法第23條第1 項第12款後段規定之撤銷商標事由。
二、按商標有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。前開不得註冊之情形，以申請時為準。商標法第23條第1 項第12款後段、第2 項定有明文。所謂有減損著名商標之識別性或信譽之虞，係指消費者對兩商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值；或者因利用著名商標信譽而有搭便車致不勞而獲之情形而言。準此，判斷系爭商標有無商標法第23條第1 項第12款後段之撤銷事由，應審究據爭商標是否為著名商標、系爭商標有無減損據爭商標之識別性或信譽之虞等因素。
三、據爭商標為著名商標：
所謂著名者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條定有明文。因著名商標具有相當之知名度，較易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對著名商標有特別保護。著名商標之認定，應就個案情況考量如後因素：1.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、範圍及地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。所謂商標之推廣，包括商品或服務使用商標之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名商標之因素。8.判斷是否達著名程度，以國內相關事業或消費者判斷之（參照司法院釋字第104 號解釋）。原告雖主張相關消費者所普遍認知之著名商標僅為「MOBIL
1 」、「MOBILGREASE 」商標，而非據爭商標云云。然被告、參加人抗辯稱系爭商標為國內相關事業或相關消費者所普遍認知，其為高度著名商標等語。職是，本院自應審究據爭商標是否為著名商標如後：
1.據爭商標之使用情形：
據爭商標之程度：參加人之前手美孚公司以產銷及提供石油與其相關產品與服務之廠商，前於1965年以據爭「飛馬圖形」商標為其公司識別標誌，且早自76年起即在我國陸續取得如本判決附圖2 至5 所示註冊第356356號、第374622號、第426444號商標及第32960 號、第33323 號、第51204 號服務標章，嗣於99年9 月16日起陸續移轉登記予參加人，指定使用於各種油品、化學品、加油站等商品或服務。而據爭「飛馬圖」商標並伴隨參加人前手所有「Mobil 」商標一起使用於「美孚1 號」機油、「Mobil Super S 」機油、「MOBILG-REASE XHP 222」機油等商品，在家樂福、大潤發等大賣場及麗車坊、八百屋等汽車精品店，均有販售據爭之「飛馬圖」商標機油系列產品等事實。此有2001至2002年間「飛馬圖」機油銷售記錄表、2004至2005年間機油銷售統一發票（見異議卷之附件13；2006至2008年間美孚1 號5W-50 商品銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件23、24）；2006至2008年間MOBILGREASE XHP 222 商品之銷售紀錄單、統一發票（見異議卷之附件28）；暨2002至2003年間據爭商標之汽車修護廠照片、招牌費用補助申請表及估價單（見異議卷之附件36）。準此，足證市場上有諸多之相關業者販賣據爭「飛馬圖」商標機油及提供油品服務，相關事業或消費者應知悉或認識據爭商標之存在。
2.認定據爭商標為著名之紀錄：
據爭商標之著名性，前經被告中臺異字第G00000000 號、中臺異字第G00921302 號及中臺異字第G00930238 號商標異議審定書審認在案。足認據爭商標使用期間長久，表彰於機油相關商品及服務之行銷範圍廣泛，其銷售量大。職是，據爭商標所表彰之信譽，在系爭商標之97年2 月22日申請註冊前，已為國內相關事業或相關消費者所普遍認知，其為高度著名商標。故原告主張據爭商標未為我國相關業者及消費者所知悉，亦無法證明已為相關大眾消費者所普遍認知云云，即非可採。
3.相關事業或消費者知悉或認識之情形：
我國交通部及行政院主計處網站上公告「機動車輛登記數」、「人口數及人口增加率」等數據，我國國民日常代步工具之小客車及機器腳踏車之登記數量高達5,839,98 4及14,881,288輛，平均我國國民每4 人即有1 人擁有1 輛小客車，每2 人即有1 人擁有1 輛機器腳踏車（見訴願卷之異議附件2
、3 ）。是小客車及機器腳踏車在我國普及率相當高，而該等車輛均會使用機油及燃料油，相關消費者於進行機油及燃料油更換或填充時，均可經由參加人前手在我國之經銷商或汽車養護廠認識據爭「飛馬圖」等商標為參加人用以表彰其商品、服務之標識。準此，據爭「飛馬圖」等商標並非僅集中使用於石油及其相關產品上，故據爭商標所表彰之識別性與信譽已為我國相關消費者所普遍認知，其為高度著名之商標。
四、兩造商標近似與程度：
1.系爭商標圖樣由外文「FLYING HORSE」、「SINCE 1916」與中文「飛馬」及飛馬設計圖組合而成，其中「SINCE 1916」經原告聲明不在專用之列，而系爭商標之圖形部分表現出「飛馬」圖案，且文字部分亦為「FLYING HORSE」、「飛馬」，其所強調者為「飛馬」之概念，是系爭商標在外觀及觀念上特別突出顯著，而使相關消費者對整體標誌形成主要印象部分為「飛馬」圖樣，並非文字部分。比較系爭商標與據爭商標之「飛馬圖」，兩者圖形外觀構圖意匠及設計態樣相同，飛躍姿勢相近，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通所用之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。
2.系爭商標圖樣「FLYING HORSE」、「Since 1916」及「飛馬」等文字，均置於飛馬圖之上方或下方而較不顯著；反觀系爭商標圖樣中之飛馬圖，不僅佔整體商標圖樣50% 以上，且置於整體商標圖樣之正中央，最為顯著之飛馬圖為系爭商標之主要部分。縱使系爭商標含有「FLYING HORSE」、「Sinc-e 1916 」及「飛馬」等文字，惟英文「FLYING HORSE」與中文「飛馬」觀念上均指商標正中央之飛馬圖，系爭商標未因該等文字，致其與據爭商標有明顯區隔，反而因文字之描述，在觀念上加強相關消費者對系爭商標中「飛馬圖」之印象，易造成系爭商標與據爭商標之混淆誤認。況系爭商標中之英文「Since 1916」，其意為創立於1916年或源於1916年，其為單純說明，不具識別性，在系爭商標圖樣之其他部分均指涉「飛馬圖」之情況，即使於系爭商標圖樣下方標示「Since 1916」，實難以就系爭商標與據爭商標作出明顯區隔。
3.綜上所陳，本院比較兩商標之主要部分「飛馬圖案」，輔以總體觀察為輔，就系爭商標與據爭商標之外觀、觀念及讀音為觀察要素，認兩商標為近似性甚高之商標，致使相關消費者有混淆誤認之虞，縱使其附屬部分不近似，亦屬近似之商標。故原告抗辯被告僅侷限於商標圖樣之主要部分「飛馬圖」，而忽視系爭商標圖樣「FLYING HORSE」、「Since 1916」及「飛馬」等文字，而將其整體圖樣割裂比對判斷為近似商標，不符相關消費者實際購買之態樣云云，不足為憑。
五、系爭商標有減損據爭商標之識別性：
所謂減損識別性，係指著名商標持續遭第三人襲用，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。故他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。原告固主張縱使系爭商標經核准註冊或普遍被使用，亦無從減弱或分散據爭商標強烈指示單一來源之特徵，或使「飛馬圖」商標變成指示二種以上來源之商標云云。被告、參加人抗辯稱「飛馬」作為系爭商標申請註冊，其與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然會逐漸減弱或分散據爭商標指示機油商品及服務單一來源之特徵等語。職是，本院自應審究系爭商標有無減損據爭商標之識別性如後：
1.據爭商標有高度識別性：
飛馬圖樣雖源自古希臘之神話，惟最早自1800年代起即由參加人之前身「Standard Oil Trust」使用於石油產品，該圖樣經參加人之前手於1965年重新修改後，繪製為據爭商標之飛馬圖樣，其有獨創性（見異議卷之附件30）。且據爭商標經長期使用，商標圖樣本身或其品質、功用或其他特性，均與「石油產品」無涉，相關消費者直接將其視為指示及區別來源之標識，而具有較強之識別性，況據爭商標亦因參加人長期使用，亦建立高度之識別性。參加人除於其官方網站上使用據爭之飛馬圖商標，亦於其著名之「美孚1 號」機油商品簡介外盒上標示，藉由參加人之積極推廣，全球各大汽車品牌。例如，Porsche 、Mercedes-Benz AMG 、Aston Mart-in 、Chevrolet Corvette等，均指定標有據爭飛馬圖商標之「美孚1 號」作為原廠機油。而暢銷之「MobilSuper S」及「Mobilgrease XHP 222 」油品外觀亦標有據爭之飛馬圖。再者，參加人國內「美孚機油汽車服務中心」之招牌上、合作廠商之修理廠內之燈箱、定期保養表、產品使用資料上均有據爭飛馬圖商標。參加人並與我國之「開洪企業股份有限公司」合作，由其擔任臺灣地區美孚機油之經銷商，並將標有據爭飛馬圖商標之各項商品銷售至全省各大賣場、汽車精品百貨及材料行（見異議卷之附件33至36）。
2.減弱據爭商標指示機油商品及服務之單一來源：
⑴著名商標不論具有先天或後天識別性，均能成為商標淡化保護之客體。查據爭商標之「飛馬圖」圖形，經參加人之前手長期廣泛使用，已為國內相關消費者所熟悉，具有指示參加人商品來源之標識，其有較強之識別性。因系爭商標與據爭商標近似程度極高，縱使系爭商標指定使用於商情提供、郵購、電子購物服務，然會逐漸減弱或分散據爭商標指示機油商品及服務單一來源之特徵，致據爭商標將變成指示二種或二種以上來源之商標，或使據爭商標在社會大眾心中無法單一聯想或獨特性之印象，而有減損據爭著名商標識別性之虞。至於原告雖提出註冊第139777號、第376746號商標，然其與系爭商標設計有別，且該等商標申請註冊日較據爭商標為晚，且於89年間，因未經延展註冊而當然消滅，是系爭商標於97年間始重行申請註冊，屬另一獨立新申請註冊案件，尚難執為本案之有利論據。
⑵系爭商標之指定服務為商情提供、郵購、電子購物，雖其與據爭商標指定商品或服務非類似，然兩商標構成近似，且據爭商標為著名商標，系爭商標即該當商標法第23條第1 項第12款後段之不得註冊事由。況原告以高度近似之「飛馬圖」作為商標之主要部分而申請註冊，客觀上難謂無使相關消費者產生錯誤之聯想，致據爭商標與其特定商品間之聯繫能力減弱。是系爭商標之申請註冊，其為原告欲仿襲高度識別性之據爭著名商標，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，且標有據爭商標商品之銷售對象為相關消費者，其與系爭商標之相關消費者勢必多有重疊。系爭商標之存在原僅會使相關消費者產生單一特定來源聯想之據爭「飛馬圖」商標，逐漸減弱或分散指示單一來源之特徵及吸引力，成為指示二種或二種以上來源之商標。至於原告提出含有飛馬圖樣之商標，其整體圖樣均與據爭商標有所區隔，且原告所引據之註冊第128276號商標並非其所稱之「飛馬FLYING HORSE及圖」商標，而係指定使用於第36類而已失效之「雪拼魔兒」商標。
3.據爭商標較為相關消費者所知悉：
原告前雖於76年間取得註冊第376746號商標，已因未申請延展而失效（見本院卷第16頁），另註冊第870916號商標係於87年12月24日申請、於88年10月1 日註冊公告（見本院卷第17頁），亦晚於據爭註冊第356356與361081號商標於75 年7月15日之申請日。其他如贈品兌換券、五香粉包裝罐及黑胡椒粒包裝貼紙上所示之日期，均由油印章蓋印，實難以證明其真正使用之日期，而於聯合報刊登之半版宣傳廣告僅有一則，難以證明系爭商標廣為相關消費者知悉。況就原告名片、白胡椒粉包裝貼紙及花椒粉包裝外盒等資料（見本院卷第19至24），均無日期之標示，而上述所有證據所顯示之商標圖樣，均非系爭商標之圖樣，亦非使用於系爭商標之指定服務，無法作為本件系爭商標之使用證據。退步言，縱使該等證據可證明原告使用與系爭商標相近之飛馬圖於其「調味粉」商品，惟其證據數量僅數紙商品外盒，而欠缺大眾傳播媒體廣告資料、產品交易憑證、銷售據點數量或金額統計明細，抑或同業中品牌價值、廣告金額、銷售金額、市場佔有率之排名或市場調查等相關證據資料，實不足以證明系爭商標經原告長期且大量使用，已廣為相關消費者所熟悉。反觀參加人提供之各項證據資料，顯示據爭之飛馬圖商標經由參加人積極之推廣及銷售，其知名度不僅高於系爭商標，且據爭商標實已廣為相關消費者所知悉而致高度之著名程度。職是，據爭商標應獲較大之保護。
六、系爭商標之聲請註冊是否為善意：
原告另註冊之第678981號「飛馬及圖」聯合商標（指定使用於各種中西藥品）及第1073432 號「FLYING HORSE及圖」商標（指定使用於肉骨茶湯等商品），曾經原告以違反舊商標法第37條第1 項第7 款規定（相當於上揭商標法第23條第1
項第12款）提出異議，而經當時之經濟部中央標準局以84年9 月6 日中台異字第840790號及93年10月18日中台異字第G00000000 號異議審定書撤銷註冊確定（見異議卷附件14、15），原告明知上開商標註冊會減損據爭商標之識別性而被撤銷註冊，而仍再以近似程度高之系爭商標於97年2 月2 日聲請註冊，非屬善意至為明確。
七、綜上所論，據爭商標為著名商標，系爭商標有減損據爭商標之識別性，故系爭商標有違公告時商標法第23條第1 項第12後段之不得註冊事由。職是，原處分所為應予撤銷註冊之審定，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101 　年　 1 　　月　 17 　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　1　　 月　　17　　日書記官　蔡錦輝