智慧財產及商業法院100年度行商訴字第149號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 02 月 29 日

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第149號
民國101年2月2日辯論終結
原 告　英商聯合多梅克白酒和葡萄酒有限公司（ALLIED
DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED）
代　表　人　蜜雪兒‧露易絲‧沃森（MICHELLE LOUISE WATSON）（行銷及商務法務董事 Director of Legal (Marketing and Commercial)）
訴訟代理人　陳長文律師
蔡瑞森律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　王惠慈
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100 年9 月27日經訴字第10006104060 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國99年4 月19日以「LEAVE AN IMPRESSION 」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第18類「旅行袋、傘」、第25類「衣服、靴、鞋、襪、冠帽」、第28類「高爾夫球袋、高爾夫球、高爾夫球球座、高爾夫球用具」商品及第41類「娛樂服務、籌辦文化活動、籌辦有關高爾夫球之運動及文化活動」服務，向被告申請註冊。經被告審查，以100 年4 月19日商標核駁第330324號審定書為「不得註冊，應予核駁」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年9
月27日經訴字第10006104060 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告就申請案號第099017815 號「LEAVE AN IMPRESSION 」商標註冊申請事件，作成核准審定之處分。並主張：
㈠系爭商標具有先天識別性：
⒈系爭商標「LEAVE ANIMPRESSION」與指定商品之品質功用等毫無任何關聯，非描述性標識或通用名稱。又系爭商標係原告首創使用於其所產製之舉世聞名的單一純麥蘇格蘭威士忌，其直接翻譯如被告所述或可為「留下一個印象」，但此僅為翻譯，並非系爭商標本身，除意義相當外，兩者語言之形式、意境、深度、廣度均不相同。系爭商標之文義及意境深度的翻譯文應是「一見鍾情」、「一見傾心」、「一見如故」，依此可能不會認為系爭商標口語化而准其註冊。
⒉被告已核准眾多含有「印象」或「IMPRESSION」之類似標語形式商標核准註冊，系爭商標實無不得註冊之理。又系爭商標業於世界各國獲准註冊，益證其具有先天識別性。另與系爭商標相同之標語形式之商標於跨國大公司相當普遍採用，亦經被告核准，則系爭商標基於同一審查基準，自無不得註冊之理。
㈡原告為使消費者更能了解其所產製之純麥威士忌，首創使用系爭商標「LEAVE AN IMPRESSION 」於其所釀製之純麥威士忌，並以「真時刻最深刻」作為其相呼應之中文商標，原告標示系爭商標時，均以加黑、加粗、單獨使用於廣告之標題部位以強調其重要性，即便系爭商標不具備先天識別性，經由長久廣泛密集使用，早已成為營業上之識別標幟，依商標法第第23條第4 項規定，亦應得以註冊。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：
㈠系爭商標圖樣之外文，依我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，與以該文字作為母語者並不相同，且外文的使用習慣常非我國一般消費者所能掌握，是其直譯中文有「留下一個印象」之意，予相關消費者印象，為廣告敘述性文字或口語化標語的傳達，以之作為商標指定使用於如附圖1 所示之商品及服務，尚不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自有商標法第23條第1 項第1 款規定適用。
㈡系爭商標固有在他國獲准註冊之情形，然商標具有屬地性，且各國國情法制不同，市場交易習性有別，則審查實務容有差異，尚難比附援引，執為系爭案應予核准之論據。又原證12至14、16、17號資料，均鮮明標示為「百齡罈威士忌」等字樣，而非系爭商標，且觀所檢附諸多國內外新聞報章雜誌廣告之證據資料，系爭商標皆是使用於酒類產品之相關資訊，且其均以較小字體與主要識別文字「Ballantine's」商標搭配使用，只能識得係為廣告標語之標示，尚難謂足以作為區別商品來源之標識。況原告均未檢送系爭商標已單獨於我國交易市場上經過多年長期廣泛使用於如附圖1 所示之商品及服務之具體有利事證，難謂已取得商標後天識別性。
㈢原告所舉諸多商標案例，其設計形態、指定商品類別與所檢附判斷的相關證據資料各有其差異性，核與系爭案案情有別，亦係屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，自無法以彼執為系爭案亦應予核准之論據。
四、得心證之理由：
㈠查系爭商標係於99年4 月19日申請註冊，被告於100 年4 月19日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於101 年2 月2 日辯論終結，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以99年8 月25日修正公布之商標法（即現行商標法）為斷。故本件爭點系爭商標有無同法第23條第1 項第1 款所定不得註冊之情事？有無同條第4 項後天識別性之情形？
㈡按（第1 項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，（第2 項）前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第5 條定有明文。商標有不符合第5 條規定情形者，不得註冊，同法第23條第1 項第1 款亦有明文。而有第23條第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第23條第4 項復有明文。準此，商標重在足使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。
㈢系爭商標不具先天識別性：
⒈查系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由印刷字體、外文大寫「LEAVE AN IMPRESSION 」由左至右排列而成，此外文非我國人民所使用之通用語言，依我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，通常直譯其中文即有「留下一個印象」之意，因此，將系爭商標「LEAVE AN IMPRESSION 」圖樣使用於「旅行袋；傘」、「衣服；靴、鞋、襪；冠帽」、「高爾夫球袋；高爾夫球；高爾夫球球座；高爾夫球用具」、「娛樂服務；籌辦文化活動；籌辦有關高爾夫球之運動及文化活動」等商品及服務，予相關消費者寓目印象，僅會產生其乃一般廣告敘述性文字或口語化標語之認知，實不足以使上開商品或服務之相關消費者認識「LEAVE
AN IMPRESSION 」為表彰商品、服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故系爭商標不具識別性，而有商標法第23條第1 項第1 款所定不准註冊之情事。
⒉至原告主張要將「LEAVE AN IMPRESSION 」之文義及意境深度均翻譯出來，比較接近的翻譯文應該是「一見鍾情」、「一見傾心」、「一見如故」云云。然如前所述，外文並非我國人民所使用之通用語言，因此，我國相關消費者就系爭商標之「LEAVE AN IMPRESSION 」，通常係以直譯方式（即「留下一個印象」之意）加以理解，非如原告所述斟酌「LEAVE AN IMPRESSION 」之文義及意境深度而翻譯成是「一見鍾情」、「一見傾心」、「一見如故」等。故原告此部分主張，要無足取。
⒊原告另主張被告已核准眾多含有「印象」或「IMPRESSION」之類似標語形式商標註冊，且與系爭商標相同之標語形式之商標於跨國大公司相當普遍採用，亦經被告核准，則系爭商標基於同一審查基準，自無不得註冊之理云云。惟原告所舉諸多他人含有「印象」或「IMPRESSION」之商標、「Just Do It」等標語形式之商標於我國及外國申准註冊諸案例（本院卷第1 冊第64至73、93至110 頁），核其商標圖樣與系爭商標圖樣有別，或所指定使用之商品或服務與系爭商標不同，或部分註冊商標圖樣另加以其他外文文字或設計圖案，整體觀察其商標圖樣，足供相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。是以各個文字結合後所產生之特定意義，或是文字與其他設計圖案所形成之特定意象，於個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。
⒋原告復主張系爭商標業於世界各國獲准註冊，益證其具有先天識別性云云，並提出外國註冊資料為證（本院卷第1
冊第74至92頁）。惟各國商標審查標準有別，且相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，原告亦自陳「臺灣非英語系國家對於英文商標是否具有識別性感受程度總不如英語系國家精準貼切」（本院卷第1 冊第12頁），而系爭商標既擬於我國申請註冊，自應以我國相關消費者對於系爭商標圖樣「LEAVE AN IMPRESSION 」之理解與認知作為識別性有無之判斷標準。是原告所述「於審查英語商標是否有說識別性時，自應參考英語國家之判斷」、「於審查本案商標是否具有識別性時，除參考字典意思外，更應參考其他英語系國家之審查，方可周全了解本案商標是否具有商標識別性」云云，委無可採。因此，自不能以外國商標之案件，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。
㈣系爭商標不具後天識別性：
原告固提出諸多證據資料，據以主張系爭商標已因原告廣泛使用具有後天識別性云云。然查：
⒈原告主張於西元2007年8 月15日至同年9 月11日「百齡罈Leave An Impression 真時刻篇」廣告（35秒或45秒）於電視節目播出云云，並提出「百齡罈Leave An Impression 真時刻篇」廣告（35秒）於電視節目播出之統計表（證10）、電視節目廣告影片光碟片（證11）、民國96年8 月31日三立電視股份有限公司（下稱三立公司）發票及廣告計費通知單（證12至14）、97年12月23日TVBS（聯意製作股份有限公司）發票及廣告計費通知單（證15至17）、廣告明細（本院卷第1 冊第185 至186 頁之證67）、中華民國衛星廣播電視是業商業同業公會之廣告音樂公播認證彙整表（證96）為證（本院卷第1 冊第111 至122 、28 9至291 頁）。惟查：觀諸電視節目廣告影片光碟片所擷取之「百齡罈Leave An Impression 真時刻篇」廣告於三立新聞台、TVBS台播放之內容（本院卷第2 冊第39至41頁，如附圖3 所示），其畫面左方為「百齡罈純麥威士忌」酒瓶及一盛有琥珀色液體的透明酒杯，右上方有「Ballantine's」、「LEAVE AN IMPRESSION 」及「真時刻　最深刻」等文字並列，其中「Ballantine's」字體最大，「真時刻最深刻」字體次之，「LEAVE AN IMPRESSION 」字體最小，「Ballantine's」與「真時刻　最深刻」之長度一致，位於此二行文字中間的「LEAVE AN IMPRESSION 」長度僅為三分之二，客觀上整體予消費者之寓目印象，自以「Ballantine's」、「真時刻　最深刻」字樣為區辨商品來源之識別標識，而無從使消費者認識「LEAVE AN IMPRESSION 」為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。
⒉原告所提於法國、西班牙、中國、韓國、泰國、波希米亞、巴西、保加利亞、古巴、賽浦魯斯、捷克、丹麥、埃及、德國、匈牙利、以色列、義大利、肯亞、黎巴嫩、立陶宛、馬爾他、摩洛哥、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、坦桑尼亞、突尼西亞、英國、烏拉圭、美國等國家之海報、雜誌廣告、網頁、音樂節及演唱會資料、派對網路資料、廣播、戶外場地招牌看板、報章雜誌、網路報導等（本院卷第1 冊第123
至161 、187 至288 頁之證18至50、68至95），其上縱有系爭商標之圖樣，惟此係於國外使用，無從證明系爭商標業經原告於我國長期廣泛使用於所指定之商品、服務，且在交易上已成為原告商品、服務於我國之識別標識。
⒊原告所提臺灣有線及無線電視廣告、臺北小巨蛋電視牆廣告、高爾夫雜誌廣告、高爾夫課程廣告、高爾夫練習場廣告、酒類產品包裝盒、酒杯、宣傳單、招牌廣告、海報、「高爾夫文摘」報導中圖片、網站資料、紙架、展示卡、大型立體視覺看板、桌曆、立牌廣告、大門饗宴裝飾及站立牌、品嚐課程杯蓋、壓克力墊、杯紙、消費者推廣優惠券及站立牌、「LEAVE AN IMPRESSION 」標誌示例等（本院卷第1 冊第162 至172 、292 至305 頁之原證51至61、97至107 ），其上所標示者多為系爭商標之「LEAVE AN
IMPRESSION」，與「Ballantine's」、「真時刻　最深刻」、「百齡罈」等字樣並用之情形，客觀上整體予消費者之寓目印象，自以「Ballantine's」、「真時刻　最深刻」、「百齡罈」等字樣為區辨商品來源之識別標識，而無從使消費者認識「LEAVE AN IMPRESSION 」為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。
⒋原告所提「全球華文行銷知識庫」報導、「好酒禮盒」報導、「天空新聞」報導、「智邦生活館」報導（本院卷第1 冊第174 至178 、182 至184 頁之證62、63、65、66），係有關「百齡罈」威士忌之報導，其內僅出現「真時刻最深刻」、「Ballantine's」、「百齡罈 」等字樣，並無系爭商標之「LEAVE AN IMPRESSION 」。又西元2008年「高爾夫新聞」報導（本院卷第1 冊第179 至181 頁之證64 ） ，內文僅有「百齡罈」、「Ballantine's」、「真時刻 最深刻」等字樣，圖片僅有「Ballantine's」、「真時刻 最深刻」字樣，均無系爭商標之「LEAVE AN IMPRESSION 」。
⒌至原告主張系爭商標與註冊第01371205號「真時刻　最深刻」商標於國內均經常一起併用，先前原告於申請「真時刻　最深刻」商標時，提出臺灣地區之使用證據資料後，經被告認有後天識別性，而核准註冊。而系爭商標之使用證據數量上遠較「真時刻　最深刻」為多，不僅國內之使用證據，並包括世界各國之使用證據，系爭商標豈有反被認為資料不足之理云云，並提出商標登記資料為證（本院卷第1 冊第306 頁）。然系爭商標是否已具後天識別性，端視原告能否提出於我國廣泛使用系爭商標於指定使用之商品、服務的使用證據，與原告所取得之另一「真時刻
最深刻」註冊商標（如附圖2 所示）於我國業經原告使用且在交易上已成為原告商品或服務之識別標識乙節，係屬二事，自不能以註冊第01371205號「真時刻　最深刻」商標因符合商標法第23條第4 項規定而准予註冊之案件，主張得為比附援引，要求作相同有利之結論。
⒍綜上，原告所提前開資料，不足以證明系爭商標業經原告於我國長期廣泛使用於所指定「旅行袋；傘」、「衣服；靴、鞋、襪；冠帽」、「高爾夫球袋；高爾夫球；高爾夫球球座；高爾夫球用具」、「娛樂服務；籌辦文化活動；籌辦有關高爾夫球之運動及文化活動」等商品及服務，且在交易上已成為原告商品、服務之識別標識，自無商標法第23條第4 項規定之適用。
五、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第1 款所定不准註冊之情形。從而，被告前於99年10月1 日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違商標法第23條第1 項第1 款規定，通知原告提出意見書（見核駁卷第20頁），經原告於同年12月3 日提出意見書並檢附相關證據（見核駁卷第25至44頁）後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　2　　 月　　29　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官 李得灶
法 官 何君豪
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　2　　 月　　29　　日書記官 林佳蘋