智慧財產及商業法院100年度行專再字第5號

• 裁判案由: 發明專利異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 02 月 22 日
• 當事人: 新揚科技股份有限公司

智慧財產法院行政判決
100年度行專再字第5號再審原告 　新揚科技股份有限公司
代　表　人　劉吉雄
訴訟代理人　邵瓊慧律師
焦子奇律師
宋皇志律師
再審被告 　侯春岑
訴訟代理人　郭雨嵐律師
呂紹凡律師
沈宗原律師
上列當事人間因發明專利異議事件，再審原告對本院中華民國100 年5 月12日100 年度行專更（一）字第6 號行政判決提起再審之訴。本院判決如下：
主 文
再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按「再審之訴應於三十日之不變期間內提起。前項期間自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者，均自知悉時起算。」行政訴訟法第276 條第1 、2 項定有明文。經查本院民國100 年度行專更（一）字第6 號行政判決，係經最高行院法院100 年10月7 日以100 年度裁字第2418號裁定駁回再審原告之上訴而確定，再審原告則係於100 年10月18日受收前揭最高行政法院判決，則再審原告於100 年11月11日提起再審之訴，自未逾30日之不變期間，核先敘明。
二、次按「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加；上開規定於其他訴訟準用之。行政訴訟法第42條第1 項、第3 項定有明文。又訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之人。行政訴訟法第23條亦定有明文。足見依行政訴訟法第42條而參加訴訟者，因其權利或法律上利益會因訴訟之結果而直接受到影響，為判決效力所及，故係居於當事人之地位而為訴訟行為，包括不服原判決而提起上訴，與同法第44條所規定僅輔助一造而為訴訟行為之輔助參加人不同。」最高行政法院95年度判字第01239 號判決著有明文。經查再審原告於本院100 年度行專更（一）字第6 號行政訴訟，係經本院依職權裁定命其獨立參加訴訟，揆諸前揭說明，自得本於訴訟當事人之地位，提起再審之訴，併予敘明。
貳、實體部分：
一、事實概要：再審原告前於民國90年11月14日以「聚醯亞胺及覆銅積層板」向智慧財產局申請發明專利，經該局編為第90128251號審查，於92年6 月21日准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，再審被告於92年9 月15日以西元2000年10月17日公開之美國第6133408 號「用於覆銅積層板之聚醯亞胺樹脂及由此製造之積層板」（POLYIMIDE RESIN FOR CAST ON
COPPER LAMINATE AND LAMINATE PRODUCED THEREFROM ）專利（下稱引證1 ）認其不符核准審定時（即90年10月24日修正公布）專利法第19條、第20條第1 項第1 款及第2 項規定，對之提起異議。再審原告復於92年10月24日及94年5 月10日分別提出系爭專利申請專利範圍修正本，經智慧財產局審查均准予修正，修正後之申請專利範圍共4 項，第1 、4 項為獨立項，第2 、3 項為第1 項之附屬項，並於95年12月21日以（95）智專三（五）01024 字第0952116180號專利異議審定書為異議不成立之處分。再審被告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。經臺北高等行政法院以96年度訴字第3687號判決撤銷訴願決定及原處分，並命智慧財產局應就系爭專利作成異議成立之審定。再審原告不服遂對之提起上訴，案經最高行政法院以99年度判字第1376號判決廢棄發交本院更為審理，本院於更審審理後作成100 行專更㈠第6
號判決判決訴願決定及原處分均撤銷，再審原告不服，再向最高行政法院提起上訴，惟最高行政法院於100 年10月6 日以上訴不合法為由，以100 年度裁字第2418號裁定駁回上訴。再審原告以本院100 年度行專更㈠字第6 號判決有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款與第2 款之再審事由，遂向本院提起本件再審之訴。
二、再審原告新揚科技股份有限公司主張：
㈠原確定判決未依行政訴訟法規定以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎，有「適用法規顯有錯誤」之違背法令：按「受發回或發交之高等行政法院，應以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎」，行政訴訟法第260 條第3 項定有明文。是原更審法院之審理，依法應以最高行政法院於發交判決中所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。而最高行政法院之法律上判斷為⑴引證１是否教示聚醯亞胺數脂之熱膨脹係數？⑵所屬技術領域中具有通常知識者由引證１之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響？⑶系爭案有無採取無機填充材改質聚醯亞胺？等爭點，皆與引證１得否證明系爭專利申請專利範圍第１項不具進步性至關重要，原更審法院依法應以最高行政法院前開法律上判斷為其判決基礎。惟原更審法院調查結果認定引證１並未教示聚醯亞胺數脂之熱膨脹係數，卻仍舊認定引證１得證明系爭專利申請專利範圍第１項不具進步性，另原確定判決未曾論究「所屬技術領域中具有通常知識者由引證１之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響」，皆明顯違背最高行政法院發交判決之廢棄理由。
㈡原確定判決對於本件熱膨脹係數之參數是否具有臨界性或非顯而易知之突出功效之爭點，未曾曉諭當事人且未予當事人辯論之機會即採為判決基礎，有「判決適用法規顯有錯誤」之違背法令：按智慧財產案件審理法第34條準用第8 條規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」原確定判決第29頁指出…惟其是否具進步性，仍須視該所選擇之範圍是否具有臨界性或非顯而易知之突出功效而定…，是以原確定判決使用「該所選擇之範圍是否具有臨界性或非顯而易知之突出功效而定」據以認定系爭專利欠缺進步性之依據，並作為判決基礎，卻從未曉諭當事人或於公開庭上辯論。
㈢原確定判決認定引證１得否定系爭專利申請專利範圍第１項之進步性，有「判決理由與主文顯有矛盾」之違背法令：原確定判決第29頁…又相同之操作條件範圍製得之產品必得到相同範圍之產品，且必涵蓋相同範圍之固有性質…引證1 之操作條件範圍已涵蓋系爭專利，其製得產品之熱膨脹係數範圍自然亦涵蓋系爭專利界定之熱膨脹係數範圍，系爭專利僅是揭露該產品特定範圍之固有性質，而該特定範圍之物質本身仍已為引證1 之界定之物質範圍所涵蓋…，惟查系爭專利申請專利範圍第１項與引證１之間至少有三大技術差異：⑴原確定判決第27頁第9-12行，…二者之莫耳量比例，系爭專利為0.1 至10.0；而引證1 則為1.0 至19.0，範圍重疊，但不完全相同…⑵原確定判決第27頁第12-15 行，…但引證1
尚需添加１wt% 之丙酮為必要成分，兩者明顯不同…⑶原確定判決第27頁第15-17 行，…又系爭專利界定所請之聚醯亞胺聚合物之熱膨脹係數係介於10與30 ppm/ ℃之間；而引證１則無該項界定。綜上，係爭專利申請專利範圍第１項與引證１之間既然至少存在三大製程技術差異，二者之反應物成分不同，各該生成物之熱膨脹係數自然不同。惟原確定判決一方面明確表示系爭專利申請專利範圍第１項與引證１之間既然至少存在三大製程技術差異；然卻又作成「引證１之操作條件範圍已涵蓋系爭專利，其製得產品之熱膨脹係數範圍自然亦涵蓋系爭專利界定之熱膨脹係數範圍」之結論，明顯矛盾。
㈣綜上所述，原確定判決有「適用法規顯有錯誤」以及「判決理由與主文顯有矛盾」之重大違法，原處分及訴願決定並無違法不當之情，原確定判決應予廢棄。並聲明：⒈原確定判決廢棄。⒉上開廢棄部分，再審被告更審之訴駁回。⒊歷審訴訟費用由再審被告負擔。
三、再審被告之答辯：
㈠最高行政法院100 年度裁字第2418號裁定業已肯認再審原告未對原確定判決違背法令有任何具體之指摘，詎再審原告仍以「相同」理由，提起本件再審之訴，其顯不符合行政訴訟法第227 號第1 項第4 款之規定：再審原告提起本件再審之訴無非係以原確定判決未依行政訴訟法規定以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎、原確定判決對於本件熱膨脹係數之參數是否具有臨界性或非顯而易知之突出功效之爭點，未曾曉諭當事人且未與當事人辯論之機會即採為判決基礎及原確定判決一方面認為系爭專利申請專利範圍第１項與引證１之間既然至少存在三大製程技術差異，卻認定引證１得否定系爭專利申請專利範圍第１項之進步性」等為由，惟再審原告上開主張均與再審原告於最高行政法院原上訴程序中之主張完全相同，而最高行政法院100 年度裁字第2418號裁定亦明白肯認「核其上訴理由，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，或就原審所為論斷，泛言其論斷矛盾而非具體說明其有何不適用法規或適用法規不當之情形，並揭示該法規之條項或其內容，及合於行政訴訟法第243 條第2 項所列各款之事實，難認對該判決之如何違背法令已有具體之指摘。」是再審原告提起本件再審之訴，亦同樣不合法。
㈡原確定判決業已依最高行政法院99年度判字第1376號發交判決，就本案相關事證詳加審酌：⑴原確定判決固認為「引證１並未教示聚醯亞胺聚合物之熱膨脹係數」，惟其進一步指出…熱膨脹係數愈接近，則受熱後膨脹之體積或長度之變化愈接近，相互拉扯扭曲之程度愈小，尺寸安定性愈高…且熱膨脹係數乃屬物質之固有物理參數，每一特定物質均有對應之熱膨脹係數，相同成分之物質具有相同的熱膨脹係數，此亦為化學領域之通常知識…熟悉該項技術者可藉由引證1 之揭示而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項內容，又相同之操作條件範圍製得之產品必得到相同範圍之產品，且必涵蓋相同範圍之固有性質，而且一個物質如果是習知的，並不會因為揭示其固有性質因而變成新的物質…等語，足見原確定判決已就「所屬技術領域中具有通常知識者由引證１之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響」一事加以審酌。⑵原確定判決亦已依最高行政法院發交判決意旨，就「系爭案除利用調整聚醯亞胺的熱膨脹係數以改善聚醯亞胺覆銅積層板之尺寸安定性外，有無更進而採取無機填充材改質聚醯亞胺以便擴大聚醯亞胺覆銅積層板之尺寸安定性對於聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數差異數的容忍度」詳加審酌：經查，原確定判決第30至31頁指出…引證１實已明白揭露調整苯二胺(p-PDA) 及二胺基二苯醚(ODA) 的比例以及包括滑石粉及雲母等之無機填充材料之含量，可以改變所製得之聚醯亞胺積層板之尺寸安定性及剝離強度。
㈢最高行政法院發交判決業已明確指出本件應審酌「所屬技術領域中具有通常知識者由引證１之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響」，並據此判斷系爭專利是否具有進步性，上開爭點之具體化為「本件熱膨脹係數之參數是否具有臨界性或非顯而易知之突出功效」，而原確定判決業已詳加為調查並充分給予本件訴訟當事人適當、完全之辯論機會。又原確定判決業已詳加審酌相關事證，並判認「引證１固無法證明系爭專利申請專利範圍第１項不具新穎性，但足以證明系爭專利申請專利範圍第１項不具進步性，是原確定判決並無判決理由矛盾之違法，尤其，系爭專利申請專利範圍第１項之製程雖與引證１有所不同，惟原確定判決業已明確指出「系爭專利固然提供藉調整熱膨脹係數而達到聚醯亞胺覆銅積層板有較佳之尺寸安定性之方法，但系爭專利申請專利範圍所請標的乃是物質，並非方法，故其是否具有新穎性或進步性仍應以該物質本身為準」、「系爭專利僅是揭露該產品特定範圍之固有性質，而該特定範圍之物質本身仍已為引證1 之界定之物質範圍所涵蓋」，並據此判認系爭專利不具進步性，其認事用法，並無違誤，或判決理由矛盾之情事。
㈣綜上，再審原告之主張，顯非合於行政訴訟法第273 條第1
項第1 款及第2 款所定再審事由之具體情事，再審之訴顯不合法，亦無理由。並聲明：⒈再審之訴駁回。⒉再審訴訟費用由再審原告負擔。
四、本院之判斷：
㈠按「原確定判決適用法規顯有錯誤者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服，同法第273 條第1 項第1 款定有明文。又所稱「適用法規顯有錯誤」，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言，至於法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由。」行政法院62年判字第610 號判例著有明文。經查再審原告雖主張原確定判決並未就最高行政法院99年判字第1376號判決發交意旨所指摘⑴引證１是否教示聚醯亞胺數脂之熱膨脹係數，⑵所屬技術領域中具有通常知識者由引證１之揭露是否足以發現聚醯亞胺與銅箔之間的熱膨脹係數的差異對尺寸安定性的影響，⑶系爭案有無採取無機填充材改質聚醯亞胺等爭點，而為判斷，係屬違反行政訴訟法第260 條第3 項規定云云。惟查最高行政法院判決發交意旨並非法規，尚難謂未就最高行政法院發交意旨為論斷即係「適用法規顯有錯誤」。再者，行政訴訟法第260 條第3 項係規定：「受發回或發交之高等行政法院，應以最高行政法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。」即謂受發回或發交之高等行政法院應受最高行政法院法律見解之拘束，至於事實之認定部分，受發回或發交之高等行政法院如有其他事證足以支撐其判決理由，自無對於最高行政院所指摘而與判決判斷不生影響之事實再予審酌之必要，此觀諸再審原告持相同事由對於原確定判決提起上訴，經最高行政法院以100 年度裁字第2418號裁定，認係就原確定判決取捨證據、認定事實之職權行使為不當指摘，而駁回其上訴，不難索解。核再審原告主張原確定判決違反最高法院發回要旨與行政訴訟法第260 條第3 項規定云云，顯無可採。
㈡次按「選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。…判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定。」經濟部智慧財產局公告之專利審查基準關於3.5.6 選擇發明定有明文。前開審查基準既經經濟部智慧財產局公告，且為申請專利必須具備之實體要件，自屬當事人申請專利時即必須瞭解之相關法令，非屬法院本身已具備與事件有關之專業知識，亦非經技術審查官為意見陳述後就事件所得之特殊專業知識，自非屬公開心證之範圍，亦無智慧財產案件審理法第34條準用第8 條第2 項規定之適用，則本院100 年度行專更（一）字第6 號確定判決自無違反智慧財產案件審理法第34條、第8 條第2 項規定之情事。
㈢末按「所謂『判決理由與主文顯有予盾者』得提起再審，係指判決理由所為之論斷，與主文適得其反之情形，如理由認定原告之訴有理由，而主文則為駁回其訴之宣示者而言」最高行政法院72年判字第823 號判決著有明文。經查本院100
年度行專更（一）字第6 號確定判決之理由係謂再審原告之專利不具有進步性，應為異議成立之審定，主文則係撤銷原處分機關所為異議不成立之審定，及訴願機關所為駁回訴願之決定，並命原處分機關就公告第90128251號「聚醯亞胺及覆銅積層板」發明異議案作成異議成立，並撤銷該發明專利之審定，並無判決理由論斷與主文適得其反之情形。
㈣綜上，再審原告主張原確定判決未依最高行政法院發交判決中所為廢棄理由為法律上之判斷，未曾曉諭當事人且未予當事人辯論之機會，屬適用法規顯有錯誤之再審事由，及原確定判決理由與主文矛盾云云，即非可採，依照首揭說明，當不符合行政訴訟法第273 條第1 項第1 款及第2 款規定之要件。
五、從而，本件再審之訴顯無行政訴訟法第273條第1項第14款所定之再審理由，爰不經言詞辯論，逕予駁回。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第278條第2項、第98條第1項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　2　　 月　　22　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　蔡惠如
法 官　何君豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　2　　 月　　22　　日書記官　張君豪