智慧財產及商業法院101年度行專訴字第6號

• 裁判案由: 發明專利申請案主張優先權
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 05 月 31 日
• 當事人: 宏碁股份有限公司

智慧財產法院行政判決
101年度行專訴字第6號民國101年5 月17日辯論終結原 告　宏碁股份有限公司
代　表　人　王振堂
訴訟代理人　洪澄文專利師
顏錦順專利師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　洪菁蔓
上列當事人間因發明專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟部中華民國100 年12月7 日經訴字第10006106490 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國100 年4 月8 日以「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」向被告機關申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄主張2 項國際優先權，「1.美國；西元2010年4 月9 日；61/322，651 。2.美國；西元2011年4 月1 日；13/078，370 。」案經該局編為第100112195 號審查，並通知原告應於100 年8 月8 日前補正優先權證明文件。惟原告僅於同年8 月8 日補送第2 項優先權證明文件及其向美國專利商標局申請第1 項優先權基礎案之申請收據影本。被告機關遂以原告未於申請日起4 個月內（100 年8 月8 日前）檢送本案第1 項優先權證明文件，有違專利法第28條規定，於100 年8 月26日以（100 ）智專一（二）14016 字第10041642890 號函為本案喪失第1 項優先權之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於100 年12月7 日經訴字第10006106490 號駁回其訴願。原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決⑴訴願決定及原處分均撤銷⑵命被告對於第10011219 5號發明專利申請案主張優先權事件，依　鈞院判決之法律見解另為處分。並主張：
㈠原告於100 年8 月8 日向原處分機關所提交之美國專利商標局核發之本案第1 項優先權基礎案申請收據影本，即為美國政府證明受理該美國專利申請案之證明文件，應已符合專利法第28條之規定。
㈡又本案第1 項美國優先權基礎案為發明人於財團法人工業技術研究院（下稱工研院）之職務發明，由工研院委由美國代理人向美國專利商標局申請後才將專利申請權讓與原告，因此，第1 項優先權證明文件應由工研院申請後提供給原告。原告因遲未收到該證明文件，始開始辦理美國代理人變更等程序，俾有權申請優先權文件。期間原告因須向工研院取得優先權基礎案申請收據上之確認碼，至100 年7 月6 日取得後始得委由其美國代理人向美國專利商標局辦理變更代理人，經該局於同年7 月22日通知代理人正式變更完成，該局始進行核發優先權證明文件給其美國代理人，其美國代理人迄於同年8 月5 日收到並以快遞於8 月9 日寄至原告所委託之台灣代理人。因此，本件無法如期提交優先權證明文件，實非可歸責於原告，依專利法第17條規定，應可回復原狀等語。
㈢就專利法第28條第1 項，其要求為檢送優先權案國家政府證明「受理」之申請文件，美國專利商標局的提申收據，已經載明美國優先權案之申請日、申請號、發明名稱、發明人姓名等基本資料，與系爭案的發明專利申請書上所載之優先權案資料相符，顯示美國專利商標局的確受理該美國優先權案。而專利法第28條並未載明所需呈送者為優先權案之說明書/ 圖示，再者，目前實務上，被告機關收到優先權文件後，型式審查作業也僅核對優先權文件上之優先權國家、優先權日、優先權案申請號等資料，該些資料於美國政府核發之提申收據均已記載。
㈣目前實務上，對於無法如期於申請日起四個月內提交優先權文件之案件，被告機關也受理申請人先呈送優先權文件首頁影本，且給予申請人指定期限補入優先權文件正本。就此，優先權文件首頁影本效力與美國政府提申收據而言，既然兩類文件可供檢核之基本資料相同，其文件效力應作相同認定。美國政府核發的提申收據，無論正本或影本，應等同於美國優先權文件首頁影本。
三、被告機關聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：
㈠依專利法第28條第2 項規定，檢送優先權證明文件之期限，係屬法定期間，與專利法施行細則第6 條所規範得申請延展之指定期間不同，不生延展之情事。經查應檢送系爭案優先權證明文件之法定期間為100 年8 月8 日前，惟原告迄至100 年8 月10日始檢送該優先權證明文件，已逾專利法第28條第2 項規定之期限，因該期限係屬法定期限，非屬本局得依職權而准否延展事項，本局處分系爭案喪失第1 項優先權，於法並無不合。
㈡按所謂優先權主張，係指申請人向一國家或組織提出專利申請後，於法定期間內就相同技術內容向其他國家提出申請時，得主張先申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。因此，各國所核發之優先權證明文件，係於已確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，再予用印封裝，使申請人得憑以向外國政府或組織證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。是以各國接受之優先權證明文件均須為正本，我國亦於專利法施行細則第22條特予明定「依本法第28條第2 項規定檢送與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件應為正本，不得以影本代之。」本件原告所提出之申請收據（FILING RECEIPT）除為影本，且亦僅為美國專利商標局確認已收受申請文件之執據，並未揭示技術內容（未附有說明書及圖式），無法提供審查比對之技術資料，依前述說明，自非專利法第28條第2項
所規定之「證明受理之申請文件」。又申請收據（FILING
RECEIPT ）係為專利局確認已收受申請文件之執據，並無附具技術內容（說明書及圖式），無法提供審查比對之技術資料，並非專利法第28條第2 項所規定之「證明受理之申請文件」，自非原告代理人自行解釋為申請收據即為本法所規定之證明受理之申請文件。
㈢按專利法第28條所稱經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，即為俗稱之專利專責機關所出具之優先權證明文件( 如原告8 月10日所檢送之美國優先權證明文件正本) ，尚不致將申請收據視為優先權證明文件，依此兩份文件之性質而言，一為專利專責機關核發申請案之收據；一為專利專責機關核發受理該申請案技術內容之證明文件，兩者實質意義與內容截然不同，應無此混淆誤認之說。
㈣原告倘認本案係因不可歸責於己之事由致延誤法定期間，依專利法第17條第2 項規定，應於其原因消滅後30日內，以書面敘明理由向原處分機關申請回復原狀，同時補行期間內應為之行為。惟本案經被告機關於100 年8 月26日處分原告喪失第1 項優先權後，原告迄未依專利法第17條第2 項規定向該局申請回復原狀；況且原告所訴申請回復原狀之事由，顯屬其與讓與人、代理人間聯繫問題，非屬不可歸責於己之事由，所訴要無足採。
㈤依專利法第28條第2 項、第3 項及其施行細則第22條之規定，足見主張優先權應於申請日起4 個月內檢送優先權證明文件正本，逾期未檢送者，自法定期限屆滿之次日當然喪失優先權；此為法定效果的當然發生，並不因申請人是否於期限屆至前申請延展或本局有否發函通知其喪失優先權而異其效力。惟實務上，本局考量申請人在國外取得優先權證明文件至送局尚須時日，爰受理申請人於法定期間內先以優先權證明文件首頁傳真本送局，隨後再補送優先權證明文件全份正本，此乃基於申請人於法定期間內已合法取得全份優先權證明文件，為使與本局距離不一的各申請人，於檢送優先權證明文件的法定期間為實際相同，故本局准予申請人先檢送優先權證明文件首頁傳真至本局以資證明，再補行優先權證明文件正本全份。如前述說明，顯證優先權基礎案之申請收據（FILING RECEIPT）與優先權證明文件首頁影本依法不具同等效力，是申請人無法先檢送優先權基礎案之申請收據，於法定期間之後再補送優先權證明文件正本。
四、本院之判斷：
㈠按「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明第一次申請之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員。申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。違反前二項之規定者，喪失優先權。」、「依本法第28條第2
項規定檢送與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件應為正本，不得以影本代之。」專利法第28條、專利法施行細則第22條分別定有明文。經查原告於100 年4 月8 日向被告申請「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」專利（申請號為第100112195 號發明專利案），並同時主張專利法第28條第2 項之國際優先權：「⒈美國；西元2010年4 月9 日；61/322,651。⒉美國；西元2011年4 月1 日；13/078,370」。揆諸專利法第28條第2 項之規定，原告至遲應於100 年8 月8 日前補正所主張優先權證明文件之正本，惟原告於100 年8 月8
日僅補送專利法第28條第2 項優先權證明文件及其向美國專利商標局申請第1 項優先權基礎案之申請收據影本，並未補正專利法第28條第1 項之優先權證明文件正本，參酌專利法第28條第3 項之規定，本件專利申請案顯已喪失專利法第28條第1 項規定之優先權。
㈡次按「申請人應於申請日起4 個月內，檢送該國家政府證明受理之申請文件。未於申請書聲明者或逾期未補送證明受理之申請文件者，將喪失優先權（專27I-III 、28、108 、129 ）。申請人如於前述4 個月期間內檢送足資證明之優先權證明文件傳真本，並於指定期間內補送正本者，仍受理其優先權主張。」我國專利審查基準第1-2-9 頁（2010版）固載有明文。所謂「足資證明之優先權證明文件傳真本」，與專利法第28條第2 項規定對照而觀，顯係指經優先權基礎案申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件之影本，蓋申請人於4 個月之期限內如檢送足資證明之優先權證明文件傳真本，仍須於指定期間內補送正本，而參酌專利法第28條第2 項明定，國際優先權之證明文件僅限於經優先權基礎案申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，則優先權基礎案申請國受理申請文件之執據，並非係申請文件，自非屬我國專利審查基準第1-2-9 頁所載得容許以傳真方式證明國際優先權之文件。核原告主張：其已於4 個月之限期內提出國際優先權證明文件之影本，被告應容許其於指定之期間內補正正本云云，於法亦屬無據。
㈢原告雖主張：其係因不可歸責於己之事由致延誤4 個月之法定不變期間，應可回復原狀云云。惟查原告於本院審理時陳稱：美國商標專利局於100 年8 月5 日已核發經其證明受理之申請文件正本，惟該日係假日之關係，原告聯繫不到，故於100 年8 月8 日沒有拿到前開申請文件之影本，故乃在100 年8 月8 日提出美國商標專利局受理申請之執據等語（詳本院卷第61頁），則原告於事前即可告知委託之美國相關機構，於取得經美國商標專利局證明受理之申請文件正本後，立即傳真影本至我國智慧財產局，而原告委託之美國相關機構既於100 年8 月5 日即已取得經美國商標專利局證明受理之申請文件正本，然仍未於100 年8 月8 日前將影本傳真至我國智慧財產局，核屬係可歸責於己之事由。次查依專利法第17條第2 項規定，原告主張因不可歸責於己之事由致延誤前揭法定不變期間，自應於其原因消滅後30日內以書面敘明理由向被告申請回復原狀，同時補行期間內應為之行為，惟本案經被告於100 年8 月26日處分喪失專利法第28條第1 項優先權後，原告迄未依專利法第17條第2 項規定向被告申請回復原狀，亦不符聲請回復原狀之要件。
五、綜上所述，被告依專利法第28條第2 項及第3 項之規定，就本件申請案為原告喪失專利法第28條第1 項規定之優先權之處分，於法並無不符，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　5　　 月　　31　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　蔡惠如
法 官　何君豪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　6　　 月　　1　 　日書記官　張君豪