智慧財產法院行政判決

民國102年6月19日辯論終結

原告

日商伊彥研究機構股份有限公司

代表人

安里勝之

訴訟代理人

丁志達律師

複代理人

曾志立律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

王德博

參加人

亞洲植產股份有限公司

代表人

江文幼

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國101 年11月7 日經訴字第10106113810 號、中華民國101 年11月28日經訴字第10106114660 號、中華民國101 年11月29日經訴字第10106114690 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：參加人前於民國99年1月8日以「TAIWAN，EM及圖」商標（圖樣中之「TAIWAN」不在專用之列），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第29類之「蛋卵、雞蛋、鳥蛋、鴨蛋、鹹蛋、鴿蛋、鵝蛋、滷蛋、鐵蛋、茶葉蛋、魚卵、烏魚子、鰲蛋、蛋、蛋黃、蛋白、食品用蛋白、食用蝸牛蛋、蛋粉、皮蛋」商品；第30類之「米、穀製粉、綜合穀物纖維粉、糙米粉、蕃薯粉、麵茶粉、米仔麩、五穀雜糧粉、胚芽米、糯米、糙米、西貢米、碾碎大麥、碾碎燕麥、去殼大麥、去殼燕麥、人食用去殼穀粒、碾碎玉米」商品；第31類之「新鮮水果、新鮮蔬菜、蕃茄、文旦、木瓜、菠菜、蔥、萵苣、蕃薯、小黃瓜、蘿蔔、白菜、空心菜、南瓜、新鮮葡萄、雞、活魚、飼料、寵物飲料、未加工穀物」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1435167 、1435240、1435315 號商標（如附圖一、二、三所示，下合稱系爭諸商標）。嗣原告以系爭諸商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101 年7月1 日修正施行，依修正後商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本案原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款及第12款規定，而本案經被告審查，核認系爭諸商標之註冊，並無前揭商標法規定之適用，以101 年7 月26日中台異字第1000073、1000074、1000075號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，亦經經濟部以101 年11月29日經訴字第10106114690號、101 年11月28日經訴字第10106114660 號、101 年11月7 日經訴字第10106113810號訴願決定書為「訴願駁回」之決定。原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張：

（一）系爭諸商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12 款及現行商標法第30條第1項第11款規定而應予撤銷：

１、系爭諸商標與註冊第802596號商標、第997402號商標、第915107號商標（如附圖四、五、六所示，下合稱據爭諸商標）為近似之商標，為原處分及訴願決定所肯認。至原處分與訴願決定雖認據爭諸商標非著名商標，然而，據爭諸商標圖樣上之「EM」為「Effective Microorganisms（有用微生物群）」之簡稱，乃研發出該項技術之日本沖繩琉球大學農學部教授比嘉照夫所獨創之商標名稱，該商標商品最初用於農業土壤改良。又原告為日本著名廠商，成立於西元1994年，據爭諸商標之管理及商品之行銷、推廣即由原告負責，原告除於日本以據爭諸商標圖樣獲准註冊於多類商品外，並於台灣、韓國、中國大陸、加拿大等國取得多件商標權，且獲選為日本有名商標。原告將「EM」技術利用於農業、畜產、水產、水處理、資源回收、土木建築、預防醫學等各個領域，發展出眾多商品，並將「EM」技術推廣至國外，目前已在56個國家製造「EM」系列商標相關商品，而在臺灣乃透過訴外人○○生物科技股份有限公司（下稱○○公司）代理，將商品推介於農業、畜產、水產養殖、汙水淨化、垃圾處理等各個領域。由於據爭諸商標商品之創新性必然吸引相關業者之注意，且該商品又已在世界多國產銷使用，據爭諸商標於系爭諸商標申請註冊前應已成為相關公眾所熟知之著名商標，無庸置疑。

２、況商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，依下列原告在我國廣泛使用之證據，足以證明據爭諸商標為著名商標：

⑴88年台灣發生921大地震，○○公司徵得原告同意，成立衛生義工隊，提供EM有益微生物群發酵液及粉劑數萬公噸，在日本環境衛生專家親赴南投災區協助下，以EM -1液及EM BOKASHI粉劑噴灑災區嚴重的區域，並同時免費提供予災民使用，獲得南投縣政府發函感謝。

⑵88年12月至89年1 月間，○○公司參與由桃園縣政府環保局與工商時報共同主辦之「跨世紀環保特展」，配合展出的展品有EM有效微生物群系列產品，包括EM-1號液（MSK-101 ）、EM-2號液（MSK-102 ）、EM-3號液（MSK-103 ），除現場提供展品，亦贈送EM-1號液予參展民眾試用，且放映EM在農業、畜牧、養殖、污水淨化、垃坡處理等實況影片供現場觀眾觀賞、了解EM產品的功效。

⑶於89年1、2月間，○○公司參與宜蘭縣政府舉辦之第一屆「綠色博覽會」，於該次博覽會的綠色生活區上，○○公司除了將環保觀念以生活化的方式介紹給大眾外，更將EM有效微生物群系列產品向民眾解說，亦贈送EM-1號原液予現場來賓試用。

３、據爭諸商標是否為著名商標，應以原告所提上開資料綜合考量，且實務上對標章著名與否之判斷，並非逕以一般大眾認知為標準，係以「特定範圍之公眾」為範圍，原處分機關就此部分未為調查，顯有疏漏，而訴願決定復未綜合考量據爭諸商標使用期間、範圍及地域、商標推廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利之記錄（在各國有註冊資料），亦有違誤，應予撤銷。再者，依本院98年度民商上更（二）字第5 號判決要旨，可知原告所提之資料已符合上開實務見解之要求，可供原處分及訴願決定機關作出是否著名之判斷。況原處分及訴願決定僅以原告所提資料過於陳舊及該資料與據爭諸商標實際行銷使用無關為由，便遽認原告之異議及訴願不成立，除就原告之商標權徒加法律所無之限制外，論述過程及決定復過於草率，顯有裁量濫用及裁量違法之瑕疵，應予撤銷。

（二）系爭諸商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定而應予撤銷：

１、據爭諸商標中之「EM」為有效微生物之簡稱，所研發之「有益微生物群」為原告長期廣泛使用於農業、畜產、水產、水處理、資源回收、土木建築等各個領域，並在各商品名上冠用「EM」以作為標識為原告生產之用，與系爭諸商標指定使用之商品，顯然相同或具高度重疊，故已符合「使用於同一或類似商品或服務之商標」之要件。

２、據爭諸商標註冊公告日期分別為91年6 月16日及90年1 月1 日，皆早於系爭諸商標之註冊申請日（99年1 月18日）有近10年以上。況且，原告前曾授權系爭諸商標之權利人即參加人以另一公司之名義使用據爭諸商標，惟其後因參加人拒絕付費，原告遂停止授權。詎料，參加人之後為了報復，竟多次惡意搶註，在權利行使上已違反民法上誠實信用原則，並符合「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊」要件。

３、原處分認兩造商標近似程度極高，且據爭諸商標具有相當識別性；而訴願決定亦認以二者相較，均有相同之外文「EM 」 為主要識別部分，其整體外觀與讀音均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標。是參加人意圖仿襲之意，至為明顯，系爭諸商標之註冊不應准許。

４、縱認雙方之商標係使用於不同之商品或服務，然因系爭諸商標使用於不同之商品，致據爭諸商標本身之識別性因而被減弱，即消費大眾原本對據爭諸商標所表彰之商品來源的關聯性減弱，故原處分機關仍不應准許系爭諸商標之註冊。

（五）聲明：被告101 年7 月26日中台異字第1000073 、1000074、1000075 號商標異議審定書及經濟部101 年11月29日經訴字第10106114690 號、101 年11月28日經訴字第10106114660 號、101 年11月7 日經訴字第10106113810 號訴願決定均撤銷；被告應就上開商標異議案為異議成立撤銷系爭諸商標註冊之處分。

三、被告則抗辯如下：

（一）系爭諸商標並無註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，相關因素審酌如下：

１、商標是否近似暨其近似之程度：系爭諸商標係由藍色字體之外文「EM」，搭配字母「M 」上方綠色且字體較小之外文「TAIWAN」及字母「E 」右上側之綠色樹葉圖案所組成，其中外文「TAIWAN」經聲明不在專用之列，而外文「EM」字體較大且位於中央醒目位置，為系爭諸商標之主要識別部分；至據爭諸商標，則係分別由反白之「EM」置於圓形圖，其上方置6 較小圓形圖組成；或以外文及數字組合之「EM．1 」所構成。二者相較，均有相同之外文「EM」為主要識別部分，故二商標整體外觀予人寓目印象極其相似，讀音亦極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。

２、據爭諸商標是否為著名之商標或標章及其著名程度：原告所檢送之證據資料，或為據爭諸商標之註冊資料，或為其以據爭諸商標異議參加人另案註冊第1381314號商標成功之商標異議審定書，或為原告之網頁資料，均難以作為據爭諸商標在系爭諸商標申請日前已為著名商標之有利事證。又據爭諸商標在日本固為有名商標，惟其表彰之商譽是否亦為我國國內相關公眾所知悉，仍須配合實際使用或廣告資料始能判斷之。至原告雖提出○○公司推廣「EM」商品之相關報導及與日本EM研究機構合作之相關資料，然該等資料或無使用日期可稽，或為88、89年間之報紙報導，時間距今已逾10年，復無其他廣告資料可資佐參，尚難認據爭諸商標業經原告長期廣泛使用而廣為相關公眾所普遍知悉。再者，原告固另提出921 集集大地震南投災區實施EM環境淨化工作報告（內為於災區實施EM噴灑除臭劑照片）、南投縣政府環保局發函通知各鄉鎮公所領取○○公司提供之除臭製劑及88年間有關○○公司協助災區的報導、○○公司於88、89年間參與「跨世紀環保特展」相關報導資料暨89年2 月1 日至2 月20日○○公司參與宜蘭縣政府舉辦之綠色博覽會相關資料，但上開資料或與據爭諸商標實際行銷使用無關，或日期距今久遠且無其他廣告行銷資料佐參，無法知悉據爭諸商標實際行銷規模及範圍，且原告並未提供其與○○公司間之合作契約或商標授權資料，是否可認屬原告之使用資料，亦有疑義。綜上事證，尚不足以證明系爭諸商標於99年1 月8 日申請註冊時，據爭諸商標商品所表彰之信譽及品質已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知並達著名之程度。

３、綜上，系爭諸商標與據爭諸商標固構成近似，然依原告所提之使用證據，尚難認據爭諸商標已達我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度。故綜合考量前揭因素，系爭諸商標之註冊，尚無使相關公眾對於其所表彰之商品來源或產製主體，與據爭諸商標產生混淆誤認之虞或減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，自無註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

（二）系爭諸商標並無註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用，相關因素審酌如下：系爭諸商標與據爭諸商標雖構成近似，惟如前所述，原告所舉使用證據資料，雖有見據爭諸商標之使用，然原告並未提供其與○○公司間之合作契約或商標授權資料，是否足認其為原告之使用證據，已有疑義。況且，註冊第1435167 號商標指定使用於第29類「蛋卵、雞蛋、鳥蛋、鴨蛋、鹹蛋、鴿蛋、鵝蛋、滷蛋、鐵蛋、茶葉蛋、魚卵、烏魚子、鰲蛋、蛋、蛋黃、蛋白、食品用蛋白、食用蝸牛蛋、蛋粉、皮蛋」等商品為食用蛋卵及其製品、註冊第1435240 號商標指定使用於第30類「米、穀製粉、綜合穀物纖維粉、糙米粉、蕃薯粉、麵茶粉、米仔麩、五穀雜糧粉、胚芽米、糯米、糙米、西貢米、碾碎大麥、碾碎燕麥、去殼大麥、去殼燕麥、人食用去殼穀粒、碾碎玉米」等商品為食用性穀物及穀物製品、註冊第1435315 號商標指定使用於第31類「新鮮水果、新鮮蔬菜、蕃茄、文旦、木瓜、菠菜、蔥、萵苣、蕃薯、小黃瓜、蘿蔔、白菜、空心菜、南瓜、新鮮葡萄、雞、活魚、飼料、寵物飲料、未加工穀物」等商品為新鮮蔬果、飼料、未加工穀物及活動物產品，與據爭諸商標實際使用之有益微生物群發酵液等商品相較，依被告當時所編印之「商品及服務分類暨互相檢索參考資料」所載，前者分屬第29類、第30類及第31類之食品類商品，後者則屬第1 類之農業或環境淨化用化學品類商品，二者商品類別不同，亦無須互相檢索關係，且於商品之性質、功能、用途、產製者、製造過程、銷售管道及販賣場所等均有差異，依一般社會通念及市場交易情形，應非同一或類似商品。又系爭諸商標所指定使用之商品與據爭諸商標實際使用之商品既非同一或類似之商品，則系爭諸商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1 項第14款暨現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人雖經本院命其獨立參加，惟並未到庭陳述，亦未提出任何書狀以供本院斟酌。

五、本院之判斷：

（一）按現行商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，現行商標法第106 條第1 項定有明文。經查，系爭諸商標係於99 年1月8 日申請註冊，並經被告於99年10月16日核准註冊公告。又原告係於100 年1 月14日就系爭諸商標申請異議，而被告則於101 年7 月26日方為異議不成立之審定，是自屬現行商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，依前揭規定，系爭諸商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布、92年11月28日施行之商標法（下稱修正前商標法）及現行商標法為斷，合先敘明。

（三）原告主張系爭諸商標之註冊有違修正前商標法第23條第1項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款之規定等情，為被告所否認，並以前詞置辯。準此，本件之爭點即為系爭諸商標之註冊有無違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定之情事？茲分述如下：

１、系爭諸商標之註冊並無違反修正前商標法第23條第1 項第12 款 及現行商標法第30條第1 項第11款之規定：

⑴按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款之本文均定有明文。是以，構成前揭條款不得註冊之要件，乃以據爭諸商標為著名商標為前提。次按依修正前商標法施行細則第16條（即現行商標法施行細則第31條）規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。而著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：⒈商標識別性之強弱、⒉相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、⒊商標使用期間、範圍及地域、⒋商標宣傳之期間、範圍及地域、⒌商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、⒍商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、⒎商標之價值、⒏其他足以認定著名商標之因素。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。

⑵原告主張據爭諸商標為著名商標，固據其提出據爭諸商標註冊資料、原告公司網頁資料、據爭諸商標各國註冊資料、日本有名商標集、原告公司網頁資料（日文）、原告公司網頁資料（日文－海外展開）、○○公司推廣「EM」商品之相關報導、原告暨○○公司參與臺灣南投921 大地震救災重建義工活動相關資料、○○公司參與88年12月至89年1 月間桃園縣政府環保局與工商時報共同主辦之「跨世紀環保特展」活動相關資料、○○公司參與89年宜蘭縣政府第一屆「綠色博覽會」相關資料、被告99年6 月23日中台異字第G00990041 號商標異議審定書（均為影本）各乙份為證（參本院卷第50至130 頁）。惟查，無論係據爭諸商標在我國之註冊資料或其在各國之註冊資料，均僅為商標註冊之靜態公示資料，尚不足憑以認定據爭諸商標為著名。至前揭原告公司所有網頁資料乃原告單方面製作，且僅能知悉據爭諸商標的發想來源、EM技術介紹、EM技術於海外發展狀況，並不清楚據爭諸商標在我國之知名度，尚難執此作為據爭諸商標在系爭諸商標申請日前已為著名商標之有利事證。又原告所提出之日本有名商標集，雖可證明據爭諸商標在日本為有名商標，但其所表彰之商譽是否亦為我國國內相關公眾所知悉，仍需配合實際使用或廣告資料始能判斷之。而被告99年6 月23日中台異字第G00990041 號商標異議審定書僅能知悉據爭諸商標與參加人另案註冊第1381314 號「TAIWAN，EM及圖」商標構成近似商標，且指定使用商品間構成類似，而有致混淆誤認之虞之情形，其並未認定據爭諸商標已具知名度或已達著名程度，是光從前開證據資料則尚不足憑以認定據爭諸商標為著名。再者，原告所提出○○公司推廣「EM」商品之相關資料、原告暨○○公司參與臺灣南投921 大地震救災重建義工活動相關資料、○○公司參與88年12月至89年1 月間桃園縣政府環保局與工商時報共同主辦之「跨世紀環保特展」活動相關資料、○○公司參與89年宜蘭縣政府第一屆「綠色博覽會」相關資料，固可窺見○○公司有使用「EM」商標於有益微生物群發酵液系列商品之事實，然前揭媒體報導或資料距今時日久遠，數量亦不多，而原告復未提出其與○○公司間之合作契約或商標授權資料，是否可認屬原告之使用證據，亦有疑義。是以，該等事實仍不足以認定據爭諸商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，更無法證明據爭諸商標是否為相關消費者所普遍認知。此外，原告復未提出其他證據以實其說，是原告主張據爭諸商標為著名商標，系爭諸商標之註冊有違修正前商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款之規定云云，即非可採。

２、系爭諸商標之註冊並無違反修正前商標法第23條第1 項第14 款及現行商標法第30條第1 項第12款之規定：

⑴按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，分別為修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款本文所規定。又前揭條款規定之適用，係以兩者商標使用之商品或服務構成相同或類似為必須具備要件。

⑵經查，依原告所提出之證據資料觀之，固得認其有先使用據爭諸商標於其所產製之「有益生物群發酵液」等商品上，惟該等商品與系爭註冊第1435167 號商標指定使用於第29類「蛋卵、雞蛋、鳥蛋、鴨蛋、鹹蛋、鴿蛋、鵝蛋、滷蛋、鐵蛋、茶葉蛋、魚卵、烏魚子、鰲蛋、蛋、蛋黃、蛋白、食品用蛋白、食用蝸牛蛋、蛋粉、皮蛋」商品、註冊第1435240 號商標指定使用於第30類「米、穀製粉、綜合穀物纖維粉、糙米粉、蕃薯粉、麵茶粉、米仔麩、五穀雜糧粉、胚芽米、糯米、糙米、西貢米、碾碎大麥、碾碎燕麥、去殼大麥、去殼燕麥、人食用去殼穀粒、碾碎玉米」商品、註冊第1435315 號商標指定使用於第31類「新鮮水果、新鮮蔬菜、蕃茄、文旦、木瓜、菠菜、蔥、萵苣、蕃薯、小黃瓜、蘿蔔、白菜、空心菜、南瓜、新鮮葡萄、雞、活魚、飼料、寵物飲料、未加工穀物」商品相較，前者主要係供農業或環境淨化用化學品，而註冊第1435167 號商標為食用性蛋卵及其製品；註冊第1435240 號商標為食用性穀物及穀物製品；註冊第1435315 號商標為新鮮蔬果、飼料、未加工穀物及活動物產品，二者在商品之性質、功能、用途、產製者、製造過程、銷售管道及販賣場所等均有差異，亦無明確之證據佐證系爭諸商標指定使用之前述商品與據爭諸商標指定使用之商品間具有共同或關聯之處，應不致使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是依一般社會通念及市場交易情形，應非同一或類似商品。職是，系爭諸商標之註冊，自無修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

六、綜上所述，系爭諸商標並無修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定之情形，而應准予註冊。從而，被告就系爭諸商標異議案所為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，被告應就101 年7 月26日中台異字第1000073 、1000074 、1000075 號商標異議案為異議成立撤銷系爭諸商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。