智慧財產及商業法院102年度行商訴字第4號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 07 月 04 日

智慧財產法院行政判決
102年度行商訴字第4號民國102年6月13日辯論終結原 告　沛德奧股份有限公司
代　表　人　林宜忠
訴訟代理人　張慧明律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　王德博
參 加 人　日商．山久股份有限公司
代　表　人　山田博久
訴訟代理人　林志剛律師
黃闡億律師
複代理 人 廖文慈律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國101 年11月7 日經訴字第10106113830 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告於民國（下同）95年10月13日以「 沛德奧
pettio及圖THE PETS CARE 」商標，指定使用於註冊時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第12類之「寵物用手推車，手推車，購物車，行李手推車」商品、第18類之「寵物衣服，繫狗皮帶，皮鞭，狗鞋，動物口套，動物項圈，寵物提袋，寵物背包，寵物背袋，旅行用寵物拉箱」商品，及第20類之「家庭寵畜窩，狗屋，狗籠，家庭寵物箱，飼料架，寵物用床，寵物用軟墊，寵物提籃，寵物坐墊，寵物用睡墊，寵物用毯」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1271761 號商標（見附圖，下稱系爭商標），商標權期間自96年7 月16日起至106 年7 月15日止。嗣參加人提出我國註冊第711630號「PETIO Design」商標（見附圖，下稱據以評定商標）等為證，主張系爭商標有修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定之適用，對之申請評定。經被告審查，認系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1 項第14款規定適用，以101 年5 月29日中台評字第980216號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。二、原告主張略以：
㈠系爭商標與據以評定商標並非近似：
系爭商標圖樣由中、英文及圖形所構成，中文「沛德奧」為原告之公司名稱特取部分，而上下對稱之螺旋圖樣，象徵人與寵物之間之和諧。據以評定商標則為單純未經設計，且均為大寫之文字「PETIO 」。二者外觀上予消費者之寓目印象差異大，且系爭商標尚有中文，衡酌中文為我國通用之文字，系爭商標之中文「沛德奧」應為消費者主要唱呼識別之部分，此與據以評定商標可清楚區別，並無混淆誤認之虞。
㈡按相關消費者對衝突之兩商標，如均為相當熟悉者，亦即兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實，此為「混淆誤認之虞」審查基準5.6.1 所規定。本件系爭商標已使用多年，與據以評定商標於市場併存，應尊重此一併存之事實，茲提出系爭商標長期使用之證據如下：
⒈系爭商標之寵物用推車、寵物用背袋、旅行用寵物拉箱、寵物提籃等商品於各大購物網站販售，例如：露天拍賣、YAHOO 拍賣、PC HOME 線上購物、PC HOME 商店街、中時寵物、寵物主義、樂天市場、寵物網、快樂購等，幾乎所有購物網站均可購得系爭商標商品。
⒉以"Pettio"於GOOGLE搜尋有將近3 萬筆之資料。
⒊西元（下同）2006 年系爭商標型錄。
⒋原告參加德國經濟辦事處舉辦之德國紐倫堡寵物用品展Interzoo，該寵物展係全球最大國際寵物用品展覽，每二年舉辦一次，原告自2006年起連續參加三屆（2006年、2008年、2010年）。
⒌除國際性大展，原告亦積極參與國內之寵物展，原告自2006年起每年（2006年至2010年）參加台北寵物展、2009年參加台中水族寵物用品展。
⒍原告之客戶除國內廠商外，由於系爭商標商品之精良，客戶亦遍及全球，茲檢附系爭商標商品售予法國、美國、義大利、英國、日本、韓國、香港等客戶之出口商業發票供參。
⒎原告為使系爭商標商品廣泛使消費者熟知，自2006年起即於最大搜尋網站GOOGLE購買關鍵字廣告，使消費者可以輕鬆搜尋到系爭商標商品，有效提高系爭商標商品之曝光度。
⒏系爭商標商品精良，於96年11月24日獲經濟日報報導：「另一個同樣以寵物推車聞名的品牌是Pettio，銷售通路幾乎遍及各大寵物購物網站，實體寵物店的知名度也很高，是國內寵物推車市場中和IBIYAYA 最能相抗衡的品牌。Pettio在2003年成立，經營寵物推車前，有十年以上製造嬰兒車的經驗，開發寵物推車時，便把專業產品開發團隊與設計部門結合，從配色、外觀、舒適度到最細微的拉鍊都用心研究，甚至還開發寵物推車專用零件，專注經營寵物推車市場。」。
⒐系爭商標商品優良，深受消費者喜愛，諸多消費者在部落格提出分享文章，例如：「來張Pettio的特寫，目前品質部分都讓我挺滿意的，一分錢一分貨」、「使用後的心得，不錯，很好推，後面一個收納袋, 那天放滿我在屈臣氏買的哩哩扣扣東西一堆..又推著小饅頭延路逛回家，還買一杯飲料放在上面. 哈..真的很好用也..」、「推起來很滑順很好推，如果狗口眾多的拔麻們可能要選擇三輪的會比較好推，而整台推車的質感真的不錯」等。
⒑財訊雜誌針對寵物市場所作之專題文章提及：「..寵物推車的需求呈現飛躍成長，也因此本土專業人士成立翼比、沛德奧等公司專攻寵物車，如今也都已進軍國際市場」，亦足證系爭商標為寵物推車之領導品牌，為該領域之著名商標。
㈢被告認為兩商標為寵物用品競爭同業，並以原告於網站宣稱：「Pettio寵物手推車主要外銷至歐美市場及日本市場，..」等語，認原告商品行銷範圍包括日本等國外市場，是其對於國內外相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注，應可推知原告係在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉據以評定商標存在云云，惟：
⒈按修正前商標法第23條第1 項第14款所稱「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」，係例示性之規定，先列舉「契約、地緣、業務往來」之情形，再以「其他關係」概括之，故所謂其他關係，自應與契約、地緣、業務往來等情形相類似，始足當之，非泛指任何事實關係均屬之（最高行政法院98年度判字第1039號判決參照）；且本條立法係參照巴黎公約第6 條之7 第1 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，而剽竊搶註之情形。既然本條已就國際公約規定，擴大其適用範圍，文義解釋自不宜再從寬（司法院99年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第4 號及最高行政法院98年度判字第1039號判決參照）。
⒉被告認為原告與參加人為競爭同業，系爭商標係抄襲自據以評定商標，並未論究雙方是否有契約、地緣、業務往來關係或其他關係，無修正前商標法第23條第1 項第14款之違反。
⒊原告經營系爭商標商品之前曾經營嬰兒用品十餘年（此可參經濟日報報導「經營寵物推車前，有十年以上製造嬰兒車的經驗」可知），小孩子之英文為kid ，而歐美口語化之英文有將之稱為kiddy ，慢慢又發展為可愛之發音kiddio，原告經營寵物手推車後，即以該命名方式將寵物之英文pet 之字尾"t" 重複，加上"io"，形成系爭商標之外文pettio，絕非襲用自據以評定商標。
⒋又原告之日本客戶00000000 Co.,Ltd. 係委託原告代工寵物手推車，並標示其自身商標，並非標示據以評定商標，實際上原告並未涉足日本市場，且該代工行為係系爭商標申請註冊之後，系爭商標申請時，原告不知悉有據以評定商標之存在，原處分機關因此認為系爭商標係襲用自據以評定商標，顯有違誤。
⒌如附件13之財訊雜誌提及系爭商標為本土品牌、原告是由嬰兒車專業人士組成的本地公司，而據以評定商標為日本品牌，原告並無攀附或混淆消費者系爭商標是日本品牌之情形，且兩商標已於市場併存多年，均未發生混淆誤認之情形。該雜誌雖為101 年7 月5 日所發行，惟該雜誌既稱：「..寵物推車..本土專業人士成立翼比，沛德奧等公司專攻寵物車..」，明顯為過往事實之陳述，系爭商標於寵物推車具有高知名度，益得明證。
⒍參加人提出本件評定案之前，原告發現參加人註冊第0000000 號商標，隨即對之提出異議，此期間，雙方曾協商併存，參加人亦於99年3 月提出協議書，惟雙方就協議條件無法達成共識，並未簽署。就常理觀之，若原告為惡意之抄襲者，並不會主動對抄襲對象提出異議引起抄襲對象之注意，在抄襲對象同意協商併存時，亦應暗自竊喜欣然接受併存協議書。實則不然，原告自創系爭商標，於提出異議案之前確實不知有據以評定商標之存在，且系爭商標經原告苦心經營多年，已具知名度，原告不願屈就參加人不合理之條件，不願簽署協議書，均可見原告並非抄襲者及原告悍衛系爭商標之決心。
㈣被告雖認為參加人之據以評定商標於系爭商標95年10月13日申請註冊之前，已先使用於寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床、寵物用手推車等商品，惟參加人於評定階段所檢附證據有諸多瑕疵，例如：參加人提出之「PETIO
」商標係參加人另申請經原告異議之商標，而非據以評定商標；附件3 至附件11均係日本之使用證據，我國消費者無法藉此知悉據以評定商標；附件12係註冊第711630號商標之註冊資料，並非商標使用證據；附件13報導「www.petio.com
推出的蓄電式寵物暖毯..」，並未出現據以評定商標；附件14之商業發票難作為據以評定商標使用於其指定使用商品之證據；附件15、16之提單、外匯交易申報書、商業發票無法顯現據以評定商標於我國銷售情形；附件17無從確認是否為2007年8 月之照片；附件18至20、22之資料日期均晚於系爭商標申請日；附件21之寵物展贊助資料之注意程度不高；由附件23之貓咪論壇討論區資料可知據以評定商標並未被廣泛使用；附件24至26之討論區資料集中於系爭商標申請日之後，不足採納等語；並聲明原處分及訴願決定均撤銷。
三、被告答辯略以：
㈠依處分時商標法第23條第1 項第14款規定，除例示「因契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，解釋「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，無業務往來但在國內相關或競爭同業間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決意旨參照）。
㈡由參加人提出之證據資料可知，參加人於1986年跨國經營寵物用品經營，並以「PETIO 」為品牌，1987年起分別以「PETIO 」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標在日本取得註冊，1991年至2002年間為據以評定商標拍攝電視廣告，2000年間架設有據以評定商標專屬網站，2003年至2007年間印製有據以評定商標商品型錄，2002年至2007年間透過PaKoMa、Pet office2005等雜誌及2001年、2003年、2005年日本寵物用品展專刊上刊登廣告。此外，參加人在我國於85年間亦取得有註冊第00711630號「PETIO Design」商標權，並依據參加人所檢送之其於2004至2005年間多次開立予案外人0000股份有限公司（INTERNATIONAL HOLY INC. ，下稱0000公司）之商業發票影本及參加人之由日本輸入我國之日文出口許可通知書等資料，可知參加人所產製之寵物用品業經訴外人0000公司進口至我國，依參加人於2004年9 月3 日所開立之發票所示，其品名欄即載有「PETIO Deodorant for
dog 」（即PETIO 狗除臭劑）、「PETIO Deodorant for
cat 」（即PETIO 貓除臭劑）等含據以評定「PETIO 」商標之商品品名（其餘發票略同），又由該發票所列商品編號「W21074」（品名為「Let's Walk Walking Apron Beige」）、「W2 1075 」（品名為「Let's Walk Walking Apron
Navy」）等商品，其編號與名稱核與前揭評定附件6 型錄（No.0000000）所列一致，應可相互勾稽，是前揭證據可作為據以評定商標之使用證據。又由參加人所檢送之我國網頁資料可知，參加人之「PETIO 」貓用食品商品於2006年8 月4
日於「寵物兵團」購物網上架販售，而我國消費者於2005
年、2006年間於網路上曾就「PETIO 」商標商品予以討論。綜合前揭證據資料，可認參加人於系爭商標95年10月13日申請註冊前，已有將據以評定諸商標先使用於寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床、寵物用手推車等商品之事實。
㈢本件系爭商標係由圖形及外文「 pettio 」、「 THE PETS
CARE 」及中文「沛德奧」上下三部分組成，其中外文「
pettio」置中明顯，為系爭商標予人識別主要部分之一。又與參加人「PETIO 」或「PETIO 」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標（詳如申請評定書、理由書及證據資料）相較，二者明顯可見之外文文字「pettio」與「PETIO 」，除有大小寫文字及文字中間有無重覆「t 」字母之差異外，均係由P 、E 、T 、I 、O 多數相同排列之字母構成，於外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通所用之注意，可能會誤認二者商品來源同一或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於「寵物用手推車，手推車，購物車，行李手推車」、「寵物衣服，繫狗皮帶，皮鞭，狗鞋，動物口套，動物項圈，寵物提袋，寵物背包，寵物背袋，旅行用寵物拉箱」、「家庭寵畜窩，狗屋，狗籠，家庭寵物箱，飼料架，寵物用床，寵物用軟墊，寵物提籃，寵物坐墊，寵物用睡墊，寵物用毯」商品，與據以評定商標表彰之寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床、寵物用手推車等商品相較，二者於功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。
㈣揆諸前述據以評定商標於系爭商標申請註冊日前即有先使用於寵物相關用品，並有在台銷售之事實，原告為寵物用品競爭同業，又由參加人檢具原告網站宣稱「Pettio寵物手推車主要外銷至歐美市場及日本市場..」等語（附件32：參加人公司網頁資料），顯示原告商品行銷範圍包括日本等國外市場，是其對於國內外相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注。再者，本件兩造商標外文僅字母大小寫及文字中間有無重覆「t 」字母之些微差異，其近似程度高，且據以評定商標外文「PETIO 」，並非一般習見之外語詞彙，識別性不低，原告其後以系爭商標指定使用於同一或類似商品申請註冊，實難謂為偶然之巧合。綜合現有客觀事證暨一般經驗法則，應可推知原告係在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉據以評定商標存在。
㈤至於原告固訴稱本件無修正前商標法第23條第1 項第14款規定所列之因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在之情形。惟查，由經濟部商業司之商工登記資料公示查詢系統進行查詢可知，原告係於95年核准設立，其所營事業包括寵物用品批發業及寵物用品零售業，及系爭商標所指定使用之商品與參加人據以評定諸商標所先使用之寵物用手推車、寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋等商品存在同一或高度類似關係，已如前述，是原告與參加人實為競爭同業關係，復參酌參加人所提之商業發票及由日本輸入我國之日文出口許可通知書等證據資料（見評定附件14、15），可知前揭據以評定諸商標所先使用之商品，早在系爭商標申請註冊日前，即為我國業者大量購買（見評定附件14，20 04
年9 月3 日、9 月14日、12月7 日之購買商品件數分別為63810 、13994 、14154 件，而2005年1 月12日、4 月28日、6 月21日及9 月13日購買件數為18090 、17992 、25006 及12824 件）並進口，且於網路上已有販售或相關消費者進行討論（見評定附件19、22至26）之事實，原告與參加人既為競爭同業，其行銷市場又有所重疊，其對同業動向及相關消費者所關注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據以評定商標存在之高度可能；又據以評定諸商標圖樣之外文「PETIO 」並無特定字義，則系爭商標以幾近相同之外文「Pettio」作為商標圖樣之一部分，依一般經驗法則及常理判斷，若非知悉據以評定諸商標存在，不可能選用與據以評定諸商標高度近似之圖樣申請註冊，實難謂為偶然之巧合，雖原告訴稱系爭商標係仿效外文「Kiddio」設計而來，惟由原告所檢送之「kiddio」網頁資料（原證附件16）觀之，其與系爭商標之設計意匠間尚無相互演變之脈絡可循，是由前揭證據資料及一般經驗法則加以判斷，堪認原告因具有同業競爭及其他關係，於系爭商標申請註冊前應已知悉據以評定諸商標之存在。
㈥綜上，本件衡酌參加人於系爭商標申請註冊日前即有先使用據以評定商標之事實，且依現有事證客觀判斷原告應知悉據以評定商標之存在，原告其後以高度近似之外文「Pettio」作為系爭商標文字申請註冊，並指定使用於類似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，故系爭商標之註冊，應有處分時商標法第23條第1 項第14款規定之適用。又本件商標既應依前開法條規定撤銷其註冊，其是否尚有違反同條項第12、13款之規定，即無庸審究，原處分洵無違誤等語；並聲明駁回原告之訴。
四、參加人陳述：
㈠系爭商標違反修正前商標法第23條第1項第14款規定：
⒈參加人有先使用據以評定之「PETIO」系列商標之事實：
由參加人於評定階段所檢附之證據資料觀之，其中依據日文維基百科網頁資料及參加人於日本獲准註冊之「PETIO
」系列商標註冊資料，可知參加人於1986年即以「PETIO
」作為販賣寵物用品、食品之綜合品牌，並自1987年起於日本獲准多件含有外文「PETIO 」之系列商標，又依據參加人所檢送之商品型錄影本，可知參加人係行銷寵物用手推車、寵物衣服、動物項圈、寵物提袋、狗屋等商品，而各型錄封面均載有「PETIO ‧NEWS」字樣，型錄背面左下角並標示有據以評定之「PETIO 」商標圖樣，且2003、2005、2006年型錄封面載有「2003年春夏」、「2005年」、「2006年春」等字樣，可推知其印製日期早於系爭商標申請註冊日（95年10月13日）；又依據參加人評定階段所檢送之日文雜誌影本及「JAPAN PET FAIR」（日本龍物用品展）等宣傳品，可知其所提出之證據可作為據以評定商標之使用證據，原告所述不足採。又由參加人所檢送之我國網頁資料可知，參加人之「PETIO 」貓用食品商品於2006年8 月4 日於「寵物兵團」購物網上架販售，而我國消費者於2005年、2006年間於網路上曾就「PETIO 」商標商品予以討論。綜合前揭證據資料，可認參加人於系爭商標95年10月13日申請註冊前，已有將據以評定諸商標先使用於寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床、寵物用手推車等寵物相關商品之事實。
⒉二商標構成近似：
系爭商標及圖係由幾何圖形、外文「Pettio」、「THE
PETS CARE 」及中文「沛德奧」上下併列所組成，其中二條曲線組成之圖形佔商標圖樣比例較小，且圖案簡單，易予人裝飾圖案之印象，其識別力較低，外文「THE PETS
CARE」則指寵物照顧之意，屬其指定商品之說明文字，業經原告聲明不在專用之列，是系爭商標之主要識別部分應在外文「Pettio」及中文「沛德奧」部分，而中文「沛德奧」予人印象為外文「Pettio」之音譯，二者觀念相同；據以評定之「PETIO 」係由大寫外文「PETIO 」下置橫線圖形所組成，或由大寫外文「PETIO 」與動物圖形置於五邊形圖形內所組成，或由略經設計之外文「Petio 」所構成。兩商標相較，其主要識別部分均由P 、E 、T 、I 、O 等多數相同排列之字母構成，僅於大小寫及中間字母「T 」是否重覆之些微差異，就異時異地隔離觀察或實際交易唱呼之際，其外觀及讀音極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通所用之注意，可能會誤認二者商品來源相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，要無疑義。
⒊二商標商品屬同一或類似商品：
系爭商標指定使用於第12類之寵物用手推車等商品、第18類之寵物衣服等商品及第20類之家庭寵畜窩等商品，與據以評定諸商標所先使用之寵物用手推車、寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床等商品相較，均為手推車或供寵物使用之衣物、項圈、提袋、床等週邊商品，無論就功能、材料、產製者、銷售管道等因素皆具共同或關聯之處，應屬構成同一或類似之商品。
⒋原告從事寵物用品事業而知悉參加人之據以評定商標之存在：
由經濟部商業司之工商登記資料查詢紀錄可知，原告於95年核准設立，所營事業包括寵物用品批發事業及寵物用品零售業，且由原告提出之使用證據，亦見其確實從事寵物用推車、寵物用背袋、寵物拉箱、寵物提籃等商品之行銷業物，系爭商標亦指定使用於寵物用品，是原告與參加人實為競爭同業關係，復參酌參加人所提出之商業發票及由日本輸入我國之日文出口許可通知書等資料，可知據以評定商標所先使用之商品，早在系爭商標申請註冊日前，即為我國業者大量購買，且於網路上已有販售或相關消費者進行討論之事實，原告與參加人既為競爭同業，其行銷市場又重複，其對同業動向及相關消費者所關注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據以評定商標存在之高度可能。又據以評定諸商標圖樣之外文「PETIO 」並非固有字彙，乃參加人首創使用之商標名稱，則系爭商標以幾近相同之外文「Pettio」作為商標圖樣之主要識別部分，依一般經驗法則及常理判斷，若非知悉據以評定諸商標存在，不可能選用與據以評定諸商標高度近似之圖樣申請註冊，實難謂為偶然之巧合，雖原告訴稱系爭商標係仿效外文「Kiddio」設計而來，惟僅屬其片面之詞，缺乏客觀證據支持，由前揭證據資料及一般經驗法則加以判斷，堪認原告因具有同業競爭關係，於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定諸商標之存在。
㈡原告主張參加人檢附之資料所標示之商標均為「Petio 」，並非附圖之據以評定商標，參加人檢附證據自非據以評定商標之使用證據云云，惟由參加人所提出2003年至2007年間之證據資料，可知參加人早於系爭商標申請註冊日前，確實將據以評定之「PETIO 」等商標大量使用所推出之寵物食品及各式寵物用品商品上，並透過訴外人0000公司進口來台銷售，參加人亦就「Petio 」補充為據以評定商標之一；且依「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.1 之規定：「註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性..可認為有使用註冊商標」，參加人之商標均以「PETIO 」為識別依據，僅大小寫不同及末尾字母「O 」有向右上角延伸之線條之些微差異，該等商標間實具有同一性，該「Petio 」商標使用證據，自得作為參加人「PETIO 」系列商標於系爭商標申請註冊日前已廣泛使用之證據，原告上開主張不可採。
㈢原告主張參加人檢附之附件3 至11均係日本當地之使用證據，非我國使用證據，我國消費者無法藉由前述證據知悉據以評定商標云云，惟修正前商標法第23條第1 項第14款之「先使用」之商標，主要用以確認據以評定商標在系爭商標申請註冊前已有持續使用之事實，不限於在國內先使用，亦包括國外先使用（被告之商標法逐條釋義，最高行政法院96年度判字第105 號判決參照），是原告上開主張不可採。
㈣原告主張系爭商標已使用多年，與據以評定商標於市場併存，應尊重此一併存事實云云，惟原告檢附之網站販售資料等使用證據，無使用日期或日期在據以評定商標使用日之後，且部分商品或包裝圖片中可見所標示商標圖樣僅有外文及圖形，無中文「沛德奧」，與系爭商標圖樣不同，況修正前商標法第23條第1 項第14款規範之對象為系爭商標申請註冊當時之行為，該款規定係為避免妨礙商場秩序而設，不因嗣後系爭商標之使用而解消其申請註冊當時有礙商場秩序之行為，原告主張不可採。
㈤原告主張修正前商標法第23條第1 項第14款所規定之「其他關係」應與契約、地緣、業務往來等情形相類似，如足當之，文義解釋自不宜再從寬云云，惟按解釋「其他關係」應指申請人與他人間因有契約等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之其他關係（最高行政法院98年度判字第321 號判決參照），原處分及訴願決定認定原告係業務經營關係而知悉據以評定商標存在，符合修正前商標法第23條第1 項第14款所定之「其他關係」，於法並無不合，原告上開主張不可採等語。五、按商標法業於101 年7 月1 日修正施行，修正前商標法第50條第1 項規定：「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，又同法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定」；被告依參加人98年7 月6 日評定申請，於101 年5 月29日作成原處分，為商標法修正施行前受理及撤銷處分之案件，應適用其註冊公告時之規定，而系爭商標於96年7 月16日公告註冊，其商標之評定核應適用92年11月28日修正施行之商標法。
六、次按行政訴訟之撤銷之訴，係審查原行政處分之合法性，並以原處分本身做為審查之對象；本件參加人於98年7 月6 日申請評定時，主張原告之系爭商標違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款之不得註冊事由，但被告僅就其中第14款部分為判斷，而作成原處分，就同條第12款、第13款之事由，則以無庸審究為由，而未予斟酌。然而本院之審查對象既然僅是原處分本身，而原處分又未對系爭商標是否違反修正前商標法第23條第1 項第12款（相同或近似於他人著名商名致公眾混淆誤認之虞等）、第13款（相同或近似於他人申請在先之商標致相關消費者混淆誤認之虞）同一規定進行審查，本院亦不能逾越審理範圍，對此一併加以審理，最多僅能認定「本件原告系爭商標無修正前商標法第23條第1 項第14款事由」而撤銷原處分時，將全案發回被告機關重為審查，由被告機關再重行審查修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款對本案之適用性，是以本院審理之對象即本件爭點：應限於本件有無修正前商標法第23條第1 項第14款之適用？
七、本院判斷如下：
㈠按修正前商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊。本款規定係於86年5 月7 日商標法修正時增訂，其增訂理由為：「申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。按與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」，故限定「與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者」。本規定增訂理由雖未明示巴黎公約第6 條之7
第1 項：「商標權人之代理商或代表於同盟國家內，未經商標權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為正當者不在此限。」規定，然本規定選擇採用較巴黎公約第6 條之7 規定之「代理商或代表」更廣泛之範圍，而擴大為「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」（99年度智慧財產法院座談會研討結果參照）。由前述立法過程，可知本規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法之誠實信用原則，促進工商企業正常發展及維護競爭秩序之基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶先註冊其商標時之救濟機會，故本款所稱「先使用」之商標，主要係用以確認據以評定商標在系爭商標申請註冊之前已有使用之事實，只要該商標早於申請註冊商標前已有先使用之事實，且能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。惟不能證明行為人知悉他人商標之存在即無該規定之適用。
㈡又按「（修正前）商標法第23條第1 項第14款，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如『契約、地緣、業務往來』之關係外，並概括規定『其他關係』，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋『其他關係』，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定『其他關係』應指申請人與他人間因有『契約、地緣、業務往來』等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之『其他關係』。」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參照）。
㈢經查，系爭商標係由圖形及外文「pettio」、「THE PETS
CARE」及中文「沛德奧」上下三部分組成，其中外文「pettio」置中明顯，為識別主要部分之一；與參加人「PETIO 」或「PETIO 」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標相較，除有大小寫文字及文字中間有無重覆「t 」字母之差異外，均係由P 、E 、T 、I 、O 多數相同排列之字母構成，於外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通所用之注意，可能會誤認二者商品來源同一或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又參加人之據以評定商標於1987年在日本取得註冊，並在市面上銷售所指定使用之商品，且透過訴外人0000公司銷售台灣地區，有參加人於評定階段提出之商品型錄、廣告、雜誌報導、網站商品訊息討論及訴外人0000公司向參加人購買之輸出許可通知書及提單資料等證據資料可按（見參加人提出之附件3-26）；而原告係於95年4 月13日核准設立，於95年10月13日申請系爭商標註冊，經被告於96年7 月16日核准註冊，有系爭商標註冊證等可按（見審定卷第19頁），是堪認參加人之據以評定商標先使用於系爭商標。另系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第12類寵物用手推車等商品、第18類寵物衣服等商品、第20類家庭寵畜窩等商品，與參加人之據以評定商標使用於寵物項圈、寵物皮帶、寵物提袋、狗屋、寵物用床、寵物用推車等商品，兩者於功能、材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。
㈣惟被告就原告知悉據以評定商標之存在之事實，係以兩商標近似及「若非知悉據以評定諸商標之存在，不可能選用與據以評定諸商標近似之圖樣申請註冊」，對原告所提出Kiddio商標網站資料，則認兩者設計意匠間尚無相互脈絡可循等情，被告並未對原告符合修正前商標法第23條第1 項第14款所定之「契約、地緣或業務往來」關係述明，僅以原告與參加人為競爭同業而認原告符合該規定，是被告應係就系爭商標認有符合該條款所定之「其他關係」而認系爭商標仿襲據以評定商標。然該「其他關係」為概括條款，須參考前所例示之「契約、地緣或業務往來」為依據，如商標申請人提出其他證據，則被告仍應就該證據審酌，而不能逕以「如無此情形即符合所定條件及效果」之推論方式認定。本件原告起訴主張其因該商標係針對英文kid ，自歐美口語化之kiddy ，而慢慢發展出kiddio之發音，故藉此而以英文pet 之字尾t
加上i ，非襲用自據以評定商標等語，並提出Kiddio之網站資料（見原告訴願理由書，處分卷第150 頁，證物附件16）；原告之代表人甲○○亦到庭陳述：其於73年至93年間在訴外人00000000股份有限公司（下稱0000公司）、00000000有限公司（下稱0000公司）、00000000股份有限公司、0000工業股份有限公司（下稱0000公司）、000000股份有限公司等從事嬰兒推車製造與貿易廠商工作，工作期間接觸德國Kiddio商標，而於成立原告從事寵物推車用品等業務後，由Kiddio商標而發想出Pettio之系爭商標，為自行創作，其不知據以評定商標存在，無搶先註冊系爭商標之行為等語，並提出其個人歷年之勞工保險紀錄、0000公司、0000公司、0000公司所營事業登記資料及德國Kiddio商標註冊紀錄等件為證（見本院卷第57-63 頁）。前開德國Kiddio商標註冊紀錄時間記載為89年2 月7 日，指定使用於孩童及運動推車、孩童與運動附屬物等商品，適在原告之代表人甲○○任職於訴外人0000公司期間，而其所服務之公司均製造孩童推車，依此事證，原告之代表人甲○○將其觀察之Kiddio商標，認製造兒童用品之德商將英文Kid 一字可運用為Kiddio商標，借用此觀念，將其所經營寵物用品業務，藉寵物英文之Pet 一字，作成系爭商標Pettio，非無脈絡可循，又Kiddio商標早已註冊，復因製造孩童用品，與原告之代表人甲○○先前在各該公司之工作相關，難認其係臨訟湊和證據故為彌縫，且此係其觀察後另設計為系爭商標，故不須與Kiddio之意匠設計脈絡相同為必要，是以原告對系爭商標之發想提出證據，原告主張系爭商標係其創作，非無可能。參加人就原告知悉據以評定商標存在，未提出直接證據，僅以據以評定商標商品進口至臺灣與其他推廣該商標資料為據，反推原告必知悉據以評定商標，難以採憑。又被告僅以原告為參加人競爭同業，逕為推論原告知悉據以評定商標而有修正前商標法第23條第1 項第14款「其他關係」存在，尚非可採。
八、綜上所述，原處分未就原告之系爭商標因何關係而仿襲據以評定商標而認定，與修正前商標法第23條第1 項第14款規定不符，訴願決定未予糾正，均有未合，原告訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許。至原處分就參加人就系爭商標違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款規定之事由，亦應由被告再為審酌，併此敘明。
九、本件兩造其餘攻擊防禦方法及提出未經斟酌之證據，核與判斷結果無涉，爰不一一敘明。
十、據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102 　年　　7 　　月　　4 　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　彭洪英
法 官　李維心
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　102 　年　　7 　　月　　15　　日書記官　周其祥