智慧財產及商業法院103年度行商訴字第69號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 05 月 29 日

智慧財產法院行政判決
103年度行商訴字第69號原　　　告　澤豐國際有限公司
代　表　人　宋挺惶
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　孫重銘
江亮頡
參　加　人　鄭楊淑珠
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國103 年4 月2 日經訴字第10306102470 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分關於註冊第01571170號「媚惑SEXUAL URGEL」商標指定使用於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」服務異議不成立之審定部分，應予撤銷。
被告應就註冊第01571170號「媚惑SEXUAL URGEL」商標指定使用於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」服務之註冊應予撤銷之審定。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
甲、程序部分：
按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1 項定有明文。原告於原處分程序所主張之據爭商標圖樣如附圖三所示（即「色誘及SEXUAL URGEL及心形圖形」），惟其於本件行政訴訟所主張之先使用商標圖樣及所提出之先使用證據均如附圖二所示（「SEXUAL URGEL及心型圖形」，見起訴狀第2 頁以下），本院已將原告起訴狀繕本送達予被告及參加人，相關書狀、證物、言詞辯論筆錄等均已提示予被告及參加人，依上開規定，本院自得就原告提出之新證據（如附圖二所示商標圖樣）進行審理判斷，合先敘明。
乙、實體部分：
壹、事實概要︰緣參加人前於民國（下同）101 年9 月13日以「媚惑SEXUAL URGEL」商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「育樂用品零售批發；衣服零售批發；醫療器材零售批發；婦嬰用品零售批發；美容用具零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；百貨商店；網路拍賣；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之投標；代理國內外廠商各種產品之經銷；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為其他企業採購商品及服務；協助企業對外採購服務；商情提供；成本價格分析；提供各種產品之價格比較及評估；價格比較服務；為他人促銷產品服務；電腦網路線上廣告；商品現場示範；廣告宣傳本出版；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；廣告；企業買收之仲介及有關之諮詢顧問；行銷研究諮詢顧問；行銷顧問；為他人授權之商品及服務提供商業管理；提供商業資訊；廣告牆租賃；電子廣告看板租賃；網路廣告看板租賃；廣告宣傳器材租賃；廣告空間租賃」等服務，向被告申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第01571170號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告於102 年4 月12日以該註冊商標應有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，對之提起異議。案經被告審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以102 年12月26日中台異字第G01020316 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部103 年4 月2 日經訴字第
1030610247 0號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
貳、原告之主張：
一、原告為專業情趣用品之供貨商，並由自己或透過經銷商於網路上販售商品。原告為表彰商品服務而早於2009（即民國98年）年4 月15日即設計有「SEXUAL URGEL及心形圖形」之圖形著作（下稱據爭商標，如附圖二所示），且該英文「URGEL 」之正確拼法應為「URGE」衝動之意，多加L 字母正是原告公司美工設計之創意，原告並將該圖形著作以浮水印之方式使用於原告所販賣之商品上，以區隔原告與其他公司之商品廣告圖片及販售商品上標示之不同。但參加人竟改作原告上開圖形著作，而以「媚惑SEXUAL URGEL」向被告搶登商標在案。並於被告審定通過後，參加人即濫發警告信函（原證五號）予原告販售商品之網路平台，以此不法手段，造成原告鉅額虧損。
二、系爭商標除由中文「媚惑」所構成外，被告准參加人審定之商標英文為「SEXUAL URGEL」，就英文部分，與原告販售商品上所標示之浮水印，二者均為相同之英文商標，且予消費者寓目印象最深刻之圖樣英文皆為「SEXUAL URGEL」，外觀及觀念上均極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。另系爭商標指定使用於郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務等商品，與原告販售情趣用品之方式均係透過郵購、電視購物或網路購物等為同一或類似商品。
三、原告公司早於92年12月即取得新北市政府之核准設立，可將其所代理或製造之成人用品公開行銷販售（原證六號）。原告公司於在2009年4 月15日設計據爭商標圖樣後，即於同年10月29日15時59分在快樂購物網販售即先使用「SEXUAL
URGEL 」字樣作為表彰其成人商品商標圖樣之主要部分（原證七號）。足認於系爭商標101 年9 月13日申請註冊前，原告已有先使用據爭商標「SEXUAL URGEL」之事實。據爭商標既早於系爭商標101 年9 月13日申請註冊前，已有於各大網路平台販售之事實，且現今電腦普及、網路發達，原告與參加人均係透過網路販售商品，具有非常接近的地緣關係，復係從衣服零售批發、郵購、電視購物之相同業務，依一般經驗法則判斷，參加人對同一地區競爭同業之營業動態或商品展售行為當給予極高之關注及瞭解，不難透過相關訊息而得知據爭商標之存在，其以近似之英文「SEXUAL URGEL」作為系爭商標圖樣，且指定使用於同一或類似之商品申請註冊，顯非偶然之巧合，應有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。
四、綜上所述，系爭商標應有商標法第30條第1 項第12款所定不得註冊之情形，是被告之原處分及訴願決定實屬不當。為此起訴聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應作成撤銷第01571170號「SEXUAL URGEL」商標註冊之審定。3.訴訟費用由被告負擔。
參、被告之答辯：
一、原告雖主張其早於系爭商標申請註冊日（101 年9 月13 日
）前，已有先使用據爭商標於情趣用品商品之事實，惟觀諸原告檢送之證據資料：
㈠異議申請書附件1 （見原處分卷第15頁）係電腦畫面之擷取影像，其顯示情趣商品圖片上標有「SEXUAL URGEL」字樣及心形圖形之浮水印，以及顯示該圖片檔案之建立日期係西元2009年8 月27日。而訴願證物1 及證物2 （見原處分卷第98-99 頁，同異議階段之附件7 ，見原處分卷第76頁）及起訴狀原證4 號則顯示另一情趣商品圖片上亦標示有相同字樣及圖形之浮水印，且顯示該圖片之拍攝日期係西元2009年4 月15日。雖由前揭圖片見有據爭商標圖樣之外文及圖形部分，且其顯示日期早於系爭商標申請註冊日，惟前揭圖片僅係儲存於個人電腦中之數位檔案，無從得知原告是否有將據爭商標作為商標實際使用於商品或其包裝容器，或用於與商品或服務有關之商業文書或廣告等。
㈡異議申請書附件2 （見原處分卷第16-21 頁，同訴願證物3
及起訴狀原證5 號）係案外人林承洋發送予露天公司之電子郵件數封，其內容係在聲明參加人之系爭商標權於露天拍賣網站上遭受侵權，並非據爭商標之使用證據。
㈢異議申請書附件3 、4 （見原處分卷第22-23 頁）係露天拍賣網站上關於「VIVII 情趣批發」商店之網頁資料，並未見有據以異議商標圖樣；異議申請書附件5 （見原處分卷第24頁）則係參加人另件商標申請案之相關資料；異議申請書附件6 （見原處分卷第25- 30頁）係「AV No.1 」、「Guy-Shop」、「LELO」等網站之網頁資料及參加人他件商標申請案或註冊商標之相關資料，以上均非據爭商標之使用證據。
㈣異議申請書附件8 （見原處分卷第77-79 頁）係原告委由律師事務所發給訴外人網路家庭國際資訊股份有限公司等之函文；異議申請書附件9 （見原處分卷第80-81 頁）及訴願證物7 係香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司之回函及YAHOO!奇摩超級商城之通知信，而訴願證物6 係系爭商標之註冊資料，以上均非據爭商標之使用證據。
㈤訴願證物4 、5 係東森購物網之網頁資料（見原處分卷第106-107 頁），該資料上所載之情趣用品商品上架時間係西元2011年3 月25日，固然早於系爭商標申請日101 年9 月13日；起訴狀原證7 號係GOHAPPY 快樂購物網之網頁資料，該資料上所載之情趣用品商品提報時間為西元2009年10月29日、2009年10月30日、2009年11月11日，而最後修改時間為西元2011年2 月10日、2010年6 月17日，固然早於系爭商標申請日101 年9 月13日。前揭網頁上並未見有據爭商標之整體圖樣，而該情趣商品圖片上雖標示有據爭商標之外文「SEXUALURGEL 」及心形圖形，然其係以極淺之半透明字體作為浮水印標示於圖片中央，客觀上已難引起消費者之注意。又縱使消費者視及該外文及圖形，然因現今數位科技及網路技術甚為發達，各類文章、圖片等著作經數位化後被放置於網路上，使用者可以很輕易地取得並加以複製，故為避免著作為他人所竄改，或未經著作權人許可而使用，網路上常見著作權人於其所刊載之文章或圖片上標示有浮水印，以彰顯其創作來源或相關之權利管理電子資訊，故消費者對於該圖片上標示之「SEXUAL URGEL及圖」字樣，僅會認知為圖形或攝影著作之浮水印，以表彰該著作之創作來源，或為避免他人盜用（即俗稱之盜圖）、竄改之圖片註記，而非作為指示商品或服務來源之商標使用，自難認據爭商標有作為商標先使用於情趣用品商品之事實。
㈥綜上所述，以現有事證觀之，尚難謂原告有早於系爭商標申請日前，使消費者認知「SEXUAL URGEL及圖」係表彰原告商品或服務來源之事實，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第12款本文規定之適用。
二、原告另訴稱據爭商標商品係透過郵購、電視購物或網路購物等平台販售，與系爭商標指定使用之購物中心、郵購、電視購物等服務構成同一或類似云云。然情趣用品商品本身之功能、目的、性質及滿足消費者需求等因素，與系爭商標所指定使用之郵購、電視購物等服務大相逕庭，依一般社會通念及市場交易情形，二者非屬同一或類似之商品或服務，原告所訴洵無可採。
並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
肆、參加人之陳述：
一、系爭商標並無商標法第30條第1 項第12項之情事：
㈠系爭商標係由中文組合字「魅惑」及外文字串「SEXUAL URGEL」由上至下、左至右排列組合而成一完整商標圖案，而據爭商標包含中文「色誘」、外文字串「SEXUAL URGEL」及心型圖構成，由於我國主要語言以中文為主，故予消費者寓目印象深刻部分應為中文字「色誘」，與參加人之中文「魅惑」不論外觀、觀念及讀音均差異極大，消費者無論倉促乍看或是細微比對，均可立即分辨其間存在巨大的差異絕不致混淆兩者產銷主體為同一來源，致消費者有混淆誤認、誤購之情事，或誤將系爭商標誤認為據爭商標。
㈡原告所提相關附件資料皆無符合「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」之事實：
⑴原告附件1：原告最早使用證明-電腦建立日期
此僅一份電腦檔案，並無任何可供勾稽之其他資料，電子檔案所顯示建立或修改檔案日期因現今電腦普及化之功能，任何人皆可輕易將檔案加以修改或變更，故此份附件證據力薄弱，而無法證明其為先使用資料。
⑵原告附件2：檢舉信函
參加人於102 年3 月16日合法取得商標權，此檢舉函於102 年3 月22日發出，並無濫發。
⑶原告附件3至5：原告另案vivi之相關資料
外文字串為「vivi」為常見英文字詞，中文讀音為「薇薇」，亦為國人習見女子英文名字，一般人皆可朗朗上口；除此之外，「vivi」為任意性商標，以組合字詞「vivi」作為商標一部份，由商標檢索系統可查，超過四百多筆，識別性較弱，可見只要稍佐以不同之設計或不同之文字組合，消費者已然能區別各個不同來源，況此附件與本件案情完全無關，無參考價值。
⑷原告附件6：參加人之商標申請文字資料
參加人商標註冊申請圖樣均由現有詞彙或事物所構成，屬任意性商標，且參加人依法取得商標權利，況此附件完全與本案無關，不足以作為參考資料。
二、綜上，原告所提資料除一份可自行製作之電腦檔案外，其餘資料均與本案無涉，益證兩者之間亦不具任何契約、地緣或業務往來關係。並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
伍、得心證之理由：
一、系爭商標係101年9月13日申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第01571170號商標，並於102年3月16日核准公告。嗣參加人於102年4月12日以系爭商標有違商標法第30條第1項第
12款之規定，對之提出異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以102年12月26日中台異
字第1020316號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。
原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本訴。故
本件兩造間之爭點為：系爭商標之註冊有無違反商標法第30條第1項第12款之規定？
二、按相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得申請註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。上開規定之適用，須符合以下要件：⑴主張先使用商標之人有將據爭商標作為商標先使用之事實；⑵系爭商標與據爭商標構成相同或近似；⑶據爭商標先使用之商品或服務與系爭商標指定使用之商品或服務構成同一或類似；⑷申請人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以爭議商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。本規定除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。商標法86年5 月7 日修正時，本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷（商標法第30條第1 項第12款立法理由參見）。又按，本款除例示如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊之情形，，解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參見）。
三、玆就商標法第30條第1項第12款規定構成要件，分述如下：
㈠原告有無先使用據爭商標？
⑴經查，原告主張其在系爭商標申請日前，已先使用據爭商標即「SEXUAL URGEL」及心形圖案在網路平台販賣情趣商品之事實，業據提出東森購物網網頁及後台商品資訊資料（訴願證物4 、5 ，見訴願卷第23-24 頁）、GOHAPPY 快樂購物網網頁及合作廠商管理系統資料資料（原證7 ，見本院卷第33-44 頁、第132-157 頁、第192-193 頁）為證。上開東森購物網之後台商品資訊資料，顯示原告00000000號商品（跳蛋）上架時間係西元2011年3 月25日；GOHAPPY 快樂購物網之合作廠商管理系統資料，顯示商品（按摩棒、丁字褲）之提報時間係2009年10月至2011年7 月間，均在系爭商標申請日之前，商品照片上均有「SEXUAL
URGEL 」及心形圖案之浮水印圖案，原告並稱商品上架後，其僅有變更過價格，未曾變更過商品之照片，被告則對於商品上架時是否有即附有據爭商標，有所爭執。經本院檢附原告提出之上開資料，函詢東森得易購股份有限公司（下稱東森得易購公司）及亞東電子商務股份有限公司（下稱亞東電子商務公司）：原告之商品上架時之商品照片是否有「SEXUAL URGEL」及心形圖形之浮水印？及依該公司與賣家之合約，商品上架後賣家可否申請變更或自行變更網站上之商品照片？東森得易購公司答覆以：原告提出之銷編00000000號商品，確於2011年3 月25日上架販售，目前該公司電腦內留存之商品照片係有「SEXUAL URGEL」及心形圖案之浮水印，至於上架時商品照片是否有「
SEXUAL URGEL」及心形圖案之浮水印，上架後有無變更，並無記錄。廠商於商品上架後如要修改商品照片，要提報給公司，原則上如無違法或妨害公序良俗之情事，公司人員都會同意廠商變更。亞東電子商務公司答覆以：網頁所示提報時間，須完成提報作業後，始得上架販賣，惟二者時間應相當接近，目前該公司無法查得上架時間，依該公司與賣家合約約定之作業方式，商品上架後，賣家於作業系統完成變更聲請程序後即得變更商品照片，該公司電腦所之商品照片，為目前之商品照片，並無另外儲存商品上架時之照片等情，有東森得易購公司104 年1 月27日東購法（104 ）第0015號函、亞東電子商務公司104 年1 月21日亞東（法）字第104005號函、本院公務電話記錄在卷可稽（見本院卷第208- 211頁）。本院認為東森得易購公司及亞東電子商務公司目前電腦中所留存之商品照片確與原告提出之商品照片相符，且無證據顯示原告曾經變更過商品照片，退步言之，縱認東森購物網之網頁資料無法證明商品上架時，商品照片上確有「SEXUAL URGEL」及心形圖案之浮水印，惟依GOHAPPY 快樂購物網之合作廠商管理系統資料所示，除其中二項商品（商品序號589861、589496，見本院卷第151 、155 頁）之最後修改時間分別為2012年10月12日及2013年1 月9 日，在系爭商標註冊申請日（101 年9月13日）之後外，其餘商品之最後修改時間，均
在系爭商標註冊申請日之前，足認原告縱曾修改商品照片，其修改時間亦在系爭商標申請日之前，故原告主張其於系爭商標註冊申請日（101 年9 月13日）之前，已先使用「SEXUAL URGEL」及心形圖案之浮水印在購路購物平台販賣情趣商品之事實，堪信為真。
⑵被告雖辯稱：原告販賣之情趣商品圖片上標示之外文「
SEXUAL URGEL」及心形圖形，係以極淺之半透明字體作為浮水印標示於圖片中，難以引起消費者之注意，且圖形或攝影著作上浮水印，係表彰著作之創作來源，避免他人盜用，並非作為指示商品或服務來源之商標使用云云。惟按，商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前述各種情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5條定有明文。所稱商標之使用，至
少必須符合以下二要件：⑴使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標，⑵其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標。商標使用於商品，主要是指將商標標示在商品上，或標示在商品包裝、容器；或將商標用於與商品有關之商業文書或廣告，例如：標帖、說明書、標籤、價目表、商品型錄等；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其商品。故除將商標直接標示在商品或其包裝、容器上之典型商標使用型態之外，若在雜誌、電視等廣告媒體上顯示商標，因係在於促銷即將或已投入市場的商品，足以使消費者認識其商標所指示的商品，仍屬商標之使用。又著作權人將其語文、圖形或攝影著作經數位化後放置於網路上，為避免著作為他人所竄改，或未經著作權人許可而使用，常見於其所刊載之著作上標示有浮水印，以彰顯其創作來源或相關之權利管理電子資訊，該浮水印固然具有防止竄改及盜拷之功能，惟不能因此排除其可能兼具有表彰商品來源之功能，在個案上，仍應視商標使用之方式，是否合於商標法第5 條規定定之。本件原告販賣之情趣商品照片中央，均有「SEXUAL URGEL」及心形圖案之浮水印，由原告提出東森購物網及GOHAPPY 快樂購物網頁之彩色紙本，已足可辨識商品照片中含有「SEXUAL URGEL」外文及心形圖案，如在電腦螢幕上觀看，該半透明之浮水印標記之視覺效果將更為明顯，被告稱該浮水印難以引起消費者之注意，已非可採。又原告所販售之情趣商品照片之中央，均有「SEXUAL URGEL」外文及心形圖案，該「SEXUAL URGEL」外文雖與情趣商品之性質、功能有關，惟並非通常用以說明商品或服務的標識，尚需運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品間之關聯性，屬於暗示性之標識，且衡諸在網路上銷售商品之業者，多有將其商標以浮水印方式標記於商品照片中，除可防止他人未經同意擅自重製或使用其攝影著作，並兼有表示商品來源之功能，此種表現方式應屬常見，本院認為相關消費者觀看原告商品照片中「SEXUAL
URGEL 」及心形圖案之浮水印，會將其視為一種商品來源之標示，而屬商標之使用，被告認為原告標示之浮水印僅係作為表彰創作之來源，並非商標之使用，尚非可採。
㈡系爭商標與據爭商標是否構成近似？
⑴商標近似之意義，係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。判斷商標是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，且係異時異地，隔離觀察為原則。判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，而非割裂為各部分分別觀察。判斷二商標予人之整體印象是否近似，得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。
⑵系爭商標係由中文「媚惑」及外文「SEXUAL URGEL」上下排列所組成（如附圖一），據爭商標係由「SEXUAL URGEL」外文及右方心形圖案所組成（如附圖二），「SEXUAL
URGE 」 為「性的衝動」之意，惟原告於「URGE」後加上「L 」，為其獨特之創意設計，並非固有字彙，然系爭商標之外文拼法與據爭商標完全相同，二商標之外文部分在外觀、觀念、讀音上完全相同，系爭商標雖另有中文「媚惑」二字，惟因中文及外文部分予人整體印象約各占一半，二商標圖樣整體觀之，予人之寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能會誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度近似之商標。
㈢系爭商標與據爭商標使用之商品或服務是否構成同一或類似？
⑴商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第19條第6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」。主管機關為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商品或服務範圍，雖以類似組群的概念，編訂有「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，但仍應注意該參考資料編纂之主要目的，係在供檢索之用，至於在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。
⑵系爭商標指定使用於第35類「育樂用品零售批發；衣服零售批發；醫療器材零售批發；婦嬰用品零售批發；美容用具零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；百貨商店；網路拍賣；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之投標；代理國內外廠商各種產品之經銷；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為其他企業採購商品及服務；協助企業對外採購服務；商情提供；成本價格分析；提供各種產品之價格比較及評估；價格比較服務；為他人促銷產品服務；電腦網路線上廣告；商品現場示範；廣告宣傳本出版；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；廣告；企業買收之仲介及有關之諮詢顧問；行銷研究諮詢顧問；行銷顧問；為他人授權之商品及服務提供商業管理；提供商業資訊；廣告牆租賃；電子廣告看板租賃；網路廣告看板租賃；廣告宣傳器材租賃；廣告空間租賃」服務。據爭商標則係透過網路販售情趣用品（包含跳蛋、按摩棒、丁字褲等商品），已如前述。二商標雖一使用於服務，一使用於商品，惟參加人指定使用之「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」服務，如涉及情趣商品之零售或批發，依一般社會通念及市場交易情形，仍足以使相關消費者誤認二商標來自相同來源，或雖不相同但有關聯之來源者，二者仍屬類似之商品及服務。
⑶被告雖辯稱，原告所銷售之情趣用品商品，本身之功能、目的、性質及滿足消費者需求等因素，與系爭商標所指定使用之郵購、電視購物、網路購物等服務大相逕庭，依一般社會通念及市場交易情形，二者非屬同一或類似之商品或服務云云。惟查，依現今社會開放程度及市場交易情形，情趣用品之行銷管道及消費族群，與一般日常用品之行銷管道及消費族群，已無明顯差別，且郵購、電視購物、網路購物市場日益蓬勃發展，所販售之商品種類幾乎已涵蓋所有之商品類別（除法律明文禁止者外），商品販售業者及服務提供業者多有互相跨足經營之情形，故所謂綜合性商品零售服務、特定商品零售批發服務及特定商品之界限，已難截然畫分，本院認為相同或近似之商標，使用於綜合性商品零售服務或特定商品零售批發服務，或使用於特定商品，均有使相關消費者誤認係同一來源或雖不相同但有關聯之來源者之可能，而有構成類似之情形，被告之辯解不足採信。
⑷至於系爭商標指定使用於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」以外之服務，與據爭商標使用之商品間，是否具有同一或類似之關係部分，原告並未提出相關之主張及證據證明之，自難認二商標此部分指定使用之商品或服務間具有同一或類似之關係。
㈣參加人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊？
原告於系爭商標申請日前，已先使用據爭商標於網路購路平台販賣情趣用品，據爭商標外文之「SEXUAL URGE 」為「性的衝動」之意，惟原告於「URGE」後加上「L 」，為其獨特之創意設計，系爭商標之外文拼字與據以異議商標完全相同，參加人雖否認仿襲原告之商標，並稱系爭商標係其自行設計，申請商標註冊之前，不知道據爭商標云云。惟查，經本院於準備程序及審判程序詢問參加人系爭商標外文之意義及系爭商標之創意發想，參加人稱：「（此商標為何人設計？商標之英文為何意？）這個魅惑商標是我自己畫的、設計的，英文的意思是男人的魅力的意思。（這兩個字為何表示男人的魅力？）這兩個字有引誘的含意。（SEXUAL原來的意思為何？）魅惑的意思。（URGE L 是 甚麼意思？）也是誘惑的意思」（見本院卷第81- 82 頁 ）。「（SEXUAL原來的英文意思為何？）魅惑你們的男士們。（這兩個字有紳士的意思嗎？）這兩個字是魅惑，沒有紳士。（這兩個字，字典是否可以查詢得到？）這兩個字是一般用詞，我沒有查過字典。（請確認SEXUAL英文原本的意思？）魅惑產品的代號，產品可以使人有一種魅惑男士們的感覺。（你有沒有參考其他人的商標？）沒有」（見本院卷第228-229 頁）。參加人無法正確陳述「SEXUAL URGEL」外文之原本字義，僅一再反覆陳稱係「魅惑的意思」、「魅惑你們的男士們」，且對於「URGEL 」係在原有外文「URGE」後加上「L 」，並非字典可查得到之字詞，竟不知悉，反稱「SEXUAL URGEL」這兩個字是一般用詞，其沒有查過字典，也沒有參考別人之商標云云，其對於系爭商標之創作過程，顯然無法提出合理可信之說明。另查，系爭商標於102 年3 月16日註冊公告後，參加人立即發函予露天拍賣網站及YAHOO!雅虎奇摩超級商城，主張原告販賣之商品侵害其商標權，請求露天拍賣網站及YAHOO!雅虎奇摩超級商城將原告之商品全數下架，有參加人致露天拍賣網站之檢舉函，及原告委任律師與香港雅虎資訊股份有限公司台灣分公司（下稱雅虎台灣分公司）往來信函可稽（見原處分卷第16-17 頁、77-81 頁），其中露天拍賣網站之檢舉函係102 年3 月22日以第三人林ＯＯ之電子郵件信箱發出，該函並一一臚列原告所有之商品編號。原告委任之律師回覆雅虎台灣分公司函日期為102 年3 月29日，可知參加人在102 年3 月29日之前即已向雅虎台灣分公司提出檢舉，足見參加人在註冊公告之前，早已知悉並已詳細蒐證原告使用據爭商標在網路上販賣情趣用品之事實，待系爭商標一經主管機關註冊公告，參加人立即對原告採取法律行動。又參加人自承有在露天拍賣網站上販賣內衣及情趣用品，商店名稱為「魔力」，賣到102 年年底，但102 年5 、6 月之後就很少賣了（惟其自稱係在系爭商標註冊後始開始販賣，見本院卷第82頁），足認其與原告均係從事販售情趣用品之同業，對於同業競爭者之營業動態，應有相當程度之關注及暸解。據爭商標外文係在原有之字彙另加上其他字母組成新的字彙，具有獨創性，縱使二人獨立創作發想，要設計出拼字完全相同之外文商標，機率亦甚低，何況，參加人對於系爭商標之創作過程，無法提出合理可信之說明，系爭商標之外文拼字竟與據爭商標完全相同，顯非偶然之巧合，參加人空言系爭商標係其自行設計未參考他人云云，難認屬實。本院綜合上情，認為參加人申請系爭商標之前，應已知悉據爭商標之存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊，堪予認定。
四、綜上所述，參加人於系爭商標申請註冊前，已因業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊，系爭商標與據爭商標為高度近似，且指定使用於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」服務，與據爭商標使用之情趣商品構成類似，系爭商標指定使用於上開服務部分，違反商標法第30條第1 項第12款規定，被告就上開部分所為異議不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，均非妥適，原告訴請撤銷上開部分之原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。至於系爭商標指定使用於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」以外之服務，原告就其先使用之事實，系爭商標所指定之服務與據以異議商標使用之商品間，具有同一或類似之關係等，並未提出相關證據證明之，原處分關於系爭商標指定於「衣服零售批發；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；量販店；百貨商店；網路拍賣」以外之服務，所為異議不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　5　　 月　　29　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　蔡惠如
法　官　范智達
法　官　彭洪英
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　104　 年　　6　　 月　　1　　 日書記官　郭宇修