智慧財產及商業法院107年度行商訴字第1號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 07 月 12 日

智慧財產法院行政判決
107年度行商訴字第1號原　　　告　博多實業股份有限公司
代　表　人　陳怡利
訴訟代理人　李佶明
被　　　告　經濟部
代　表　人　沈榮津（部長）
訴訟代理人　王尹伶
郭建伶
參　加　人　彭晰辰
訴訟代理人　陳國慶
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年10月30日經訴字第10606309890 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要
參加人彭晰辰前於民國103 年8 月27日以「米亞妮亞」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3 類之「化粧品、按摩霜、眼睫毛用化粧品、隔離霜、身體乳、香水、防皺霜、皮膚美白乳霜、防曬乳液、卸粧品、乳液、護手霜、瘦身用化粧品、面膜、眼影、化粧水、護膚保養品、去角質霜、洗面乳」商品，向經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）申請註冊。經智慧局審查，准列為註冊第1732624 號商標（下稱：「系爭商標」）。嗣原告以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款及第63條第1 項第5 款之規定，對之提起異議。經智慧局審查，核認系爭商標有違商標法第30條第1 項第12款之規定，以106 年5 月24日中臺異字第1040792 號商標異議審定書為系爭商標註冊應予撤銷之處分（下稱：「原處分」）。參加人不服原處分，提起訴願，經經濟部106 年10月30日經訴字第10606309890 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分」之決定（下稱：「訴願決定」）。原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命其獨立參加本件訴訟。
貳、原告聲明及陳述要旨
一、參加人彭晰辰母○○○（下稱；「○○」）與原告雙方意識清楚合意下進行資產買賣合約簽定，並經臺灣士林地方法院所屬民間公證人○○○公證。前開合約中第1 條第3 款定有專利、商標、著作權、營業秘密及其他智慧財產權，以及得使用上開智慧財產權之授權等，合先敘明。
二、原告於102 年10月1 日向瑩佳國際股份有限公司（下稱：「瑩佳公司」）○○購得資產後，即於103 年5 月7 日到5 月9 日以「IN'Mianea 米亞妮亞」之商標代表臺灣區製造商參加「（西元）2014年上海國際美容博覽會」，並製錄廣告介紹影片，又同年5 月10日到5 月11日代表臺灣海峽兩岸觀光旅遊協會於上海中央人民會堂參加臺灣親善團展示，足證明異議人（原告）於取得「IN' Mianea」時已使用其翻譯中文名稱「米亞妮亞」（下稱：「據以異議商標」）。反之，原告如非瑩佳公司○○告知中文翻譯一詞為「米亞妮亞」，其能將所有生產之產品系列皆以該名向政府部門申請販售之許可？足證明○○之子參加人乃為惡意，又刻意將系爭商標用於原告所經營之類似商品。次查，參加人指定系爭商標「米亞妮亞」使用於「化粧品、按摩霜、眼睫毛用化粧品、隔離霜、身體乳、香水、防皺霜、皮膚美白乳霜、防曬乳液、卸粧品、乳液、護手霜、瘦身用化粧品、面膜、眼影、化粧水、護膚保養品、去角質霜、洗面乳」商品，與據以異議商標「米亞妮亞」先使用於人體用化粧品等商品相較，二者材料、功能、產製者、銷售場所等其他因素上皆有共同或關聯之處，且依一般社會通念及市場交易情形，有致相關消費者誤認其為來自相同或雖有不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或高度類似商品。末查，參加人指出102 年1 月28日於大陸取得當地商標權，然原告102 年10月1 日向瑩佳公司○○（○○○○○）購得資產有專利、商標、著作權、營業秘密及其他智慧財產權等後，參加人於103 年8 月27日向智慧局以「米亞妮亞」使用於「化粧品、按摩霜、眼睫毛用化粧品、隔離霜、身體乳、香水、防皺霜、皮膚美白乳霜、防曬乳液、卸粧品、乳液、護手霜、瘦身用化粧品、面膜、眼影、化粧水、護膚保養品、去角質霜、洗面乳」商品，顯見非出於善意，且參加人與○○為○○○○，依一般社會通念，參加人不可能全然不知，乃為惡意。
三、原告在102 年10月1 日已經購買瑩佳公司的有關商標及所有資產，在103 年已將米亞妮亞的英文名稱申請轉移，在購買同時，瑩佳公司的負責人○○即為○○○○○，告知米亞妮亞為翻譯名詞，可以使用，所以在103 年4 月法定文件轉移之後，在103 年5 月以米亞妮亞名稱到上海參加展覽，103
年7 月原告也上了華航機上雜誌，所以已經開始使用米亞妮亞名稱進行銷售。參加人在103 年8 月27日向智慧局申請米亞妮亞為其所有，原告認為其為惡意混淆此商標，希望撤銷其商標所有權。
四、綜上所述，依商標法第63條第1 項第5 款，應依職權或據申請廢止系爭商標之註冊。又依同法第30條第1 項第10款前段、同法第11款前段、同法第12款規定，智慧局之原處分並無未合之處。然訴願決定有未合之處，為此依法起訴請求撤銷訴願決定，維持原處分。
五、訴之聲明：訴願決定撤銷。
參、被告聲明及陳述要旨
一、原告於異議階段所檢送之業務合作協議、智慧局商標移轉登記公告函、臺灣士林地方法院所屬民間公證人102 年度士院民公浩字第000608號公證書及所附資產收購合約書、參加人之戶籍謄本影本等資料，固可知原告有於102 年10月1 日與瑩佳公司簽訂業務合作及資產收購相關契約，約定瑩佳公司代表人○○移轉其所有註冊第1487170 號「IN'Mianea 」等商標予原告並經臺灣士林地方法院所屬民間公證人公證之事實。復依原告檢送之據以異議商標使用資料，亦可知原告嗣於103 年5 月間始將上開「IN'Mianea 」商標結合據以異議商標使用於其化粧保養品等商品行銷之。惟據本件智慧局審定卷及訴願卷附大陸「米亞妮亞」商標之註冊證資料內容，可見參加人早於102 年1 月28日即在大陸申准該商標之註冊，其商標圖樣與據以異議商標均僅為單純中文「米亞妮亞」所構成，二者亦指定使用於同一或類似之化粧品、護膚保養品等商品，是參加人以相同之「米亞妮亞」作為商標圖樣，指定於與據以異議商標先使用者同一或類似之商品而於大陸申准註冊之時點，已先於102 年10月1 日原告受讓○○○○○瑩佳公司代表人○○原有註冊第1487170 號「IN'Mianea
」等商標，遑論更早於原告初用據以異議商標於化粧品等商品時。況原告自○○所受讓之前開註冊商標僅由單純外文「IN'Mianea 」所構成，並不含中文「米亞妮亞」之商標，原告復未舉出其他先於彭君上述大陸商標註冊時之據以異議商標使用證據。綜揭上開資料，堪認系爭商標應係參加人所創用，其後於我國申請系爭商標之註冊亦為延續該原於大陸申請註冊之商標權，尚無仿襲據以異議商標之意圖，且未有將該商標權轉讓他人使用，而有事後利用不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是縱如原告所稱參加人知悉前述轉讓商標權之事實，仍難謂其申請系爭商標之註冊係出於惡意，所訴洵非可採。
二、綜上所述，依原告主張及所提證據資料，難認系爭商標之註冊有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，原處分機關遽依該條款規定所為本件系爭商標註冊應予撤銷之處分，即有未洽，依法撤銷原處分自無不合。
三、答辯聲明：原告之訴駁回。
肆、參加人聲明及陳述要旨
一、時序不可顛倒。「米亞妮亞」商標在100 年11月25日向中國商標局申請，嗣後向臺灣申請「米亞妮亞」商標，大陸核准，臺灣因有同類近似商標擋路而不得申請，在大陸於102 年1 月28日取得商標專用權，後於103 年8 月27日在臺灣向智慧局申請註冊，後因近似商標依法排除，於104 年10月16日核准。
二、瑩佳公司是法人，與米亞妮亞商標權人各具人格，不要混淆是非。
三、商標權貴在原創、先用、先取得商標權。
四、商標法以先使用先註冊，在100 年11月25日在大陸申請到註冊證，在102 年1 月28日得到商標專用權。原告使用的都是在後使用的。
五、參加聲明：原告之訴駁回。
伍、本院得心證之理由
一、本件爭點：
訴願決定認系爭商標並未違反商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定（見訴願卷第53頁）。原告對此不服，遂向本院提起本件行政訴訟，聲明撤銷該訴願決定。準此，本案爭點及審理範圍應為：系爭商標之註冊，有無違反商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定，合先敘明。
二、適用法律之基準時：
按「異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定」，商標法第50條定有明文。查系爭商標係於103 年8 月27日申請註冊（見審定卷第1 頁），並經智慧局於104 年9 月17日核准註冊並於同年10月16日公告（見審定卷第113 、117 頁），故系爭商標之註冊有無違法事由，應以100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法為斷。按現行商標法第30條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」，此亦為系爭商標註冊公告時之法律，故為本件應適用之法律。
三、本件系爭商標之註冊，有無商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定：
（一）按依商標法第2 條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊」。足見我國係採註冊保護主義；又商標或標章申請註冊日之目的係為了取得排他權的效力，是以在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可自由使用其商標或標章，在商品或服務上市之前，不以強制註冊為前提，亦即，商標或標章在未經核准註冊前，任何人均可使用。但一經他人選擇特定的標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍；或證明標章用於證明特定事項；團體標章用於表彰團體會員的會籍，經申請核准註冊後，即產生專屬排他的權利。因此，採註冊保護原則下，即有可能造成申請註冊的商標或標章與先使用於市場的商標或標章間的衝突，故本法中多有例外保護先使用商標之條款，例如不得有惡意搶註或以他人著名商標或標章申請註冊；或明定在他人申請註冊日之前已善意先使用商標，不受商標權效力所拘束等類似規定，以兼採先使用原則的優點，調和制度上之缺失（最高行政法院106 年度判字第71號行政判決意旨參照）。本件爭點所涉及之商標法第30條第1 項第12款即屬例外保護先使用商標之禁止惡意搶註條款（下稱：「禁止搶註條款」）。
（二）次按禁止搶註條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。惟上開規定之適用，主要在於商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形，本款各要件：1 、相同或近似於他人先使用之商標；2 、使用於同一或類似商品或服務；3 、申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊；均無非在客觀證明商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之情事（最高行政法院106 年度判字第184 號、105 年度判字第545 號行政判決意旨參照）。
（三）由卷附大陸「米亞妮亞」商標之註冊證資料可知：參加人已於100 年11月25日在大陸提出申請，並於102 年1 月28日在大陸獲准該商標之註冊，其商標圖樣僅由單純中文「米亞妮亞」所構成，與據以異議商標如出一轍，且均指定使用於化粧品、護膚保養品等同一或類似商品（見審定卷第6 頁、訴願卷第14、15頁），是參加人於原告使用據以異議商標於化粧品等商品前，早於102 年10月1 日原告與○○○○○○○所代表之瑩佳公司簽訂業務合作協議受讓註冊第1487170 號「IN'Mianea 」等商標前，即以同樣之中文「米亞妮亞」為商標，指定於與據以異議商標同一或類似之商品而於大陸註冊商標之事實，此亦為原告所不爭執（見本案卷第94頁言詞辯論筆錄），故應堪信為真實，是應認系爭商標為參加人所創用，其申請註冊系爭商標，應係延續其前於大陸申請註冊之商標權，尚無仿襲據以異議商標之意圖。
（四）按民事訴訟法第277 條前段規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」。於上述範圍內，為撤銷訴訟及其他維護公益之訴訟所準用（行政訴訟法第136 條參照）（最高行政法院107 年度判字第137 號行政法院判決意旨參照）。復按：「行政訴訟法第136 條立法理由載稱：『本法修正後，行政訴訟之種類增多，其舉證責任自應視其訴訟種類是否與公益有關而異。按舉證責任，可分主觀舉證責任與客觀舉證責任。前者指當事人一方，為免於敗訴，就有爭執之事實，有向法院提出證據之行為責任；後者指法院於審理最後階段，要件事實存否仍屬不明時，法院假定其事實存在或不存在，所生對當事人不利益之結果責任。本法於撤銷訴訟或其他維護公益之訴訟，明定法院應依職權調查證據，故當事人並無主觀舉證責任，然職權調查證據有其限度，仍不免有要件事實不明之情形，故仍有客觀之舉證責任。至其餘訴訟，當事人仍有提出證據之主觀舉證責任，爰規定除本法有規定者外，民事訴訟法第277 條之規定於本節準用之。』準此可知，行政法院於撤銷訴訟應依職權調查證據，期得實質之真實；惟職權調查證據有其限度，仍不免有要件事實不明之情形，故當事人仍有客觀之舉證責任。又『當事人主張事實，須負舉證責任，倘其所提出之證據，不足為其主張事實之證明，自不能認其主張之事實為真實。』本院著有36年判字第16號判例可稽」（最高行政法院105 年度判字第123 號行政法院判決意旨參照）。本件原告主張：在102 年10月1 日已經購買瑩佳公司有關商標及所有資產，在103 年已將米亞妮亞的英文名稱申請轉移，在購買同時，瑩佳公司負責人○○即○○○○○，告知米亞妮亞為翻譯名詞，可以使用；而參加人與○○為○○○○，依一般社會通念，參加人不可能全然不知（中文翻譯「米亞妮亞」一詞）云云。惟查：
1、原告就其主張：○○曾告知米亞妮亞為翻譯名詞，可以使用等語，為被告及參加人所否認（見本案卷第84、94頁），原告亦未舉證以實其說，故尚難採信。
2、況「IN'Mianea 」之中文並非「米亞妮亞」，蓋因「Mianea」之前尚有「IN' 」之字母及其發音，而「Mianea」之中文翻譯亦有多種，並非當然為「米亞妮亞」，其他中文例如「彌雅尼雅」等，亦為妥適之中譯，益徵原告主張：○○曾告知米亞妮亞為翻譯名詞，可以使用等語，尚難採信。
3、退而言之，原告主張：○○曾告知米亞妮亞為翻譯名詞，可以使用等語，縱使屬實，並不因此當然表示○○承諾、保證其本人或其親屬往後必然不能再使用或申請註冊中文「米亞妮亞」之商標，亦不因此當然表示移轉或授權原告使用中文「米亞妮亞」之商標，否則原告與瑩佳公司之業務合作協議，即會將中文「米亞妮亞」商標列為移轉標的，而非僅列入註冊第1487170 號「IN'Mianea 」等英文商標（見異議卷第34至36頁），且原告亦會將中文「米亞妮亞」申請註冊商標。
4、再退而言之，瑩佳公司縱使確曾將中文「米亞妮亞」之商標轉讓予原告，然在法律上，○○、瑩佳公司、參加人分別為不同之權利義務主體，○○對原告所為之任何承諾、保證甚或轉讓，並非當然拘束參加人，故尚難認參加人註冊系爭商標即必然有何仿襲據以異議商標之意圖。
（五）原告於本院107 年5 月15日準備程序自承：「（受命法官問：原告與瑩佳公司交易的商標有無包含中文『米亞妮亞』四字？）原告訴訟代理人答：交易書上並無明確寫，但產品中有載明所有產品歸屬及包裝內容。（受命法官問：哪裡有載明產品歸屬及包裝內容？）原告訴訟代理人答：再回去確認後陳報。（受命法官問：（提示異議卷第122
至124 頁）中文『米亞妮亞』四字屬於原告與瑩佳公司交易範圍之契約條號？）原告訴訟代理人答：需回去看契約附件部分看所有的交易明細」（見本案卷第83、84頁），原告並於107 年6 月7 日言詞辯論自承：「（審判長問：原告與瑩佳公司購買商標名稱是否為英文？）原告訴訟代理人答：是，但他告訴我的中文翻譯名稱是米亞妮亞，但他在臺灣的註冊名稱是英文的米亞妮亞。中文名稱米亞妮亞這四個字是瑩佳公司負責人告訴我中文翻譯名稱是米亞妮亞。…原告訴訟代理人答：請參酌附件17，資產轉讓部分，上面有（西元）2012年所製作的面膜，上面所貼的資產就有米亞妮亞這四個字，也就是○○○在轉讓所有的化妝品或資產時就有米亞妮亞的名稱，所以才會使我們繼續使用」（見本案卷第93、94頁）。經查：
1、由原告此部分陳述可知：原告自認中文「米亞妮亞」四字並非上開業務合作協議所明確約定移轉之標的。
2、原告與瑩佳公司之業務合作協議，明文僅轉讓「化妝品生產及銷售業務」（第一條）及「商標權」（第二條）（見異議卷第35頁），而所列之移轉標的商標，僅有註冊第1487170 號「IN'Mianea 」等英文商標，並無中文「米亞妮亞」商標（見異議卷第34頁）。
3、上開業務合作協議第一條所稱「生產及銷售業務」，並不包括特定已經製成之實體商品，遑論該實體商品包裝上之中文「米亞妮亞」四字，亦難認對參加人必然有何拘束力，更難因此斷認參加人註冊系爭商標即必然有何仿襲據以異議商標之意圖。
4、上開業務合作協議簽訂時，○○縱確曾提示原告於異議階段所提附件8 、9 、12、13、17所示實體商品，且該等商品包裝記載有中文「米亞妮亞」四字，然該等實體商品，中文「米亞妮亞」字體甚小並記載於不明顯處，主要仍係使用明顯之「IN'Mianea 」英文商標，故至多僅係用於輔助說明所移轉之「IN'Mianea 」英文商標，並用以輔助說明第一條所稱轉讓之「化妝品生產及銷售業務」係指何化妝品之生產及銷售業務，尚非轉讓中文「米亞妮亞」商標。
5、按各國對於商標之保護均採屬地主義，僅於註冊之國家始有效力，於他國註冊之商標非當然得於我國註冊（最高行政法院104 年度判字第73號行政判決意旨參照），大陸商標亦同。原告主張：其於異議階段所提附件17上有「米亞妮亞」四字等語，參加人則稱：是原告複製上去，不會有這回事等語（見本案卷第94頁）。經查該附件17（附於異議卷第133 頁）之面膜包裝及所附紙卡，並未標示製造時間，但其中文為簡體字，且標示原告上海分公司之地址及電話，該紙卡則係以「臺灣海峽兩岸觀光旅遊協會」為標題，依原告異議申請補充（一）書自承：此係103 年5 月10日至5 月11日代表臺灣海峽兩岸觀光旅遊協會於上海中央人民會堂參加臺灣親善團所展示者（見異議卷第115 頁），故原告應係在大陸使用中文「米亞妮亞」四字，然原告在大陸使用中文「米亞妮亞」四字，依商標之屬地主義，縱使為「先使用」，其效力不及於臺灣，況於斯時，參加人早已於102 年1 月28日，即在大陸註冊中文「米亞妮亞」四字之商標權（見訴願卷第15頁），是原告附件17顯非屬「先使用」中文「米亞妮亞」四字。
6、由上述可知：瑩佳公司並未將中文「米亞妮亞」商標移轉予原告，而瑩佳公司與原告間之約定不能拘束參加人，且原告附件17顯非屬「先使用」中文「米亞妮亞」四字，參加人並非意圖仿襲而註冊系爭商標。
（六）綜上所述，系爭商標並無意圖仿襲而申請註冊之情事，從而並不符合商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定。陸、結論：系爭商標之註冊並無商標法第30條第1 項第12款不得註冊規定之適用。從而，訴願決定撤銷原處分，洵無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，核無理由，應予駁回。柒、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　7 　　月　　12　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　汪漢卿
法　官　黃珮茹
法　官　伍偉華
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　107 　年　　7 　　月　　20　　日書記官 劉筱淇