107年度行商訴字第84號｜智財：商標異議｜裁判日期：108 年 04 月 30 日

智慧財產法院行政判決 107年度行商訴字第84號原　　　告　杰特企業有限公司代　表　人　洪杰（董事）輔　佐　人　張志良被告　經濟部智慧財產局代　表　人　洪淑敏（局長）訴訟代理人　孫重銘參　加　人　丹麥商‧樂高法律股份有限公司代　表　人　彼得凱佳/ 馬特安德生（Peter Kjaer/ Mette M .Andersen）訴訟代理人　林志剛律師楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國107 年8 月10日經訴字第10706308490 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告的訴訟，我們現在判決如下︰主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、爭訟概要：原告於民國105 年5 月19日以「LegoKing設計體（彩色）」商標，向被告申請註冊，准列為第1812947 號註冊商標（下稱系爭商標，詳見附圖1 所示）。之後參加人提起異議，經被告審查，認為系爭商標與「LEGO」等商標（以下稱據爭商標）相較，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第11款規定，於107 年4 月25日以（107 ）智商20534 字第10780211570 號商標異議審定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後，仍然不服，因此向我院提起訴訟。貳、當事人主張及抗辯一、原告方面㈠系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1 項第11款前段規定：據爭商標與系爭商標於整體外觀上差異甚大（甲證3 ，本院卷第63頁），且外文字詞的商標，應著重於文字讀音與外觀的比對，系爭商標乃置於樂購王官方網頁中（甲證4 ，本院卷第65頁），且le、go、King以三色區分，我國一般民眾一眼即能了解樂即為「le」、購即為「go」、王即為「King」，因此，系爭商標LegoKing即為「樂購王」，據爭商標LEG0即為「樂高」；更何況，系爭商標係指定使用於第35類，與據爭商標指定使用的商品或服務類別並不相同，因此絕無讓消費者產生混淆誤認的可能。㈡被告長年辦理商標申請與異議審定相關業務，對於商標認識的熟悉度必然高於一般社會大眾，然系爭商標在提出申請後，還是經被告審核通過，並無認定與著名的據爭商標近似，因此一般社會大眾看到系爭商標，就更應不會聯想到據爭商標才是。況且兩商標指定使用的商品或服務並不相同，「先權利人多角化經營之情形」這個理由在往年近似據爭商標的異議判決中已出現數次，以被告如此豐富的經驗，在商標申請階段仍認為系爭商標得以申請通過，即認為據爭商標的多角化經營不應無限上綱，據爭商標不能排除系爭商標的註冊。㈢並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。二、被告方面㈠參加人係世界知名的玩具產銷商，長年致力於學齡前教育產品、積木、數位影音產品及應用程式、離線遊戲及大型多人線上遊戲等各項產品的開發及製造，為保護及行銷其產品，遂以公司名稱特取部分「LEGO」作為商標使用，並於丹麥、澳洲、歐盟、美國、大陸地區、新加坡、日本等國註冊商標，自西元1968年起陸續於丹麥、德國、英國、美國等地成立樂高樂園主題公園（LEGOLAND），據爭商標商品已銷售超過全球130 多個國家；於我國，參加人早在西元1978起即在我國取得註冊第00096657、00096658號等多件商標權，西元2007年至2015年於我國每年的行銷費用均達數百萬至千萬元，每年的銷售金額亦有上億元，其為著名商標的事實，已經被告中台異字第G00910453 、G00911887 、G00930165 、G00940036 、G01010328 、G01040599 、G01050191 、G01050783 、G01050626 、G01050773 、G01050774 號等商標異議審定書認定在案，又於西元2013至2015年間，參加人公司分別名列全球最具聲譽公司的第10、9 、5 名，據爭商標於西元2015年名列百大商標中的第82名。綜上足認於系爭商標於105 年05月19日申請註冊日前，據爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。另外，參加人除將據爭商標長期使用於玩具等商品外，亦有將其指定使用於兒童書籍及圖畫書、唱片、錄音帶、筆、傢俱、樂器及其組件、花圃灑水器、麵粉、被褥、電影片、印刷紙及書寫用紙、肥皂、衣服、靴、鞋、書包等商品，及教育、培訓服務、娛樂服務等，有多角化經營的情形。㈡據爭商標「LEGO」文字，乃參加人取自丹麥文「LEG GODT（「玩得好」之意）」一詞所創用，與其指定使用的玩具等商品，並無直接關聯性，為創意性商標，且經參加人長期廣泛使用已臻著名，具有較高識別性。㈢系爭商標係由外文「LegoKing」所組成，外文「King」有「王」的意思，泛稱同類中的首領，予人有強調及標榜起首字的印象，識別性較弱，因此其起首引人注意的外文「Lego」應為該商標主要識別部分。兩商標相較，皆有相同、無意義的起首外文「LEGO」，僅其後所銜接自我標榜性的外文「King」的差異，雖系爭商標的外文「Le」、「go」、「King」分別以淺紅色、淺籃色、淺黃色的設色設計，但其「L 」、「K 」係大寫，相關消費者對系爭商標易理解為外文「Lego」及「King」的結合，且據爭商標的外文係一獨創字，經關係人長期廣泛使用已達著名程度，識別性高，系爭商標的外文結合參加人據爭著名的「LEGO」文字，如將兩商標標示於相同或類似的商品／服務，具有普通知識經驗的消費者，於購買時施以普通的注意，仍可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同但有關聯的來源，應構成近似程度不低的商標。㈣註冊商標的權利範圍係以其註冊的圖樣為依據，故商標法第30條第1 項第11款規定有關註冊商標與他人著名商標近似與否的判斷，應以該註冊商標所核准註冊的圖樣為準，而與其實際使用的情形無關。故原告主張其實際使用係置於「樂購王」的官網中，相關消費者可立即瞭解外文「LegoKing」指的是「樂購王」，而不會拆成「Lego」及「King」來解釋，不足採。㈤衡量以上情形，系爭商標的註冊，客觀上仍有使相關公眾誤認兩商標的商品/ 服務為同一來源，或兩商標的使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認的疑慮。㈥並聲明：原告之訴駁回。三、參加人方面㈠系爭商標應有商標法第30條第1 項第11款規定的適用，而判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞，則有被告公告的「混淆誤認之虞」審查基準可供參酌。根據該審查基準於本案中為認定，據爭商標確為高度著名商標；兩商標於外觀、觀念及讀音均有相仿之處，近似程度極高；據爭商標具高度識別性；參加人有多角化經營的情形。衡酌以上因素綜合判斷，如允許原告以系爭商標註冊、使用於其指定服務，可能使相關公眾混淆誤認兩商標商品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關連的來源，或認誤兩商標的使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，並且亦可能使參加人長久以來所經營的據爭商標不會在社會大眾心中留下單一聯想或獨特的印象，而產生識別性稀釋或弱化的情形。㈡對原告主張的回應： ⒈關於系爭商標的使用情形，原告所提證據資料或無日期標示、或無從證明所呈發票所涉及的交易是否與系爭商標有關、或無從據以認定系爭商標已經廣泛行銷或長期大量使用。 ⒉「商標異議制度乃商標法所設公眾審查制度之一，以補商標專責機關就商標申請案審查之不足，並維護合法商標權之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。是商標專責機關應於商標異議階段依據異議人所提之證據及理由審查該註冊商標之合理性，縱審定結果與商標申請階段有所不同，乃屬商標公眾審查制度之本質使然」（我院103 年度行商訴字第156 號判決見解參照）。原告稱原處分認定結果與先前准許註冊的處分結果相異，無法令人信服，並不可採。㈢並聲明：原告之訴駁回。參、我們的判斷理由一、本件審理範圍及爭點㈠本件參加人是以系爭商標有商標法第30條第1 項第11、12款的情形，因而向被告提出異議。經被告審核後認為系爭商標註冊確有違反商標法第30條第1 項第11款前段的情形，而為撤銷註冊的原處分。因此，本件審理範圍僅限於系爭商標是否有商標法第30條第1 項第11款前段（下稱著名商標保護條款前段）的法定不予註冊事由。這也是受命法官當庭與到場當事人協同確認的爭點（本院卷第151 頁），經事後將準備程序筆錄送達準備程序未到場的原告（本院卷第173 頁），原告也沒有對此項爭點整理結果，表示異議。㈡著名商標保護條款前段全文如下：商標有相同或近似於他人著名商標，有導致相關公眾混淆誤認疑虞的，不得註冊。據此規定，構成著名商標保護條款前段所規範不得為商標註冊之事由，其要件有三：1.系爭商標相同或近似於據爭商標；2.據爭商標為著名商標；3.系爭商標近似於據爭商標，有導致相關公眾混淆誤認的疑慮。以下就分別說明我們對於這三項要件於本件的認定結果及理由。二、系爭商標近似於據爭商標㈠系爭商標為略經字體設計的外國文字「LegoKing」佐以不同音節分別為紅、藍、黃的著色所組成，據爭商標則大部分均為以「LEGO」為其組成的全部或重要部分，或以「LEGO」的中文譯音「樂高」所組成。兩者在「LEGO」的英文字母使用上完全相同；所差別者，僅在據爭商標的「LEGO」全為大寫，系爭商標則僅有「L 」、「K 」使用大寫，其餘均為小寫。但此大小寫的差別，在讀音上無法反映出來，在讀音上可認為相同。又相關公眾通常也不會認為大小寫的差別會使商標指示的來源有所不同，可認其外觀相同或相近。其他有關系爭商標所使用的「King」為一般國人所識讀的英文字，為「國王」之意，與沒有固有意義的「Lego」連用結果，容易給人「LEGO」系列商標的感覺。㈡原告認為當系爭商標與「樂購王」三個字一起使用時，相關公眾就會知道「Le= 樂」、「go= 購」、「King= 王」，不會再聯想到據爭商標（原告當庭所提書面，本院卷第205 頁參照）。然而，原告申請的系爭商標並沒有「樂購王」的字樣，而可以將系爭商標脫離「樂購王」使用。在判斷是否構成近似時，不能不考慮系爭商標單獨使用時，會與據爭商標有系列商標的感覺，而應認為已經構成近似。㈢據上所述，應可認為系爭商標雖不相同於據爭商標，但已近似於據爭商標。三、據爭商標為著名商標參加人及被告都抗辯據爭商標為著名商標，原告就此並沒有爭執。另由參加人於異議階段所提出附件9 的2006年至2016年於我國廣告影本、附件10的2007年至2016年在我國播放廣告的電視監播檔次、附件11的2007年至2016年刊登廣告的發票明細影本、附件13的2007年至2016年銷售商業發票影本、附件15的參加人於我國銷售據點列印本，可知參加人已在我國為據爭商標投注很大的廣告資源，並在使用據爭商標的情況下有相當規模的銷售額。凡此可認為據爭商標確實因為在我國有廣泛的使用，而在系爭商標申請時已屬於著名商標。四、有導致相關公眾混淆誤認的疑慮㈠商標近似，是否有導致相關公眾混淆誤認之疑慮，應考量：商標的識別性強弱、商標近似程度、商品或服務類別是否類似以及類似程度、先權利人是否有多角化經營、有無實際混淆誤認之情事、相關公眾對於商標熟悉之程度、系爭商標申請人是否善意、有無其他混淆誤認事證等多重因素，始能妥當認定有無混淆誤認的疑慮（最高行政法院106 年度判字第569 號、107 年度判字第472 號判決意旨參照）。以下就對於這些多重因素分別逐一論述。㈡商標的識別性強弱與近似程度 ⒈系爭商標與據爭商標中所使用的「LEGO」一詞，並沒有其本來固有的意義，應該是為了商標使用而創用的字詞，可以認為有極強的識別性。 ⒉系爭商標與據爭商標既然都使用有具有極強識別性的「LEGO」一詞，而系爭商標所額外增加的「King」字與「LEGO」連用，極易讓相關公眾認為是「LEGO」的系列商標，已如前述，所以可認為兩者近似程度很高。㈢先權利人是否多角化經營 ⒈先權利人如有多角化經營的事實與計畫，就更可以讓相關公眾認為先前存在的著名商標可能跨域到原本未使用的產品，因而更可能產生混淆誤認的疑慮。因此，多角化經營的事證越充分，法律上可以提供跨使用類別保護的範圍就會越大。⒉據爭商標按其前述憑以認定為著名商標的使用證據來看，其著名的使用商品類別為玩具。除此之外，根據參加人於異議階段所提出的附件5 可知，參加人還將據爭商標註冊指定使用於：⑴海報、照片、廣告印刷物等（註冊號：00000000）；⑵唱片、錄音帶等（註冊號：00000000）；⑶筆及鉛筆、墨、墨水、橡皮擦（註冊號：00000000）；⑷傢俱（註冊號：00000000）；⑷樂器及其組件（註冊號：00000000），顯見參加人就據爭商標確有多角化經營的計畫。另外，從參加人於異議階段所提出的附件19也可知參加人實際上有另開設網路商店經營的事實。㈣商品或服務類別是否類似以及類似程度 ⒈依照參加人前述所提出其證明據爭商標為著名商標的使用證據，應認為據爭商標所著名的商品類別為玩具。而系爭商標指定使用的商品類別為第35類，包括：「廣告；為他人促銷產品服務；電腦網路線上廣告；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之經銷；提供商品行情；建立電腦資訊系統資料庫；電腦資料庫管理；電腦資料庫資料更新和維護；企業管理顧問；市場研究；對購物訂單提供行政處理服務；公關；拍賣；市場調查；民意調查；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；籌備商業性或廣告目的性的展示會；籌備商業性或廣告目的性的展銷會；百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；百貨商店；電器用品零售批發；汽車零件配備零售批發；育樂用品零售批發；自行車零件配備零售批發；電腦周邊配備零售批發。」此項因素的考慮重點就在於：對於相關公眾而言，會不會認為著名的據爭商標可能跨域發展於系爭商標的指定使用類別領域？如果是，就可以認為兩者使用的商品類別類似。而且越容易被認為會跨域發展的使用類別，其類似的程度就越高。 ⒉根據前述所認定，參加人以據爭商標多角化經營的計畫與事實，其中據爭商標註冊指定使用的海報、照片、廣告印刷物，與實際使用的網路商店，都與系爭商標指定使用的商品類別多有重疊類似之處，如：「廣告、為他人促銷產品服務、電腦網路線上廣告、為他人提供促銷服務」；據爭商標實際使用的網路商店則與系爭商標指定使用的「為商品及服務之買方和賣方提供線上市集、郵購、電視購物、網路購物」等有類似之處。另據爭商標所著名的使用商品類別「玩具」，其銷售鋪貨通路也經常出現在系爭商標指定使用的「百貨公司、購物中心、量販店、百貨商店、育樂用品零售批發」等項目。再者，系爭商標指定使用的各商品項目彼此之間也多有相關連性。綜合以上這些情況，再考慮前述有關據爭商標為著名商標的相關使用證據所呈現其著名的程度，應可認定相關公眾可以合理預期據爭商標有可能跨域發展到系爭商標所指定的使用類別，而可認為彼此間商品類別類似，且有中等以上的類似程度。㈤有無實際混淆誤認的情事被告與參加人都沒有抗辯系爭商標與據爭商標存有實際混淆誤認的情事。就此而言，是比較有利於原告的因素。㈥相關公眾對於商標熟悉的程度 ⒈此一因素之考量目的在於如果相關公眾對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間的區辨就有較佳的能力，而較無混淆誤認疑慮。 ⒉據爭商標為著名商標已經認定如前，以此而言，可認為相關公眾對於據爭商標有較高的熟悉度。至於系爭商標部分，雖然原告於異議答辯階段提出了系爭商標於Yahoo 超級商城網頁、銷售狀況表及106 年銷售發票（異議答辯書附件2 ）、系爭商標於Facebook的相關廣告資料、系爭商標官網網頁（異議答辯書附件3 ）、系爭商標商品於露天、YAHOO 拍賣、蝦皮平台網頁、評價列印本及銷售金額表、報稅用401 申報表（異議答辯書附件4 ）、系爭商標於GOOGLE與YAHOO 搜尋結果（異議答辯書附件5 ）；在言詞辯論時，原告也當庭利用法庭的網路上網，再次展示以GOOGLE搜尋「legoking」的結果（本院卷第209-215 頁），用以證明系爭商標也有廣泛的使用情形，而為相關公眾所熟悉。 ⒊然而，有關相關公眾熟悉度的這項因素，應該以註冊時的情況為基準，不應容許原本公眾所不熟悉而可能導致混淆誤認疑慮的商標，於貿然註冊後，再以強勢行銷使相關公眾熟悉的方式，來防止異議成立，從而規避著名商保護條款前段。這一點如果比對商標評定於商標法第60條有不得註冊情形已不存在，得有條件為不成立評定的規定，但異議卻無此規定，就可以得到佐證。 ⒋承上說明，可以用來證明相關公眾對於系爭商標熟悉度的使用證據，應限於系爭商標註冊日（也就是105 年12月16日）前。以此標準來解讀原告提出的銷售資料，其中：106 年的銷售發票、部分廣告資料、部分銷售金額表內容、報稅申報表內容，均是在系爭商標註冊日之後，並不能用來證明系爭商標註冊日前已為相關公眾所知悉，剩餘部分或是缺乏日期，無從判斷已在系爭商標註冊日前就已經存在（如：異議答辯書附件2 的YAHOO 超級商城網頁、異議答辯書附件3 的系爭商標官網網頁、異議答辯書附件4 的露天、YAHOO 拍賣、蝦皮平台網頁），又或是無從判斷就是系爭商標商品的使用證明（如：Facebook廣告付款資料、報稅用401 表等）。縱可認為確有部分的廣告使用（原告於異議答辯階段所提供的廣告截圖參照，異議卷第174-178 頁），其數量及規模也遠不及於據爭商標。另外，以GOOGLE與YAHOO 搜尋引擎的搜尋結果而言，也只能認為其搜尋結果是與所搜尋關鍵字「legoking」最有相關網頁的列表，無從認定就必為相關公眾所熟悉。 ⒌據上，應認為相對於系爭商標，相關公眾對於據爭商標有較高的熟悉度。㈦系爭商標申請人是否善意 ⒈此項因素目的在以客觀事證判斷系爭商標申請人申請系爭商標，究竟是否有其所憑的正當基礎權利，或已正當存在的使用需求，還是只是想要攀附他人商標。因為如果商標申請人對於申請的商標有其正當基礎權利（如：著作權、相類似之商標或公司名稱註冊），或已正當存在的使用需求，其未來在商標使用上，就不易以混淆誤認之方式為之；反過來說，如果其本來就有攀附的意思，即容易發生混淆誤認的使用方式，而應該認為不是善意。 ⒉原告並沒有說明為什麼要選擇系爭商標來申請註冊，也沒有主張在申請註冊系爭商標時，有什麼正當基礎權利，或者已經正當存在的使用需求（例如：在據爭商標著名之前，早已恰巧選用系爭商標，並已持續使用，因而提出申請），而據爭商標在原告申請註冊系爭商標時，已是著名商標，據爭商標與系爭商標近似，這都是本判決前面所認定明確的事實，在這樣的情況下，原告沒有正當理由，卻選擇與著名商標近似的系爭商標申請註冊，可以認為並不是善意。㈧其他因素雖然原告另主張被告是商標專責機關，如果系爭商標與據爭商標近似而有使相關公眾混淆誤認的疑慮，何以系爭商標還可以經審定准予註冊；註冊審定與異議審查結果完全相反，難以令人信服。然而，商標異議制度本來就是以公眾審查來彌補專責審查的不足，畢竟每個人的生活領域與接觸事務都不盡相同，即使是著名商標也不能確保審查人員都會隨時記憶，並憑以完全為正確判斷。如以註冊審定結果來拘束異議審查，這顯然是違背設立商標異議制度的本意。㈨綜合以上各項因素，我們認為：系爭商標與據爭商標都具有極高識別性，但同時卻也有很高的近似程度；據爭商標權利人已有多角化經營的計畫與事實；系爭商標指定使用的商品類別，對於相關公眾而言，是據爭商標可能合理跨域發展的範圍，可認為有中等以上的類似性；雖然還沒有看到有實際混淆誤認的情形，但相關公眾對於據爭商標有較高的熟悉度，且原告申請註冊系爭商標並不是善意；所以整體來說，兩者確屬近似而有導致相關公眾混淆誤認的疑慮。五、根據以上說明及判斷的結果，系爭商標的註冊，確有著名商標保護條款前段所定不得註冊的情形，原處分為相同認定，因而撤銷註冊，理由雖非完全相同，但結果都一樣，訴願決定予以維持，也都沒有錯誤，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並沒有理由，應該予以駁回。本件事證已經十分明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，經審核可認於判決結果都沒有影響，所以不再一一加以論述說明，一併在此敘明。中　　華　　民　　國　　108 　年　　4 　　月　　30　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官　蔡惠如法　官　伍偉華法　官　蔡志宏以上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。 ┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所需要件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　108 　年　　4 　　月　　30　　日書記官　張君豪

智慧財產及商業法院107年度行商訴字第84號

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