智慧財產及商業法院108年度行商訴字第7號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 108 年 11 月 27 日

智慧財產法院行政判決
108年度行商訴字第7號
原　　　告　戴正平

訴訟代理人 林維信律師
複 代理人 林士勛律師
被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 孫重銘
參　加　人　品捷翻譯社即盧貞廷

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國107 年11月26日經訴字第10706311330 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依聲請裁定准許參加人獨立參加本件被告之訴訟，並判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要︰
原告之前手賴○○前於民國104 年4 月21日以「品捷」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；翻譯；口譯」服務，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第1758033 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1 項第11、12款及第14款之規定，對之提起異議。而後，系爭商標經申准移轉登記予原告。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第12款之規定，以107 年7 月27日中台異字第1050260 號商標異議審定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分（下稱「原處分」）。原告不服，提起訴願，經經濟部以107 年11月26日經訴字第00000000000 決定（下稱「訴願決定」）駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認定應撤銷原處分及訴願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依參加人之聲請准許其獨立參加本件被告之訴訟。
貳、原告聲明及陳述要旨：
原告為「華碩翻譯社」之負責人，基於商業考量欲另行成立翻譯社以拓展業務，遂與系爭商標原權利人賴○○（下稱賴○○）決議以賴○○出名、原告出資及實際營運之方式共同經營「品捷翻譯社」。參加人於103 年3 月17日任職華碩翻譯社之前，係從事旅遊業及不動產業，未嘗涉足翻譯領域，亦未有招攬業務或自行創業之經驗，故於參加人任職之初，原告僅賦予英文稿件翻譯與校對之工作，後來才授予參加人以華碩翻譯社、雅虎翻譯社「業務聯絡人」之名義招攬業務；嗣更於103 年4 月2 日指示斯時任職華碩翻譯社之參加人申請設立品捷翻譯社；參加人於103 年5 月30日雖以品捷翻譯社業務承辦人名義，辦理公證業務（參附件8 ，本院卷第61-67 頁），惟參加人於103 年6 月23日仍以雅虎翻譯社員工身分對外招攬業務，足證參加人於斯時仍為原告之員工，是參加人既於103 年6月23日猶未離職，更可證品捷翻譯社
確係參加人於任職華碩翻譯社時，基於原告指示而設立等語。並聲明：原處分及訴願決定均撤銷。
參、被告聲明及陳述意旨：
一、本件有商標法第30條第1 項第12款規定之適用：
⒈據爭「品捷」、「品捷翻譯社」商標（如附圖2 、3 、4
所示，下合稱據爭商標）於系爭商標申請註冊時，已有先使用之事實：據參加人檢附之於2014年9 月10日公開分享「品捷翻譯社」之Google個人資料、2014年6 月9 日至2015年1 月14日之Twitter 推文、2015年1 月13日「分享翻譯技巧和經驗：英漢文化的十大常見差異」之部落格網誌、2014年6 月17日「多元化翻譯服務－品捷翻譯社介紹」之部落格文章、2014年8 月24日露天拍賣網站登載之「品捷翻譯社─專業學術期刊論文摘要翻譯」服務資訊、2014年9 月至2015年3 月之報價單及電子郵件交易紀錄、2014年5 月20日臺灣新北地方法院公證文件等資料，足堪認定於系爭商標註冊申請日前，參加人有先使用據爭商標於翻譯等服務之事實。
⒉二商標構成近似商標，且其近似程度高：
系爭商標與據爭商標相較，二者主要識別部分皆為相同之中文「品捷」，僅據爭商標或另有不具識別性之「翻譯社」文字，於外觀、讀音、觀念上二者皆極相仿，若將其標示在相同或類似之服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，恐有誤認二者來自同一來源或不相同但有關聯來源之虞，應構成近似商標，且其近似程度高。
⒊據爭商標具有相當之識別性：
據爭商標之主要識別部分「品捷」，並非既有之詞彙，且和其所使用或指定使用之服務並無明顯、直接之關聯，消費者會將之作為指示及區別商品來源之標識，故具有相當之識別性。
⒋二商標所指定使用之服務為同一或高度類似之服務：
系爭商標指定使用之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；翻譯；口譯」服務，與據爭商標先使用之翻譯服務相較，均是將一種語言訊息轉換為另一種語言訊息之服務，二者在滿足消費者之需求、服務提供者、行銷管道、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，當屬同一或高度類似之服務。
⒌賴○○以「品捷」作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有基於仿襲意圖而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事：
查原告與賴○○於臺北市翻譯商業同業公會會員名冊同列為「五姊妹翻譯社」代表人，二人共同經營翻譯業務。而觀諸賴○○於105年7月4日商標異議答辯書載明「異議申
請人盧貞廷（即參加人）曾於商標權人賴○○與戴正平（即原告）旗下之翻譯社擔任員工」及「經華碩翻譯社商標權人賴○○與戴正平指導成為翻譯社員工」等語，並參酌參加人於103年3月17日任職於華碩翻譯社，承接以案件計酬之英文翻譯工作，嗣於103年5、6月間離職，離職後至
同年10月29日止，仍有承接原任職華碩翻譯社外包計件之翻譯業務、收到賀年卡及譯者資料更新之電子郵件等情，堪認原告及賴○○與參加人間曾有僱傭及業務往來關係。另查，品捷翻譯社係參加人胞弟盧○○所成立，嗣於104
年3月間變更負責人為參加人。雖參加人接手品捷翻譯社
時已自華碩翻譯社離職，惟於系爭商標申請註冊前，據爭商標已先使用於英文翻譯、公證翻譯等服務，賴○○不難因競爭同業間業務經營關係而知悉據爭商標之存在。則賴○○於104年4月21日以高度近似於據爭商標之中文「品捷」作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有基於仿襲意圖而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。
二、再查品捷翻譯社係由盧○○於103年5月6日所登記設立，
原告僅空言稱品捷翻譯社係其口頭指示參加人所設立，並未提出任何事證以實其說，自非可採。況倘如原告所訴，其係於參加人到職未滿1月，即指示參加人設立品捷翻譯
社，亦與常情有違。並聲明：原告之訴駁回。
肆、參加聲明及陳述意旨：
品捷翻譯社係訴外人盧○○於103年5月6日設立，並經營品
捷翻譯社及使用據爭商標，於104年3月始變更參加人為品捷翻譯社負責人，品捷翻譯社並非原告指示參加人設立。況且，參加人於五專、大學期間，主修英文、副修日文，研究所就讀輔仁大學翻譯學系，並有國家英語領隊證照，於任職華碩翻譯社之前即有相當語文能力，並非如原告主張之任職前無翻譯能力；且參加人於103年5月初即自華碩翻譯社離職，並非如原告主張之於103年6月23日猶為員工。並聲明原告之訴駁回。
伍、本件經兩造協議簡化爭點（見本院卷第159至161頁）：
一、不爭執事項：
㈠賴○○於104 年4 月21日以系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類「各類書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；翻譯：口譯」服務，向被告申請註冊，於105 年3 月1 日註冊公告，由賴○○為商標權人。
㈡參加人於105 年4 月15日以系爭商標註冊違反商標法第30條第1 項第11、12、14款之規定，提出異議。
㈢系爭商標於106年2月16日公告移轉與原告。
㈣被告於107 年7 月27日以原處分認系爭商標註冊違反商標法第30條第1 項第12款規定為由，撤銷系爭商標之註冊。㈤原告於107 年8 月29日提起訴願，經濟部於107 年11月26日訴願決定駁回。
㈥品捷翻譯社於103年5月6日核准設立。
二、爭執事項：
㈠品捷翻譯社是否原告指示參加人成立？
㈡系爭商標註冊是否違反商標法第30條第1項第12款之規定
？
陸、本院判斷如下：
一、品捷翻譯社是否原告指示參加人成立？
⒈查品捷翻譯社為訴外人盧○○於103年5月6日設立登記，
有新北市政府經濟發展局103年5月6日北經登字第0000000000 函及商業登記抄本可參（見異議審定第00000000卷下稱「異議卷」，第55至56頁），嗣於104 年3 月3 日始將經營權轉讓與參加人，並經主管機關變更負責人登記，有讓渡書、新北市政府經濟發展局104 年3 月5 日新北經登字第0000000000函及商業登記抄本可佐（見異議卷第57至59頁），顯見品捷翻譯社設立之初並非由參加人擔任負責人。
⒉原告雖主張其指示參加人成立品捷翻譯社，卻未提出任何指示成立之資料，亦無法提出其提供作為設立登記所需費用之憑據（見本院卷第199頁），故原告空言主張，實難
採信。況且，依原告主張參加人於103 年3 月17日到職，其於103 年4 月2 日指示參加人設立品捷翻譯社，參加人到職之初對於翻譯領域無所悉云云（見本院卷第17至19頁），則原告對於一位對翻譯業務毫無所悉、到職不到一個月之人，何能信任而賦予設立一間翻譯社之重任？況且，原告更無確認翻譯社係以何人名義作為負責人而設立，此等情況，均與常情未符，故原告主張品捷翻譯社係其指示參加人設立云云，洵屬無據，難認品捷翻譯社係原告指示參加人設立。
二、系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第12款之規
定？
㈠按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。....惟適用本款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標要件：除原判決所列之㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。㈣未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。…商標使用於服務，是指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務」（最高行政法院107 年度判字第301 號行政判決意旨參照）。次按：「所謂『先使用』之認定，以申請註冊時為準，現行商標法第30條第2
項、註冊時商標法第23條第2 項分別定有明文」（最高行政法院105 年度判字第547 號行政判決意旨參照），故據爭商標是否先使用之認定，以系爭商標申請時即104 年4
月21日為準。
㈡據爭商標有先使用之事實：
按商標法第5 條規定「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，查2014年9 月10日公開分享「品捷翻譯社」之Google個人資料、2014年6 月9
日至2015年1 月14日之Twitter 推文、2015年1 月13日「分享翻譯技巧和經驗：英漢文化的十大常見差異」之部落格網誌、2014年6 月17日「多元化翻譯服務－品捷翻譯社介紹」之部落格文章、2014年8 月24日露天拍賣網站登載之「品捷翻譯社─專業學術期刊論文摘要翻譯」服務資訊、2014年9 月至2015年3 月之報價單及電子郵件交易紀錄、2014年5 月20日臺灣新北地方法院公證文件等，均可見據爭商標用於所提供之翻譯服務（見申證10、申證12、申證13、申證14、申證15、申證19、申證37，外放證物袋），可證早於系爭商標申請時，據爭商標早已有為行銷之目的而使用翻譯服務或與該服務有關之商業文書、廣告、網路上之事實，並足以使相關消費者認識其為商標且其使用符合一般商業交易習慣。
㈢系爭商標與據爭商標相同或近似：
系爭商標係由粗體橫書中文「品捷」所構成，與據爭商標「品捷」、「品捷翻譯社」相較，兩者主要識別部分均為相同中文字體「品捷」，僅據爭商標尚有不具識別性之「翻譯社」文字，整體外觀予人寓目印象相同，讀音亦相同，傳達相同「品捷」概念，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成相同或近似之商標。且「品捷」二字，與翻譯服務並無明顯、直接關聯，消費者會將其作為指示區分商品或服務來源之標誌，自有相當識別性。
㈣系爭商標與據爭商標使用於同一或類似服務：
系爭商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；翻譯；口譯」服務，與據爭商標先使用之翻譯服務相較，均是將一種語言訊息轉換為另一種語言訊息之服務，於滿足消費者需求、行銷管道、消費族群等因素上，具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應構成同一或類似之服務。
㈤賴○○因具契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據爭商標之存在：
查系爭商標由賴○○申請註冊，經被告核准審定並公告後，參加人提出異議，賴○○遂於106年2月16日移轉系爭商標與原告等情，為兩造所不爭。而賴○○與原告均為華碩翻譯社經營者，參加人至103年10月29日，仍有承接華碩
翻譯社之外包計件之翻譯業務，有電子郵件、中國信託銀行存摺可憑（見異議卷第202至203頁及申證30、31），故參加人於103年5、6月之後，尚有承接華碩翻譯社之外包
計件之翻譯業務。而參加人於103年11月間有以品捷翻譯
社人員身份與訴外人聯繫翻譯業務，亦有電子郵件可參（見申證20），故雖參加人係於104年3月間始擔任品捷翻譯社負責人，然參加人與賴○○經營之華碩翻譯社間既有承接外包翻譯工作之業務往來，參加人於承接華碩翻譯社外包翻譯工作相近時間，亦以品捷翻譯社人員身份與客戶聯繫，而提供翻譯服務之業者本非眾多，同業間彼此知悉存在，應屬常情，故賴○○於申請註冊系爭商標時，應該因同業及業務往來而知悉據爭商標存在。
柒、綜上所述，據爭商標有相當識別性，有先使用之事實，賴○○因業務往來及同業關係而知悉據爭商標存在，卻以高度近似之系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或高度類似之服務，顯然出於仿襲意圖，故系爭商標之註冊有商標法第30條第1 項第12款不得註冊規定之適用。從而，被告所為撤銷系爭商標註冊之原處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
捌、本件事證已明，兩造、參加人其餘主張、答辯暨所提之證據，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
玖、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　108 　年　　11　　月　　27　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官 陳國成
法　官　杜惠錦
法　官　何若薇
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　108 　年　　11　　月　　27　　日書記官 張君豪