智慧財產及商業法院110年度行商訴字第53號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 111 年 01 月 27 日

智慧財產及商業法院行政判決
110年度行商訴字第53號
民國111年1月13日辯論終結原 告 金利華食品有限公司
代 表 人 陳重輝
訴訟代理人 楊理安 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 王德博
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國110年6月24日經訴字第11006304410號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下：
主　　　文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告就申請日109年6月9日第109037957號「卷一圈」商標申請案，應作成核准註冊之審定。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
壹、事實概要︰
原告前於民國109年6月9日以「卷一圈」商標（下稱系爭申
請商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第29類之「豬肉製品；貢丸；肉類製品；雞肉；鴨血；經保存處理的肉類；花枝丸；虱目魚丸；脆丸；魚丸；魚肉製品；魚漿製品；蟹肉丸；湯；高湯塊；水產速食調理包；肉類速食調理包；海鮮速食調理包；高湯粉；薑醬」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之不具識別性情形，應不准註冊，前以110年1月5日
商標核駁第411480號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，嗣經濟部以110年6月24日經訴字第11006304410號訴
願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告應就系爭申請商標作成核准註冊之審定。其主張略以：
一、卷一圈非描述所指定商品之說明文字：
(一)被告解釋逸脫文義本身：
依教育部重編國語辭典修訂本之解釋可知，「卷」通「捲」，固能解釋為「把物品彎轉成圓弧或圓筒狀」，故 「卷一圈」得解釋為「把物品彎轉成圓弧或圓筒狀形成一個圓圈」而近似於被告所解釋「裹曲環繞一次」概念。然其文義無法推導出被告所謂「將質地柔軟之物品」。故被告將系爭申請商標「卷一圈」文義，解釋為「將質地柔軟之物品裹曲環繞一次」 ，不僅明顯逸脫於文義外，且合理推測該解釋係著眼於系爭申請商標所指定商品多為質地柔軟之食材，故大幅逸脫文義之解釋本身。
(二)解釋將質地柔軟之物品裹曲環繞一次過於牽強：
不論被告解釋「將質地柔軟之物品裹曲環繞一次」，本身是否妥當，被告依據該解釋進一步延伸認定「卷一圈」為「肉品或菜餚利用捲曲環繞之料理方式」，亦過於牽強。因文字之使用固具有「多樣性」，然相關消費者面對「物品裹曲環繞一次」或「將質地柔軟之物品裹曲環繞一次」文義 ，是
否均會聯想到是料理方式，甚值商榷。再者，縱相關消費者於特定情節會將「卷一圈」聯想為特定之料理方式，然此料理方式充其量，僅能解釋為與指定商品有所關連。均明顯非對於系爭商標指定第29類諸商品「品質、用途、原料、產
地、相關特性」說明或描述，遑論能達到「直接明顯功效描述」標準。準此，被告逕認定系爭申請商標「卷一圈」文字有商標法第29條第1項第1款之事由存在，有違法條文義。
(三)系爭申請商標指定使用商品無法裹曲環繞：
系爭申請商標所指定之丸類、漿類製品外型，通常為球狀或長條狀，且屬於固態、有彈性而非質地柔軟之物，應不可能進行裹曲環繞。而系爭申請商標所指定使用「湯；高湯塊；水產速食調理包；肉類速食調理包；海鮮速食調理包；高湯粉；薑醬」無可能裹曲環繞，不構成商標法第29條第1項苐1款。
(四)系爭申請商標文字具識別性：
系爭申請商標「卷一圈」文字實難為相關消費者或競爭同業用於對第29類商品「品質、用途、原料、產地及相關特性」說明或描述，並非描述性文字，無商標法第29條第1項第1款之適用，應具有識別性。
二、卷一圈非料理烹調方法：
Google搜尋引擎以系爭商標「卷一圈」文字進行搜尋，幾無與系爭申請商標指定使用商品或被告所謂「料理方式」相關之頁面，反而大多是與頭髮造型相關之結果，足證「卷一圈」文字並非競爭同業普遍使用系爭申請商標指定商品，或如被告所謂屬於眾所周知使用於指定商品「料理方式」詞語。三、系爭申請商標於大陸地區、香港及新加坡均經核准註冊：
原告於大陸、香港地區及新加坡等同為使用華語之國家，均以「卷一圈」文字申請商標註冊，並均指定使用於與系爭申請商標相同之第29類商品，且最終均經核准註冊在案，此等註冊資料亦由原告於商標申請時提出供被告進行參考。我國商標法有關申請註冊程序規定及商品、服務之分類標準，均參考商標法條約及尼斯協定。準此，被告明顯與審查基準有所扞格。
四、被告不得為差別待遇：
被告過往曾核准由「卷」、「捲」所組成之商標，以相同標準進行判斷時，自無對原告申請系爭申請商標為差別待遇之理。例如：㈠註冊第01878482號商標；㈡註冊第01604671號商
標；㈢註冊第01665849號商標。準此，上述商標與指定使用商品之關係，相對於系爭申請商標，明顯可解釋為料理烹調方式，是被告不得恣意對原告為差別待遇之解釋。準此，前揭商標均以「捲」、「卷」文字，指定使用於餐飲服務、饅頭、蛋糕等食材商品，並經被告核准註冊在案，足證被告不認為「卷」或「捲」得解釋為「料理烹調方式」，就會構成相關食材之描述性用語。是被告對原告為無理由之差別待遇，違反憲法所保障之平等原則及商標註冊事件之行政自我拘束原則。
參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：
一、卷一圈易視為描述商品用語：
系爭申請商標僅由單純未經設計之橫書中文「卷一圈」所構成，教育部國語辭典解釋「卷」通「捲」，「卷一圏」有
「將物品捲繞一圈」之意，以之作為商標指定使用於第29類「豬肉製品；貢丸；肉類製品；雞肉；鴨血；經保存處理
之肉類；花枝丸；虱目魚丸；脆丸；魚丸；魚肉製品；魚漿製品；蟹肉丸；湯；高湯塊；水產速食調理包；肉類速食調理包；海鮮速食調理包；高湯粉；薑醬」等菜餚食材商品，予人寓目印象僅係傳達其商品具卷成一圏之形狀，或料理製作過程或食用時，將相關食材「捲繞一圈」料理手法及食用方式，相關消費者易將其視為描述商品用途、原料或相關特性之說明，依商標法第29條第1項第1款規定，應不具識別性。
二、卷一圏常用於描述食材製作步驟與食用方式說明：
根據原處分卷附文章、食譜或網路報導等資料記載，揭示「卷/捲一圏」常用於描述食材商品製作步驟、料理成品食用
方式，或為相關食材處理手法之說明。原告於原處分與訴願階段提出之食譜、食記等網頁資料所載内容，亦敘及各種肉片、肉捲、菜捲或相關搭配食材陳列或製作成型、烹調後呈裹曲環繞之外觀，足見卷一圈為常見用於形容食材製作、烹調步驟、陳列外觀、料理成品食用方式或相關食材料理手法之用語，相關消費者易將之視為商品之說明，復為同業競爭者所必須使用，不足以使相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，應不具識別性。
三、網路資料可證卷一圈為我國消費者慣用語：
網頁資料將「卷一圈」作為常見用於形容食材製作、烹調步驟、陳列外觀、料理成品食用方式或相關食材料理手法之用語，相關消費者不僅廣泛使用於tw中文網址外，亦包含其他繁體及簡體中文網頁，為兩岸三地相關消費者所共同認知，予人寓目印象僅係傳達其商品具卷成一圈之形狀，或料理製作過程或食用時，將相關食材「捲繞一圈」料理手法及食用方式，相關消費者易將其視為描述商品用途、原料或相關特性說明。
四、商標個案審查拘束原則：
註冊第1878482號「卷（日文漢字）壽司及圖」、第1604671號「捲及圖私房手作」及第1736166號 「攪拌及圖」商標
，雖有 「卷」、「捲」或「攪拌」文字，惟所舉「卷」指
定使用於第43類餐廳服務，為提供即時點叫烹煮食材之服務；「捲」商標指定使用於第30類饅頭、包子等食品；「攪
拌」商標指定使用於第30類糖果、甜點、蛋糕等食品。均為無須額外調理或烹調即時可食之食品，基於商品或服務性質不同，不同個案間之所有個別情狀，非可完全顯現於商標註冊之登記資料中，個案具體審查涵攝於各種判斷因素時，自有所差異。且商標具有屬地性，各國家或地區審查基準容有差異，識別性之認定，應依國内消費者之認知為斷。準此，基於案情不同，應為不同處理之平等原則及商標個案審查拘束原則，要難比附援引。
肆、本院得心證之理由：
一、整理當事人爭執與不爭執事項：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行
政訴訟法第132條準用之。準此，法院於言詞辯論期日，依
據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第257至262頁之110年12月21日之準備程序筆錄）。
(一)不爭執事項：
原告前於109年6月9日以系爭申請商標，指定使用於被告所
公告商品及服務分類第29類「豬肉製品；貢丸；肉類製品；雞肉；鴨血；經保存處理的肉類；花枝丸；虱目魚丸；脆丸；魚丸；魚肉製品；魚漿製品；蟹肉丸；湯；高湯塊；水產速食調理包；肉類速食調理包；海鮮速食調理包；高湯粉；薑醬」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之不具識別性情形，應不准註冊，並於110年1月5日為核駁之處分。原告不服，提起
訴願，嗣經濟部於110年6月24日訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
(二)主要爭執事項：
本件當事人主要爭點，在於系爭申請商標違反商標法第29條第1項第1款。準此，本院應審查系爭申請商標是否具先天識別性？有無違反商標法第29條第1項第1款規定。
二、系爭申請商標未違反商標法第29條第1項第1款規定：
按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊；商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性，不得註冊。商標法第29條第1項第1款定有明文。商標有無識別性，應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即適用商標法第29條第1項第1款之不得申請註冊規定（參照最高行政法院90年度判字第1846號、90年度判字第724號行政判決）。原告主張系
爭申請商標並非說明商品之描述性用語，應有識別性等語。被告抗辯稱系爭申請商標為描述烹調方式之慣用語，而無識別性云云。準此，本院應審究系爭申請商標，是否僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性，有不得註冊事由（參照本院整理當事人爭執事項）。
(一)系爭申請商標具有先天識別性：
1.商標先天識別性之判斷方式：
判斷商標是否具備先天識別性，應考量個案之情況，就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。而識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離商品或服務單獨為之。商標非屬直接明顯之功效描述，且其搭配詞語並非固有詞彙，其於商標申請註冊時，亦非市場上競爭同業普通使用或眾所周知之詞語，該商標應具獨創性及識別性（參照最高行政法院104年度判字第31
號行政判決）。申言之，以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有先天識別性，除該文字為新創之詞彙外，倘該文字為既有之詞彙，並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有先天識別性。
2.系爭申請商標未直接說明其商品：
因系爭申請商標文字雖無創意或變更設計，然相關消費者是否會將其視為一般描述性之文字，仍需個案判定。查系爭申請商標「卷一圈」，其意為將物品捲成一圈，為社會大眾所常見知悉之用語，指定使用於無直接關連之各式肉品衍生之食品，如附圖所示，非直接之功效描述。況以相關消費者觀念而言，不論工法、成品乃至於製作過程，系爭申請商標指定之商品，鮮少僅以包捲方式為之，是系爭申請商標圖樣與使用商品說明並無關係，而無法使相關消費者直接產生商品或服務與商標圖樣之聯想。準此，系爭申請商標為一般社會大眾所熟悉之文字，其指定或使用於無直接關聯性之商品，具有先天識別性，得作為註冊商標。
(二)系爭申請商標為隨意性商標：
商標依照識別性之強弱，可分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。準此，本院自應審究系爭申請商標為描述性商標或隨意性商標，隨意性商標具有識別性，描述性不具識別性。
1.描述性商標與隨意性商標之區別：
描述性商標與暗示性商標之區別如後：⑴所謂描述性商標或說明性商標，係指用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者。商標圖樣本身有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣商品有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務，因其欠缺表彰商品或服務來源之識別性，不得作為註冊商標，除非反覆長期使用，對相關消費者已產生商品或服務之聯想，而產生第二意義而具有識別性。⑵所謂隨意性商標，係指商標所使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，其與該商品或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有識別性。
2.系爭申請商標為隨意性商標：
系爭申請商標圖樣僅由單純未經設計「卷一圈」文字所構成，指定使用於第29類，如附圖所示「豬肉製品；貢丸；肉類製品；雞肉；鴨血；經保存處理的肉類；花枝丸；虱目魚丸；脆丸；魚丸；魚肉製品；魚漿製品；蟹肉丸；湯；高湯塊；水產速食調理包；肉類速食調理包；海鮮速食調理包；高湯粉；薑醬」商品，系爭申請商標所使用之文字為一般社會大眾所熟悉者，予人寓目印象非為所指定商品所涉商品之性質、功能、技術或相關特性之說明，其為隨意性商標，足以使相關消費者認識其為指示及區別商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為具識別性之標識。
三、本判決結論：
綜上所述，本院審酌商標先天識別性要件及識別性程度後，認系爭申請商標圖樣為隨意性商標，並未直接明顯描述商品或服務之功能，其具有先天識別性，相關消費者不易將系爭申請商標視為商品之說明，核無不得註冊事由，未違反商標法第29條第1項第1款之不得註冊事由。準此，本院認定系爭申請商標之註冊，未違反商標法第29條第1項第1款規定。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並訴請被告作成系爭申請商標之註冊應予核准之處分，為有理由，應予准許。
四、本件無庸審酌部分說明：
本件事證已明，當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第200條第3款、第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　1 　　月　　27　　日智慧財產第一庭
審判長法 官　李維心
法 官 蔡如琪
法 官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　1 　　月　　27　　日書記官　蔡文揚