智慧財產及商業法院111年度行商訴字第2號｜法律人

智慧財產及商業法院行政判決 111年度行商訴字第2號民國112年3月8日辯論終結原告德商波利普家具有限及兩合公司代表人馬克格雷夫訴訟代理人蔡億達律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人林淑如參加人美商塔吉布蘭德公司代表人史蒂芬李（Stephen Lee）訴訟代理人郭建中律師（兼送達代收人）王乃中律師吳霈栩律師上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國110年11月23日經訴字第11006309760號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：主文訴願決定及原處分關於註冊第01720657號「Bullseye Design」商標指定使用於第35類「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務，網路購物（電子購物）服務」部分服務所為「廢止不成立」之處分均撤銷。被告就註冊第01720657號「Bullseye Design」商標指定使用於本判決第一項所示服務之註冊，應作成「應予廢止」之處分。訴訟費用由被告負擔。事實及理由壹、程序事項：按第168條至第172條關於訴訟程序當然停止之規定，於有訴訟代理人時不適用之，民事訴訟法第173條定有明文，且行政訴訟法第186條準用民事訴訟法第173條規定。查被告法定代理人於本件言詞辯論終結後變更為廖承威，然因被告前已出具委任書，委任林淑如為訴訟代理人，並賦予特別代理權進行訴訟（見本院卷一第301頁至第302頁），依上開說明，行政訴訟程序不當然停止，本院仍得進行裁判。又查，被告於民國112年3月30日具狀聲明承受訴訟，有行政訴訟聲明承受訴訟狀及所附經濟部112年3月10日、112年3月22日電子公文在卷可佐（見本院卷二第145頁至第149頁），經核無不合，應予准許。貳、實體事項：一、事實概要：參加人前於103年4月22日以「Bullseye Design」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務、網路購物（電子購物）；麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1720657號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。嗣原告於109年3月9日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由，向被告申請廢止其註冊，經被告審查，以110年8月30日中台廢字第1090106號商標廢止處分書為系爭商標指定於第35類「麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問」部分服務之註冊應予廢止；指定使用於第35類「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務、網路購物（電子購物）」部分服務（下稱系爭指定服務）之註冊廢止不成立之處分（下稱原處分）。原告對原處分關於前揭廢止不成立部分不服，提起訴願，經經濟部110年11月23日經訴字第11006309760號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決之結果，若認定應撤銷原處分及訴願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命其獨立參加本件被告之訴訟。二、原告主張：㈠參加人就系爭商標使用所提出之證據，形式上真正均有可疑，且觀之參加人所經營之Target網站（http：//www.target.com/），所使用語言為英語，計價幣別為美金，均非我國消費者習用之語言或新臺幣，運送服務範圍亦無明示包含臺灣地區，已未見參加人主觀上有透過該網站向我國市場提供服務之意思。復依參加人所提出之合作廠商Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件、我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細、財政部關務署111年6月17日台關緝字第1111014838號函關於Borderfree運送參加人商品至臺灣之報關資料，客觀上亦未見參加人於106年3月至109年3月間在我國市場有何交易行為。又參加人所提之我國消費者於Target網站之帳戶列表及購物紀錄列表，均非系爭商標使用證據，亦無法確認辨識該等消費者與交易運送地點。是參加人所提資料均無從證明系爭商標於申請商標廢止日前3年內即106年3 月9日至109年3月8日有於我國使用系爭商標於系爭指定服務之事實。況商標維權使用之同一性的判斷應較商標侵權之類似的判斷更為限縮，網路與實體購物通路各自為發展成熟之市場，彼此間無上下位概念之關係，以網路購物服務為主要經營業務之提供者，未必有提供實體購物服務，反之亦然，二者營運策略、銷售模式及成本計算均完全不同，非能輕易相互轉換，亦無包含、重疊或相當之關係，並分屬不同同業公會，對於消費者應屬不同之購物型態，為一般消費者可輕易區辨之購物服務，再依商標法第19條第6項規定，類似商品或服務之認定不受零售服務審查基準之限制，是網路購物服務與實體購物服務應非屬相同性質之服務，參加人實際上未於我國設立實體店面，即無於我國提供實體購物之服務，原處分及訴願決定以實體購物服務作為網路購物服務延伸之基礎事實，顯與事實不符。基此，原處分應以商標法第63條第1項第2款為由廢止系爭商標於系爭指定服務之註冊，而未為之，該部分與訴願決定即屬違法有誤。㈡並聲明：如主文所示。三、被告抗辯：㈠依參加人提出其所經營標有系爭商標之Target網站網頁截圖、參加人官方網站歷史網頁、Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件、我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細、我國消費者於Target網站之帳戶列表及購物紀錄列表，可知參加人透過其所經營標有系爭商標之Target網站向全球消費者提供各式多樣化產品之電子購物服務，並透過Borderfree提供國際運送之服務（包括臺灣），且Target網站上已有75名我國消費者設立帳戶，參加人於西元2018年4月19日至2020年2月29日間，與我國消費者亦完成1千多筆買賣交易，其中我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細上，不僅記載有系爭商標圖樣及外文「Target」，其帳單及送貨地址均記載為臺灣，Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件上之交易金額更係以新臺幣計價，是參加人確於申請廢止日109年3月9日前3年内有將系爭商標網路購物（電子購物）服務行銷我國之意，且向我國消費者行銷之情事。又系爭商標實際使用之「網路購物（電子購物）」，係由參加人經營之系爭商標百貨商城、大型購物中心等服務所延伸發展之銷售型態，其網路購物提供内容項目、性質與實體百貨商城、購物中心重疊度極高，且網路與實體購物均屬綜合性商品零售服務，是以實體、網路購物之服務名稱，僅係參加人依零售服務所提供之場所型態不同而區分兩種店鋪，其等涵義、内容並無不同，應堪認定為性質相當之服務，即「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務」部分服務亦得認定參加人有使用，故系爭指定服務無商標法第63條第1項第2款規定適用。㈡並聲明： ⒈駁回原告之訴。 ⒉訴訟費用由原告負擔。四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：㈠參加人法律顧問所出具經公證之聲明書已證明Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件、我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細為真正，且Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件、寄送確認信件、美國海關單據、我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細，與參加人官方網站歷史網頁、臺灣知名論壇批踢踢版之討論串內容、我國消費者於Target網站之帳戶列表及購物紀錄列表相互勾稽，亦足以證明該等證據之真實性，雖財政部關務署函文未查詢到Borderfree運送參加人商品至臺灣之進口報關資料，然參加人係全權委託Borderfree進行跨國運送事宜，Borderfree復委託快遞公司進行運送，即參加人出售與我國消費者之商品，其實際運送人未必為Borderfree，本無從查得以Borderfree為出口名義人之報關資料，自不得據此逕認為參加人提出之使用證據為不真正，又參加人作為全球知名的零售百貨集團，實無理由為了一件商標註冊，偽造系爭商標使用證據，自毀品牌商譽，是上開證據確實為真正。退步言之，商標使用不以發生實際交易結果為必要，參加人官方網站為公開網站，任何人均可透過網際網路連線而瀏覽，在參加人官方網站歷史網頁中，於西元2017年5月5日、9月22日、12月13日均標有系爭商標，並公告對全球消費者提供網路購物服務，且透過Borderfree提供國際運送服務，在臺灣知名論壇批踢踢版之討論串中，亦有我國消費者表示其瀏覽參加人官方網站，是參加人於官方網站標示方式足以使我國消費者認識系爭商標為表彰網路購物服務之商標。縱參加人官方網站使用之語言為英語，然於現在全球化及國際貿易興盛時代，英語已然為國際語言之ㄧ，應不影響參加人將系爭商標行銷於我國之目的。㈡現今網路購物服務與實體購物服務之提供者廣泛重疊，業者可輕易在網路與實體通路間轉換產銷型態，相關消費族群相同，消費者並已不再侷限於單一消費模式，即實體與網路通路早無明顯界線，故網路與實體購物服務具有相同之性質。㈢並聲明： ⒈駁回原告之訴。 ⒉訴訟費用由原告負擔。五、得心證之理由：㈠按商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。商標法第66條定有明文。查原告於109年3月9日以系爭商標有違反商標法第63條第1項第2款規定，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷一第13頁），故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之商標法，即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之現行商標法為斷。㈡次按商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。商標法第63條第1項第2款亦有明文。又按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。此觀同法第5條規定即明。再按商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第67條第3項準用第57條第3項復有規定。準此，商標權人應真實使用註冊商標，其使用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。至於是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等為事實判斷（最高行政法院110年度上字第303號判決意旨參照）。㈢查系爭商標圖樣係由圓形雙圈圖所構成，其圖案由內而外為黑色、白色、黑色（如附圖所示），指定使用於第35類「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務，網路購物（電子購物）服務；麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問」服務。原告於109年3月9日以系爭商標指定使用於前揭指定商品有商標法第63條第1項第2款規定之情事，對之申請廢止註冊。被告作成系爭商標於系爭指定服務註冊廢止不成立，其餘指定服務部分註冊應予廢止之處分，而經原告對前開廢止不成立部分提起訴願，復經訴願決定駁回，是本件已由本院偕同兩造、參加人確認爭點為：系爭商標於系爭指定服務之註冊，有無違反商標法第63條第1項第2款之情形？（見本院卷一第297頁至第298頁），茲審酌參加人於原處分、訴願及行政訴訟程序檢送之使用證據資料，析述如下： ⒈按私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限，為民事訴訟法第357條所明文規定，且依行政訴訟法第176條於行政訴訟準用之。而當事人提出之私文書，必先證其真正，始有形式上之證據力，更須其內容與待證事實有關，且屬可信者，始有實質上之證據力。本件參加人提出之合作廠商Borderfree與我國消費者間之訂購確認信件、我國消費者於Target網站訂購商品之收據明細、Borderfree與我國消費者間之確認信件、美國海關單據等資料（見廢止卷一第147頁至第161頁、第168頁至第239頁背面、本院卷一第353頁至第370頁、第423頁至第426頁），觀諸內容為參加人自行列印經其遮掩之證據資料，其上並無顯示來源出處或僅呈現部分之網址，原告既於本件行政訴程序否認前開證據之真正，依前揭說明，應由參加人就該等私文書形式上真正負舉證之責任。然經本院函請參加人提出未經遮掩版本之前述證據資料，及操作網頁成立訂單、寄送確認信件等網路流程之體驗公證內容到院後（見本院卷二第21頁），依參加人所提出一般消費者於網際網路上瀏覽Target網站與該網站上所呈現網頁資料之體驗公證內容（見限閱卷第45頁至第149 頁），其上並未有我國消費者於我國操作該網站而成立訂單，或有經寄送確認信件等相關內容，且觀以該網站呈現之網頁內容，除網頁文字均為英文外，網站上商品計價貨幣亦為美金，又參加人訴訟代理人於本院準備程序時陳稱：該等資料為當事人所提供，均為電子檔資料，原本要在美國用體驗公證方式處理，但美國沒有辦法這樣做，目前有的資料就是這些等語（見本院卷二第35頁），則參加人所提出之前述電子檔資料，既為其自行列印所製作，並未經公證或其他證明其為真正之相關佐證，本院自無從僅以該等資料認定我國消費者於Target網站為交易流程之事實。是以，參加人所提前開證據資料尚難執為系爭商標使用於系爭指定服務之事證。⒉參加人所提Target網站網頁截圖、Target網站於西元2017年5 月5日、9月22日及12月13日「terms&conditions」歷史網頁資料、臺灣網站批踢踢版之網頁截圖、合作廠商Partners Online網站網頁截圖、參加人與我國供應商間簽署之合作協議、我國合作廠商之工商登記資料，及參加人自行製作並經其法律顧問出具公證書之我國消費者於Target網站帳戶列表、相關購物紀錄列表、參加人於我國合作廠商列表等文件（見廢止卷一第111頁至第146頁背面、第162頁至第167頁背面、第240頁至第252頁、第287頁至第295頁），細譯上開資料，大部分內容均無顯示系爭商標之圖樣，已難作為系爭商標使用於系爭指定服務之證據；而Target網站網頁截圖、Target網站於西元2017年5月5日、9月22日及12月13日「terms&conditions」歷史網頁資料、合作廠商Partners Online網站網頁截圖，其上雖有系爭商標圖樣，然觀諸Partners Online網站網頁截圖日期即109年8月17日，顯為原告於109年3 月9日向被告申請廢止系爭商標註冊之日後所為，則該證據自無從證明參加人於109年3月9日前3年有使用系爭商標於系爭指定服務之事實，其餘證據亦僅得證明參加人有使用系爭商標於Target網站及網站顯示包含運送之相關條約，仍無從據此作為我國消費者就系爭商標於系爭指定服務所表彰之服務內容於我國為交易行為。再者，Borderfree於106年3月9 日至109年3月9日並無運送參加人商品至臺灣之進口報關資料，此有財政部關務署111年6月17日台關緝字第1111014838號函在卷可佐（見本院卷一第330頁），本院雖依參加人聲請並檢附其所提出之消費者訂單，向臺灣順豐速運股份有限公司調取該訂單之相關單據及運送資料（見本院卷一第461 頁），仍經該公司函覆表示「一、本公司託運資料保存索引主要依運送單號、次要依電話號碼；經查貴院來函覆附件（即參加人所提供之訂單）所示之追蹤號碼似非前述任一資料，因此無從協助提供資料。二、縱使貴院可提供本公司之運送單號，惟觀附件所示之訂購日期為西元2017年5月10日，該運送日期似亦太過久遠，故無從提供」等語（見本院卷一第467頁），是參加人所稱其於106年3月9日至109年3月9日期間透過Borderfree或其他運送公司寄送其於Target網站銷售商品至臺灣與我國消費者收受乙節，並非有據。綜前各情，參加人所舉事證均無法證明系爭商標在我國於系爭指定服務上產生相關經濟活動之事實。 ⒊本院審酌全案卷證資料，參加人雖有架設經營Target網站，並於其上進行多項商品之零售銷售服務，然該網站屬全球性之網站，所使用語言為英文，網路上顯示商品計價貨幣為美元，均如前述，縱我國消費者得以於該網站註冊為會員，依參加人所提證據資料仍無從認定我國消費者是否得以成立訂單、購買及運送商品流程、運送地點是否包含臺灣、報關方式等相關交易內容，自難僅憑參加人於該網站上使用系爭商標於電子購物平台，即認其有以對我國消費者以行銷之目的使用系爭商標於系爭指定服務上。 ⒋參加人雖稱：商標使用不以發生實際交易結果為必要，參加人經營Target網站為公開網站，任何人均可透過網際網路連線而瀏覽，並公告對全球消費者提供網路購物服務，足以使我國消費者認識系爭商標為表彰網路購物服務之商標云云。惟按現行商標法第5條於100年6月29日修正立法理由稱「本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS Agreement）第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似」。是商標之使用，前提須有「行銷之目的」，且依商標屬地主義之精神，必須是基於商業交易之目的，在我國市場銷售商品或提供服務，有客觀之商業交易行為，始該當有「行銷之目的」，意即「行銷之目的」並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」已足，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，使我國消費者就該商標所表彰之商品或服務，在我國市場有實際之交易可能，如此才能達到我國商標法「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」之立法目的。再者，商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，故其本質上使用乃屬必要。又我國商標法係採註冊主義，雖不以商標已使用為註冊之要件，但已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此即為商標之維權使用。商標維權使用，除應符合上開「行銷之目的」外，更著重商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。本件依參加人提出上開資料，難認參加人於我國就系爭商標使用於系爭指定服務已盡其舉證之責任，業經本院認定如前，則參加人既未能證明系爭商標於我國產生系爭指定服務之經濟活動，即未符合商標之真實使用，又參加人經營之Target網站無論是否對全球消費者提供網路購物服務，與參加人於我國市場有無使用系爭商標於系爭指定服務上之客觀商業交易行為無涉，依前揭說明，自非屬參加人就系爭商標之維權使用，是參加人此部分所辯，實無可採。六、綜上所述，參加人所提證據資料，無從證明系爭商標於本件申請廢止日前3年內有使用於系爭指定服務之事實，而有商標法第63條第1項第2款規定之適用。從而，被告就系爭商標於系爭指定服務部分所為廢止不成立之處分，於法尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告據此請求撤銷原處分關於系爭商標於系爭指定服務之註冊廢止不成立部分與訴願決定，為有理由，應予准許，且此部分事實業經本院認定如前，而無事證未臻明確或尚待被告審查之情事，爰依行政訴訟法第200條第3款規定，命被告就系爭商標於系爭指定服務之註冊，應作成「廢止成立」之處分。七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。八、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第200條第3款規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　4 　　月　　12　　日智慧財產第三庭審判長法官　蔡惠如法官　林惠君法官　潘曉玫以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。 ┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所需要件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││　　　之一者，得不│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││　　　委任律師為訴│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││　　　訟代理人　 │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 列情形之一，│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 院認為適當者│ 。 ││ ，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││ 審訴訟代理人│ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　112 　年　　4 　　月　　12　　日書記官李建毅附圖：系爭商標註冊號：00000000 商標名稱：Bullseye Design 申請日：103年4月22日權利期間：104年8月1日至114年7月31日指定使用類別及名稱：第35類「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務，網路購物（電子購物）服務；麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問。」

智慧財產及商業法院111年度行商訴字第2號

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