111年度行商訴字第57號｜智財：商標異議｜裁判日期：112 年 03 月 31 日

智慧財產及商業法院行政判決 111年度行商訴字第57號民國112年3月16日辯論終結原告周純美即忠誠跆拳道館訴訟代理人林敬倫律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人林淑如參加人朱雲陽上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國111年6月1日經訴字第11106303950號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由壹、程序方面：一、本件被告代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由副局長廖承威陞任局長並於同年月29日聲明承受訴訟，此有經濟部函文及聲明承受訴訟狀可稽（本院卷第229至231頁），核無不合，應予准許。二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。本件參加人經本院合法通知（本院卷第187頁），無正當理由未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告及被告之聲請，由到場之當事人辯論而為判決。貳、實體方面：一、爭訟概要：（一）原告前於民國109年4月9日以「忠誠跆拳道」商標，指定使用於如附圖一所示第41類服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第02096321號商標（下稱系爭商標）。（二）參加人嗣以系爭商標指定使用於第41類服務有商標法第30條第1項第12款規定之情形，提起異議。案經被告審查，以111年2月16日中台異字第1090657號商標異議審定書，為系爭商標指定使用於第41類服務之註冊應予撤銷（下稱原處分），原告不服，提起訴願後，經經濟部以同年6月1日經訴字第11106303950號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告遂向本院提起行政訴訟。又本院認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。二、原告主張及聲明：（一）商標必須有持續使用之事實方可受商標法之保護，參加人雖係最先使用如附圖二之「忠誠跆拳道」商標（下稱據爭商標），然無論參加人或被告均未進一步提出參加人自70年（西元1981年）後有親自持續使用據爭商標之證明，參以忠誠道館關東館負責人陳○○之陳述函（甲證1），可知參加人並未實際使用據爭商標。實際上，參加人在將忠誠道館交棒予訴外人孫○○之後，並未有參與道館經營事務，亦未有支付委託費用或營收分潤之行為，遑論有任何委託經營之書面契約，原告在經營時從未與參加人有任何法律上或事實上之往來，根本無從認定參加人與孫○○間有任何委託經營之行為。又原告一向使用忠誠總館名義營運，且在系爭商標申請註冊前之所有道館皆係由孫○○或原告經營之總館所開展，無一係參加人所授權或同意，難認參加人有發展連鎖或授權他人經營之意思，況縱使原告曾對外表示參加人為創辦人之地位，亦僅存在原告或其他人得否合理使用其姓名、照片或肖像權之問題，實無由以孫○○或原告之使用事實視為參加人之使用。（二）原處分雖以參加人所提「國內體育企業連鎖經營典範-以忠誠跆拳道館為例」碩士論文（申證5，下稱系爭論文），認定參加人、孫○○及其他掛名「忠誠」道館係屬一加盟體系，推論孫○○等人係被授權使用商標，逕認參加人有持續使用據爭商標之事實。惟系爭論文雖引用參加人及孫○○ 之口述意旨，然卻未見訪談紀錄之逐字稿或觀察重點紀錄表，事後根本無法就相關內容勾稽核實，且系爭論文中亦無提及孫○○與參加人間有何委託經營或授權關係，另系爭論文關於參加人與孫○○間有以無加盟金、權利金連鎖方式經營之論述，係出於作者個人意見，並非當事人之口述內容，並非客觀，不足以作為證明參加人有委託或授權他人使用據爭商標之證據。況依系爭論文作者王○○亦到庭證稱要開設忠誠道館要得到孫○○之同意等語，可證孫○○係為自己利益經營系爭商標，而分館亦係以孫○○為商標授權之決定權人。（三）基上，原處分及訴願決定認定參加人有持續使用據爭商標之事實，且符合商標法第30條第1項第12款之要件，而撤銷系爭商標之註冊，均有違誤，爰提起本件訴訟並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。三、被告答辯及聲明：（一）依參加人檢送之系爭論文及中華民國跆拳道協會團體會員證書（申證6），可知參加人早於68年（西元1979年）於新竹縣成立第一間「忠誠跆拳道」道館，並於70年由孫○○ 總教練接任後直至105年孫○○辭世，可知據爭商標為參加人創立，之後由孫○○接手度過草創期。又從中華民國跆拳道協會網站資料（申證4）可知，現以「忠誠跆拳道」道館為名義之跆拳道館於新竹縣市有11家分館，分由不同負責人經營，及依系爭論文之附錄三「忠誠跆拳道道館系統圖」，可見參加人為忠誠跆拳道館創辦人之記載。由此足認系爭商標註冊申請日之前，參加人所創立及其後各負責人所成立之跆拳道道館，有先使用據爭商標於跆拳道教學及跆拳道館服務之事實。（二）系爭商標與據爭商標相較皆有相同中文「忠誠跆拳道」，應屬構成近似程度極高之商標。又系爭商標指定使用於如附圖一所示第41類服務，與據爭商標先使用於跆拳道教學、跆拳道館服務，前者所提供之服務項目經常包含後者之教學服務，或後者之教學服務常藉由前者所提供之場所進行，或兩者均屬休閒育樂等相關服務，性質相同或相近，服務提供者及滿足消費者之需求上亦有共同或關聯之處，如標上相同或近似之商標，易使消費者誤認來自相同或不同但有關聯之來源，應屬構成高度類似之服務。（三）原告為忠誠跆拳道館各館負責人之一，且與孫○○具伴侶關係，為跆拳道教學、跆拳道館等相關服務之同業。原告嗣於各館負責人承襲參加人所創，持續提供跆拳道教學、跆拳道館服務之後，以與據爭商標相同之「忠誠跆拳道」申請系爭商標註冊，自屬因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在之關係。又參加人與其後各負責人承襲成立之忠誠跆拳道館，於系爭商標註冊日前即有先使用據爭商標於跆拳道教學、跆拳道館等相關服務，原告身為競爭同業，應較一般人更為熟悉及關注，其以相同文字作為系爭商標申請註冊，難謂為巧合，即有因同業經營關係而知悉據爭商標存在，而搶先註冊之情事，自有商標法第30條第1項第12款規定之情形。（四）原告雖主張參加人迄今已長期未使用據爭商標，惟未提出孫○○已受讓據爭商標權利，或經參加人同意併存使用註冊，或以商標所有人地位授權其他分館使用等證據，尚難認孫○○自始即係以自己名義使用商標。又依一般社會經驗法則，業務經營多結合商標使用，故以加盟方式經營之各分館負責人顯非商標所有權人，至多僅能認係基於商標所有權人之授權而使用。故參加人同意孫○○或其後各分館負責人以被授權人名義使用據爭商標，並非同意其等以自己名義使用或申請註冊，孫○○及其後各分館負責人就據爭商標之使用應視為授權人即參加人之使用，並無法為原告有利之論據。並聲明：駁回原告之訴。四、參加人並未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。五、本件爭點：系爭商標有無商標法第30條第1項第12款之情形，而不得註冊？六、本院判斷：（一）應適用之法規：異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，同法第50條定有明文。本件系爭商標係於109年4月9日申請註冊，經被告於110年10月16日核准註冊公告，故系爭商標之註冊有無違法事由，自應以105年11月30日修正公布、同年12月15 日施行之現行商標法（下稱商標法）為斷。（二）按商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：…相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」本款規範意旨在防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德。按我國採先申請主義，故原以先註冊者優先受保護，惟基於誠信原則及防止消費者混淆暨不公平競爭行為之關係，除參照巴黎公約第6 條之7第1項之規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註之情形。100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷（最高行政法院110年度上字第63號判決意旨參照）。（三）系爭商標相同於參加人先使用於類似服務之據爭商標： ⒈依系爭論文第肆章訪談結果之記載：「忠誠跆拳道成立於1 979年，在新竹縣成立第一間道館，是由朱雲陽（誤載為「揚」）教練創立」、「因朱雲陽教練常年外派國外擔任跆拳道教練，無法兼顧跆拳道館營運和教學…因此於1981年將『忠誠道館』交棒予孫○○總教練管理和訓練，要求必定秉持陸戰隊精神…強調必須將『忠誠跆拳道館』發揚光大並且傳承下一代」、「孫○○總教練更是秉持朱雲陽教練訓戒『永遠忠誠』，並且將忠誠跆拳道館發揚光大，鼓勵素行端正者開設忠誠跆拳道分館，過程中，從未曾收取任何加盟規費、加盟金或權利金」（異議卷第46頁背面、第47頁背面、第51頁背面），以及系爭論文附錄三之「忠誠跆拳道道館系統圖」，載明參加人為忠誠道館創辦人，孫○○總教練為忠誠道館總館之接班人（同上卷第63頁背面），與參酌忠誠跆拳道總館之FB官網首頁記載：「忠誠跆拳道館於民國65年由朱雲陽先生在新竹縣成立第一間道館，…孫○○… 於民國70年接替朱雲陽教練至今，繼續傳承〝忠誠跆拳道館〞」（訴願卷第25頁）等內容，堪認於系爭商標註冊申請日（109年4月9日）之前，參加人已創立「忠誠跆拳道」並經營跆拳道館，孫○○於接手後亦以相同之「忠誠跆拳道」營運並鼓勵開設忠誠跆拳道分館，而有先使用據爭商標於跆拳道教學、跆拳道館服務之事實。 ⒉系爭商標與先使用之據爭商標相較，兩者均使用未經設計之中文「忠誠跆拳道」構成，無論於外觀、讀音及觀念皆完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離整體觀察或實際交易時連貫唱呼之際，難以分辨，應屬相同之商標。又系爭商標指定使用於如附圖一所示第41類之服務，與據爭商標先使用於跆拳道教學、跆拳道館服務，前者所提供之服務項目如技藝訓練班、才藝補習班等，已包含後者之跆拳道教學、跆拳道館服務，或後者之跆拳道教學服務通常藉由前者所提供之場所進行，兩者之性質相同或相近，如標上相同或近似之商標，即易使消費者誤認來自相同或不同但有關聯之來源。因此，兩者於提供銷售管道及消費族群等因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及實際市場交易情形，應屬於高度類似之服務。 ⒊原告固以前詞否認系爭論文得以作為參加人有委託或授權他人使用據爭商標之證明，並提出忠誠道館關東館負責人陳○○之陳述意見函（甲證1，本院卷第71至73頁）為證等等。惟查： ⑴商標除得自己使用外，亦得授權他人為之，依前揭系爭論文第肆章訪談結果及忠誠跆拳道總館官網首頁之記載，可知參加人於創立「忠誠跆拳道」道館後，自己雖無繼續使用據爭商標，然已授權接替之孫○○總教練及之後忠誠跆拳道分館經營者均得使用，縱未向使用者收取任何加盟費或權利金，亦不影響據爭商標事實上有持續使用之行為。又孫○○及其後各分館負責人就據爭商標之使用既係源自參加人授權而來，其等使用據爭商標行為即應視為參加人之使用，原告既未能提出孫○○已自參加人受讓取得據爭商標之證據，尚不足認為孫○○係以自己名義使用據爭商標，而否定參加人於創立據爭商標後有授權他人持續使用之事實。 ⑵又依原告所提陳○○之陳述意見函，雖提及參加人自70年後（即孫○○正式經營忠誠跆拳道總館後）未曾實際經營道館，且其開設之關東館，係由孫○○以總館負責人地位同意無償使用「忠誠跆拳道」名義經營，與參加人無關係等語。然此僅能證明孫○○總教練自參加人接手「忠誠跆拳道」總館後實際經營之情況，且其所述情形亦符合系爭論文所載：「孫○○總教練更是秉持朱雲陽教練訓戒『永遠忠誠』，並且將忠誠跆拳道館發揚光大，鼓勵素行端正者開設忠誠跆拳道分館，過程中，從未曾收取任何加盟規費、加盟金或權利金」內容，尚不足以此認定參加人並未授權孫○○使用據爭商標或孫○○係以自己名義使用據爭商標之事實。 ⑶原告雖主張系爭論文並無訪談紀錄之逐字稿或觀察重點紀錄表，該訪談結果之論述乃作者個人意見，並非客觀，不得作為證據云云。惟系爭論文為國立體育大學之競技與教練科學研究所104年1月之碩士論文，並附有參考文獻、表3-1受訪研究參與者（對象含參加人、孫○○ 等8人）及附錄一之訪談大綱可參（異議卷第45頁及背面、第60至61頁背面），且參以作者王○○於本院證述：系爭論文之談訪結果內容，是伊親自訪談孫○○、參加人等人口述錄音後整理出來的，寫完後曾給孫○○確認過沒問題，是由參加人創立忠誠跆拳道館，再傳承給孫○○教練，因孫○○要推廣跆拳道，所以只要他的學生出來，都可以無償使用忠誠跆拳道名稱去開設道館等語（本院卷第171至172頁、第175頁），顯見系爭論文之訪談結果並非作者王○○自己之個人意見，而係其經蒐集資料、實地觀察並與當事人進行訪談研究後取得之客觀結果，縱未檢附訪談之逐字稿或觀察紀錄表，亦無從憑此否認其訪談結果之真實性，自得作為證明參加人有授權孫○○等人使用據爭商標之證據。 ⑷至原告雖以證人王○○證稱在當時開設忠誠道館要得到孫○ ○之同意云云，主張孫○○係為自己利益經營「忠誠跆拳道」商標，且為分館使用商標之決定權人等等。然依證人王○○所述：伊對於參加人交棒予孫○○管理當時有無代價或如何約定並非清楚，但依孫○○口述「一句承諾，終身責任」，當時要推廣跆拳道，所以只要他的學生都可以無償使用忠誠跆拳道名稱去開設道館，伊研究忠誠跆拳道館之經營方式，係以類似便利超商之連鎖加盟方式作為比喻，實際上孫○○並非加盟業主等語（本院卷第17 2、174頁），可知孫○○自參加人傳承「忠誠跆拳道」後仍係秉持參加人之經營理念而使用據爭商標，並非為自己利益而經營據爭商標，縱日後由孫○○經營之忠誠跆拳道總館開展分館，亦係基於原先參加人之授權而為使用，故原告主張孫○○始為據爭商標授權之決定權人，參加人於創立據爭商標後已無授權孫○○等人持續使用等情，要屬無據，並非可採。（四）原告基於業務往來關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊：依中華民國跆拳道協會網站資料（異議卷第23至24頁）及商業登記資料（本院卷第51頁）可知，原告現為新竹縣○區一家忠誠跆拳道館之負責人，其與參加人均為跆拳道教學、跆拳道館服務之同業，顯見原告確已因業務經營關係而知悉據爭商標之存在。又參以系爭商標申請註冊之前，原告既未經參加人同意，即以與據爭商標完全相同之系爭商標申請商標註冊，並指定使用在類似之跆拳道教學、跆拳道館服務，則原告顯有因知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊之行為，已構成商標法第30條第1項第12款所定之情事。七、綜上所述，本件系爭商標申請註冊之前，參加人已有先使用據爭商標之事實，且原告因業務經營關係知悉而申請註冊與先使用據爭商標圖樣相同之系爭商標，並指定使用於如附圖一所示第41類服務，已違反商標法第30條第1項第12款之規定。準此，被告依參加人之申請，撤銷系爭商標指定使用於該類服務之註冊，核無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要。九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　3 　　月　　31　　日智慧財產第一庭審判長法　官　蔡惠如法　官　陳端宜法　官　吳俊龍以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。 ┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所需要件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　112 　年　　4 　　月　　6 　　日書記官蔣淑君

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