113年度行商訴字第14號｜智財：商標異議｜裁判日期：113 年 11 月 07 日

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第14號民國113年9月26日辯論終結原告丸美築藝肌膚美學有限公司代表人黃柏元輔佐人柯立偉被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人林政憓參加人大陸商廣東丸美生物技術股份有限公司代表人孫懷慶上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國113年1月15日經法字第11217309620號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：主文一、原處分及訴願決定均撤銷。二、訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、本件參加人經合法通知，無正當理由未到場（本院卷第199 頁），經核並無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依到場之當事人聲請，准由到場之原告及被告辯論後而為判決。二、爭訟概要： (一)原告於民國109年5月26日以「丸美」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第3類之「化粧品；保養品；乳液；護唇膏；按摩霜；防曬劑；面膜；眼霜；去角質霜；卸粧液；護膚品；保濕水；香皂；美容用草本萃取精華液；潤膚凝膠；洗面乳；洗髮劑；護髮劑；香料；精油」商品，向被告申請註冊，經審查後准列為註冊第2195171號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。 (二)參加人於111年1月20日以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11及12款規定，提起異議。案經被告審查，認系爭商標有第30條第1項第10款規定之適用，以112年8月30日中台異字第G01110034號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷處分（下稱原處分)。原告不服，提起訴願，經經濟部於113年1月15日以經法字第11217309620號為訴願駁回之決定（下稱訴願決定），原告遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。三、原告主張略以： (一)原處分所據以異議之註冊商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）之主體為「MARUBI」，就目前國人英文能力普遍程度已達一般讀寫及辨識各字母組成差異，且據爭商標圖樣之中英文字比例差距懸殊，若未特別放大讀取，據爭商標內之「丸美」文字更難以辨識。整體觀察之，消費者主要關注部分為英文「MARUBI」，而非中文「丸美」，原處分認據爭商標主要識別部分為「丸美」而與系爭商標構成相同或近似，並不可採。又據爭商標指定使用於第5類「護膚藥劑」商品與系爭商標所指定使用之第3類商品相較，並非所有商品皆與皮膚之保養修復、美容相關，且「護膚藥劑」商品必須在有藥劑師的藥粧店或藥局才能販售，受到更嚴格管理，化粧品與藥劑更是無法使用同一名稱，依社會通念與市場交易並不會將「護膚藥劑」與「化粧品」等商品混為一談，而是會區分兩者是否具有治療效果之差異，故兩者於性質、原料、用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群等綜合考量下，應構成類似程度低之商品。退言之，即使上開商品具有關聯性，惟系爭商標所指定商品項目中仍有「護唇膏；按摩霜；眼霜；卸妝液；香皂；洗髮劑；護髮劑；香料；精油」等與護膚無關商品項目，不應予撤銷。另原告長期使用系爭商標於相關產品上，應已足使相關消費者辨識系爭商標之商品來源等語。況且，據爭商標指定使用於第5類之商品部分，因有商標法第63條第1項第2款之事由，業經被告於113年8月5日為廢止處分確定，原處分已無撤銷系爭商標之依據。 (二)並聲明： ⒈訴願決定及原處分均撤銷。 ⒉訴訟費用由被告負擔。四、被告答辯略以： (一)系爭商標由單純橫書中文之「丸美」構成，與據爭商標相較皆有引人注意之相同中文「丸美」，僅據爭商標另結合外文「MARUBI」之差異，然該中文「丸美」均為二者主要識別部分，在外觀、觀念及讀音上均極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源之可能性高，應屬構成高度近似之商標。又系爭商標指定使用於「化粧品；保養品；乳液；護唇膏；按摩霜；防曬劑；面膜；眼霜；去角質霜；卸粧液；護膚品；保濕水；香皂；美容用草本萃取精華液；潤膚凝膠；洗面乳；洗髮劑；護髮劑；香料；精油」商品，與據爭商標指定使用於第5類之「護膚藥劑」部分商品相較，前者為使用於人體皮膚之化粧、保養、清潔或可作為添加芬芳之香料等用品，後者則為皮膚防護用藥劑，二者商品均與皮膚之保養、修護、美容等有關，在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有雷同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成類似關係之商品，且類似程度不低。又據爭商標之「丸美」與所指定商品並無直接關聯性，消費者會將之作為商品來源之標識，堪認據爭商標具相當之識別性。至原告雖稱系爭商標經其廣泛行銷使用已為相關消費者所熟悉，惟依原告所提事證尚無法證明系爭商標業經原告廣泛行銷使用，已為相關消費者所熟悉，並得以與據爭商標相區辨。綜上，衡酌兩造商標構成高度近似，指定使用之商品構成類似程度不低，據爭商標具相當識別性等因素綜合判斷，相關消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應有商標法第30條第1項第10款規定之適用。 (二)關於據爭商標申請廢止一節，經查該據爭商標之申請廢止日為113年3月12日，其時間已晚於原處分時（112年8月30日）達數月之久，尚非原處分所得審究，自難謂據此執為原處分有何違法或不當之處。 (三)並聲明： ⒈原告之訴駁回。 ⒉訴訟費用由原告負擔。五、參加人經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀供本院參酌。六、得心證之理由： (一)應適用之法規：異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。系爭商標註冊公告日為109年5月26日，參加人係於111年1月20日提起異議，故本件有無不得註冊之事由，自應以105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之商標法為斷（下僅稱商標法）。 (二)系爭商標於註冊時原應有商標法第30條第1項第10款本文規定之適用： ⒈按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，為商標法第30條第1項第10款本文明定。而判斷二商標有無致混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品或服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。 ⒉經查：⑴據爭商標之主要識別部分為左側之英文「MARUBI」及右側中文「丸美」設計字，其中「丸美」文字與系爭商標相同，兩者近似程度高；⑵據爭商標指定使用於第5類「護膚藥劑」部分商品，與系爭商標指定使用於第3類「化粧品；保養品；乳液；護唇膏；按摩霜；防曬劑；面膜；眼霜；去角質霜；卸粧液；護膚品；保濕水；香皂；美容用草本萃取精華液；潤膚凝膠；洗面乳；洗髮劑；護髮劑；香料；精油」，均屬於與皮膚之保養、修護、美容有關，在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有雷同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應構成類似之商品，且類似程度不低；⑶據爭商標之「丸美」與其所指定商品並無直接關聯，具有相當之識別性；⑷參加人雖未提出兩商標已產生混淆誤認之虞之證據，惟據爭商標註冊在先，本於商標註冊主義及先申請主義，應賦予據爭商標較大之保護。⑸綜合審酌相關因素，應認相關消費者極有可能誤認兩商標之服務為同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞情事，致系爭商標指定使用於前揭商品之註冊有商標法第30條第1項第10款本文規定之情形。準此，原處分及訴願決定以系爭商標有前揭不得註冊情形而撤銷其註冊，固非無見。 (三)據爭商標因指定使用於第5類商品部分業經廢止註冊，而有情事變更原則之適用，原處分及訴願決定所憑理由即無所據，應予撤銷： ⒈按「撤銷審定處分後，於行政救濟中，其據以異議之事由，因情事變更而不存在者，如依異議審定時(舊)商標法第37條第11款異議成立，但於行政救濟程序中，據以異議之法人名稱不應繼續使用者，原處分即屬無依憑，自應予撤銷，是就商標異議之事實狀態判斷基準時，應以行政法院事實審終結前之時點為準，始合乎程序經濟原則」（最高行政法院96年度判字第206號判決意旨參照）。次按商標法第60條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」，參照該條於100年5月31日修正條文說明：「原條文但書係情況決定之規定，著重於公私利益之平衡，主要在於考量商標註冊時之違法情形，於評定時，因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者，得為不成立之評決。至註冊商標經評定撤銷註冊之處分，於行政救濟程序中，發生評定當時所未能預料之情事，例如引據商標另案遭撤銷註冊確定在案，或引據商標已移轉予系爭商標權人等事實變更，商標主管機關或法院依當事人申請，變更原法律效果之處分或判決，則屬情事變更原則適用，二者性質上有所不同。又原條文中『經斟酌公益及當事人利益後』之用語，實指商標專責機關所考量者，應為斟酌公益與當事人利益之衡平，為臻明確，爰予修正」，足見商標評定案於行政救濟程序中，如有發生評定當時所未能預料之情事，法院得依當事人申請，變更原法律效果之處分或判決，而有情事變更原則之適用，故此時事實狀態審酌之時點為行政救濟程序終結前。本件雖為商標異議案件，惟其與商標評定同係商標法規定第三人對於商標專責機關核准商標註冊之處分，得表明不服，以輔助商標審查不足之制度，本院就關於商標評定之上開法理自得參酌。 ⒉經查，據爭商標經參加人於101年10月29日申請註冊後，於10 2年9月1日准予註冊公告在案，惟其因無正當理由繼續停止使用已滿3年，經原告於113年3月12日以據爭商標指定使用於第5類商品部分，有商標法第63條第1項第2款規定之事由，申請廢止註冊，商標權人即參加人逾期未為答辯，業經被告於113年8月5日以中台廢字第L01130128號廢止確定，並於同年11月1日公告在案，此有上開廢止處分書及商標註冊簿附卷可稽（本院卷第179至183頁、第221頁），復為兩造所不爭執（同上卷第210、211頁），堪認屬實。是以，據爭商標指定使用於第5類商品部分既已為廢止註冊確定，系爭商標經撤銷之審定處分後，於原告提起行政訴訟程序中被告據以撤銷之事由，已因情事變更而不存在，亦即依異議審定時商標法第30條第1項第10款異議成立之事由，於行政訴訟程序中因據爭商標指定使用於該部分商品業經廢止註冊而不存在。從而，被告以系爭商標有違反商標法第30條第1項第10 款之情事，所為系爭商標指定使用於第3類商品註冊應予撤銷之審定即無依憑，於法未合，訴願決定予以維持，亦有未洽，自應由本院將訴願決定及原處分撤銷。 (四)末按行政訴訟撤銷之訴，乃審查原行政處分之合法性，係以原處分本身做為審查之對象。本件參加人提出異議時主張系爭商標有商標法第30條第1項第10、11、12款之不得註冊事由，惟被告僅就其中第10款規定為判斷，就同條項第11、12款之事由並未予以審酌。因行政法院之審查對象僅是原處分本身，原處分既未對「系爭商標有無商標法第30條第1項第11、12款規定事由」部分進行審查，本院自無從就此部分併予審理，附此敘明。七、綜上所述，系爭商標雖原有商標法第30條第1項第10款本文規定之適用，惟據爭商標指定使用於第5類商品部分業經被告廢止在案，系爭商標異議成立之事由因情事變更而不存在，此為原處分不及審酌，於法即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，應予准許。八、又本件原告係於原處分做成後之113年3月12日始向被告提起據爭商標指定部分商品廢止之申請，嗣於本院分案後，據爭商標之廢止案始告確定，依行政訴訟法第104條準用民事訴訟法第82條規定，應認原告之訴雖有理由，惟全部訴訟費用仍應由原告負擔。九、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯均與本件判決結果無影響，毋庸一一論列，併此敘明。十、結論：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第104條、第218條，民事訴訟法第82條、第385條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官曾啓謀法官吳俊龍以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日書記官蔣淑君

智慧財產及商業法院113年度行商訴字第14號

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