智慧財產及商業法院97年度行商訴字第00001號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 97 年 10 月 09 日

智慧財產法院行政判決
97年度行商訴字第00001號民國97年10月2日辯論終結原　　　告　美商‧瑪斯公司（Mars,Incorporated）
代　表　人　約翰 D.卡洛林鮑
訴訟代理人　陳慧玲 律師
郭建中 律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　甲○○（局長）住同上
訴訟代理人　乙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年5
月5 日經訴字第09706106340 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於96年3 月30日以「夾心酥」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第31類之「未加工穀物、種子、活禽獸、鳥、魚、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用咀嚼物、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲料、鳥飼料及飲料、魚飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非醫用動物飲料」等商品，向被告申請註冊。經該局審查，認本件商標圖樣上之中文「夾心酥」，係一種習見之食用餅乾名稱，以之作為商標圖樣，使用於指定之商品，有使一般消費者對其所表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，應不准註冊，而以97年1 月17日商標核駁第304684號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
㈠原告主張：
⒈原告為寵物食品製造商，其旗下主要兩大品牌係以「PEDIGREE」（寶路）及「WHISKAS 」（偉嘉）為主。其中「WHISKAS 」（偉嘉）乃於1960年針對寵物猫飼料所創設之商標，由於產品日益受到歡迎、產量也大幅增加，原告體認到唯有專業化經營和提供營養均衡的貓食才能符合市場需求，故其對於貓食產品內容不斷推陳出新，針對不同之產品亦創設不同之副品牌，以刺激消費者的購買慾望，本件系爭商標「夾心酥」乃「WHISKAS 」品牌之下，針對新一代之乾糧式貓飼料所創設之商標。「WHISKAS 」之「夾心酥」系列商品，顛覆以往乾糧式貓飼料型態，將新鮮魚肉包覆在香脆之貓飼料內作為內餡，給予寵物貓在咀嚼時有外酥內軟之口感，故原告當初在設計系爭商標時即採用這新產品外酥內軟予人之印象取名夾心酥，並已在亞洲地區普遍使用於包裝上。
⒉被告機關及訴願決定機關皆分別指摘「夾心酥」乃為一坊間食用之餅乾或糕餅名稱，以之做為商標，使用於指定商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，原告認為此乃二機關主觀認定系爭商標字樣「夾心酥」之食用者乃僅限於人類，一旦指定於寵物或動物食用之食物時，即有發生誤認誤信商品性質之虞。原告認為雖坊間不乏以「夾心酥」組合為名供人類食用之餅乾或糕餅，充其量僅能說明「夾心酥」乃特種食品之描述，並非僅限於特定者食用之食品。
⒊現今社會產品多樣化，人性化設計及擬人化之思考模式乃當今行銷所驅，本件系爭商標之設計即採擬人化之思考模式，暗示其產品外酥內軟之口感印象，採「夾心」（含餡之意）及「酥」（香脆之意）之商標組合，藉此以攫取寵物飼主之關注並方便其容易了解商品之內容，進而選購予其寵物食用，故系爭商標所標示之產品實際上確在暗示商品之特性，產品外酥內夾肉餡，並無名不符實或誤導之情形。
⒋就系爭商標主要標示之商品乃為「寵物之飼料」，依其實際消費市場觀之，該等商品皆販售於寵物飼料專賣店、動物醫院等特定場所，即便一般便利商店及大賣場，亦設有特定專區（寵物用品區）或專櫃予以販售。主觀上，系爭商標所標示之商品恰如其名，客觀上亦無使公眾產生誤認誤信進而購買之疑慮。
⒌此外，原告業已長期使用系爭商標於產品包裝、廣告及宣傳單DM上，除了平面媒體，原告亦投注大量廣告金額於電視媒體，藉此增加曝光率及消費者之印象。此外，系爭商標之商品鋪貨管道遍及量販店、超市及寵物專賣店，使得消費者可隨意購得。因此，系爭商標不但無使消費者產生誤認誤信之問題，且經由原告長期廣泛使用，已使相關消費者皆清楚認知該產品性質及來源，並於主觀印象上造成識別性作用，惟被告機關於原處分中並未審酌原告業已實際使用之事實，而訴願決定機關則表示本件據以核駁之法條為商標法第23條第1 項第11款，並非商標法第23條第4 項規定之條款，自不得主張商標案經使用已取得第二層意義而排除拒以核駁法條之適用云云，亦漏未審酌系爭商標實際使用並無使公眾產生誤認誤信之情形。
㈡被告主張：
⒈按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第11款所明定。本件原告申請註冊之「夾心酥」商標圖樣上，係由單純橫書之中文所構成，係一種坊間習見之食用餅乾名稱，以之做為商標，使用於指定之「未加工穀物、種子、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜」等商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，自有首揭法條規定之適用。
⒉至原告主張其業已長期使用於產品包裝、廣告及宣傳DM上，且投注大量廣告金額於電視媒體及舖貨管道遍及量販店、超市及寵物專賣店，已足使相關消費者清楚認知，其已為原告營業上商品之識別標識一節，查依原告所檢送之實際行銷態樣，「夾心酥」非做為商標型態使用，尚不足認定系爭商標業經原告長期使用，已足使相關消費者認知，而為原告營業上商品之識別標識，並得排除首揭條款之適用，是以被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理 由
一、按商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，商標法第23條第1 項第11款定有明文，該款之適用係指商標圖樣上之文字、記號或圖形本身已指示所指定使用商品或服務之性質、品質或產地，惟因與實際情形不符，而有使公眾產生誤認誤信進而購買之虞者而言。二、本件原告於96年3 月30日以系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第31類之「未加工穀物、種子、活禽獸、鳥、魚、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用咀嚼物、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲料、鳥飼料及飲料、魚飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非醫用動物飲料」等商品，向被告申請註冊。經該局審查，認系爭商標圖樣上之中文「夾心酥」，係一種習見之食用餅乾名稱，以之作為商標圖樣，使用於指定之商品，有使一般消費者對其所表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，乃審定為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為：系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第31類之「未加工穀物、種子、活禽獸、鳥、魚、墨魚骨頭、狗食骨頭、動物可食用咀嚼物、動物棲息用品、新鮮水果及蔬菜、動物用飼料及飲料、鳥飼料及飲料、魚飼料及飲料、非醫用飼料添加劑和非醫用動物飲料」之商品，是否有使消費者誤認誤信上開商品之性質，而違反商標法第23條第1 項第11款規定？
三、經查，系爭商標係由未經設計之中文橫書「夾心酥」自左至右橫向排列所構成，而「夾心酥」係消費者普通習用之餅乾商品之名稱，此有被告機關所呈於Google網站搜尋資料及成偉食品股份有限公司夾心酥目錄一份附卷可按（見本院卷第69-73 頁），原告亦自承系爭商標設計係暗示其商品內夾肉餡，而具有外酥內軟口感之特性（見本院卷第25頁），足見「夾心酥」等文字通常用於指示消費者該商品係含有內餡，且外皮酥脆之餅乾。原告以「夾心酥」等文字作為商標圖樣，聲請指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第31類中飼料類之「墨魚骨、狗食骨頭、動物可食用咀嚼物、鳥飼料、魚飼料」等商品，實有使一般消費者誤認誤信上開商品係內含餡料，且外皮酥脆之飼料商品。雖原告主張系爭商標係實際使用於以新鮮魚肉作為內餡，且外皮香脆之貓飼料，並無名不符實或誤導之情形等語，惟系爭商標倘經核准，則被告自得使用系爭商標於上開任一商品，而不限於實際上外皮酥脆內夾肉餡之商品，是以原告主張系爭商標並未違反商標法第23條第1 項第11款規定，洵無足採。
四、其次，原告另主張其業已長期使用系爭商標於產品包裝、廣告、宣傳單DM、電視媒體廣告，且產品之鋪貨管道遍及量販店、超市及寵物專賣店，經由原告長期廣泛使用，已使相關消費者皆清楚認知該產品性質及來源，並於主觀印象上造成識別性作用等語。惟查，依原告所檢送之在台使用產品包裝、廣告海報及DM資料均使用原告另申請核准註冊之「whiskas 偉嘉」商標（見本院卷第27、30、31頁），至於「夾心酥」等文字，則於文宣或廣告中均與「美味」二字併用於包裝上，其顯示之字體或係較置中放大之「偉嘉」等字體為小（見本院卷第27、30頁），或係搭配猫飼料產品之剖面圖樣，並加註「雙重口感」、「香濃內餡」、「酥脆外殼」等文字（見本院卷第31頁），足見原告使用「美味夾心酥」等文字，僅係使一般消費者瞭解商品係以酥脆餅乾包裹內餡之說明性文字，自無從認定系爭商標經原告大量使用且在交易上已成為商品來源之標識，亦難憑此而認系爭商標已因長期使用而已無使公眾產生誤認誤信之虞。
五、至於原告另聲請以系爭商標指定使用於第31類之「未加工穀物（群組代碼3111）」、「種子（群組代碼3106）」、「活禽獸、鳥（群組代碼3102）」、「魚（活水產類，群組代碼3103）」、「動物棲息用品（群組代碼3109）」、「新鮮水果及蔬菜（群組代碼3101）」、「鳥飲料、魚飲料、非醫用飼料添加劑、非醫用動物飲料（群組代碼3105）」等商品，經核上開商品雖與食用餅乾無涉，亦無內含餡料外皮酥脆之可能，系爭商標指定於此部分商品雖無使公眾誤信誤認商品品質之虞，然原告經被告踐行核駁理由先行通知程序後，迄未申請減縮指定商品之內容，基於同一申請案無從分割之原則，此部分之註冊申請亦無從准許。
六、綜上，原告所訴系爭商標並未違反商標法第23條第1 項第11款之規定，委無足採，從而此部分被告以系爭處分否准原告系爭商標之註冊，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　 10　　月　　9　　 日智慧財產法院第一庭
審判長法　官 李得灶
法　官　王俊雄
法　官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　97　　年　 10　　月　　9　　 日書記官 周其祥