97年度行商訴字第64號｜智財：商標異議｜裁判日期：97 年 12 月 31 日

智慧財產法院行政判決 97年度行商訴字第64號97年12月18日辯論終結原告甲○○即冠品汽車材料行訴訟代理人林仟雯律師被告經濟部代表人尹啟銘（部長）訴訟代理人謝月華參加人太潤實業股份有限公司代表人丙○○ 上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年7 月17日經訴字第09706110060 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要緣原告前於92年4 月21日以「CHAMOIS LUBRICANTS及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第4 類之潤滑油、機油等商品，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第1090991 號商標。嗣參加人太潤實業股份有限公司以其註冊有違商標法第23條第1 項第14款之規定，對之提起異議。案經智慧財產局審查，認系爭商標無違前揭法條之規定，乃以97年2 月5 日中台異字第930566號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告以97年7 月17日經訴字第09706110060 號訴願決定書撤銷原處分，由智慧財產局另為適法處分，原告不服，遂向本院提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，太潤實業股份有限公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。二、原告主張：㈠原告並未受被告合法通知參加訴願程序表示意見： 1.按「受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所陳述意見。」，訴願法第63條第2 項定有明文，旨在恪遵兩造兼聽原則，亦即行政機關在為行政行為之前，應聽取當事人與利害關係人之意見，以取得更為詳實與直接之證據，俾作出正確之行政決定，原告為系爭商標之申請註冊人，訴願決定書之任何決定對於原告之權益而言，誠有極大之影響，是原告係為前開條文所稱之利害關係人無誤。 2.訴願決定書載有「…案經本部以97年5 月21日經訴字第09706063850 號函依法通知關係人參加訴願程序表示意見，該函業經合法送達，惟其迄今為聲明參加訴願程序表示意見…」云云。惟查原告並未收受上開所稱之經訴字第09706063850 號函，遑論知悉本件訴願程序之開啟與進行，被告徒稱「該函業已合法送達」，卻不復見回執函等說明，誠難謂已維原告於訴願程序中之程序利益。㈡商標法第23條第1 項第14款之數項成立要件並非選擇性該當即可，而為聯集關係，倘後使用之商標「皆」符合該款之要件，則不得申請註冊，惟本案並不符合該款中「據以異議商標於系爭商標申請註冊前有先使用之事實」之要件，參加人太潤實業股份有限公司所提證物與說明，尚不足證明其於系爭商標申請日（92年4 月21日）前已有使用據以異議「CHAMOIS 」商標（下稱據以異議商標，如附圖2 所示）於潤滑油、機油等商品之事實： 1.訴願決定書稱「惟於該雜誌末頁之廣告索引已明白揭示第26頁廣告為訴願人所刊登，依一般論理與經驗法則，難謂該第26頁廣告並未表彰據以異議「CHAMOIS 」商標所指定使用之潤滑油、機油等商品…」云云。惟查依一般論理與經驗法則，雜誌末頁之廣告索引僅在標示究係何人刊登該則廣告，亦即係以廣告索引令消費者知悉參加人太潤實業股份有限公司係以販賣潤滑油、機油為業，利用平面媒體之印象效果，促使有意購買潤滑油、機油之消費者向參加人太潤實業股份有限公司予以購買，令消費者知悉該油品之販賣處，並不當然可以系爭雜誌即為異議人有為自己使用之意。至於系爭雜誌末頁廣告索引之所以明白揭示第26頁廣告為參加人太潤實業股份有限公司所刊登，係雜誌業者為賺取廣告刊登費用而為廣告主提供之當然服務，被告今以該商業手法轉而認定足以證明參加人太潤實業股份有限公司於系爭商標申請日（92年4 月21日）前已有使用據以異議「CHAMOIS 」商標於潤滑油、機油等商品之事實，恐有手段與目的關係間之誤認，委無可採。 2.再者，參加人亦自稱所刊登者僅係「有關自己的商品」，因此甘心付費刊登廣告，顯見其亦深知該油品甚或油品上之商標僅係與其相關罷了，並未敘及亦未證明其即為系爭商標之原使用人與所有人，是參加人以商業曝光手法辯稱其早使用系爭商標，且為系爭商標之所有人，委無可採。 3.綜上，參加人於主觀上並無使用系爭商標之意，方未於廣告本文中顯名，又依閱聽眾慣習，鮮少有人翻閱雜誌後頭廣告索引，則觀者當無法藉由該則廣告詳為知悉「太潤實業股份有限公司使用系爭商標」事，故參加人並非以使用系爭商標之意而刊登廣告於系爭雜誌。 4.又倘被告採以廣告索引認定據以異議商標於系爭商標申請註冊前是否有先使用之事實為妥，則此方便大門一開，有心人士僅需花費小錢刊登廣告以彰顯商標字型圖樣，即可以之為日後異議或訴願之依據，豈非惡意阻撓商標權利之申請註冊權？被告今徒以廣告索引而認原處分應為撤銷，誠有認事上之違誤，與一般論理與經驗法則自有未洽，至為灼然。㈢參加人所提證物，並無證據能力與證明力: 1.參加人以其委任勝文公司及宏捷公司製作瓶罐印刷單據（參商標訴願書附件三）、大陸宣傳短片錄影帶（參商標訴願書附件四）、專業報告（參商標訴願書附件五）、經銷商名冊及外銷憑證（參商標訴願書附件六）、與大陸合作公司契約（參商標訴願書附件八）等以證其為系爭商標原使用人云云，然此皆為參加人公司之內部單據、文件與資料，均係私文書性質，又無相關佐證以證該等證物之真偽，是均無證據能力可言。 2.又專業報告內容、與大陸合作公司間之相關契約單據並未見系爭商標圖文字樣，而參加人提出原告與其之訂單亦同，故此除可證雙方確於92年間有過商業交易往來外，別無可證，至於參加人所提千畝石四合一水箱精廣告（參商標訴願書附件九），雖可見系爭商標，卻無法得知廣告刊登日期，自無法證明參加人早於原告申請註冊系爭商標前即已為原使用人與所有人，綜上，顯見參加人所提訴願之證物並無證明力。㈣被告對於原告是否因契約、地緣、業務往來或其他類似關係知悉據以異議商標之存在，誠有認定事實上之疏漏，縱認參加人所提證據為真，然僅可推測參加人最早於85年即使用系爭商標於油品包裝上，惟當時原告與參加人並無業務往來，且原告當時並未見聞系爭雜誌，且原告自委託參加人製造油品時起，從未見參加人有任何使用系爭商標之情形，況參加人對此並未予以舉證，被告僅依原告與參加人92年間起有業務往來關係之薄弱事實，及參加人與原告有商業關係之數年前所刊登之廣告，即認定原告藉由業務往來關係知悉原由參加人使用之系爭商標，實為粗糙而不明是非之推定，亦即參加人未盡舉證責任在先，被告又未憑證據認定事實在後，誠有雙重疏漏，全無可採。㈤系爭商標於民國85年間仍為繼舜企業股份有限公司（下稱繼舜公司）之專用期間，參加人應無使用權限: 1.查被告訴訟代理人於97年11月25日準備程序庭中對於鈞院詢問繼舜公司之前是否有註冊系爭商標事，表示「這部分沒有調查，在智慧財產局提供的資料看不出來，原則上應先釐清是原告還是參加人誰先使用。」云云，惟查經濟部智慧財產局商標資料檢索結果（原證4 ），系爭商標於先前卻係由繼舜公司註冊之，專用期限為82年4 月1 日至92年2 月28日，亦即參加人於系爭雜誌刊登廣告時（85年11月間），系爭商標之專用權限為繼舜公司所有，參加人並無任何正當使用權利，至為明確。 2.再查參加人代表人稱「…我是繼舜公司的股東，這個商標原來是繼舜公司在使用，後來由參加人太潤公司使用…」云云，然查系爭商標於85年間之使用權限既為繼舜公司所有，他人自無擅自使用之權利，縱係繼舜公司之股東亦然，退萬步言之，倘繼舜公司果曾於85年間授權系爭商標之使用權予參加人，然參加人至今猶未提出任何證物可茲證明其受有此項正當使用權限，徒稱股東身分即欲令他人信服其取得系爭商標使用權限，實有強詞奪理之虞。 3.復查參加人自本件異議、訴願階段即稱其已取得繼舜公司授權使用系爭商標云云。惟查繼舜公司於註冊系爭商標（註冊/ 審定號：第588064號）後無正當理由迄未使用或繼續使用已滿3 年，是經濟部智慧財產局（以下稱智財局）依修正前商標法第31條第1 項第2 款規定撤銷其註冊，其聯合商標亦因正商標撤銷，依修正前商標法施行細則第16條第1 項規定一併撤銷在案，足見參加人謂其已取得繼舜公司之授權，誠乃訛稱，蓋名義申請人已無權利，又何來授權予他人之可能？是參加人所言全為臨訟杜撰之詞，要無可採。㈥並聲明求為判決撤銷訴願決定。三、被告主張：㈠有關原告訴稱其未受被告合法通知參加訴願程序乙節，查被告審議本件商標異議事件訴願案時，認其結果或有影響原告之權益，為維護原告之程序利益，乃於97年5 月21日以經訴字第09706063850 號函依法通知原告參加訴願程序表示意見，該通知函係依原處分書所載原告（商標權人）之地址（台北縣三重市○○街218 巷46號）付郵，然因該送達證書遲未寄回，被告依程序向中華郵政股份有限公司查詢前揭通知函是否業已送達於原告，經中華郵政股份有限公司擲回之本案郵務送達證書之記載，可知前揭通知函業經轉送原告之台北縣泰山鄉○○路53-2號營業地址，並由原告之受僱人楊尚凱代為簽收，此有蓋有原告商號之圓章戳印及楊君簽名之送達證書附卷可稽。依行政程序法第73條第1 項之規定，前揭訴願參加通知函已為合法送達，而原告於限期內仍未聲明參加訴願程序表示意見，被告爰依原處分機關檢附之異議卷及訴願階段之相關卷證資料予以審查，作成決定，並於97年7 月19日將訴願決定書按原告台北縣泰山鄉○○路53-2號營業地址送達，自無違誤，原告所稱其程序利益未受保障，應不足採。㈡系爭註冊第1090991 號「CHAMOIS LUBRICANTS及圖」商標圖樣係由紅色羚羊向右跳躍，羚羊前腳下方由一黑色粗體外文「CHAMOIS 」與紅長條內置較小外文「LUBRICANTS」分置上、下二排所組成。據以異議之「CHAMOIS 」商標圖樣，係由紅色羚羊向左、或向右跳躍，與外文「CHAMOIS 」或「chamois 」所組成。二者相較，「紅色羚羊圖」如出一轍，復結合相同之外文「CHAMOIS 」，異時異地隔離整體觀察，二商標圖樣之外觀、讀音及構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。又由參加人檢附之證據資料觀之，兩造商標均指定使用於潤滑油、機油等同一或類似之商品。㈢本件原告主要係認異議申請書附件3 之西元1996月11月份汽車情報雜誌正本之第26頁廣告並不能證明係參加人先使用之證據。惟按所謂商標之使用，依商標法第6 條之規定，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標者而言，且該條文所謂商標之使用亦未規定限於自己商標之使用。經查，參加人所提該西元1996月11月份汽車情報雜誌正本第26頁之廣告刊載有據以異議「CHAMOIS 」商標圖樣，該頁廣告之右上角及中間說明文字，載有「美國千畝石超級潤滑油品」字樣，廣告頁所顯示之油罐實物，其包裝皆標示外文，堪認係據以異議「CHAMOIS 」商標之使用證據；該廣告頁雖未顯示參加人公司名稱，惟於該雜誌末頁之廣告索引既已明白揭示該雜誌第26頁之廣告為參加人所刊登，依一般論理與經驗法則，實難謂該雜誌第26頁之廣告頁並未表彰其促銷據以異議「CHAMOIS 」商標所指定使用之潤滑油、機油等商品，即應視為使用（參酌最高行政法院87年度判字1563號判決內容）。復查，每年向原處分機關申請商標註冊案數以萬計，依一般常理判斷參加人自無可能於85年間即得知原告將於92年以系爭商標申請註冊，而預先出資以相同之外文「CHAMOIS 」及「紅色羚羊圖」作為商標刊登廣告以作為日後異議之依據；是原告所訴自不足採。㈣從而，參加人與原告既為同業關係，彼此有業務往來，參加人所舉證據資料已堪認其有相對先於原告而使用據以異議「CHAMOIS 」商標於潤滑油、機油等商品之事實，且原告復未徵得參加人之同意，是系爭商標之申請註冊自有違商標法第23 條第1 項第14款之規定。㈤並聲明求為判決駁回原告之訴。四、參加人主張系爭商標原由繼舜公司使用，後由參加人廣告，並實際使用，故原告太潤實業股份有限公司為優先使用人，嗣因繼舜公司使用期限尚未到期，故須待繼舜公司註銷後，參加人才能繼續註冊使用，而原告公司是參加人之客戶，搶先註冊系爭商標。五、本院查：㈠原告稱被告未合法通知其參加訴願程序云云。惟查，被告審議本件商標異議事件訴願案時，認其結果或有影響原告之權益，為維護原告之程序利益，乃於97年5 月21日以經訴字第09706063850 號函通知原告參加訴願程序表示意見，該通知函係依原處分書所載原告（商標權人）之地址（台北縣三重市○○街218 巷46號）送達，然因該址無法送達，經郵差於97年5 月23日改送達原告之台北縣泰山鄉○○路53-2號營業地址，並由原告之受僱人楊尚凱代為簽收，此有蓋有原告商號之圓章戳印及楊尚凱簽名之送達證書附於被告卷可稽（見被告卷第67頁），足見被告已合法通知原告參加訴願程序表示意見，原告所稱自不足採。㈡按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」為商標法第23條第1 項第14款所明定。本款之規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由。該款規定應符合以下要件：⑴系爭商標與據以異議商標相同或構成近似；⑵據以異議商標先使用之商品與系爭商標指定使用商品構成同一或類似；⑶據以異議商標於系爭商標申請註冊前有「先」使用之事實；⑷系爭商標申請人因契約、地緣、業務往來或其他類似關係知悉據以異議商標存在。若皆符合前揭要件，則後使用之商標即不得申請註冊。㈢系爭註冊第1090991 號「CHAMOIS LUBRICANTS及圖」商標圖樣係由紅色羚羊向右跳躍，羚羊前腳下方由一黑色粗體外文「CHAMOIS 」與紅長條內置較小外文「LUBRICANTS」分置上、下二排所組成。據以異議之「CHAMOIS 」商標圖樣，係由紅色羚羊向左、或向右跳躍，與外文「CHAMOIS 」或「chamois 」所組成。二者相較，「紅色羚羊圖」如出一轍，復結合相同之外文「CHAMOIS 」，異時異地隔離整體觀察，二商標圖樣之外觀、讀音及構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於潤滑油、機油等商品，據以異議商標，依據參加人檢附之證據資料觀之，亦係使用於潤滑油、機油等同一或類似之商品。㈣查異議申請書附件1 與異議補充理由書附件7 ，均係原告加蓋其公司戳印或發票章之訂單傳真影本、參加人販售油品給原告之出貨單、以及銷貨憑單數十張，為兩造於92年1 月28日至92年11月14日期間之業務往來文件，其中原告向參加人指定調製油品之廠牌為「千畝石」之訂單，參加人雖訴稱該訂單為其自製，訂單下方之相關規定係通用之定型化契約內容，非針對原告個別所制定（參酌異議補充理由書附件8 係參加人公司自製的空白訂單、附件9 係其經銷商訂單影本），惟該等訂單傳真影本並無據以異議「CHAMOIS 」商標使用型態，僅能證明原告曾經向參加人購買千畝石廠牌之油品，尚難認參加人所販售的油品確係據以異議「CHAMOIS 」商標所指定使用之商品；異議申請書附件2 係系爭商標靜態註冊資料；異議補充理由書附件1 係參加人稱其於西元1997年2 月份行銷大陸之宣傳錄影帶，依錄影帶內容所示，其宣傳之商標為「千畝石」，並非據以異議「CHAMOIS 」商標之使用型態；異議補充理由書附件2 係「千畝石外銷專案報告」，附件3 係「參加人經銷商名冊」，均屬參加人公司內部私文書之性質，未有相關佐證以證明其真偽，又核無據以異議「CHAMOIS 」商標使用型態；異議補充理由書附件4 係參加人與大陸地區瀋陽國際合作公司簽約資料影本、裝櫃清單影本數紙，依該成交確認書之貨品名稱為「引擎添加劑千畝石CM-001」，或為「chamois CM-001」，核無據以異議「CHAMOIS 」商標使用型態；異議補充理由書附件5 係「千畝石及圖」潤滑油廣告文宣目錄7 份及禮卷正本1 份，其中「千畝石四合一水箱精」與「千畝石三合一汽油精」等2 型錄內容，載有據以異議「CHAMOIS 」商標圖樣及參加人公司名稱，卻無日期可稽，則自難以該型錄影本證明參加人於系爭商標申請日（92年4 月21日）前已有使用據以異議「CHAMOIS 」商標之事實；異議補充理由書附件6 係參加人稱其於87年11月7 日至88年10月12日期間，委託勝文公司與宏捷公司製作油罐包裝之印刷原始資料，惟該等資料所載之公司名稱為「CHAMOIS OIL CAMPANY CALIFORNIAU.S.A.」或「CHAMOIS OIGMPHLA.U.S.A. 」，核無參加人公司名稱，且參加人雖據稱已於西元1995年7 月拿到美國公司（CHAMOS OIL COMPANY CALIFORNIA U.S.A.）之授權書，惟迄未提出該授權書以實其說，自難以其委外製作油罐包裝印刷一事認定參加人早在系爭商標申請日前已有使用據以異議「CHAMOIS 」商標之事實；是前揭證據資料個別尚不足以證明參加人於系爭商標申請時，有先使用據以異議「CHAMOIS 」商標於潤滑油、機油等商品之事實。㈤惟異議申請書附件3 暨證物袋內雜誌正本1 份係西元1996年11月份汽車情報雜誌，其中第26頁之廣告，刊載有據以異議「CHAMOIS 」商標圖樣，核該頁廣告之右上角及中間說明文字，載有「美國千畝石超級潤滑油品」、「千畝石機油」字樣，廣告頁所顯示之油罐實物，其包裝皆標示外文，該廣告頁雖未顯示參加人公司名稱，惟於該雜誌末頁之廣告索引已明白揭示該第26頁廣告為參加人所刊登，依一般論理與經驗法則，難謂該第26頁廣告並未表彰據以異議「CHAMOIS 」商標所指定使用之潤滑油、機油等商品，亦即該頁廣告足以證明本件參加人於系爭商標申請日（92年4 月21日）前已有使用據以異議「CHAM OIS」商標於潤滑油、機油等商品之事實。㈥原告雖稱「CHAMOIS 」商標於民國85年間仍為繼舜公司之專用期間，參加人應無使用權限；且繼舜公司於商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續使用已滿3 年，智財局依修正前商標法第31條第1 項第2 款規定撤銷其正商標及聯合商標之註冊，繼舜公司已無權利授權予參加人使用云云。惟查，參加人公司代表人丙○○係繼舜公司之股東及董事，繼舜公司於84 年10 月23日與參加人公司簽訂商標授權使用契約書，授權參加人使用註冊第588064號正商標及註冊第627631號聯合商標「千畝石chamois 及圖」於所註冊商品之全部，此有繼舜公司查詢資料、股票、商標授權使用契約書、商標查詢單等附於原處分卷可稽（見原處分卷第179 至185 頁）。故參加人稱繼舜公司授權其使用「CHAMOIS 」商標於潤滑油、機油等商品應可採信。雖原告稱繼舜公司於商標註冊後無正當理由迄未使用或繼續使用已滿3 年而被智財局撤銷商標註冊，惟依原告提出之商標檢索資料所載（見本院卷第68至70頁），該商標撤銷公告日期為92年10月16日，乃在繼舜公司於84 年10 月23日授權參加人使用商標及參加人於西元1996年（即民國85年）11月份汽車情報雜誌第26頁刊載廣告行銷使用「CHAMOIS 」商標之後，故縱原告所稱屬實，亦無礙於參加人有於西元1996年11月份汽車情報雜誌第26頁刊載廣告行銷潤滑油、機油先行使用「CHAMOIS 」商標之事實認定。㈦參加人業於異議提出異議申請書附件1 與異議補充理由書附件7 ，均係原告加蓋其公司戳印或發票章之訂單傳真影本、參加人販售油品給原告之出貨單、以及銷貨憑單數十張，為兩造於92年1 月28日至92年11月14日期間之業務往來文件，其中原告向參加人指定調製油品之廠牌為「千畝石」之訂單，證明原告前多次向參加人購買千畝石廠牌之油品，為原告所不否認，則參加人主張原告與其為同業，因業務往來知悉「CHAMOIS 」商標而搶先申請註冊系爭商標，應屬可信。六、綜上所述，被告認參加人與原告為同業，且有業務往來，參加人所舉證據資料已堪認其有相對先於原告使用據以異議「CHAMOIS 」商標於潤滑油、機油等商品之事實，原告以「 CHAMOIS LUBRICANTS及圖」商標圖樣指定使用於同一或類似之商品申請註冊，復未徵得參加人之同意，已符合以不正競爭行為搶先申請註冊之情形，有違商標法第23條第1 項第14款之規定，而撤銷原處分機關所為異議不成立之處分，責由原處分機關另為適法之處分，核無違誤。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中華民國 97 年 12 月 31 日智慧財產法院第二庭審判長法官陳國成法官蔡惠如法官陳忠行上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中華民國 98 年 1 月 6 日書記官蔡錦輝

智慧財產及商業法院97年度行商訴字第64號

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