98年度行商訴字第189號｜智財：商標評定｜裁判日期：99 年 01 月 28 日

智慧財產法院行政判決 98年度行商訴字第189號民國99年1 月14日辯論終結原　　　告　甲○○ 訴訟代理人　胡昇寶律師複代理人　　吳憲昌律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○（局長）住同上訴訟代理人　丁○○ 參　加　人　亞裕遊覽車客運有限公司代　表　人　丙○○ 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年7 月29日經訴字第09806115500號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要緣原告前於民國94年11月8日以「亞裕及AYU」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第39類之「遊覽車客運、鐵路運輸、公共汽車運輸、船務代理、車輛出租、動力賽車出租、貨車出租、提供司機駕駛服務、旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊、車庫租賃、貨運仲介」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第01219719號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人亞裕遊覽車客運有限公司以其實際使用之「亞裕」商標（下稱據以評定商標，如附圖二所示）主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，對之提起異議。原告旋於97年5月7日向被告申請減縮系爭商標指定使用之服務為「船務代理、旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊、貨運仲介」服務，並經被告於同年月30 日以（97）智商0267字第09780227350號函核准在案。嗣系爭商標評定經被告審查，核認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第14款之規定，以98年2月5日中台評字第H00970029號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。二、原告之主張：㈠按商標法第23條第1項第14款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」為商標不得註冊之規定。參加人曾向系爭商標提起異議，經原告於97年5月7日向被告申請減縮系爭商標指定使用之服務之後，被告已於同年5月30日以（97）智商0267字第09780227350號函核准在案，故基於被告之專業審查基準已排除商標法第23條第1項第 14款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」之適用。㈡次按，「商品之類似程度」亦為判斷商標有無「混淆誤認之虞」之重要審查因素，系爭商標所指定之服務「船務代理、旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊、貨運仲介。」，與參加人所經營之「遊覽客運服務」相較，不管服務內容與對象可說完全不同，且目前流行「自助旅行」，旅遊業並非一定需配合「遊覽客運」，足徵二造商標所指定之服務不僅對象、提供之服務不同、行銷管道各異，服務內容的深度與廣度更有明顯之區分，相關消費者自不致對二者相互聯想，或是產生混淆誤認之可能。㈢查系爭商標係於95年7月16日審定准予註冊，嗣於97年5月30日核准減縮指定服務，是系爭商標有無撤銷之原因，應以92年5月28日修正公布之商標法（即現行商標法）為斷。而參加人亞裕遊覽車客運有限公司係先使用據以評定商標於「遊覽客運」而非先使用於「船務代理、旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊、貨運仲介。」，故兩者非但不屬同一服務亦非屬類似服務，故根本不該當商標法第23條第1項第14款之適用，自不待言。祈鈞院判決原告之訴有理由並撤銷原處分及決定是幸。㈣並聲明：⒈原處分與訴願決定均撤銷。⒉訴訟費用由被告負擔。三、被告之答辯：㈠按商標法第50條第1 項規定：「商標之註冊違反第23條第1 項規定之情形者，利害關係人得申請商標專責機關評定其註冊」，又同法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定」。系爭商標係於95年7月16日註冊公告，其商標之評定核應適用92年11月28日修正施行之商標法，合先敘明。㈡次按，商標法第23條第1項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會。㈢經查，系爭商標與據以評定商標相較，兩造商標均有相同之中文「亞裕」為其主要識別部分，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標（見被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 參照）。且系爭商標指定使用於旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續提供旅遊資訊、提供導遊等服務，與據以評定商標使用之旅行社等服務相較，均在提供消費者旅遊行程安排之服務，而系爭商標之代訂、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、運輸事業客票等服務，與據以評定商標使用之遊覽客運服務相較，均在滿足乘客運送服務之需求，其用途、功能、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似之服務（審查基準5.3.1參照）。㈣依據參加人所檢送之經濟部公司登記查詢資料、93、94年度銷售額與稅額資料、公司網頁資料、遊覽車外觀照片等證據資料可知，早在系爭商標申請註冊日94年11月8日前，參加人即有先使用據以評定「亞裕」商標在遊覽車客運與旅行社等服務之事實，且據參加人所提出92年6月9日訴外人太設企業股份有限公司台中分公司及93年12月7日訴外人茂豐租賃股份有限公司台中分公司分別與參加人簽訂之分期付款買賣合約書開立保證本票2紙等證據資料影本觀之，足認原告於系爭商標申請註冊前，因與參加人間具有業務往來及連帶債務等其他關係，應已知悉據以評定商標存在。㈤綜上，本件依參加人檢附之證據資料堪認於系爭商標94年11月8 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「亞裕」商標於遊覽車客運等服務上，且原告因與參加人具有業務往來及其他關係已知悉據以評定商標存在，則原告遲於其後始以相同之中文「亞裕」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，且指定使用於旅行社、代訂、代售國內外運輸事業之客票等服務與據以評定商標指定使用之遊覽車客運服務構成類似，難謂無以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有違商標法第23條第1項第14款本文之規定。㈥並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。四、參加人之主張：㈠參加人使用「亞裕」商標係因代表人的先生是張淙裕，從小長輩叫他阿裕（AYU），所以參加人就用這個名字，原告與參加人都是經營商品及服務分類表第13條第39類之服務，原告也有從事遊覽車出租之業務，只是靠行在其他公司，事實上不是用「亞裕」的名義出租，參加人一直從事遊覽車車行及旅遊業務，參加人之代表人也有經營隆裕旅行社提供客人代訂機票的業務，並與參加人之業務有互相支援，原本旅行社也要登記為「亞裕」，因為之前已經有別人用同樣的名稱註冊，所以沒有核准。原告的先生於89年加入司機工會，參加人用亞裕公司名義提供他在職證明，他才可以加入工會，原告的先生離職之後，原告才用「亞裕」商標，並已經在市場上造成混淆，有很多飯店、餐廳的業者都以為原告的公司是參加人成立的分公司。㈡並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。五、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23 條第1項第14款所明定。而其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，即應認有前開條款規定之適用，且遭剽竊之商標並不以著名商標或在我國已註冊者為限。該條規定之立法目的無非要禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之。如兩造商標所使用之商品同一或類似，關聯性非常密切，其商標使用主體具有同業關係，依經驗法則足以認定商標申請人因此知悉他人先使用於同一商品或類似商品之商標存在，亦有前揭條款之適用（最高行政法院91年度判字第2221號判決意旨參照）。本件參加人主張系爭商標違反商標法第23條第1項第12款及第14款規定而申請評定，嗣經被告以系爭商標之註冊有商標法第23條第1項第14款規定之適用，而撤銷其註冊，是本件爭點為：系爭商標是否違反商標法第23條第1項第14款規定而不得註冊？茲析述如下：㈠經查，依參加人於評定階段所提出之證據資料觀之，參加人亞裕遊覽車客運有限公司早於86年5月28日核准設立登記，經營遊覽車客運業務，89年12月29日即向臺灣網路資訊中心申請使用「yybus.com.tw」之網域名稱，並自90年起即透過上開網站介紹其公司有經營之遊覽車客運業務及安排旅遊行程等服務，且於其遊覽車車體上標示有引人注意之較大字體之據以評定「亞裕」商標等情，此有商工登記資料公示查詢系統所查詢參加人公司基本登記資料（見評定卷第28頁）、亞裕遊覽車90年4月30日網頁內容資料（見評定卷第64頁）、89年12月網域名稱申請審查書及確認資料（見評定卷第68、69頁）、91年11月10日遊覽車車體外觀照片（見評定卷第79頁）等資料影本附卷可稽，堪認於系爭商標申請註冊日（94年11月8日）前，參加人已有先使用據以評定「亞裕」商標於遊覽車客運服務之事實。㈡次查，系爭商標圖樣係由中文橫書之「亞裕」及外文「AYU 」上下排列組合而成，據以評定「亞裕」商標圖樣則係由中文橫書之「亞裕」二字構成，二者相較，均有完全相同之中文「亞裕」二字，系爭商標圖樣雖另有外文「AYU」之字樣，然外文「AYU」係中文「亞裕」之英文譯音，二商標應屬高度近似。㈢再查，系爭商標經核准減縮後指定使用之服務為「船務代理、旅行社、安排旅遊、旅遊預約、安排航海旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約、提供旅遊資訊、提供導遊、貨運仲介」服務，其中，指定使用之「代售國內外運輸事業之客票、代預訂國內外運輸事業之客票、運輸工具預約」等服務，與據以評定商標先使用之遊覽車客運服務相較，均在滿足旅遊消費者運送服務之需求，原告亦自承其所經營之亞裕旅行社承辦旅遊業務時亦會使用遊覽車，提供消費者旅遊安排之服務時也提供代訂遊覽車之服務等語（見本院卷第51、52頁），足見於國內外旅遊服務市場上，旅遊業者與遊覽車服務業者之營業行銷關係密切，兩者係相輔相成，是以二商標所提供之服務在用途、功能、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，是以據以評定之「亞裕」商標使用之服務與系爭商標指定使用之服務為類似。㈣末查，原告之夫前曾以任職於參加人公司之名義於89年6月 1日申請其本人及眷屬（含原告及子女）加入臺中市汽車駕駛員職業工會，此有會員資料卡片影本一份附卷可按（見本院卷第57頁），此外，參加人先後曾於92年6月9日向第三人太設企業股份有限公司台中分公司及於93年12月7日向第三人茂豐租賃股份有限公司台中分公司購買營業遊覽大客車，而分別書立分期付款買賣合約書及本票，均係由原告擔任連帶保證人，此有上開合約書及本票在卷可憑（見評定卷第189-192頁），由上開證據資料足認原告於系爭商標申請註冊前，因與參加人間具有契約及業務往來關係，而已知悉據以評定商標存在。㈤綜上所述，系爭商標於94年11月8日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「亞裕」商標於遊覽車客運等服務之事實，且原告因與參加人具有契約及業務往來關係而已知悉據以評定商標存在，則原告未經參加人之同意，嗣後始以相同之中文「亞裕」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，且指定使用於代訂、代售國內外運輸事業之客票等服務與據以評定商標指定使用之遊覽車客運服務構成類似，難謂無以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有違商標法第23條第1項第 14款本文之規定。六、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　99　　年　 1　　月　 28 　日智慧財產法院第一庭審判長法　官李得灶法　官　王俊雄法　官林欣蓉上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　99　　年　 1 　月　 28 　日書記官周其祥

智慧財產及商業法院98年度行商訴字第189號

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