智慧財產及商業法院98年度行商訴字第75號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 08 月 13 日

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第75號98年7 月23日辯論終結原　　　告　和泰興業股份有限公司
代　表　人　甲○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）
訴訟代理人　丙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國98年 3月3日經訴字第09806106580號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於申請第096046019 號「和泰興業股份有限公司標章曲㈡」商標註冊事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告於民國96年9 月29日以「和泰興業股份有限公司標章曲㈡」聲音商標（下稱系爭聲音商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶、組合式玩具、模型玩具、電池玩具、溜溜球、運動用具、運動用防護器具（運動用安全帽除外）、運動用球、運動器材、健身器、電動玩具（投幣式或與電視或電腦銀幕連用者除外）、毛絨玩具、室內玩具、運動用網」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認原告所提出之證據資料均係使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等商品，並無上開分類表第28類玩偶等商品之使用資料，尚難認系爭聲音商標指定使用於玩偶、木偶、布偶等商品，已成為其營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，故不具識別性，應不准註冊，以97年9 月15日商標核駁第309827號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關駁回訴願，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、本件原告主張：
㈠原告於廣告推銷「冷氣機、通風機、空氣淨化機」等商品時，在廣告播送系爭聲音商標時，畫面中會搭配立體之「相撲娃娃」，經過廣告持續播送及「相撲娃娃」所累積之知名度，當消費者聽聞系爭聲音商標時，即會聯想到廣告畫面中之「相撲娃娃」。又原告長期使用系爭聲音商標，並在廣告畫面中搭配「相撲娃娃」玩偶於各大媒體宣傳，並將「相撲娃娃」圖樣做成公仔等相關產品，於消費者購買原告之相關商品時隨機附送，更推出以「相撲娃娃」為主角之廣告，並以系爭聲音商標作為廣告歌曲，而於各大電視媒體放送，復於原告之官方網站上設立「大金相撲寶寶」專區，以大金寶寶之歌為名稱，提供系爭聲音商標之MP3 手機鈴聲予消費者下載，倘以現今樂壇之流行歌曲或當紅之廣告歌曲，皆可成為社會大眾所愛用之手機鈴聲，間接可成為人氣與知名度之另種指標，且以系爭聲音商標於網路之YAHOO 奇摩與Google搜尋網頁時，均可搜尋到系爭聲音商標之下載網站與網友之討論，足見系爭聲音商標經原告長期使用，並藉由電視廣告之播送，已讓消費者留下深刻印象，並使消費者聽聞系爭聲音商標時即與「相撲娃娃」玩偶產生聯想。
㈡原告雖以系爭聲音商標於廣告中推銷原告之「冷氣機、通風機、空氣淨化機」等商品，然系爭聲音商標予消費者之印象，則因系爭聲音商標之歌曲所搭配「相撲娃娃」玩偶之畫面密集播送及原告於宣傳上將二者緊密結合，當消費者聽聞系爭聲音商標時，不僅會聯想到原告之「冷氣機、通風機、空氣淨化機」等商品，亦會直接聯想到廣告畫面中之「相撲娃娃」，故系爭聲音商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶」等商品，應具有識別性，自有商標法第23條第4 項規定之適用，而可獲准註冊等情。並聲明求為判決：⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被告就原告所申請之第096046019 號「和泰興業股份有限公司標章曲㈡」商標，應為核准註冊之處分。
三、被告則以：
㈠商標是否具備識別性，應考量個案的事實及證據，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而被告所公告之商標識別性審查基準則有各項相關之參考標準。依被告所公告之立體、顏色及聲音商標審查基準第4.3 規定，聲音商標是以聽覺而非視覺之方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性之判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別之標識。另依被告所公告之商標識別性審查基準第5.1 規定，申請人必須舉證證明該商標已經使用取得識別性，始得依商標法第23條第4 項規定核准註冊，而廣告內容包括非申請商標或非指定商品或服務時，因該資料無益於取得後天識別性的判斷，應請申請人修正為僅有申請商標使用於指定商品或服務的廣告量或廣告金額。
㈡原告之系爭聲音商標係整首約3 秒左右之歌曲，係由女性及兒童合唱「NIHHON一級棒DAIKIN」所組成，樂曲長度與歌詞簡潔有力。惟由原告所提出之廣告短片、電視廣告費清單及檔次明細表等證據可知，系爭聲音商標係使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之「冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機」等商品，並無上開分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶」等商品之使用資料。且「相撲娃娃」實際上僅係原告銷售家電產品所附之贈品，一般消費者聽聞系爭聲音商標之音樂時，通常直接聯想到大金品牌之冷氣類相關商品，並不會認為系爭聲音商標係標榜該品牌所生產販賣玩偶、玩具之音樂，故系爭聲音商標於上開分類表第28類「玩偶、木偶、布偶」等商品，應不具商標識別性，非為區別商品來源之標識，並無商標法第23條第4 項規定之適用，自有商標法第23條第1 項第1 款所規定之不得註冊事由等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、如另紙：
㈠按商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第5 條第2 項定有明文，此為商標之先天識別性。復按商標不符合第5 條規定者，不得註冊，商標法第23條第1 項第1 款亦有明文。另「有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，則例外得為商標之註冊，此為商標之後天識別性，商標法第23條第4 項亦有明定。
㈡次按就聲音商標識別性之判斷基準，與其他商標申請並無二致，此觀諸被告所公告之立體、顏色及聲音商標審查基準第4.3 規定「聲音商標是以聽覺而非視覺之方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性之判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別之標識」等語即明。而所謂表彰商品或服務之交易來源者，所指者乃商品或服務之生產商或提供者，性質上必為自然人或法人，而非商品之本身，商品或服務僅為供辨識之工具，而其背後之生產者或提供者始為所謂之「來源」。換言之，藉由商標之表彰，用以在相同或類似之商品中，區別某某商品或服務之生產者或提供者為何人。是以，倘該商標足供消費者區別該商品或服務之來源為何人，即已符合上開規定，此不因指定使用之商品種類更換而有所不同。進一步而言，只要該商標所欲指定使用之該種類商品或服務足以使消費者區別其生產者或提供者為何人，即足，此不可不辨。本件原告係以由女性及兒童合唱「NIHHON一級棒DAIKIN」之「和泰興業股份有限公司標章曲㈡」聲音商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶、組合式玩具、模型玩具、電池玩具、溜溜球、運動用具、運動用防護器具（運動用安全帽除外）、運動用球、運動器材、健身器、電動玩具（投幣式或與電視或電腦銀幕連用者除外）、毛絨玩具、室內玩具、運動用網」商品，於96年9 月29日向被告申請註冊。經被告審查，認原告所提出之證據資料均係使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等商品，並無上開分類表第28類玩偶等商品之使用資料，尚難認系爭聲音商標指定使用於玩偶、木偶、布偶等商品，已成為其營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，故不具識別性為由，以97年9 月15日商標核駁第309827號審定書為核駁之處分。依被告上開核駁理由所述，被告所以不准原告以系爭聲音商標申請註冊之主要理由，乃認為原告系爭聲音商標先前主要使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等商品，並無上開分類表第28類玩偶等商品之使用資料，是以就商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶、組合式玩具、模型玩具、電池玩具、溜溜球、運動用具、運動用防護器具（運動用安全帽除外）、運動用球、運動器材、健身器、電動玩具（投幣式或與電視或電腦銀幕連用者除外）、毛絨玩具、室內玩具、運動用網」等商品而言，系爭聲音商標尚難認為已具識別性，而得作為與他人之商品或服務相區別之依據。惟查，本件被告並不否認原告系爭聲音商標於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品中已具有相當識別性，得以作為與他人商品或服務相區別之依據，準此，則一般消費者聽聞系爭聲音商標時，均可辨別該聲音商標係代表「大金品牌」，而其商品或服務來源則為原告「和泰興業股份有限公司」。被告指稱原告系爭聲音商標予人初步聯想之商品為冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品，而非玩偶、木偶、布偶等商品，是以，倘在玩偶、木偶、布偶等類商品使用系爭聲音商標時，恐無法使人辨識其商品或服務來源云云。被告上開辯詞，恐係將商品來源之「公司」（生產者），誤為係指冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品。然消費者於聽聞系爭聲音商標時，其所認知者乃該商標所表彰之冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品其來源提供者，應為原告和泰興業股份有限公司，而非冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機本身，是以，倘系爭聲音商標指定使用於玩偶、木偶、布偶等類商品時，其向消費者表彰有關此類商品來源之提供者，亦為原告「和泰興業股份有限公司」，並非「冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機」。被告以消費者聽聞系爭聲音商標時，因主觀上會聯想到「冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機」等商品，因而認為系爭聲音商標無法區別商品或服務來源云云，顯然係將商品作為服務或商品來源之主體。固然，消費者於聽聞系爭聲音商標時，於腦海中首先浮現之商品為冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類產品，惟其認知之上開商品生產者係原告和泰興業股份有限公司，若消費者於玩偶、木偶、布偶等類產品聽聞系爭聲音商標，其腦海中雖亦可能產生「和泰興業股份有限公司也有生產玩偶、木偶、布偶？」之疑問，惟其對於此一玩偶、木偶、布偶類產品之來源為和泰興業股份有限公司之認知並無誤認情形。被告對此，均未有說明，僅泛稱系爭聲音商標予人之認知目前僅在於冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品，而非在玩偶、木偶或布偶類商品，因此不具識別性云云，顯然係將所謂之商品來源識別對象，誤以為係冷氣機、通風機、空氣淨化機、空氣清淨機等類商品，而非其生產者即原告和泰興業股份有限公司，且將先天識別性與後天識別性混為一談，其中錯誤，不言可諭。
五、綜上所述，本件被告以原告系爭聲音商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第28類之「玩偶、木偶、布偶、組合式玩具、模型玩具、電池玩具、溜溜球、運動用具、運動用防護器具（運動用安全帽除外）、運動用球、運動器材、健身器、電動玩具（投幣式或與電視或電腦銀幕連用者除外）、毛絨玩具、室內玩具、運動用網」商品，不具商標識別性，且非區別商品來源之標識，並無商標法第23條第4 項規定之適用，而有商標法第23條第1 項第1 款所規定之不得註冊事由，應不准註冊，進而以97年9 月15日商標核駁第309827號審定書為應予核駁之處分，不無違誤，訴願決定遞予維持，亦有未洽，是原告請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，爰依法撤銷原處分及訴願決定。又本件原告申請以系爭商標註冊，惟系爭商標之申請除有無上開規定之適用外，系爭商標是否應准註冊，是否另有核駁事由，尚有待被告查明後另為適法之處分。是原告請求命被告應作成核准本案商標註冊之處分，並未達全部有理由之程度，逾此部分請求，不應准許，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　8　　 月　　13　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官　林欣蓉
法 官　汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　8 　 月　　13　　日書記官　邱于婷