智慧財產及商業法院98年度行商訴字第93號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 10 月 15 日

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第93號
民國98年9月24日辯論終結
原　　　告　立光科技國際股份有限公司
代　表　人　甲○○（董事長）
訴訟代理人　洪健樺律師
郭鎮周律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　惠隆資訊股份有限公司
代　表　人　丙○○（董事長）
訴訟代理人　桂齊恆律師
複代理人　　廖正多律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年3
月17日經訴字第09806108420 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國90年9 月12日以「FUTEK 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之「色帶、影印機用之色帶、列表機用之色帶、打字機用之色帶、改錯帶、電腦用之色帶、電腦用之碳帶、打字機用之碳帶、列表機用之碳帶、噴墨列表機用之紙、影印紙、傳真紙、報表紙、墨水、油墨帶、支票繕寫機」商品，向被告申請註冊，核准列為註冊第1019278 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人於95年11月16日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，對之申請評定，經被告審查，以97年10月9 日中台評字第950441號商標評定書為「第1019278 號『FUTEK 』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年3 月17日經訴字第09806108420 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：
㈠系爭商標並無商標法所定「相同或近似他人先使用於同一或類似商品之商標」情形：
原告於其前身即「力勤行有限公司」、「力寶科技有限公司」（原力勤行）時期，即已開始用系爭「FUTEK 」字樣作為商標，此有力勤行有限公司86年8 月號目錄第26頁，87年6
月號目錄第10頁，力勤行有限公司或力寶科技有限公司所開具之88年1 月或6 月發票可證。參加人主張於88年使用「FUTEK 」作為商標（下稱據以評定之「FUTEK 」商標圖樣，如附圖2 ），則原告使用系爭商標早於參加人。
㈡參加人所提之88年10月23日經濟日報之報導、西元1999年11月1 日資訊傳真週刊之廣告、系爭商標印表機型錄及民國89年、90年間銷售發票單據等證物，不足證明其在88年10月間，即已開始使用「FUTEK 」字樣作為商標。參加人嗣後之網頁資料，不足證明於82年當時即有使用「FUTEK 」文字作為商標，且其使用於系爭商標所指定使用之色帶等耗材商品。㈢觀諸參加人2 次商標申請過程，惠隆實業股份有限公司（參加人之前身）先於83年以「惠隆FUTEK 及圖」申請商標註冊（如附圖3-1 ，下稱「惠隆FUTEK 及圖」商標），指定使用於商標法施行細則第24條第072 類之「電腦、各種印表機、磁帶機、電腦輸出輸入記錄機、光碟、影像掃描器」商品，經被告予以核駁。嗣於84年改以「FUPTEK及圖」申請商標註冊（如附圖3-2 ，下稱「FUPTEK及圖」商標），指定使用於商標法施行細則第49條第9 類之「光筆、磁碟、電腦鍵盤、印表機、列表機、磁碟機、記憶體、微電腦、電腦主機、電腦滑鼠、雷射印表機、電腦繪圖機」等。顯見參加人無以「FUTEK 」為商標之主觀意思，並使用於系爭商標所指定使用之色帶等商品。
㈣系爭商標指定使用之商品與參加人所稱使用之商品非類似商品：
⒈就註冊第191915號「FUTEK 及圖」商標延展註冊案（如附圖3-4 ，下稱「FUTEK 及圖」商標），訴外人日商富帝克股份有限公司（下稱富帝克公司）91年9 月13日商標申覆書修正其指定商品「及應屬於本類之其他一切商品」為「錄放影機及其器材，錄影機，放影機，影碟機，數位影碟機」，被告准許延展註冊，顯見被告機關以「硬體」及與硬體有關之「耗材」，非屬同一或類似商品。
⒉雖參加人稱曾使用「FUTEK 」於印表機，顯不包括系爭商標所指定使用之商品在內。參加人雖有提出報導、廣告、型錄或發票、銷貨等單據，不足證明有先使用之事實，且參加人型錄或網頁資料的內容不及於耗材，而印表機及耗材顯然並非同一或類似商品。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：
㈠參加人以據以評定之外文「FUTEK」作為商標使用：
參加人檢具88年10月23日經濟日報、同年11月1 日資訊傳真周刊、智慧型中英文超高速印表機商品型錄，89、90年間統一發票及商品型錄。凡業界某種廠牌所生產之印表機皆有其專用色帶等附屬配件作為耗材，以供其替換之用；又產品標示「原廠」字樣，通常在於區別其與非由總經銷代理授權或製造之同一商品（俗稱副廠）之用，此乃一般商業上製造商品及週邊附屬配件具專屬性之標準規格、商業交易習慣及商品標示模式，故相關消費者如見外文「FUTEK 」即會聯想到某廠牌商品，其已具表彰商品來源之功能，且足以使相關消費者認識其為商標，堪認於系爭商標申請註冊前，參加人即以「FUTEK 」作為商標先使用於印表機、色帶等商品。
㈡「FUTEK」文字為參加人先使用：
⒈由參加人所檢具88年10月23日經濟日報、同年11月1 日資訊傳真周刊、同年3 月17日起至90年4 月26日參加人販售印表機之色帶商品予原告公司之出貨單、電子計算機統一發票等觀之，參加人自89年3 月27日起即已公開販售據以評定「FUTEK 」文字之色帶商品，且於同年起原告即陸續向參加人購買上述商品，堪認於系爭商標申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「FUTEK 」文字作為商標之事實。
⒉原告雖訴稱參加人係臺灣富士通公司之總經銷商，據以評定「FUTEK 」文字作為商標是否為參加人所先使用，仍屬有疑云云。惟「先使用之商標」之立法目的並不以絕對先使用商標為限，不論據以評定商標是否為參加人所「創用」或最先使用，參加人於系爭商標申請註冊前既有先使用據以評定圖樣於印表機、色帶等商品，即不影響系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。
㈢系爭商標與據以評定商標均有相同之外文「FUTEK 」，屬相同或高度近似之商標。又系爭商標指定使用於「色帶、影印機用之色帶、列表機用之色帶... 」等商品，而據以評定商標，參加人係將「FUTEK 」作為商標，使用於印表機、色帶等商品，是以，二商標所指定使用之商品顯然係屬同一或類似。
㈣原告與參加人具有同業關係，且依參加人於89年起之統一發票影本，參加人與原告間已有業務往來，原告其後始以相同之外文「FUTEK 」作為系爭商標申請註冊，依一般經驗法則，堪認原告因同業及業務往來關係而知悉據以評定圖樣存在。
㈤原告所提之證據資料無法證明其最早於86年開始使用「FUTEK 」商標於色帶、影印機用之色帶、列表機用之色帶、打字機用之色帶等商品。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：
㈠原告所提之證物均無法作為先於據以評定「FUTEK 」文字使用之論據。而參加人自83年即開始使用據以評定「FUTEK 」文字於色帶、印表機商品上，且符合商標法之規定，並有具體之證據可稽。
㈡「FUPTEK及圖」商標案及「FUTEK 及圖」商標案，與本件無關：
⒈參加人自82年6 月18日成立以來，即從事電腦、電腦週邊設備及電腦事務用品之研究開發設計買賣及其技術諮術顧問業務，早於83年5 月3 日即以「惠隆FUTEK 」結合附圖3-3 之圖形作為商標申請註冊「惠隆FUTEK 及圖」（如附圖3-1 ），於當時商標法施行細則第24條第72類之商品，惟遭審查機關認與註冊第484991號「非等式及圖FUTEX 」商標外文近似，且指定使用於同一或類似商品，予以核駁。嗣後雖改以「FUPTEK」商標申請註冊（如附圖3-2 ），但仍可見「FUTEK 」商標確為參加人早於83年首先創用之商標。
⒉原告主張富帝克公司早在71年1 月8 日即以「FUTEK 」商標申請註冊，參加人並非「FUTEK 」商標原創人云云。「FUTEK 及圖」商標與系爭商標指定之「色帶」等商品功能、用途不同，分屬第9 類及第16類，並非屬同一或類似，則是否有其他業者先以系爭「FUTEK 」文字作為商標申請註冊於錄放影機及其器材、錄影機等商品，不足以影響系爭商標註冊於色帶、影印機用之色帶、列表機用之色帶、打字機用之色帶、改錯帶、電腦用之色帶、電腦用之碳帶、打字機用之碳帶等商品確有違反前揭法條規定之情事。五、本件應審酌之評定事由：
㈠按對商標法92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於該法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及該法修正施行後之規定均為違法事由為限，現行商標法第91條第2 項定有明文。查系爭商標（原服務標章）係於91年6 月28日審定准予註冊（見審定卷第13頁），原告於95年11月16日申請評定，應以註冊時（即91年5 月29日修正公布）及商標法92年4 月29日修正施行後之規定均為違法事由為限。
㈡註冊時（即91年5 月29日修正公布）之商標法第52條第1 項規定，商標之註冊違反第37條之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。而同法第37條第14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」本條款於92年4 月29日修正、同年5 月28日公布為第23條第1 項第14 款 ：「商標有下列情形之一者，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」且同法第50條第1 項規定，商標之註冊違反第23條第1 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。準此，關於「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」部分，於系爭商標註冊時及商標法修正施行後之相關規定均為違法事由。故兩造之爭點為系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定？
六、經查：
㈠參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：
⒈註冊時（即91年5 月29日修正公布）之商標法第6 條規定：「（第1 項）本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。（第2 項）商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」本條於92年4 月29日修正、同年5 月28日公布為：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」
⒉觀諸參加人於評定答辯階段提出之證據資料：
⑴「F90 智慧型中英文超高速印表機」商品型錄（見評定卷第28至29頁），第1 頁（封面）左上方標示有附圖3-3 之圖樣及「FUTEK 」之文字，右下方圖片上之印表機亦標示有相同之附圖3-3 之圖樣及「FUTEK 」之文字，與「F90 」之該款印表機型號，第2 頁下方之注意事項記載：「◎為保障您的權益，請購買『原廠色帶』及耗材以延長印表機壽命及確保最高列印品質。」足見參加人係以「FUTEK 」之文字作為商標使用於印表機、色帶等商品上。
⑵88年10月23日經濟日報，載有參加人自日本引進FUTEK
行列式印表機（含「FUTEK F2640 」、「FUTEK M3087
」等機種）在臺上市銷售之報導（見評定卷第26至27頁）；同年11月1 日資訊傳真周刊載有參加人舉辦「FUTEK 」色帶換裝活動之報導（見評定卷第26至27頁）。
⑶自89年3 月27日起至90年4 月26日間所開立之統一發票及銷貨單上「品名規格」欄皆標示有「單色色帶FUTEK
原廠及F ○○（型號，即F70 、F80 、F84 、F86 、F90 ）等字樣（見評定卷第30至32、34至39、41、43至47、49至52頁），其中：
①90年1 月5 日、9 日、2 月1 日、26日、3 月1 日、5 日、26日、30日、4 月13日、26日開立之統一發票及出貨單上「品名規格」欄所載「單色色帶FUTEK 原廠F90 」（見評定卷第34、35、38、41、43、44 、
46、47、49、51、52頁），核與前開「F90 智慧型中英文超高速印表機」商品型錄所載之印表機商品型號「F90 」相符，得以互相勾稽。
②原告及參加人色帶產品照片光碟（光碟置於評定卷第25頁之信封袋內，照片見評定卷第132 頁）中參加人色帶產品之包裝盒及標籤上均有附圖3-3 之圖樣及「FUTEK 」、「F84RB 」之文字（光碟置於評定卷第25頁之信封袋內，照片見評定卷第132 頁），89年3 月27日、6 月22日、90年1 月9 日、2 月1 日、2 月8
日、2 月26日、3 月1 日、3 月12日開立之統一發票及出貨單上「品名規格」欄所載「單色色帶FUTEK 原廠F84 」（見評定卷第30、31、35、38、39、41、43、45頁）亦得相互勾稽。
⑷而一般資訊業界產製印表機，皆有其專用色帶等週邊附屬配件，以供替換耗材之用，且所稱「原廠」字樣，通常用以區別非由總經銷代理授權或製造之同一商品（俗稱副廠）。是以參加人此種使用模式，足以表彰其營業之商品，相關消費者如見外文「FUTEK 」，將聯想為某一廠牌商品，而具備表彰商品來源之功能，足以使相關消費者認識其為商標。
⒊綜上，參加人自88年10月間起（於系爭商標90年9 月12日申請註冊前），即為行銷之目的，將據以評定之「FUTEK
」商標圖樣用於印表機、色帶等商品，並利用報紙、宣傳促銷活動等媒介，使相關消費者認識「FUTEK 」品牌之印表機、色帶等商品，而有以據以評定之「FUTEK 」商標圖樣作為商標使用於印表機、色帶等商品之先使用事實。
⒋至原告主張參加人為臺灣富士通公司之總經銷商，據以評定商標是否為參加人所先使用，仍屬有疑云云。惟註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之立法目的，均在禁止抄襲他人先使用之商標而搶先註冊，所稱「先使用之商標」，係指相對於系爭商標為先使用之商標，不以絕對先使用之商標為限，縱有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，據以評定商標並非參加人所「創用」或最先使用，僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本條款之適用。是以原告此部分主張委不足採。
⒌原告舉被告「商標法逐條釋義」中有關電器行消極販賣已在商品上標示商標之商品非屬商標使用之見解（見本院卷第50至51頁），主張參加人僅為總經銷商，消極販賣已在商品上標示商標之商品，所提出之報導、廣告、型錄或發票、銷貨等單據，無法證明參加人有積極標示商標之行為，不足證明有先使用之事實云云。參加人雖非FUTEK 行列式印表機及週邊配件之生製者，惟其既與相關日本產製者成立經銷合作關係，為在臺行銷，以「FUTEK 」表彰各該商品而使用系爭商標，即屬商標之使用，並非僅將「FUTEK 」乙詞作為一般商品名稱之描述使用，自與前開例示中單純販賣各種品牌電器商品之電器行有別。
⒍原告又主張：觀諸參加人2 次商標申請過程（「惠隆FUTEK 及圖」及「FUPTEK及圖」商標圖樣），顯見參加人無以「FUTEK 」為商標之主觀意思，並使用於系爭商標所指定使用之色帶等商品云云。關於參加人是否使用據以評定之「FUTEK 」商標圖樣，應就其主觀上是否基於行銷之目的，及客觀上實際使用之態樣是否足以表彰自己之商品並使相關消費者認識其為商標等情為判斷，至參加人有無申請或使用其他商標，在所不問。原告徒以參加人先前申請之「惠隆FUTEK 及圖」及「FUPTEK及圖」商標圖樣，遽認參加人並未使用據以評定之「FUTEK 」商標圖樣云云，自有未洽。
⒎原告另主張其前身即「力勤行有限公司」、「力寶科技有限公司」（原力勤行）時期，即已開始用系爭「FUTEK 」字樣作為商標，早於參加人之使用時間云云。惟核閱原告所提出之力勤行有限公司86年8 月號目錄第26頁、87年6
月號目錄第10頁（原本置於評定卷第145 頁之證物袋內，影本見本院卷第30至37頁），乃力勤行有限公司為銷售各式品牌之色帶週邊用品所印製之商品型錄，以及力勤行有限公司88年1 月統一發票、力寶科技有限公司同年6 月15日、10月4 日出貨單、10月2 日簽收單、6 月10日出貨單（見本院卷第44至49頁），均非原告本身之商品型錄或統一發票，且其中品名及規格型號雖有「FUJITSU DL2400/2600/ 4600/5800 for Futek F84/86/I66/I64 」、「FUJITSU DL3800/9300/9400 for Futek F80/I38」、「PANAS
ONIC P3626/3696/KXP 170 for Futek 70」、「FUJITSU
DL6400 Futek/86/84原廠」、「色帶FUTEK F80 」、「FUTEK F84/86/DL6400 原廠色帶」、「FUTEK F84RB 」等記載，皆僅為單純商品名稱規格型號之記載，非如參加人尚提出於臺上市銷售之新聞報導、明確標示據以評定之「FUTEK 」商標圖樣之商品型錄，自無法證明原告本身自86年8 月起有積極標示商標而使用系爭商標圖樣之行為。至「立光科技國際股份有限公司2001冬季號1 ～3 月行銷寶典」係介紹原告90年1 月至3 月之商品（見本院卷第38至41頁），其日期已晚於參加人開始使用據以評定之「FUTEK
」商標圖樣之期間（88年10月間），而無法為有利於原告之認定。
㈡系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相同：
系爭商標圖樣（如附圖1 ）與據以評定之「FUTEK 」商標圖樣（如附圖2 ）相較，均有單純橫書之外文大寫「FUTEK 」由左至右排列，係屬相同之商標。
㈢據以評定之「FUTEK 」商標圖樣使用之商品與系爭商標指定使用商品為同一、類似：
⒈系爭商標指定使用於「色帶、影印機用之色帶、列表機用之色帶... 」等商品，而參加人係將據以評定之「FUTEK
」商標圖樣使用於印表機、色帶等商品。其中「色帶」商品部分係屬同一；而印表機與色帶搭配、組合使用，彼此間具有相輔功能，且常來自於相同之產製業者，無論是一般消費者或資訊專業人員皆可於銷售電腦設備相關的行銷通路或販售場所接觸、選購、使用，在用途、功能、銷售對象、行銷通路、販售場所等均有共同及相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形觀之，應屬類似之商品。故系爭商標所指定使用之商品，與據以評定之「FUTEK 」商標圖樣使用之商品，為同一及類似商品。
⒉原告以富帝克公司之「FUTEK 及圖」商標延展註冊案為例，主張「硬體」及與硬體有關之「耗材」，非屬同一或類似商品，且參加人型錄或網頁資料的內容不及於耗材，而印表機及耗材顯然並非同一或類似商品云云。惟原告所舉「FUTEK 及圖」商標延展註冊例，核其指定商標商品與系爭商標及據以評定之「FUTEK 」商標圖樣所使用之商品並不相同，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為本件認定同一、類似商品之論據。
㈣原告因業務往來關係知悉據以評定商標存在：
查原告係於88年9 月17日設立，經營事務性機器設備批發、零售等業務（見本院卷第97頁），而參加人係於82年6 月18日設立，經營電腦、電腦週邊設備及電腦事務用品之研究開發設計製造加工維修買賣及其技術諮詢顧問等業務（見本院卷第99頁），具有同業關係。又依參加人所提出於89年3 月27日起至90年4 月26日開立予原告之統一發票、出貨單及快遞單據（見評定卷第30至52頁），早在系爭商標90年9 月12日申請註冊之前，原告即與參加人有業務往來。堪認係因業務往來關係而知悉據以評定之「FUTEK 」商標圖樣之存在。㈤綜上所述，系爭商標相同於參加人先使用於色帶、印表機之同一、類似商品之「FUTEK 」商標圖樣，而原告因與參加人間具有業務往來關係，知悉參加人據以評定之「FUTEK 」商標圖樣存在，復未經參加人同意原告得以系爭商標申請註冊，系爭商標之註冊不符註冊時商標法第37條第14 款及92年4月29日修正之商標法第23條第1 項第14款規定，參加人對系爭商標申請評定，原處分所為系爭商標應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 10　　月　 15 　 日智慧財產法院第二庭
審判長法　官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 10　　月　 15 　 日書記官 林佳蘋