智慧財產及商業法院99年度行商訴字第54號

• 裁判案由: 商標廢止
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 99 年 08 月 30 日

智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第54號民國99年8月12日辯論終結原　　　告　美商建明工業公司（KEMIN INDUSTRIES, INC.）
代　表　人　甲○○○○○○○○
訴訟代理人　陳長文 律師
蔡瑞森 律師（兼送達代收人）
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）住同上
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　廣隆生物科技有限公司
代　表　人　丙○○
上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國98年12月31日經訴字第09806123900 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分關於註冊第0954012 號「FLORA GLO LUTEIN」商標指定使用類別「中藥、西藥」部分均撤銷，被告就參加人廣隆生物科技有限公司註冊第0954012 號「FLORA GLO LUTEIN」商標指定使用類別「中藥、西藥」部分之註冊應作成廢止之處分。原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰緣參加人之前手九奇運全業有限公司（下稱九奇運公司）前於民國89年6 月2 日以「FLORA GLO LUTEIN」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之「中藥、西藥、醫療補助用營養製劑」商品，向被告申請註冊，經審查核准列為審定第954012號商標（如附圖所示，下稱系爭商標）。旋九奇運公司申請並經被告核准於90年7 月10日將系爭商標申請人變更為浦根堂成業有限公司（下稱浦根堂公司），並於90年9 月16日發給系爭商標註冊證（商標權期間自90年8 月16日至100 年8 月15日）。嗣後，原告以系爭商標有商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，於96年9 月14日申請廢止其註冊，其後浦根堂公司於97年4 月2 日申請核准將系爭商標移轉登記予參加人廣隆生物科技有限公司（下稱廣隆公司），案經被告審查，認系爭商標並無註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用於前揭各商品已滿3 年之情事，自無商標法第57條第1 項第2款
規定之適用，以98年4 月6 日中台廢字第960280號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年12月31日經訴字第09806123900 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，廣隆公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項之規定，依職權命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決訴願決定、原處分均撤銷，並判命被告作成廢止第0954012 號「FLORA GLO LUTEIN」商標註冊之處分。並主張：
㈠「　　　　」商標（下稱「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標）係原告之商標，使用於原告取得多國專利之由其關係企業「Kemin Health,L.C. 」製造之葉黃素營養補充品。原告早於西元1995年使用「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標，旋於1996年在美國申請「　　　　」商標（不包含意指「葉黃素」之外文說明文字「LUTEIN」），該不含外文說明文字「LUTEIN」之商標嗣於1997年獲准註冊，迄今仍然有效，系爭商標原商標權人浦根堂公司申請註冊系爭商標並未獲得原告之同意。
㈡系爭商標原商標權人浦根堂公司提呈之葉黃素產品DM文宣及外包裝盒／瓶身標貼上雖分別標示有「FLORA GLO LUTEIN」（未標示TM或R ）及「FLORA GLO LUTEIN及圖」（標示TM）：
⒈惟查：⑴DM文宣及外包裝盒／瓶身標貼之上方較醒目部位皆分別另載有「路丁葉黃素」、⑵外包裝盒／瓶身標貼載明「製造商Kemin Foods,L.C.」、「總代理：久業國際股份有限公司（下稱久業公司）」及「榮獲2 項17張專利」等字樣、⑶DM文宣上之葉黃素產品外包裝盒圖像及外包裝盒／瓶身標貼均未載有「FLORA GLO LUTEIN 」、⑷浦根堂公司提呈之銷
售發票，關於葉黃素產品之品名，均以「路丁」稱之、⑸系爭商標原商標權人浦根堂公司並未提呈廣告證明文件，而僅提出關於刊登雜誌之公司內部明細資料。
⒉再查，原告另一銷售商「悅昇國際股份有限公司」亦於葉黃素產品外包裝盒標示「FLORA GLO LUTEIN 及圖」商標，且
又於外包裝盒之上方較醒目部位再標示自己的商標「Dr.Lutein 」。又依系爭商標原商標權人浦根堂公司答辯書㈡，系爭商標系列商品有二，一者為前揭之「路丁葉黃素」，另一為「強勢路丁飲品」，關於「強勢路丁飲品」，系爭商標原商標權人浦根堂公司僅提呈名片及銷售發票，銷售發票上沒有顯示系爭商標。顯然，系爭商標原商標權人浦根堂公司提呈之葉黃素產品DM文宣及名片均係臨時製作，其關係企業久業公司實際使用為「路丁葉黃素」商標，而並未使用系爭商標。再者，因標示有「FLORA GLO LUTEIN 及圖」商標之葉
黃素產品外包裝盒／瓶身標貼同時載明「製造商Kemin Foods,L.C.」、「總代理：久業國際股份有限公司」，是久業公司使用「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標僅係表彰其代理行銷他人商品，而非基於被授權人的地位使用「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標，易言之，久業公司並未使用「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標，「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標的使用人為原告之關係企業「Kemin Foods, L.C. 」（現已更名為「Kemin Health,L.C. 」）。
㈢使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標（商標法第58條第1 款參照）。退一步言，縱使系爭商標原商標權人浦根堂公司之關係企業久業公司被認為有使用「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標，惟「FLORA GLO LUTEIN及圖」商標中之外文分上下二行書寫，且另含有引人注意且構成主要部分之箭頭圖形，與系爭商標有顯著差異，不具有同一性，因此亦不應認為久業公司有使用系爭商標。
㈣系爭商標現商標權人即參加人所提出其前手浦根堂公司授權久業公司使用系爭商標之「商標授權使用同意書」屬私文書，更由於久業公司乃係浦根堂公司之關係企業，該「商標授權使用同意書」是否真正，尚值斟酌，應不足採信。
㈤依據司法院與鈞院99年5 月21日座談會決議，商標廢止案若註冊人僅有提出部分的商品，被告應審酌全部的商品使用狀況，若無提出使用證據部分，應為商標廢止處分。系爭商標指定使用於「中藥」、「西藥」、「醫療補助用營養製劑」三部分，根據目前參加人所提出的使用證據來看，僅有「醫療補助用營養製劑」，「中藥」、「西藥」部分沒有提出任何使用證據，依上開決議，該處分有顯然有違法之處。
㈥參加人對「醫療補助用營養製劑」所提之使用證據，原告認為不構成使用證據的理由有二，一為欠缺商標使用同一性的使用，參加人實際使用時是將其中的英文字結合其他圖案，與參加人註冊的商標喪失同一性；二參加人係單純進口原告商品，是基於「代理商」的地位銷售商品，換言之所提的使用證據嚴格來說是原告商標的使用，是基於商標權人的被授權人地位使用商標，應視同原告商標的使用。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：
㈠本件系爭商標雖未申請授權登記，惟按商標法第33條第1項
及第2 項有關商標授權使用登記，係採登記對抗主義之規定，而商標有無使用乃事實認定問題。是以，任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭商標法第57條第1 項第2 款但書之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。本件參加人於訴願階段曾提示其前手浦根堂公司於90年9 月1 日授權久業公司使用系爭商標之「商標授權使用同意書」，其上載有浦根堂公司授權久業公司使用系爭商標於葉黃素相關補助用營養製劑商品等語，並經雙方簽章，即為有效成立，並生授權效果；是在該使用同意書未被認定為無效前，本件堪認參加人之前手浦根堂公司於90年9 月1 日已授權久業公司使用系爭商標於葉黃素相關補助用營養製劑商品。
㈡本件依據參加人之前手浦根堂公司97年3 月28日檢送系爭商標之使用證據觀之，⒈參加人之前手浦根堂公司及久業公司之名片上均有外文「FLORA GLO LUTEIN」，與系爭商標圖樣上「FLORA GLO LUTEIN」，具同一性；而2 家公司名片上之公司代表人均為王瑞得，另上開名片上均另有「路丁葉黃素」字樣；久業公司（JOIN YES INTERNATIONAL CO..LTD. ）之名片上另有「強勢路丁飲品」字樣。⒉久業公司95年1 月及同年11、12月所開立之統一發票影本，其上記載之中文品名包括「強勢路丁飲品」、「路丁（120 粒×6 瓶）」或「
路丁」等。⒊「路丁葉黃素」產品之DM文宣標示有與系爭商標圖樣完全相同之外文「FLORA GLO LUTEIN」；另產品外盒包裝上載有：「有效日期：2008.11.10、製造日期：2005.11.10」，標示有與系爭商標圖樣具同一性之「FLORA GLO LUTEIN」圖樣及中文「路丁」等，且該文宣之左下方亦有「久業集團JOIN YES INTERNATIONAL CO..LTD. 」等字樣。是由上開證據資料相互勾稽，可證明久業公司於原告申請廢止日96年9 月14日前3 年內（即95年1 月及同年11、12月間）有將系爭「FLORA GLO LUTEIN」商標使用於所指定之葉黃素相關醫療補助用營養製劑商品之事實。
㈢至原告固稱前揭授權同意書是否真正尚值斟酌，且久業公司並非基於被授權人地位使用他人商標於自己所產製之商品，而係以代理商身分使用自己之商標「路丁葉黃素」於進口葉黃素產品到我國銷售等語。惟查，本件原告既未能提出證據證明參加人之前手浦根堂公司所提前揭「商標授權使用同意書」非屬真正，自無從推翻前揭授權書已有效成立，並生授權效果之效力。而有關商標之使用，商標法亦未規定被授權人必需將商標使用於自己所產製之商品，且須表明被授權人之地位，則久業公司使用系爭商標於進口商品，亦可視為商標之使用，且係居於被授權人之地位使用，故原告前述主張，核無可採。另原告主張「FLORA GLO LUTEIN 及圖」商標
為其先使用，參加人未獲其同意，搶先註冊本件商標一節，核屬另案有無商標法規定不得註冊事由之問題，與本案認定系爭商標有無使用無關。
㈣有關於使用部分，原告雖主張這個產品是進口的，但消保法並沒有明確規範被授權人要使用在自己產製或是非自己產製商品上。從參加人提出使用證據整體來看，參加人商標是整體使用，不失完整性，是具同一性的。至於從產品包裝盒來看，雖然有寫製造商是美國公司，但從盒子外觀看起來比較像是參加人自己製造的，不像是原裝進口的。本件處分是在原告所述上開決議之前作成的，其時被告對商標廢止案的處理之見解是只要提出一個商品類別之使用證據，就認為系爭商標係有在使用，雖然這個見解已經變更，但系爭商標關於「醫療補助用營養製劑」部分，若鈞院認定有使用的話，予以維持，其餘「中藥、西藥」部分如果沒有使用的話，再依照法院見解另為處分，比較符合訴訟經濟。
四、參加人聲明駁回原告之訴，並主張：有關參加人「中藥」、「西藥」使用證據，目前跟廠商接洽中，系爭商標迄今沒有使用在「中藥」、「西藥」商品，僅有使用在「醫療補助用營養製劑」商品。
五、得心證之理由：
㈠按商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第57條第1 項第2 款前段所明定。本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。次按商標法第33條第1 項及第2 項有關商標授權使用登記，係採登記對抗主義之規定，而商標有無使用乃事實認定問題。是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭商標法第57條第1
項第2 款但書之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。又按商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，復為商標法第6 條及第59條第3 項所明定。
㈡經查，本件依據參加人98年11月2 日（訴願決定誤載為3日
）所提其前手浦根堂公司於90年9 月1 日授權久業公司使用系爭商標之「商標授權使用同意書」（見訴願卷第69頁、第70-1頁），其上載有浦根堂公司授權久業公司使用註冊第954012號商標（即系爭商標）於葉黃素相關補助用營養製劑商品等語，並經雙方簽章，即為有效成立，並生授權效果。是以，在該使用同意書未被認定為無效前，本件堪認參加人之前手浦根堂公司於90年9 月1 日已授權久業公司使用系爭商標於葉黃素相關補助用營養製劑商品。原告固主張上揭授權同意書是否真正尚值斟酌，且久業公司並非基於被授權人地位使用他人商標於自己所產製之商品，而係以代理商身分使用自己之商標「路丁葉黃素」於進口葉黃素產品到我國銷售等語。惟查，本件原告既未能提出證據證明參加人之前手浦根堂公司所提前揭「商標授權使用同意書」非屬真正，自無從推翻前揭授權書已有效成立，並生授權效果之效力。而有關商標之使用，商標法亦未規定被授權人必需將商標使用於自己所產製之商品，且須表明被授權人之地位，則久業公司使用系爭商標於進口商品，亦可視為商標之使用，且係居於被授權人之地位使用。從而，原告此部分之主張，即非可採。
㈢次查，依據參加人之前手浦根堂公司97年3 月28日檢送系爭商標之使用證據觀之：⒈參加人之前手浦根堂公司及久業公司之名片上均有外文「FLORA GLO LUTEIN」，與系爭商標圖樣上「FLORA GLO LUTEIN」，具同一性，且2 家公司名片上之公司代表人均為王瑞得，另參加人之前手浦根堂公司及久業公司之名片上均另有「路丁葉黃素」字樣；久業公司（JOIN YES INTERNATIONAL CO..LTD.）之名片上另有「強勢路
丁飲品」字樣（見本件廢止卷第86頁）；⒉久業公司95年1
月及同年11、12月所開立之統一發票影本，其上記載之中文品名包括「強勢路丁飲品」、「路丁（120 粒×6 瓶）」或
「路丁」等文字（分別見本件廢止卷第96至109 頁、第122
至123 頁）；⒊「路丁葉黃素」產品之DM文宣標示有與系爭商標圖樣完全相同之外文「FLORA GLO LUTEIN」；另產品外盒包裝上載有：「有效日期：2008.11.10、製造日期：2005.11.10」，標示有與系爭商標圖樣具同一性之「FLORA GLO
LUTEIN」圖樣及中文「路丁」等，且該文宣之左下方亦有「久業集團JOIN YES INTERNATIONAL CO..LTD. 」等字樣（見本件廢止卷第110 至114 頁）。是以，由上開證據資料相互勾稽，可證明久業公司於原告申請廢止日之96年9 月14日前3 年內（即95年1 月及同年11、12月間）有將系爭商標使用於其所指定之葉黃素相關「醫療補助用營養製劑」商品之事實。
㈣又按，使用註冊商標應以原註冊的商標圖樣整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標，商標法第58條第1 款定有明文。查系爭商標圖樣係由未經設計之外文「FLORA GLO LUTEIN」所構成，且其於文字之配置上，係以由左至右橫書之「FLORA GLO LUTEIN」呈現，而其於配色上，均使用單一色調，並未在文字之顏色或文字外部之底色上做任何變化。而依據原告所提出參加人葉黃素產品包裝盒（見本院卷第54頁）、參加人所提出之DM文宣資料（見本件廢止卷第110 至113 頁之附件五）、產品外盒包裝（見本件廢止卷第114 頁之附件五）及原告所提出之參加人產品外裝盒（見本件廢止卷第195 頁）觀之，參加人實際使用於DM文宣資料、產品外盒包裝之圖樣外觀，除有如系爭商標圖樣之使用情形外，亦有「FLORA GLO 」及「LUTEIN」文字上下分列，加上一箭頭圖形之情形，其圖樣整體予人之印象，與系爭商標單純由「FLORA GLO LUTEIN」由左至右排列所構成之圖樣相較，如僅係「FLORA GLO 」及「LUTEIN」上下分列，就單純之文字商標而言，其於消費者習慣於自上而下或自左而右讀音，且其觀念相同，外型之差異有限，故與原「FLORA
GLO LUTEIN」商標，應仍不失其商標之同一性，並無自行變換商標或加附記之情事，惟對於將3 字上下分列，且加上一箭頭圖形之情形，則該排列及整體設計予人之印象確有差異，核此商標之實際使用情形，已與系爭商標原註冊之整體圖樣並非完全相同，而有自行變換商標使用之情形。惟查，系爭商標自行變換後之使用態樣與系爭商標圖樣相較，兩者雖均有外文「FLORA GLO LUTEIN」字樣，系爭商標自行變換後之使用態樣係由英文、圖形二部分所構成，並無特別寓目之部分，應一併予以觀察，而系爭商標自行變換後之使用態樣，仍由英文「FLORA GLO 」及「LUTEIN」所構成，仍以上下分列之「FLORA GLO 」及「LUTEIN」為主要部分，其箭頭部分所占比例僅三之一，並非主要部分，並無所謂「引人注意」之情形發生。因此，本件系爭商標雖有自行變換商標之情事，惟其變更仍為使消費者注意此為「FLORA GLO 」及「LUTEIN」之組合，並非如參加人所言，會使消費者只注意到引人注意且構成主要部分之箭頭，且參加人之商標使用，無論係在DM文宣或實際之葉黃素相關商品上，多係與未變換之「FLORA GLO LUTEIN」文字商標併存，且上揭原告所提出之參加人產品外包裝盒上雖另印製有「Dr.Lutein 」商標，亦不影響系爭商標之使用，均應無使相關消費者混淆誤認之虞。故原告主張系爭商標之使用已失其同一性，非有理由。
㈤未按，商標法第57條第4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」。因此，同條第1 項第2 款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用於其所指定之各類商品或服務而言。換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。本件商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責。…如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應依商標法第57條第4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定（司法院99年智慧財產法律座談會決議）。查本件系爭商標指定使用於「中藥」、「西藥」、「醫療補助用營養製劑」3 部分，依參加人於本件廢止及訴願階段所提出的使用證據觀之，僅有「醫療補助用營養製劑」部分之使用證據，而就「中藥」、「西藥」部分則沒有提出任何使用證據，則關於指定使用「中藥」、「西藥」商品類別部分本件原處分及訴願決定顯然有違法之處。而經本院於99年7 月29日通知被告轉知參加人提出「中藥」、「西藥」使用證據，參加人於言詞辯論期日到庭陳稱其並無「中藥」、「西藥」之使用證據，足認參加人就系爭商標「中藥」、「西藥」部分於原告申請廢止系爭商標註冊日之前3 年間並無使用之事實。
六、綜上所述，本件依參加人所提證據資料，足堪認定參加人於原告申請廢止前3 年內確有將系爭商標使用於其指定使用之「醫療補助用營養製劑」，系爭商標就「醫療補助用營養製劑」部分自無首揭商標法第57條第1 項第2 款之規定之適用。從而，被告就系爭商標「醫療補助用營養製劑」部分所為申請廢止不成立之處分，核無違誤；訴願決定就該部分予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷系爭商標關於「醫療補助用營養製劑」部分之訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標「醫療補助用營養製劑」部分之申請廢止案應為廢止成立之處分，為無理由，應予駁回。至於被告以系爭商標「中藥、西藥」部分未違反首揭法條之規定，而為該部分申請不成立之處分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷系爭商標關於「中藥、西藥」部分之訴願決定及原處分部分，即為有理由，應由本院將系爭商標關於「中藥、西藥」部分之訴願決定及原處分撤銷，用期適法。又參加人雖於本院99年8 月12日言詞辯論期日到場，然其就系爭商標關於「中藥、西藥」部分陳明未使用，致未能提出證據證明本件關於「中藥、西藥」部分有於申請廢止系爭商標註冊之前3 年間有使用之事實，本院審酌上開證據資料，認為參加人關於「中藥、西藥」部分確無使用系爭商標之事實，爰依法命被告為廢止參加人系爭商標關於指定使用類別「中藥、西藥」部分之註冊之處分。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條、第200 條第2 款、第3 款，民事訴訟法第79條但書，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　8　　 月　　30　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳國成
法 官　熊誦梅
法 官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　99　　年　　8　　 月　　30　　日書記官 王月伶