100年度民商上字第2號｜智財：侵害商標權有關財產權爭議等｜裁判日期：100 年 11 月 17 日

智慧財產法院民事判決 100年度民商上字第2號上訴人　九華山酒業股份有限公司法定代理人　林怡均訴訟代理人　李樂濟律師被上訴人　福祿壽國際酒品股份有限公司法定代理人　劉淑緞訴訟代理人　林正隆律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國100 年3 月10日第一審判決提起上訴，本院於100 年10月27日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人起訴主張：㈠被上訴人為註冊第00904757號之「九華山」（下稱系爭商標）之商標權人，權利期間自民國89年9 月1 日至99年8 月31日止，原為訴外人秀全食品工業工廠江勝明所申請，嗣移轉登記予訴外人蕭嘉人，蕭嘉人再移轉登記予被上訴人。系爭商標指定使用於商標法施行細則第49條第33類，即米酒、高梁酒、百香果酒、藥味酒、梅酒、水果酒、五加皮酒、茅臺酒、清酒、李酒、葡萄酒、甜酒及人蔘酒等商品，被上訴人前向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請延展註冊獲准，系爭商標專用期間延展至109 年8 月31日止。上訴人以製酒為業，其除未經被上訴人同意，擅自使用與系爭商標完全相同之「九華山」為其公司之特取部分外，並販售標示與系爭商標完全相同之「九華山」字樣於其製造之酒類商品。被上訴人雖曾委請律師發存證信函通知上訴人，請求其變更公司名稱及回收侵權商品。惟上訴人均置之不理，故被上訴人仍得於市面購得上訴人所製造銷售而標示系爭商標之米酒（下稱系爭侵權物品）。㈡上訴人使用與系爭商標相同之「九華山」作為其公司名稱特取部分與商品名稱，並以經營、製造、銷售酒類為業，致相關消費者產生混淆誤認，依商標法第62條第2 款之規定，視為侵害被上訴人之商標權。依民法第184 條第1 項前段、商標法第61條第1 項之規定，上訴人應停止其侵害，並負損害賠償責任。而被上訴人自大賣場購得系爭商品，其銷售之數量甚多，依商標法第63條第1 項第3 款規定，應以上訴人銷售系爭商品之單價新臺幣（下同）29元之1,500 倍計算賠償金額，為43,500元（計算式：29元X1,500倍=43,500 元）。並聲明求為判決：⒈上訴人不得使用相同或近似於「九華山」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應向臺北市政府申請辦理變更其公司名稱特取部分為與「九華山」相同或近似以外名稱之登記。⒉上訴人不得就其所製造、銷售之酒類商品標示與「九華山」相同或近似之商標。⒊上訴人應給付被上訴人 43,500元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。原審就被上訴人前開第1 、2 項聲明部分為被上訴人勝訴之判決，就第3 項聲明部分判命上訴人給付1 萬4500元，及自99年8 月12日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息，駁回被上訴人其餘之請求（原審判決被上訴人敗訴部分未據其聲明不服）。並於本院答辯聲明：上訴駁回。二、上訴人則以：㈠上訴人於97年5 月27日設立公司登記，營業項目代碼為C113011 製酒業、Cll0010 飲料製造業、F203020 菸酒零售業、FlO2030 菸酒批發業，及FlO2040 飲料批發業等事業。經濟部未因被上訴人有系爭商標登記而不予公司登記，足證上訴人合法使用公司名稱。被上訴人於99年6 月21 日來函表示：九華山為已登記之商標等情，上訴人為避免爭執，故積極將酒品下架，未繼續販賣，縱使有侵害情事，原告僅得請求以單價29元乘以500 倍之金額賠償。㈡九華山係苗栗縣銅鑼鄉之地名，因九華山地區有二所寺廟而聲名遠播，故「九華山」名稱為大眾所熟悉。被上訴人於九華山地名有知名度後，始於88年間申請登記，致上訴人嗣於97年8 月間向智慧財產局申請商標登記被駁回。地名不得登記為商標，以避免商品無法標示產地，故「梨山」、「鹿谷」或「阿里山」地名不能被登記為商標，另「阪井」、「京都」、「漢彌頓」、「表參道」、「初鹿」、「北海道」等地名均經法院判決不得作為商標使用，縱使准予登記，亦應撤銷之。準此，被上訴人以系爭商標排斥上訴人公司登記，其依法無據。因上訴人無銷售行為，且系爭商標並無專用權，被上訴人自無損害賠償請求權等語，資為抗辯。並上訴聲明為：⒈原判決不利於上訴人部分均廢棄。⒉上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴均駁回。三、兩造不爭執之事實（詳本院卷第79頁）：㈠系爭商標原為秀全食品工業工廠江勝明所申請，嗣移轉登記予蕭嘉人，蕭嘉人再移轉登記予被上訴人（見原審卷第8 至10頁之原證1 ）。㈡系爭商標指定使用於商標法施行細則第49條第33類之商品，即米酒、高梁酒、百香果酒、藥味酒、梅酒、水果酒、五加皮酒、茅臺酒、清酒、李酒、葡萄酒、甜酒及人蔘酒等商品，被上訴人向智慧財產局申請延展註冊獲准，專用期間延展至109 年8 月31日止（見原審卷第11頁之原證2 ）。㈢上訴人經營製酒為事業（見原審院卷第12頁之原證3 ），除未經被上訴人同意，以與系爭商標相同之「九華山」為其公司之特取部分外，並販售標示與系爭商標相同之「九華山」字樣於其製造之酒類商品。被上訴人前於99年7 月5 日委請律師發存證信函通知上訴人限期變更公司名稱及回收系爭商品（見原審卷第13至19頁之原證4 至5 ）。㈣系爭商品之單價為29元（見原審卷第19頁之原證5 ）。四、本件爭點與本院判斷：㈠系爭商標並無審定與註冊時商標法第37條第6 款所規定「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」之得撤銷商標權事由： ⒈系爭商標係於89年6 月1 日經准予註冊之審定，並於同年9 月1 日經公告註冊，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務查詢表1 件在卷足憑，則系爭商標有無得撤銷商標權之事由，自適用審定與註冊時之商標法即86年05月07日修正公告之商標法（下稱修正前商標法），合先敘明。 ⒉按修正前商標法第37條第1 項第6 款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：六、使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。」次按「4.5.1 描述性的地理名稱：消費者熟知的地理名稱，即使並非以特定商品的生產或特定服務的提供聞名，對消費者的意義仍僅是地理位置的指示，將之使用於商品或服務，給予消費者的印象，通常只是商品或服務與該地理區域有所關聯的說明，用以表示商品的製造地、生產地、設計地；商品或服務的商業來源地；或服務的提供地，而非識別來源的標識。4.5.2 任意性的地理名稱：地理名稱若與指定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為它是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的說明，則屬地理名稱的任意使用，具有識別性。『玉山』為台灣及東北亞最高之山脈，在消費者認知中，該地與銀行服務毫無關係，不會在二者間產生聯想，為地理名稱的任意使用，具有識別性。」現行商標識別性審查基準亦定有明文。 ⒊經查系爭「九華山」商標究屬描述性之地理名稱而不具有識別性，或屬任意性之地理名稱而具有識別性，應取決於系爭「九華山」商標所指定使用之商品，是否會使消費者就商品或服務與地理名稱有所聯想，並誤認為商品或服務之來源地或服務之提供地。次查系爭商標係指定使用於商標法施行細則第49條第33類之商品，即米酒、高梁酒、百香果酒、藥味酒、梅酒、水果酒、五加皮酒、茅臺酒、清酒、李酒、葡萄酒、甜酒及人蔘酒等商品，而位於苗栗縣銅鑼鄉之九華山並未以產製酒類聞名，則將「九華山」商標指定使用於酒類商品上，並不會使消費者與產地產生聯想，顯屬任意性之地理名稱，自具有識別性。 ⒋上訴人雖主張：地名不得登記為商標，「阪井」、「京都」、「漢彌頓」、「表參道」、「初鹿」、「北海道」等地名均經法院判決不得作為商標使用，則「九華山」自亦不得作為商標使用，且不符修正前商標法第5 條規定之要件云云（詳本院卷第82頁）。惟查地名並非完全不得作商標使用，描述性之地理名稱固不得作為商標使用，但任意性之地理名稱因具有識別性，可作為商標使用，已詳述如前，是凡經法院認定不得作為商標使用之地理名稱，均係經認定該地理名稱指定使用於特定商品上會構成描述性之地理名稱，而會使相關消費者對於商品之產品產生聯想致有混淆誤認之虞。而九華山既非以產製酒類聞名，上訴人既未能舉證證明系爭「九華山」商標指定使用酒類商品上，如何會使消費者就產地產生混淆誤認，徒援引前揭案情與本件不同之法院判決作為系爭「九華山」商標有修正前商標法第37條第1 項第6 款規定得撤銷商標權事由，及不符合修正前商標法第5 條所規定商標要件之論據，於法顯屬無據。 ⒌上訴人於原審並未主張系爭「九華山」商標有現行商標法第23條第1 項第18款所規定酒類地理商標之得撤銷商標權事由，且於本院審理中復又具狀陳稱：系爭「九華山」商標與現行商標法第23條第1 項第18款規定無涉等語（詳本院卷第83頁）。則系爭「九華山」商標是否違反現行商標法第23條第1 項第18款之規定，並無審究之必要，附此敘明。㈡被上訴人得請求禁止上訴人使用相同或近似於「九華山」之字樣作為其公司之特許部分，並請求上訴人向台北市政府辦理變更公司名稱登記： ⒈按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之；未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，現行商標法第61條第2 項及第62條第2 款分別定有明文。 ⒉經查上訴人係於97年8 月20日核准登記為「九華山酒業股份有限公司」，有公司登記資料查詢表1 件在卷足憑（詳原審卷第12頁），而系爭「九華山」商標係指定使用於「米酒、高梁酒、百香果酒、藥味酒、梅酒、水果酒、五加皮酒、茅臺酒、清酒、李酒、葡萄酒、甜酒及人蔘酒」等商品上，則上訴人所產製之酒類縱未使用系爭「九華山」商標，然上訴人既於酒類產品上註明：「製造商：九華山酒業股份有限公司」字樣，有照片一紙在卷足憑（詳原審卷第18頁），仍會使消費者對於該酒類之來源，究係製自上訴人公司，抑或擁有系爭「九華山」商標之由福祿壽國際酒品股份有限公司產生混淆誤認，且未經被上訴人之同意，自屬侵害被上訴人之商標權，被上訴人自得依前揭規定請求上訴人不得使用相同或近似於「九華山」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應向臺北市政府申請辦理變更其公司名稱特取部分為與「九華山」相同或近似以外名稱之登記。㈢被上訴人得請求上訴人不得就其所製造、銷售之酒類商品標示與「九華山」相同或近似之商標，及賠償1 萬4500元之損害賠償： ⒈按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。而商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額。商標法第61條第1 項與第63條第1 項第3 款本文分別定有明文。 ⒉經查被上訴人前於99年7 月5 日委請律師發存證信函通知上訴人限期變更公司名稱及回收系爭商品等事實，業具提出郵局存證信函、掛號郵件收件回執、系爭商品照片及99年7 月23日統一發票等件附卷可證（詳原審卷第13至19頁之原證4 至5)，並為上訴人所不爭執，而被上訴人於99年7 月5 日通知上訴人有關侵害系爭商標情事後，仍於同年月23日自市場上買得系爭商品，則上訴人知悉系爭商標為被上訴人之註冊商標後，仍有故意使用系爭商標之行為，亦至為明確。核屬未經被上訴人同意，於同一商品上使用相同於其註冊商標之商標，而侵害被上訴人之商標專用權，被上訴人自得依前揭規定請求上訴人賠償損害。本院審酌系爭商品之單價為29 元，有統一發票1 件在卷可證（見原審卷第19頁之原證5 ），並為上訴人所不爭執，及被上訴人實際查獲之系爭商品數量與上訴人侵害系爭商標權之行為等情事，認被上訴人請求按上訴人銷售系爭商品之單價500 倍計算賠償金額即14,500元，核屬適當，為有理由，應予准許。 ⒊末按商標係準物權，具有所有權之物上請求權，商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利，此為所謂之禁止請求權。其具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為人有故意或過失為要件。禁止請求權之排他態樣有二：1.請求排除已發生之商標權侵害，此為排除侵害請求權；2.侵害尚未發生而有侵害之虞者，即就現有既存之危險狀況加以判斷，商標權人之商標權在客觀上被侵害之可能性極大，其有事先加以防範之必要者，自得請求防止之，此為防止侵害請求權。因上訴人於接獲被上訴人之存證信函後，未得被上訴人之同意仍繼續銷售標示系爭「九華山」商標之商品，則被上訴人系爭商標就現有既存之危險狀況判斷，客觀上未來被侵害之可能性極大，則被上訴人請求上訴人不得就其所製造、銷售之酒類商品標示與「九華山」相同或近似之商標，於法自屬有據，應予准許。五、從而，被上訴人依據商標權法第61條第1 項、第2 項、第62條第2 款及第63條第1 項第3 款本文等規定，請求上訴人給付14,500元，及自起訴狀繕本送達翌日即99年8 月12起至清償日止，按年息5%計算之利息；暨如原判決主文第1 、2 項所示之排除侵害方式，均為有理由，應予准許。原審為被上訴人勝訴之判決，並就判命上訴人給付14,500元本息部分依職權宣告假執行，及為免假執行之宣告，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100 　年　　11　　月　　17　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李得灶法官　蔡惠如法官　何君豪以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　100 　年　　11　　月　　17　　日書記官張君豪附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院100年度民商上字第2號

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