智慧財產及商業法院100年度民專上字第1號

• 裁判案由: 專利權其他契約爭議事件
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 08 月 14 日
• 當事人: 智邦科技股份有限公司

智慧財產法院民事判決
100年度民專上字第1號上 訴 人　智邦科技股份有限公司
法定代理人　黃安捷
訴訟代理人　齊致一
吳上晃律師
被上訴人 　永洋科技股份有限公司
法定代理人　郭金河
（送達代收人　王炳曜
訴訟代理人　劉韋廷律師
江皇樺律師
上列當事人間專利權其他契約爭議事件，上訴人對於臺灣新竹地方法院中華民國99年11月30日98年度重智字第3 號第一審判決提起上訴，本院於102 年7 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序事項：
㈠準據法：
兩造於民國96年1 月1 日簽訂原證1 之OEM PURCHASE AGREEMENT（下稱系爭採購合約。原審卷第1 冊第6 至31頁，中譯文見原審卷第2 冊第200 至214 頁），依第22.12 條「管轄法律」約定，關於系爭採購合約之準據法，應依中華民國臺灣法律（原審卷第1 冊第25頁，原審卷第2 冊第209 頁反面）。
㈡上訴人原上訴聲明第2 項之利息起算日為98年4 月23日（本院卷第1 冊第40頁），嗣於100 年5 月4 日當庭減縮為98年4 月24日，復於100 年9 月14日減縮為99年6 月8 日，經被上訴人同意（本院卷第1 冊第148 頁，本院卷第2 冊第7 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應准許。
二、兩造之聲明及陳述如下：
㈠上訴人起訴主張：
⒈兩造於96年1 月1 日簽訂系爭採購合約，上訴人向被上訴人購買寬頻路由器等產品（下稱系爭產品）。依系爭採購合約第9.1 條第（7 ）款約定，被上訴人保證其所有產品無違犯或侵害任何第三人之智慧財產權。就相關交易「智慧財產權保護」，系爭採購合約第13.1條進一步明定被上訴人應負擔對上訴人之補償責任。
⒉上訴人之客戶美國德拉瓦州公司SMC NETWORKS, Inc.（下稱SMC 公司）於西元2008年2 月26日遭美國德州Fenner
Investments Ltd.公司（下稱Fenner公司）控訴系爭產品侵害其美國專利（案號Civil Action No.6:08-cv-00061
），而系爭產品係被上訴人所製造、銷售而販售給SMC 公司。SMC 公司嗣於2009年4 月與Fenner公司達成和解，給付賠償金美金（下同）250,000 元，據而要求上訴人負擔該賠償金及相關法律費用459,855.33元，共709,855.33元。上訴人已依與SMC 公司之約定，以貨款抵銷方式，如數償付，爰依系爭採購合約第13.1條及民法債務不履行損害賠償、買賣瑕疵擔保等法則，請求被上訴人擔負相關賠償金及法律費用等語，求為命被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）7,833,393 元，及自民國98年4 月23日起至清償日止按年利率5%計算之利息之判決。並陳明願以現金或等值之臺灣銀行無記名可轉讓定期存單為擔保，請准宣告假執行。
㈡被上訴人則以：系爭採購合約第13.1條等約定依民法第247
條之1 應認無效。縱認有效，本件亦非當然適用系爭採購合約第13.1條。即便被上訴人應負擔損害賠償責任，惟其售予上訴人系爭產品所得淨利僅有八萬餘元，上訴人單以出貨量33% 計算，請求被上訴人負擔近8,000,000 元之損害賠償實顯失公平，並無理由等語，資為抗辯。
㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人應給付上訴人7,833,393 元，及自99年6 月8 日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。⒊上訴人願以現金或等值之臺灣銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行（上訴人就其請求自98年4 月23日起至99年6 月7 日止計算之法定遲延利息部分，因減縮而確定）。並主張：
⒈系爭採購合約乃依雙方共識，先由上訴人就相關採購事宜起草內容，再交由被上訴人審閱，表示意見之後，就被上訴人有意見之條款，雙方再為交涉磋商，協議修改。且系爭採購合約第13.1條之約定，純係考量到國際貿易智慧財產權爭議之特性及實際運作情形，實無顯失公平之情形。上訴人與SMC 公司亦有相同條款，其約定顯較系爭採購合約第13.1條約定更加嚴格。故系爭採購合約第13.1條並無民法第247 條之1 規定而無效之情形。
⒉對系爭採購合約第13.1條約定之解釋：
系爭採購合約第13.1條應參照美國法對於智慧產品的保護加以解釋（參上證四），第一段係供應商之基本賠償責任要件及範圍，第二段係上訴人遭他人請求時，對於掌管防禦權之選擇，第三段係供應商應支付之上訴人損害金額。本約定無需經被上訴人同意或美國訴訟判決，亦不以上訴人指示被上訴人接手防禦，而被上訴人未立即防禦為前提，所稱「現行法律、規定或條例」，是否包含美國現行法律、規定或條例？於本案並無意義。
⒊SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權之產品型號包含「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」，有Fenner公司初始起訴狀（原證18）及第二次修正起訴狀（原證3 ）、Fenner公司律師所發侵權產品控訴函（原證15）、《claim charts》完整光碟（原證6 ）等證據為證，並經SMC 公司委任律師即證人0000000 00 0000000已出具經原審法院公證處認證之《誓證書》（原證7 ）、經我國駐外單位驗證之具結公證宣誓證書（原證19）證明之，並到庭作證。
⒋SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權部分，包括直接侵權、誘引侵權及輔助侵權，其中誘引侵權或輔助侵權，依我國法仍成立侵害專利權，被上訴人仍應負責。
⒌上訴人實際給付SMC 公司之和解金、及支出相關法律費用為美金709,855.33元，故上訴人依系爭採購合約第13.1條約定，依出貨量33% 計算，請求被上訴人負擔新臺幣（下同）7,833,393 元。而SMC 公司確實有向上訴人提出賠償請求，上訴人隨即陸續多次通知被上訴人（原證22、原證17、上證9 及上證11），絕非被上訴人當庭多次（含原審）無憑任意指摘之「上訴人『從未』通知被上訴人」。
㈣被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並辯稱：
⒈系爭採購合約第13.1條約定為「一方預定契約條款」，被上訴人之經濟地位規模與上訴人無從相比，若拒絕與上訴人有所交易往來，以上訴人於網通業之龍頭地位，可能因此於網通業受到上訴人之排擠效應，且被上訴人曾要求修改，卻為上訴人所拒絕，被上訴人僅得接受此顯非公平且有失合理之條款內容，依民法第247 條之1 規定而無效。⒉對系爭採購合約第13.1條之解釋：
⑴本約定重點在於被上訴人是否符合所約定兩款應負擔損害賠償之事由，即是否有對「被上訴人之產品」提出構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權或被上訴人產品未遵守現行法律、規定或條例之任何請求。惟上訴人無法證明Fenner公司確實主張系爭產品「SMC7004VBR」侵害其專利權，且系爭產品是否依據中華民國法律確實侵害Fenner公司專利權，並經Fenner公司向SMC 公司主張，未經美國法院判決確認。
⑵上訴人主導SMC 公司與Fenner公司和解，卻未經通知被上訴人，未予被上訴人有參與並爭取主張權利之機會，即擅自成立和解並請求被上訴人給付，此約定違反民法「債之相對性」。另和解費用亦包含系爭專利權之授權費用，難認符合系爭約定之「合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費）」。
⑶上訴人固有權選擇是否自行掌管該請求之防禦事宜，而系爭採購合約第13.1條約定，係以如被上訴人於上訴人指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者為前提。然上訴人並未請求被上訴人參與防禦，甚至上訴人自身對於SMC 公司之請求亦全然未採取防禦行為，況和解金額包含上訴人取得系爭專利授權金額，且上訴人仍未證明被上訴人應負擔之損害金額，而難認屬「合理」費用。⑷系爭採購合約第13.1條之「現行法律、規定或條例」，依第22.12 條規定，應解釋為「中華民國現行法律、規定或條例」。
⒊被上訴人製造、出售予上訴人、上訴人再售予SMC 公司之產品，除型號「SMC7004VBR」產品外，未包含型號「SMC7004VBR ARG」產品。而原證6 、18、3 、27、13、19、7
、15、上證6 、9 等均無法證明SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權之產品型號包含「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」。又證人Richard C. Vasquez並非直接取得自美國Fenner公司所委請之律師，無從證明相關訴訟文件之形式真正。
⒋SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權部分，僅為誘引侵權或輔助侵權，依我國法並不成立侵害專利權，被上訴人無庸負責。
⒌上訴人請求被上訴人負擔損害賠償7,833,393 元非屬系爭採購合約第13.1條之「合理費用、損失及支出」。又上訴人依出貨量33% ，計算被上訴人應負擔之責任，顯失公平，並無理由。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第2 冊第7 頁之準備程序筆錄）：
㈠兩造於96年1 月1 日簽訂原證1 之系爭採購合約（原審卷第1 冊第6 至31頁，中譯文見原審卷第2 冊第200 至214 頁）。
㈡系爭採購合約第13.1條約定：「供應商之補償義務。供應商（即被上訴人）將補償、防禦及使智邦（即上訴人）免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求者；該請求係主張（i ）任何OEM 產品、與智邦產品結合的OEM 產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權，或（ii）任何OEM 商品未遵守現行法律、規定或條例。智邦有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」（Supplier's Indemnity Obligation. Supplier willindemnify, defend and hold harmless, including without limitation, Accton from and against any reasonable losses, liabilities, claims, obligations, costs and expenses (including reasonable attorneys fees) which result from, arise in connection with or are related in any way to any claim brought or sought that
alleges that (i) any OEM Product, any combination ofan OEM Product with an Accton Product, any Software,Documentation or a Supplier Mark, or any product provided as part of Supplier's Support services constitutes an unauthorized use or infringement of any third party's Intellectual Property Rights. (ii)any OEM
Product fails to comply with any applicable laws, regulations or statutes. Accton shall have the right,
at its sole option, to control the defense of any such claim, including the selection of counsel. In theevent that Accton does not choose to take control ofthe defense of any such claim, Supplier shall have
control over the defense of such claim but must use
counsel approved of by Accton. Supplier will pay allreasonable costs, damages and expenses (including reasonable attorney's fees if Supplier does not promptly provide defense after Accton directs Supplier to
take over the defense of the matter) incurred by Accton and will pay any reasonable award with respect
to any such claim or agreed to in any settlement of
that claim. If the liability to the third party, as
set forth above, is solely and directly attributableto the faults of Supplier, Supplier shall bear indemnification obligation to the Accton.）（原審卷第1冊
第19頁，中譯文見原審卷第2 冊第206 頁反面）。
㈢系爭「SMC7004VBR」商品為被上訴人設計製造，並依系爭採購合約出售上訴人，上訴人再售予美國SMC 公司。
㈣Fenner公司於美國起訴主張SMC 公司之產品侵害其專利，嗣雙方於98年4 月達成和解，以SMC 公司給付Fenner公司美金250,000 元作為和解條件，SMC 公司已如數給付。
㈤因SMC 公司與Fenner公司達成和解，系爭產品是否確有侵害Fenner公司專利權之情事，即未經判決認定。
四、有關上訴人本件之請求權基礎，上訴人於本院審理時陳明僅依系爭採購合約第13.1條約定主張，其餘瑕疵擔保、債務不履行等均捨棄（本院卷第1 冊第178 頁）。是本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第2 冊第7 至8 頁之準備程序筆錄）：上訴人得否依系爭採購合約第13.1條約定請求被上訴人給付相關賠償金及法律費用？
㈠系爭採購合約第13.1條約定是否屬於顯失公平之定型化契約條款，依民法第247 條之1 規定而無效？
㈡對系爭採購合約第13.1條約定之解釋：
⒈本約定是否應經被上訴人同意或美國訴訟判決？
⒉本約定是否以上訴人指示被上訴人接手防禦，而被上訴人未立即防禦為前提？
⒊本約定所稱「現行法律、規定或條例」，是否包含美國現行法律、規定或條例？
㈢SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權之產品型號是否包含「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」？
㈣被上訴人製造、出售予上訴人、上訴人再售予SMC 公司之產品，除型號「SMC7004VBR」產品外，是否包含型號「SMC7004VBR ARG」產品？
㈤SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權部分，是否為誘引侵權或輔助侵權，而依我國法不成立侵害專利權，被上訴人即無庸負責？
㈥上訴人得否請求被上訴人負擔新臺幣（下同）7,833,393 元？
⒈上訴人實際給付SMC 公司之和解金、及支出相關法律費用若干？
⒉上訴人得否依出貨量33% ，計算被上訴人應負擔之責任？五、得心證之理由：
㈠系爭採購合約第13.1條非屬顯失公平之定型化契約條款，並無民法第247條之1規定之適用：
⒈按民法第247 條之1 規定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。加重他方當事人之責任者。使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。其他於他方當事人有重大不利益者」。
⑴鑑於我國國情及工商發展之現況，經濟上強者所預定之契約條款，他方每無磋商變更之餘地，民法第247 條之1 乃明定，對於依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之附合契約，列舉四款有關他方當事人利害之約定，如按其情形顯失公平者，該部分之約定為無效（最高法院101 年度台上字第1113號民事判決參照）。
⑵本條所稱按其情形顯失公平，乃指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形（最高法院101 年度台上字第1616號民事判決、101 年度台聲字第363 號民事裁定參照）。而契約當事人間所訂定之契約，是否顯失公平而為無效，除應視契約之內容外，並應參酌雙方之訂約能力、雙方前後交易之經過及獲益之情形等其他因素，全盤考慮，資為判斷之依據（最高法院101 年度台上字第1113號民事判決參照）。
⒉兩造簽訂系爭採購合約，係因上訴人擬向被上訴人購買如系爭採購合約附件A 所示之OEM 產品（包含兩造均不爭之型號「SMC7004VBR」產品）（原審卷第1 冊第6 、27頁，原審卷第2 冊第200 、210 頁反面之系爭採購合約第1.1
條、附件A ），並於第9 條「保證」第9.1 條第⑺款約定：「商品保證。供應商保證所有OEM 商品：......⑺無違犯或侵犯任何第三人之智慧財產權；供應商（即被上訴人）保證不知有任何可據以行使該請求之情事。若供應商知悉任何請求或任何可據以請求之情事，會立即通知智邦（即上訴人）。」（原審卷第1 冊第14至15頁，原審卷第2
冊第204 頁至反面）；第13條約定「智慧財產權保護」，並於第13.1條至第13.4條分別約定「供應商之補償義務」、「智邦通知義務」、「軟體授權」、及「涉及侵權OEM
商品之補償」（原審卷第1 冊第19頁，原審卷第2 冊第206 頁）。
⒊查系爭採購合約係先由上訴人就相關採購事宜起草內容，交由被上訴人審閱表示意見後，就被上訴人有意見之條款（如第1.4 、2.12、3.2 、3.5 、3.12、3.13、3.14、3.15、4.1 、4.3 、5.3 、5 、6 、7 、8 、9 、9.3 、9.4 、10.4、10.5、10.6、19.1、22.11 條等），經兩造磋商協議修改。關於智慧財產權保護條款之第13.1條，上訴人要求被上訴人必須協助防禦，並負擔損失，賠償律師費，有關產品之專利、軟體、文件、商標等侵權事件，被上訴人曾表示不接受，惟協商後仍予接受。上訴人復提出被上訴人應對上訴人之分支機構、客戶、員工、代理商負擔所有責任，被上訴人僅願意接受對上訴人負有限責任，經兩造協商後，上訴人僅接受修改為僅對上訴人負所有責任，惟被上訴人仍不接受，經蹉商後修改為被上訴人就「全部『合理的』費用、損失、支出」（all reasonable costs, damages and expenses）、「任何『合理的』損失、義務、請求、責任、費用及支出」（any reasonable losses, liabilities, claims, obligations, costs and
expenses）對上訴人負責。上訴人另對被上訴人提出之上開修正加上「包括但不限於」之要件（including with
out limitation），此有被上訴人提出為期5 個月之合約會辦單（兩造之電子郵件往來紀錄）、系爭採購合約第13.1條之歷次追蹤修訂影本在卷可稽（原審卷第2 冊第300
至315 頁之被證5 、被證6 ）。因此，系爭採購合約業經兩造數月審閱、磋商、修改而定稿，自無所謂被上訴人不及知或無磋商變更餘地之情形，而與民法第247 條之1 所定附合契約之要件不合。
⒋依上訴人所提其與其他廠商所訂採購合約，就智慧財產保護條款之保護對象、強度、方式、範圍等，並非完全相同（原審卷第3 冊第107 至111 頁之原證28），與被上訴人簽訂之系爭採購合約第13.1條約定亦有差異。且上訴人與訴外人正文科技股份有限公司（下稱正文公司）所簽訂之原始設備製造契約，係由上訴人設計而委託正文公司製造產品，亦約定於正文公司遭第三人為侵權請求或訴訟時，由設計產品之上訴人償付正文公司因此所生之損失，並防衛或保護其權益（原審卷第3 冊第70至71頁）。衡諸寬頻路由器等產品之相關技術發展成熟，在此發展密集的技術領域中，相關產品可能涉及他人專利權等智慧財產權，為保障上訴人之權益，要求被上訴人負權利瑕疵擔保責任，而有系爭智慧財產權保護條款，此類條款常見於國內及國際商業交易，難認系爭採購合約第13.1條係預定用於同類契約之條款。又原證28雖為最終締約之版本，縱使與最初上訴人擬定之版本有所差異，既然契約條款之前後版本內容有別，足見上訴人與締約之對造有所協商而後洽定。而觀諸兩造於締結系爭採購合約之經過，特別針對第13.1條約定有所協商，已於前述，既經被上訴人簽約前審閱並與上訴人進行數次條款內容之商議，上訴人亦有所退讓，最後形成系爭採購合約第13.1條約定之共識，是被上訴人辯稱系爭採購合約系爭條款第13.1條即為「一方預定契約條款」云云，要無足取。
⒌次查被上訴人為興櫃公司，95年度、96年度營業收入二十三億餘元、二十四億餘元，於104 網站所刊登之公司簡介述及其主要經營策略為ODM 模式，為美、日、歐、亞等數十家網路產品大廠，開發設計生產網際網路及多媒體相關產品，在SOHO Router 方面更是全球前三大的供應商之一等語，此有104 網站之被上訴人公司簡介、證券交易所公開資訊觀測站揭示被上訴人營業收入資料（原審卷第3 冊第17至18頁之原證24、25），是被上訴人係頗具規模與市場經驗之專業公司，對系爭採購合約第13.1條之意義具相當之專業知識、經驗及判斷能力，得以評估其自身條件及獲利情形以決定締約與否。固然，相較於上訴人為上市公司，95、96年度營業收入為154.1 億元、134.99億元（本院卷第1 冊第118 至119 頁之網路新聞資料《被上證2 》），被上訴人之公司營業規模相對較小，姑不論被上訴人並未舉證證明簽約當時上訴人確處於掌握市場之優勢地位，惟觀諸系爭採購合約第13.1條約定之協商過程，兩造數次調整更動其內容，是被上訴人顯為一專業且頗具規模之公司，非屬經濟弱勢之一方而毫無議約磋商能力者，是被上訴人於簽訂系爭採購合約第13.1條約定時，對於條款內容，非無磋商、變更之餘地。被上訴人辯稱以其經濟地位規模，且上訴人為網通業龍頭，而「無磋商變更餘地」云云，委無可採。遑論被上訴人自陳其之所以接受系爭採購合約第13.1條約定，係考量簽約後可向其他客戶推廣公司形象之有利表現以招攬更多訂單等語（本院卷第2 冊第157 頁），益徵被上訴人於簽訂系爭採購合約之前，已多重考量各項正、反向因素，始決定簽約，自不得以嗣後上訴人持以主張請求而謂被上訴人「無從選擇締約對象」或「無拒絕締約餘地」。
⒍系爭採購合約第13.1條之內容並非顯然不利於被上訴人之約定：
被上訴人固辯稱系爭採購合約第13.1條約定不問系爭產品果否侵害第三人專利權，一旦第三人對上訴人主張並請求損害賠償，無論其請求有無理由，上訴人均得請求被上訴人負擔全部損害賠償，是此約定並非公平，不利於被上訴人，應屬無效云云。惟依系爭採購合約第13.1條約定，被上訴人所負之補償義務，係以「『合理』全部合理費用、損失及支出」、「『合理』裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」為限，並非上訴人經第三人為侵權請求，被上訴人即應負責，故系爭採購合約第13.1條約定非必導致不利於被上訴人之結果。而系爭採購合約第13.1條約定亦未使上訴人因此獲取利益，僅係填補上訴人因被上訴人之系爭產品侵權行為所受損害，更無所謂就契約本質所生權利義務有失公平，或有何加重被上訴人責任、限制其行使權利或其他重大不利益之顯失公平情事。因此，難謂系爭採購合約第13.1條約定係不合理，或有何顯失公平之情形，而依民法第247 條之1 規定無效之情形。
⒎綜上，系爭採購合約第13.1條約定並無顯失公平之情，核與民法第247 條之1 規定不符。被上訴人既已簽訂系爭採購合約，依契約自由之原則，即應受其拘束。
㈡對系爭採購合約第13.1條約定之解釋：
⒈依系爭採購合約第15條「政府規範之遵守」第15.1條約定：「遵守義務。供應商（即被上訴人）同意遵守其履行本合約OEM 商品所適用之所有聯邦、地方及外國法律、規定及規則。......」（原審卷第1 冊第20頁，原審卷第2 冊第207 頁），是系爭採購合約第13.1條所稱「現行法律、規定或條例」包含美國現行法律、規定或條例，至第22.12 條「管轄法律」約定，係指系爭採購合約之解釋、定義應依中華民國臺灣法律（原審卷第1 冊第25頁，原審卷第2 冊第209 頁反面）。而被上訴人就系爭產品所負之瑕疵擔保責任，應依前開第15.1條約定，是被上訴人辯稱：依第22.12 條約定，第13.1條未包含美國現行法律、規定或條例云云，顯有誤解。
⒉綜觀系爭採購合約第13.1條約定之全文，上訴人有權選擇自己掌管該請求之防禦事宜（包括選擇律師），亦可選擇不掌管防禦事宜，改由被上訴人掌管該請求之防禦，但被上訴人應使用經上訴人同意之律師。而被上訴人應補償上訴人之情形，乃「任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」，包含經法院裁判後所命之給付，及因和解所合意之金額，且如被上訴人於上訴人指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦時，被上訴人尚應支付「合理之律師費」，被上訴人狹義地限縮本約定應經被上訴人同意或美國訴訟判決，並辯稱應以上訴人指示被上訴人接手防禦，而被上訴人未立即防禦為前提云云，要無足取。
㈢上訴人不得請求被上訴人負擔7,833,393 元：
⒈縱使被上訴人製造、出售予上訴人、上訴人再售予SMC 公司之產品除型號「SMC7004VBR」產品外，並包含型號「SMC7004VBR ARG」產品，且SMC 公司在美國遭Fenner公司起訴主張侵害專利權之產品型號包含前開二產品，嗣經上訴人自行掌管防禦SMC 公司與Fenner公司間之侵權爭議，後終成立和解，然被上訴人辯稱：有關和解部分，上訴人自頭至尾均未通知被上訴人，致被上訴人全無參與之機會，被上訴人拒絕再行接受上訴人毫無合理性可言之損害賠償請求，且依系爭採購合約第13.1條約定，律師費用非屬合理費用、損失及支出等語（本院卷第2 冊第171 至172 頁）。上訴人則主張其遭SMC 公司提出賠償請求及確認供應商名單後，隨即陸續多次通知被上訴人（原證22、17、上證9 、11）云云（本院卷第1 冊第200 頁反面至201 頁反面）。
⒉系爭採購合約第13.2條約定：「智邦通知義務。智邦會立即通知供應商任何前開請求或舉動，及，若智邦選擇不接管該請求之防禦，將予供應商足夠權利、資訊、及合理之必要協助（由供應商付費），以為防禦。......」（原審卷第1 冊第19頁，原審卷第2 冊第206 頁反面）。準此，如發生第13.1條所稱之侵害第三人智慧財產權的請求，或未遵守現行法律、規定或條例時，上訴人應立即通知被上訴人相關請求或舉動，且上訴人如無意接管該請求之防禦，被上訴人依第13.1條約定應掌管之，但上訴人應提供被上訴人充足的權利、資訊、及合理之必要協助。
⒊上訴人主張：直至西元2008年9 月5 日，Fenner律師才於所寄發之侵權產品控訴函（原審卷第2 冊第176 至185 頁之原證15），詳細列舉SMC 等公司涉及侵害Fenner公司專利之產品型號，當時始出現系爭「SMC7004VBR」產品，SMC 公司得知Fenner公司所指侵權產品後，即清查產品來源，確認出自上訴人，而於同年11月間通知上訴人專利侵權訴訟案，上訴人查對供應商，經確認後，於同年12月17日以e-mail通知被上訴人該專利侵權案，請其依約辦理等情，並於2009年4 月16日、6 月30日寄發存證信函予被上訴人云云，有兩造自2008年12月17日至2009年2 月3 日之往來e-mail影本暨中譯文（原審卷第2 冊第190 至192 、270 至280 頁之原證17、22）、上訴人2009年4 月16日之存證信函在卷可考（原審卷第2 冊第140 至142 頁之被證3
，本院卷第1 冊第208 至209 、211 至212 頁之上證9 、11）。
⒋惟細繹兩造上開往來e-mail影本及存證信函內容，上訴人均僅通知被上訴人其出貨予SMC 公司的產品在美國遭控告侵權，如被上訴人無法提出授權證明，須支付損害賠償予專利權人，請依系爭採購合約負補償責任，被上訴人則請求上訴人提出在美國被控侵權之相關起訴書影本，上訴人初僅告知被訴情形（包括美國訴訟案件之專利號碼、管轄法院為美國東德州地方法院、Fenner公司為損害賠償及律師費用之請求等），被上訴人要求上訴人提出起訴書影本，上訴人僅提供新聞網站予被告，嗣後始提供Fenner公司2008年5 月8 日第二次修正起訴狀、與被上訴人有關之「claim chart 」，其後上訴人即要求被上訴人派人前來討論補償責任事宜，惟被上訴人回覆已將補償責任事宜交予法務部門處理而委派人員與上訴人討論。綜觀兩造往來內容，上訴人僅約略告知被上訴人之系爭產品被訴侵害專利權一事，至於SMC 公司如何應對此美國專利侵權訴訟、上訴人究否選擇自行掌管防禦事宜、抑或由被上訴人接手掌管防禦事宜，全然無從瞭解。直至上訴人於2009年4 月16日寄發之存證信函亦僅記載：「......本公司之客戶於97年5 月8 日被控產品型號為『SMC7004VBR』、『SMC7004VBR ARG』之寬頻路由器等產品侵害第三人（即Fenner Investment 公司）之專利，因而涉訟，且本公司現已支付美金（下同）約肆拾壹萬肆仟元之訴訟費用及貳拾伍萬元之賠償金，截至目前為止之金額合計為陸拾玖萬肆仟元，經查，該系爭產品係由貴公司所製造並銷售，按上開採購合約書第13條之規定，貴公司應就系爭產品侵害他人專利負擔侵權責任，並按出貨數量計算應負擔之責任比例......，通知貴公司於函到五日內盡速與本公司洽商相關損害及賠償......」等語（原審卷第2 冊第140 至142 頁之被證3 ，本院卷第1 冊第208 至209 頁之上證9 ）；上訴人2009年6 月30日存證信函亦僅重申該訴訟業已和解，被上訴人應依系爭採購合約第13.1條約定賠償等語（本院卷第1
冊第211 至212 頁之上證11），是上訴人僅通知被上訴人有關上訴人所支付之訴訟費用及賠償金，就上訴人是否參與SMC 公司與Fenner公司間之訴訟及和解歷程均未告知，遽而要求被上訴人按系爭採購合約第13.1條約定負責，顯非合理。又證人Richard C. Vasquez（即受SMC 公司委任，擔任該公司與Fenner公司間專利侵權訴訟之律師，參與本案辯護及和解程序）證稱：Fenner公司指控SMC 公司侵害其專利權，其抗辯方向有二，第一是SMC 公司並未侵權，第二是Fenner公司之專利無效。由於Fenner公司要求高達360 萬美金的賠償，經其強力辯護後以25萬美金和解。......上訴人是SMC 公司的母公司，SMC 公司當時沒有法務，由上訴人提供法務，根據和解內容第1.3 條，上訴人應屬該和解書範圍等語（本院卷第2 冊第113 、11 4頁反面）。是以本件SMC 公司與Fenner公司間之侵權訴訟應是由上訴人自行掌管防禦，理應持有完整的訴訟資料，且系爭產品果否侵害Fenner公司專利、Fenner公司之專利是否無效，尚待進一步攻防，惟上訴人卻未曾具體詳盡告知被上訴人，被上訴人無由得知詳情並提供相關資訊予上訴人防禦，上訴人逕自進行和解，難認上訴人業盡其通知義務，自無從認定上訴人所主張按出貨量33% 所計算之和解金、及相關法律費用係屬合理之費用、損失及支出。
六、綜上所述，上訴人不得依系爭採購合約第13.1條約定請求被上訴人給付相關賠償金及法律費用。從而，上訴人請求被上訴人給付新臺幣7,833,393 元，及自99年6 月8 日起至清償日止，按年利率5%計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審以上訴人請求被上訴人支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，須以上訴人指示被上訴人接手該事件之防禦而被上訴人未立即提供防禦者為前提（原判決第34頁第2 至3 行），雖有不當，惟其結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、兩造原聲請函詢Fenner公司及其律師00000 00 0000000000
、與SMC 公司等（本院卷第1 冊第228 至229 、231 至232
、24 1至242 、244 頁，本院卷第2 冊第8 至9 頁），雖經本院囑託函詢Fenner公司、00000 00 0000000、美國東德州法院馬歇爾分院，惟未獲回應（本院卷第2 冊第43至46、67、68、71至72頁），無從調查之，上訴人即聲請傳喚證人0000000 00 00000000 到場（本院卷第2 冊第85頁），本院於102 年6 月4 日訊問（本院卷第2 冊第108 至114 頁）。至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　 102　　年　　8 　　月　　14　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　汪漢卿
法　官　陳容正
法　官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）
中　　華　　民　　國　　102　 年　　8　　 月　　14　　日書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。