智慧財產及商業法院100年度民專訴字第75號

• 裁判案由: 專利權移轉登記
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 09 月 30 日
• 當事人: 美商達爾特科技有限公司、Bryan J, Wesolek

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第75號原 告　美商達爾特科技有限公司
法定代理人　Bryan J, Wesolek
訴訟代理人　張哲倫律師
陳初梅律師
湯舒涵律師
複代理人 　朱仙莉律師
被 告　磐儀科技股份有限公司
法定代理人　李明
訴訟代理人　黃沛聲 律師
蔡思玟 律師
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於100 年9 月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應將中華民國公告第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、D130297 、D130296 及M339501 號專利移轉登記為原告所有。
訴訟費用由被告負擔。
原告假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按關於專利權與商標權等藉由登記而發生效力之智慧財產權之登記與有效性爭議，國際慣例上通認登記國之法院有專屬之國際裁判管轄權。例如：布魯塞爾規則Ⅰ第22條第4 項、布魯塞爾公約第16條第4 項、盧迦諾公約第22條第4 項，均規定須經登記之智慧財產權之登記、有效性問題，應由登記國專屬管轄。又智慧財產局法律衝突規則（Principles forConflict of Laws in Intellectual Property ，簡稱CLIP）第2 條第401 項第1 款亦規定「專利權、商標權、新式樣專利權及其他基於登記而受保護之智慧財產權之授權、登記、效力、放棄、或撤銷為對象之紛爭，權利登記國或依國際公約規定視為登記國之法院有專屬管轄權。」而國際管轄法院之約定於當事人無明示之意思表示時，固應視為排他性之合意管轄，然國際管轄法院之約定如有違反國際專屬管轄原則者，國際管轄法院之約定自應於違反國際專屬管轄原則之範圍內失其效力。
二、查兩造固於民國98年9 月24日簽訂保密暨競業禁止協議第10條約定：「因本合約所生之任何爭端，各立約人依本合約同意交付予印第安那州內之聯邦或州法院，並以前開法院為解決本合約任何主張之管轄法院。」惟本件原告係請求被告應將我國公告第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126 827、D130296 、D130297 及M339501 號專利移轉登記為原告所有，乃因我國專利權移轉登記而生之糾紛，揆諸首揭說明，自應專屬於我國法院管轄，美國印第安那州法院對於本件訴訟並無管轄權，兩造國際管轄法院之約定在違反因專利權登記涉訟而應由登記國專屬管轄原則之範圍內，應失其效力，合先敘明。
貳、實體部分：
一、本件原告起訴主張：
㈠我國司法實務多認為當事人同意由外國法院管轄時，除有明文約定排除其他法院之管轄，皆應認屬於「併存管轄」之約定而不具有排除我國法院管轄權之效力。又查我國民事訴訟法關於法院管轄之規定，係以「以原就被」之原則。另學者邱聯恭亦主張定國際管轄權時應考量⑴訴訟系爭物之所在地、易於蒐集證據之地或當事人從事經濟活動之地；⑵被告住所地；以及⑶程序進行之難易以及判決之實際效用，亦即應考量強制執行之可能性。是原告自得依法向鈞院提起本件訴訟。
㈡被告前受原告委託製造平板觸控電腦等相關產品，原告乃提供各項專業技術及模具組等機密資料供被告進行設計及代工，雙方於98年9 月24日簽署保密暨競業禁止協議（下稱系爭協議），被告依協議應將中華民國第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、D130297 、D130296 及M339501 號等八件專利（下合稱系爭專利）轉讓予原告。
㈢根據系爭協議第7 點「智慧財產權之轉讓」之規定，「磐儀公司代表其自身與其員工及代理人，依本合約將全世界所有智慧財產之一切權利、所有權及利益轉讓予達爾特公司。磐儀公司代表其自身與其員工及代理人同意（a ）簽署達爾特公司為完整取得可登記之所有權而要求之任何及全部其他文件，且（b ）配合達爾特公司製作、提出及執行智慧財產之專利申請，包括簽署達爾特公司為此等申請所合理要求之任何及全部文件。」另依系爭協議第6 點「定義智慧財產權」之規定，前揭智慧財產權之範圍包括：「合指或個別指一切專利、商標、著作權、營業秘密、產品、製程、發明、改良及發現，無論其是否可獲得專利，而其有關或有助於達爾特公司業務，且其最初之發現、開發、構想及/ 或變成實用係與磐儀公司提供商品及/ 或服務予達爾特公司有關者，而無論其（a ）僅由磐儀公司或其代理人或員工單獨為之者，或（b ）由磐儀公司或其代理人或員工與任何其他人或公司（包括達爾特公司或其代理人或員工）共同為之者。且被告亦同意，將於智慧財產被發現、開發、構想或變成實用時立即揭露予原告。」由上可知，針對任何原告委託被告處理之業務相關或因之而生之智慧財產權，被告除應向原告揭露，亦應將該等智慧財產權無條件讓與予原告，且應按原告之要求簽署任何與前揭智慧財產權之讓與程序相關之文件。
㈣原告前於2010年4 月23日通知終止雙方之合作關係，被告雖承諾將配合讓與系爭專利，惟被證3 號附件一所示之專利讓與同意書不僅就原告公司名稱之記載錯誤，讓與之標的更僅限於係爭八件專利中之六件專利（亦即第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、及M339501 ），更甚者，原告頃接獲智慧財產局來函指出被告於該專利讓與同意書所蓋之公司大小章與該局卷存者不一致，因此無法辦理專利讓與登記。是以，被告辯稱其已履行系爭協議之義務云云實屬無稽。
㈤為此，依據保密暨競業禁止協議之法律關係，請求⑴被告應將中華民國第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、D130297 、D130296 及M339501 號等八件專利，移轉登記為原告所有。⑵原告願以現金或同額之玉山商業銀行股份有限公司連城分行出具之保證書供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯：
㈠按「當事人得以合意定第一審管轄法院。」民事訴訟法第24條著有明文。次按「本合約之相關之全部事項，諸如效力、解釋、行為能力或履行等，均以印第安那州法律為準據法，並排除其衝突法之適用，因本合約所生之任何爭議，雙方願以印第安那州之聯邦或州法院為管轄法院以解決爭議。」系爭協議第10條訂有明文。查原告主張依系爭協議之內容，被告應辦理相關智慧財產權之讓與，依上開契約第10條之規定，就本契約所生之任何爭議雙方合意由美國印第安那州法院為管轄法院，是本件爭議鈞院應無管轄權。
㈡原告與被告於98年9 月24日簽署系爭協議，為原告委託被告製造平板觸控電腦相關產品，約定保密暨競業禁止之協議。原告於99年4 月23日通知被告終止雙方之合作關係，並於99年7 月22日簽署協議書（參被證2 ），雙方表示願以系爭契約之內容為履行專利權讓與，並於同年8 月2 日雙方並簽署點交切結書（參被證3 ），表示原告確已收到專利（M34120、D126827 、M348287 、M342673 、M339501 、M370765 ）之讓與同意書及專利證書正本六份，並記載「雙方確認本日交付物品，相關權利義務完成」。詎料，於同年10月5 日被告收受原告委任律師來函，要求被告簽署專利讓與契約書，並記載多項原未約定之限制，惟被告認雙方已於8 月2 日簽署點交切結書，並已聲明雙方權利義務完成，並無再簽署該專利讓與契約書之義務。
㈢為此，請求駁回原告之訴。並陳明如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。
三、兩造不爭執之事實：
㈠兩造於98年9 月24日簽訂保密暨競業禁止協議，並於第7 條約定：「磐儀公司代表其自身與其員工及代理人，依本合約將全世界所有智慧財產權之一切權利、所有權及利益轉讓予DLI （即原告公司）。磐儀公司代表其自身與其員工及代理人同意：(a) 簽署DLI 為完整取得可登記之所有權而要求之任何及全部其他文件，且(b) 配合DLI 製作、提出及執行智慧財產之專利申請，包括簽署DLI 為此等申請所合理要求之任何及全部文件。」於第10條約定：「準據法。本合約之各方面，無論關於其有效性、解釋、執行能力或履行或其他方面，均以印第安那州法律為準據法，惟排除其法律條款衝突原則之適用，且就因本合約所生之任何爭端，各立約人依本合約同意交付予印第安那州內之聯邦或州法院，並以前開法院為解決本合約任何主張之管轄法院」（詳北院卷第12-13
頁）。
㈡兩造於99年8 月2 日簽訂點交切結書，由被告交付原告我國公告第M341240 、D126827 、M348287 、M342673 、M339501 、M370765 號專利之讓與同意書與專利證書6 份（詳北院卷第21頁）。
㈢被告公司於100 年2 月1 日以存證信函之附件（專利讓與契約書）通知原告，確認被告就我國公告第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、D130297 、D130296
、M339501 號專利有移轉登記予原告之義務（詳北院卷第33頁）。
㈣原告持被告所簽署之前揭專利讓與同意書向智慧財產局申請登記，經智慧財產局於100 年9 月6 日以（100 ）智專一（一）13017 字第10041706960 號、15142 字第1004173813001 、0000000000000 、0000000000000 、0000000000000 、0000000000000 號共六紙函通知原告契約書讓與人印章與本局卷存者不符，而否准原告移轉前開6 件專利登記之申請（詳本院卷第111-116 頁）。
四、本院之判斷：
㈠本件之準據法：按「物權之法律行為，其方式依該物權所應適用之法律。」、「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」涉外民事法律適用法第39條、第42條第1 項定有明文。經查兩造於98年9 月24日所簽訂之保密暨競業禁止協議第10條固約定系爭合約之有效性、解釋、執行能力或履行應按印第安那州法律，然我國專利權之移轉為準物權行為，係屬物權之法律行為，又專利權係以智慧財產為標的之權利，因以「智慧財產為標的之權利」係「物權之法律行為」之特別規定，就我國專利權之移轉自應適用我國即該權利應受保護地之法律，前揭約定之印第安那州準據法僅於兩造間所締結「保密暨競業禁止協議」之債之關係有其適用而已，先予敘明。
㈡原告請求被告移轉登記我國公告第M341240 、D126827 、M348287、M342673 、M339501、M370765 號專利部分：
⒈原告主張被告有移轉我國公告第M341240 、D126827 、M348287、 M342673 、M339501 、M370765 號專利之義務等情，已據被告所不爭執，自堪信為真實。
⒉被告雖係抗辯其就前揭6 件專利之移轉義務已履行完畢云云（詳本院卷第19頁）。惟查有關我國專利之移轉方式應依我國法，而被告所簽署交付原告向智慧財產局登記之專利讓與同意書因契約書讓與人印章與智慧財產局卷存者不符，而無法登記，亦有智慧財產局函6 件在卷足憑（詳本院卷第111-116 頁），自難認被告已履行移轉前揭6 件專利予原告之義務。
⒊按「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示。」強制執行法第130 條定有明文。經查被告依據兩造於98年9 月24日所簽訂之保密暨競業禁止協議第7 條約定，負有協同原告向智慧財產局為移轉前揭6 件專利之意思表示之義務，然卻出具印章與智慧財產局卷存不符之專利讓與同意書予原告，致原告無法辦理前揭6 件專利之移轉登記，則原告自得依保密暨競業禁止協議之法律關係請求被告為將前揭6 件專利移轉予原告之意思表示。
㈢原告請求被告移轉登記我國公告第D130297 、D130296 號專利部分：
⒈原告主張被告負有移轉我國公告第D130297 、D130296 號專利之義務等情，已據提出被告公司於100 年2 月1 日以存證信函之附件（專利讓與契約書）1 件為證，自堪信為真實。⒉被告雖抗辯：前揭附件縱然有寫（我國公告第D130297 、D130296 號專利），但兩造並未簽署，被告並沒有同意將前揭2 件專利移轉登記予原告云云（詳本院卷第121 頁）。惟查原告係依據兩造於98年9 月24日簽訂保密暨競業禁止協議第7 絛約定請求被告移轉前揭2 件專利，至於前揭附件僅為確認被告應移轉專利權之範圍，則兩造縱未簽署前揭附件（專利讓與契約書），對於原告之請求權並不生任何影響，核被告此部分之抗辯，顯屬無據，不足採信。
⒊綜上所述，被告依據兩造於98年9 月24日簽訂保密暨競業禁止協議之約定，負有移轉前揭2 件專利予原告之義務，惟卻僅出具如附件之「專利讓與契約書」，記載讓與人就系爭8
件專利之義務於簽署本專利轉讓合約至智慧財產局，就本專利轉讓合約完成讓與登記後，雙方間基於2009年9 月24日所簽立之保密及競業禁止協議義務履行完畢等語，要原告簽署，而未依據智慧財產局所要求之格式出具專利權移轉同意書予原告，自難認被告已履行移轉前揭2 件專利予原告之義務完畢，則原告依據前揭保密暨競業禁止協議之約定，請求被告移轉前揭2 件專利，自屬有據。
五、從而，原告依據保密暨競業禁止協議之法律關係，請求被告移轉登記我國公告第M342673 、M341240 、M348287 、M370765 、D126827 、D130297 、D130296 及M339501 號專利為原告所有，為有理由，應予准許。又本件原告係請求被告為一定之意思表示，非屬財產上之訴訟，性質上無從宣告假執行，則原告假執行之聲請為無理由，應予駁回。
六、結論：原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100 　年　　9 　　月　　30　　日智慧財產法院第一庭
法　官　何君豪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　9　　 月　　30　日
書記官　張君豪