智慧財產及商業法院101年度民專訴字第21號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 06 月 21 日
• 當事人: 沛鑫科技有限公司、呂春英

智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第21號原 告　 沛鑫科技有限公司
法定代理人　 呂春英
訴訟代理人 　徐宏昇律師
李紀穎律師
被 告　 中國砂輪企業股份有限公司
兼法定代理人　白陽亮
共 同
訴訟代理人　 林正杰律師
蘇清澤專利代理人
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年5 月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。查原告沛鑫科技有限公司（下稱沛鑫公司）起訴時聲明第4 項原為「被告應連帶負擔費用，將附表所示內容之道歉啟事，以十二號字體，八公分乘以十公分之篇幅，刊載於電子時報，工商時報，經濟日報全國版頭版各一日，刊載於被告中國砂輪企業股份有限公司網站首頁30日，以回復原告名譽。」，嗣於民國101 年5 月28日本院言詞辯論程序中撤回該項聲明（見本院卷第4 至5 頁、第319 頁），核屬訴之聲明之減縮，揆諸上開說明應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告起訴主張：
訴外人林進誠於94年12月8 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「記憶卡及其成型砂輪」新型專利，經審查核准後發給新型第M297527 號專利證書，專利期間自95年9 月11日起至104 年12月7 日止（下稱系爭專利）。嗣訴外人林進誠將系爭專利專屬授權予原告，授權期間自95年11月8 日起至104 年12月7 日止。詎被告中國砂輪企業股份有限公司（下稱中國砂輪公司）未經原告同意或授權，製造、販賣與系爭專利申請專利範圍相同之成型砂輪，經原告發現後，向本院聲請證據保全，而於訴外人「東琳精密股份有限公司」（下稱東琳公司）扣得其向被告公司所購入、現使用在原告「9435型記憶卡類全自動研磨成型機」上之成型砂輪（下稱系爭產品）之樣品及包裝盒，經原告比對結果，發現系爭產品已經落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 項，而構成文義侵害。系爭產品形狀、尺寸及規格與原告所生產之砂輪完全相同，只能使用在原告所生產之「9435型記憶卡類全自動研磨成型機」上，足見被告公司對原告系爭專利產品有詳盡的研究，並指導客戶如何安裝，顯屬故意侵權。被告白陽亮為被告公司之負責人，依法應與被告公司負連帶賠償之責。另被告至少販賣15個系爭產品予東琳公司，售價共新台幣（下同）282,500 元，爰請求酌定兩倍之損害金額即565,000 元。爰依專利法第108 條準用第84條第1 至3 項、第85條第1 項第2 款、第3 項規定為本件請求。並聲明：⑴被告中國砂輪企業股份有限公司不得製造、販賣、為販賣要約及進出口型號為M45.010003.000之砂輪或其他侵害中華民國新型專利第M297527 號之砂輪。⑵被告中國砂輪企業股份有限公司應以自己費用將已製造及製造中之M45.010003.000砂輪全數銷毀，並應銷毀用以製造該M45.010003.000砂輪之模具、治具及檢測儀器。⑶被告應連帶賠償原告565,000 元正及本起訴書送達翌日起，至清償日止，按年息5%計算之利息。⑷訴訟費用由被告負擔。⑸第三項之聲明，請准原告提供擔保後假執行。
㈡對被告抗辯所為之陳述：
1.被證1 不足以證明系爭專利擬制喪失新穎性：
⑴系爭專利與被證1之差異：
①被證1 的研磨輪作用面形成在研磨輪輪緣的一側，使其研磨輪的截面單側形成多邊型。系爭專利砂輪的磨削面形成在輪緣全部，其截面兩側均有凹槽及凸條。
②被證1只提供一組作用部，系爭專利則提供多數的作用
部，不但形成與被證1不同的形狀、構造與裝置，且可
使記憶卡的固定、定位及運送更形簡便。
③被證1 並未揭示系爭專利「作用部設有凹槽、第一凸條及第二凸條」；「凸條是用來形成記憶卡的凹槽，凹槽用來形成記憶卡的凸塊」；「第一凸條用來磨削形成記憶卡的斜口，第二凸條用來磨削形成記憶卡的限位卡槽」等技術特徵。
④由被證1 說明書圖三可知，研磨輪僅在切面的一側形成「多邊形」，須不斷變化其順時針/ 逆時針的轉動方向，始可將記憶卡研磨為多邊形，但此不斷變化方向之旋轉，會導致記憶卡易位或破損。
⑤被證1於審查過程中經智慧局認定被證1不符合專利法第26條第2項規定，足見被證1申請時說明書所記載內容難以使業者理解如何使用研磨輪磨製記憶卡。
⑵如認被證1 所記載內容與系爭專利相同，則原告實為被證1 之專利申請權人，而其發明遭勝開科技股份有限公司（下稱勝開公司）申請而公開，系爭專利應可類推適用專利法第94條第2 項第3 款之新穎性例外規定，而具備新穎性。
2.被證3、4、5、6之組合不足以證明系爭專利不具進步性：
⑴被證3 是用來研磨出平整的表面，或對平整表面進一步拋光，目的在形成極平整，其並未揭示任何與本件系爭專利相關之技術，無法用來證明系爭專利不具進步性。
⑵被證4 係用來磨平晶圓表面的技術，而非任何「讓研磨對象物呈現多邊形狀之形體」的技術，其並未揭示任何與本件系爭專利相關之技術，無法用來證明系爭專利不具進步性。
⑶被證5 提出一種利用碟形磨石對晶圓上已經形成的凹槽，進行去角取面加工，以得到平滑的凹槽表面的技術。其磨石研磨表面形狀為外凸的弧形，所切割出來的工件表面也是外凸的弧形，不可能使用該磨石作模型，直接「研磨」出該工件的表面。且被證5 所切割出來的多邊形，實質上為弧形，並不具有「多邊形」的效用。其習知技術雖使用手鼓形的磨輪來形成弧形的凸緣，但加工時是對該晶圓上的凹槽作2 維的掃描，而非1 維的相對運動，業界專家也無法從「以手鼓形磨輪在晶圓邊緣形成弧形表面」，想到「以具有多數作用部，各作用部具有凹槽、第1 凸條及第2 凸條的砂輪，在多數記憶卡上形成限位卡槽、斜口及凸緣」的應用。
⑷被證3、4是用來作晶圓表面平坦化的技術，被證5是用來
對晶圓上凹槽的側壁加工，形成弧形凸緣的技術，三者分屬不同技術領域，加工目的完全相反，所示技術並無結合的可能性。另被證6 顯示T-Flash 記憶卡（即MicroSD 記憶卡）的外形與尺寸標準，所屬技術領域與被證3 、4 、5 差距更遠。被告主張以被證3 、4 的晶圓表面平坦化技術，以及被證5 的晶圓凹槽平滑化切割技術，單獨或結合之後可以想到以系爭專利的砂輪來研磨記憶卡，形成被證6 的形狀，顯屬無據。
3.被證6組合被證8不足以證明系爭專利不具進步性：
⑴被證8 提出一種對切削工具加工，可同時形成凹槽及刀背的方法。其或許已經揭示「利用多邊形研磨輪，針對欲待研磨之工件進行研磨，以達到將工件研磨成與研磨輪相同（相對應）形狀之多邊形狀」之上位技術概念，然其創作內容、所揭示的技術特徵與系爭專利完全不同，自難直接轉用到系爭專利的應用領域，也難以想像業者會有動機將被證8 的切削手工具技術，與被證6 的電子記憶卡產品技術加以結合，再經過如本創作的特殊設計，以完成系爭專利。
⑵microSD 卡的規格，乃是SanDisk 公司早在西元2004年2
月28日即已對外發表的T-Flash 記憶卡規格，儘管該T-Flash 卡的規格公布已久，也儘管記憶卡業界脈動極為迅速，直到系爭專利申請日為止，除被證1 外並沒有其他廠商想到以砂輪研磨方式來形成該記憶卡的外形。然被證1遭
智慧局認定為無法據以實施的技術已如前述，而本案相關砂輪產品上市後，即受到國內外記憶卡生產業者廣泛採用，並隨即遭到被告仿製，此種商業成功及同業仿冒的事實，從專利進步性的「輔助判斷標準」，也可證明系爭專利具進步性。
4.系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 項：
⑴系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 項：
系爭產品是供製造記憶卡使用，其輪緣有一磨削面，該磨削面設有3 個作用部，作用部設有凹槽、第一凸條及第二凸條。記憶卡經由系爭產品磨削後可形成限位卡槽、斜口及凸緣。系爭產品使用時是令作用部上之凸條相對形成記憶卡之凹槽，凹槽相對形成記憶卡之凸塊，使第一凸條磨削形成斜口，第二凸條磨削形成限位卡槽，且槽磨削形成凸緣。故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 項。
⑵系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第2 項：
系爭產品使用時是持續向同一方向旋轉，並將記憶卡特定一側放置相對應於作用部的位置，且令記憶卡與作用部概呈垂直，將記憶卡定位固定，並將砂輪向前推進至一定距離，令砂輪之作用部磨削記憶卡一側，形成該記憶卡之外型。
⑶故系爭產品經落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 項，而構成文義侵害。
二、被告則以下列等語置辯：
㈠被證1 足以證明系爭專利擬制喪失新穎性：
1.被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性：
被證1 揭示利用一多邊形之研磨機具來研磨記憶卡，使記憶卡形成與研磨輪相同形狀；再由被證1 說明書之圖3 與圖4
可知，其所揭示之研磨輪，其輪緣具有一磨削面，磨削面設有一作用部，作用部上設有凹槽、第一凸條及第二凸條等結構，而記憶卡經由研磨輪磨削後則形成限位卡槽、斜口及凸緣等結構。足見被證1 與系爭專利在結構及技術手段上不論形式上或實質上均無任何差異，可謂完全相同，所欲達成的功效也完全相同。故被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性。
2.被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項擬制喪失新穎性：
系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項。由被證1 說明書之圖3 與圖4 可知，當研磨輪靠近記憶卡轉動時，即可將記憶卡研磨切削成與研磨輪相同形狀之多邊型狀。亦即，被證1 之說明書內容可直接而無歧異得知其研磨輪係持續向同一方向旋轉，而記憶卡之待磨削的特定一側則放置遴近相對應於研磨輪作用部的位置，且記憶卡與研磨輪作用部概呈垂直，可將研磨輪定位旋轉並將記憶卡向前推進至一定距離，或者將記憶卡定位，並將研磨輪向前推進至一定距離，令研磨輪之作用部磨削記憶卡之特定一側，即可將記憶卡研磨切削成與研磨輪相同形狀之多邊形狀，而形成記憶卡之外形。由上可知，系爭專利申請專利範圍第2 項之創作特徵、技術手段、及達成功效與被證1 完全相同，故被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項，擬制喪失新穎性。
㈡被證3 、4 、5 、6 之組合足以證明系爭專利不具進步性：1.被證3 、4 、5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
⑴被證3 揭示其係利用一多邊形研磨面的研磨機器及多邊形研磨輪，針對欲待研磨之工件（晶圓）進行研磨，以達到快速多邊研磨，且能達到將工件（晶圓）研磨成與研磨輪相同形狀之多邊形狀。
⑵被證4 揭示利用其研磨裝置上之研磨機器可呈現多角形式之研磨體，以對研磨對象物進行研磨，讓研磨對象物呈現多邊形狀之形體。
⑶被證5 揭示將晶圓透過一具凹槽曲線之磨石的研磨裝置及曲線的研磨輪，研磨成相同的曲線，以達到與研磨輪相同形狀之多邊形狀。此外，被證3 、4 、5 也皆揭示其皆可對待研磨之工件（晶圓）進行多邊形之研磨切割，並支援X 、Y 、及Z 軸等方向之切割。
⑷被證6 揭示記憶卡產品標準規格之外觀尺寸為11mm x15m
m x 1mm ，且該記憶卡之一側邊並具有限位卡槽、斜口及凸緣等形狀之結構，該等形狀為標準規格，並非系爭專利所創作之特定形狀。
⑸系爭專利僅是利用被證3 、4 、5 習知之研磨輪成型技術手段來成型記憶卡，而記憶卡之多邊形形狀又屬公知之標準規格（已揭示於被證6 ），故系爭專利之創作特徵、技術手段及達成功效僅係被證3 、4 、5 、6 之簡單組合，故上開組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
2.被證3 、4 、5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項。實則，研磨輪與待研磨工件間，二者相對應擺設、相互間略呈垂直，及研磨時令研磨輪持續地旋轉，並使研磨輪與待研磨之工件其中之一定位，而另一則向前推進，該種研磨技術皆屬用公知之研磨技術，並無任何特殊之處。且被證4 說明書圖4 、及被證5 說明書圖5 也揭示有上述研磨輪與待研磨工件間相對運動等技術特徵。故結合被證3 、4 、5 、6 足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
3.智慧局初審核駁審定書認定結合被證3 、4 、5 可證明被證1 不具進步性，而被證1 又與系爭專利技術內容相同，則被證3、4、5之組合自可證明系爭專利不具進步性。
㈢被證6 組合被證8 足以證明系爭專利不具進步性：
1.被證6 組合被證8 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
被證8 已明確揭示以具有外形輪廓之研磨輪對一標的物予以研磨，使該標的物產生與該外形輪廓之形狀相同的物品，智慧局再審查意見書既認為被證8 可證明被證1 不具進步性，而被證1 又與系爭專利技術內容相同，則被證8 自足以證明系爭專利不具進步性。又被證6 揭示記憶卡外形之標準規格，系爭專利僅是利用習用公知之研磨輪成型技術手段（已揭示於被證8 ）來成型記憶卡，故結合被證6 及8 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
2.被證6 組合被證8 足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項。實則，研磨輪與待研磨工件間，二者相對應擺設、相互間略呈垂直，及研磨時令研磨輪持續地旋轉，並使研磨輪與待研磨之工件其中之一定位，而另一則向前推進，該種研磨技術皆屬用公知之研磨技術，並無任何特殊之處。且被證8 說明書之圖5 至8 亦揭示有上述研磨輪與待研磨工件間相對運動等技術特徵。因此被證6 組合被證8 足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
㈣系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：
1.系爭產品可安裝於某機械公司之萬能工具磨床HY-A10上，上開磨床運轉研磨時，系爭產品之轉速設定為3450 rpm，而木工刀待研磨件係固定不動，每完成一個木工刀，待研磨件再轉90度以研磨下一個。因此，系爭產品並非如原告所言僅能裝在製造記憶卡的機器上。
2.又系爭產品僅為一砂輪，並未具有記憶卡，故系爭產品缺少系爭專利之記憶卡必要元件，全要件不符合。且系爭產品並不具有可與上述記憶卡對應或均等之必要元件及其功能，故均等論也不適用。因此，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1 項。
3.系爭專利申請專利範圍第2 項之內容係依附於第1 項，當然系爭產品亦未落入系爭專利申請專利範圍第2 項。
㈤原告不得請求被告排除防止侵害、銷燬侵權物品及製造器具及財產上損害賠償責任：
系爭專利有撤銷、廢止之原因，原告自不得對被告主張禁止請求權、銷燬請求權及財產上損害賠償責任。退步言之，本件原告請求之損害賠償金額，並未依法扣除系爭產品所需之成本及必要費用，且被告並無故意侵權之情事，原告請求前揭損害賠償金額，顯於法無據。
㈥並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利判決，被告等願供擔保，請准宣告免予假執行。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷第273頁）：
㈠訴外人林進誠於94年12月8 日向智慧局申請「記憶卡及其成型砂輪」新型專利，經審查核准後發給新型第M297527 號專利證書，專利期間自95年9 月11日起至104 年12月7 日止（見原證11，本院卷第73頁）。
㈡訴外人林進誠將系爭專利專屬授權予原告，授權期間自95年11月8 日起至104 年12月7 日止。
㈢本院100 年度民聲字42號保全程序所保全之砂輪，係由被告公司販賣與訴外人東琳公司。
四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第273 頁）：
㈠系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 項而構成侵害？
㈡被證1 是否足以證明系爭專利擬制喪失新穎性？
㈢下列證據之組合是否足以證明系爭專利不具進步性？
⑴被證3、4、5、6之組合。
⑵被證6組合被證8。
㈣原告依專利法第108 條準用第84條第1 至3 項規定，請求被告中國砂輪公司排除防止侵害，並銷燬侵權物品及製造器具，是否有據？
㈤原告依專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被告中國砂輪公司賠償565,000 元，並依公司法第23條第2 項規定請求被告白陽亮連帶賠償上開損害，是否有據？
五、本院之判斷：
㈠按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。本件被告抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院就此抗辯應自為判斷。又系爭專利係於94年12月8 日申請，經審定核准專利後，於95年8 月11日公告等情，有系爭專利專利證書、專利說明書、專利公告本附卷可參（見本院卷第72、74、29頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷，合先敘明。
㈡系爭專利之說明：
1.系爭專利之技術內容：
習知記憶卡之外型形成，係以雷射高溫切割或高壓水刀切割，惟易造成記憶卡之外型凹凸不平，故系爭專利創作主要目的係提供一種降低成本、降低不良率、提高製成速度及美觀之記憶卡及其成型砂輪，砂輪具有複數條與記憶卡外型相對應的凸條及凹槽，其中砂輪與記憶卡對應磨削時，其砂輪之凸條相對形成記憶卡之凹槽，而砂輪之凹槽相對形成記憶卡之凸塊，俾記憶卡磨削後係形成有一斜口、限位卡槽、凸緣及四隅圓弧等外觀形狀（見附圖一）。
2.系爭專利申請專利範圍：
系爭專利申請專利範圍共計2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項，原告主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第1 、2 項，其內容如下：
⑴第1 項：一種記憶卡及其成型砂輪，其中：砂輪的輪緣有一磨削面，該磨削面設有一個以上之作用部，其作用部設有凹槽、第一凸條及第二凸條；記憶卡經由砂輪磨削後形成限位卡槽、斜口及凸緣；藉砂輪磨削記憶卡，令砂輪作用部上之凸條相對形成記憶卡之凹槽，而砂輪作用部之凹槽相對形成記憶卡之凸塊，該第一凸條磨削形成斜口，該第二凸條磨削形成限位卡槽，且該凹槽磨削形成凸緣。
⑵第2 項：如申請專利範圍第1 項所述之記憶卡及其成型砂輪，其中砂輪持續向同一方向旋轉，並將記憶卡特定一側放置相對應於作用部的位置，且另記憶卡與作用部概呈垂直，將砂輪或記憶卡其中一者定位固定，並將其中另一元件向前推進至一定距離，令砂輪之作用部磨削記憶卡一側，形成該記憶卡之外型。
㈢本件引證案之說明：
被告主張被證1 可證明系爭專利擬制喪失新穎性，被證3 、4 、5 、6 之組合，或被證6 、8 之組合，可證明系爭專利不具進步性，茲將上開引證案之技術內容說明如下：
1.被證1 之技術內容：
被證1 為94年8 月1 日申請、96年2 月16日公開之我國第94126000號「記憶卡之研磨方法」專利。被證1 之公開日雖晚於系爭專利之申請日（94年12月8 日），惟其申請日早於系爭專利之申請日，依專利法第95條規定，可為系爭專利相關之先前技術。被證1 為一種記憶卡之研磨方法，其包括下列步驟：提供一封裝完成之記憶卡20；提供一研磨機具24 ；
及提供一多邊型之研磨輪26，該研磨輪係設置於該研磨機具24上，進行該記憶卡20之研磨，即可將記憶卡20研磨成多邊形狀28（如附圖二所示）。
2.被證3 之技術內容：
被證3 為89年1 月21日公告之我國第87120905號「用以達成儘可能呈線性之磨耗工作之方法及具有儘可能呈線性之磨耗性能之工具」專利，其公告日早於系爭專利申請日（94年12月8 日），可為系爭專利相關之先前技術。其係揭示一種在晶片狀工件除料機械加工過程中，使用實質平整之工作表面，以達成磨耗工作儘可能呈線性之方法，其中a)工作表面之磨耗糙度得以測定；b)工作表面由一經修飾之工作表面所替代，該經修飾之工作表面係分成若干個表面單元，每個表面單元具有特定之耐磨耗強度並在該經修飾之工作表面上採取（佔據）一特定位置，且每個表面單元在經修飾之工作表面上加以適當配置，俾測定之磨耗糙度與表面單元耐磨耗強度及位置之間有關聯（因果關係）（如附圖三所示）。
3.被證4 之技術內容：
被證4 為92年5 月1 日公告之我國第90123178號「研磨體、研磨裝置、研磨方法、以及半導體元件之製造方法」專利，其公告日係早於系爭專利申請日（94年12月8 日），可為系爭專利相關之先前技術。其揭示研磨裝置及其研磨方法係包括定盤轉矩檢測機構28、研磨頭轉矩檢測機構23、搖動負荷檢測機構24係分別檢測出定盤轉動馬達27的轉動力矩、研磨頭轉動馬達22的轉動力矩、搖動機構25的搖動負荷；當定盤轉矩檢測機構28、研磨頭轉矩檢測機構23、搖動負荷檢測機構24中任一者的轉矩或負荷信號係反饋至加重機構26，加重機構26係將該轉矩或負荷信號與預先設定的基準信號做比較，依據其差值對加重做增減。具體而言，當轉矩或負荷比基準為大時減輕加重，相反的比基準為小時增加加重，如此般加重機構26之加重的結果所產生之研磨面的荷重，能使轉動力矩或搖動負荷經常保持一定。控制轉矩或負荷的對象以研磨頭轉動馬達22為較佳（如附圖四所示）。
4.被證5 之技術內容：
被證5 為90年5 月16日公告之我國第89104337號「晶圓、晶圓之去角取面裝置及方法」專利，其公告日早於系爭專利申請日（94年12月8 日），可為系爭專利相關之先前技術。其揭示一種供具有凹槽之晶圓1 用之去角取面裝置，包括：一夾持具，其可旋轉地固定住具有凹槽3 之晶圓1 ；一磨石框架34，其可旋轉地支承碟形磨石10，該磨石5 在其徑向之前端具有一周圍側面，其之截面的曲率半徑較該凹槽3 之最小曲率半徑小，該截面係經由利用包含磨石5 之中心軸的平面切割而得，該晶圓之該中心線與該磨石5 之中心線界定一歪斜線關係；移動元件，其可使該磨石在平行於該晶圓之主平面的平行延伸平面上沿著該晶圓之凹槽向該晶圓相對移動，並相對移動該晶圓及該磨石中至少一個，以便以預定角度與該平行延伸平面相交之相交平面上，實質上沿該晶圓之切面形狀移動該磨石；及一控制器，其可控制在平行延伸平面及相交平面上在該晶圓與該磨石之間之相對移動，其中該控制器使該磨石作用於該凹槽上，同時並使該磨石相對於該晶圓而移動，以使其間之接觸位置沿該凹槽移動，同時在與該晶圓之該主平面平行之第一平行平面上繪出第一工具移動軌跡，因而沿該凹槽進行第一切面部分之去角取面；使該磨石及該晶圓以使其間之接觸位置根據該凹槽之切面形狀移動的方式相對移動，而使該接觸位置可對應於該凹槽之第二切面部分，同時在以預定角度與該平行延伸平面相交之第一相交平面上繪出第二工具移動軌跡，該第二切面部分實質上不同於經如此去角取面之該第一切面部分；使該磨石作用於該凹槽3 上，同時並使該磨石相對於該晶圓而移動，以使其間之接觸位置沿該凹槽移動，同時在與該晶圓之該主平面平行且不同於該第一平行平面之第二平行平面上繪出第三工具移動軌跡，因而沿該凹槽進行第二切面部分之去角取面；使該磨石相對於該晶圓而移動，以使其間之接觸位置根據該凹槽之切面形狀移動，而使該接觸位置可對應於該凹槽之第三切面部分，同時在以預定角度與該平行延伸平面相交之第二相交平面上繪出第四工具移動軌跡，該第三切面部分實質上不同於經如此去角取面之該第一及第二切面部分；及使該磨石作用於該凹槽3 上，同時並使該磨石10及該晶圓以使其間之接觸位置沿該凹槽移動，同時在與該晶圓1 之該主平面平行且不同於該第一及第二平行平面之第三平行平面上繪出第五工具移動軌跡之方式相對移動，因而沿該凹槽3 進行第三切面部分之去角取面，因而將該凹槽去角取面成為多邊形（如附圖五所示）。
5.被證6 之技術內容：
被證6 為SD卡協會（SD CardAssociation；SDA ）於94年7
月13日公佈之microSD 記憶卡工業規格之說明，公開日早於系爭專利申請日（94年12月8 日），可為系爭專利相關之先前技術。其揭示記憶卡工業用標準規格及其外觀，結構示意圖如附圖六所示。
6.被證8 之技術內容：
被證8 為93年3 月1 日公告之我國第90124768號「具有凹槽之切削工具的製造方法及設備」專利，其公開日早於系爭專利申請日（94年12月8 日），可為系爭專利相關之先前技術。其揭示一種研磨輪110 ，用以製造具有一縱向軸線之螺旋式切削工具10，其中該切削工具的主軸15具有一前端部，當以垂直於該縱向軸線之剖面來看，且與該前端部為分離狀態時，該切削工具10具有徑向深度之凹槽及鄰接於該凹槽之刀背40，而該凹槽35及該刀背40以該主軸15之該縱向軸線為中心沿著一螺旋角作延伸，其中該凹槽35設有由外半徑向內延伸之一鑽刃50及鄰接於該鑽刃50之一突部55，其中每個該刀背具有鄰接於該突部之一間隙部，以及鄰接於該間隙部之一邊緣，其中該研磨輪110 至少包含：一碟盤，該碟盤具有一中心線以及一平均徑向尺寸，一第一側邊以及一第二側邊以定義一寬度，該第一側邊與該第二側邊間之一碟形外緣，其中該碟形外緣具有磨料材質，用以修整該切削工具，而該碟形外緣之外形輪廓定義如下：a)一鑽刃成型段450 由該第一側邊作橫向延伸，且遠離該中心線一徑向距離，以定義該凹槽的該徑向深度；b)一突部成型段455 鄰接於該鑽刃成型段，該突部成型段朝向該第二側邊作橫向延伸，且朝向該中心線作向內延伸；c)一間隙成型段鄰接於該突部成型段，且朝向該第二側邊作橫向延伸；以及d)一邊緣離隙成型段鄰接於該間隙成型段465 ，該邊緣離隙成型段朝向該第二側邊作橫向延伸，且朝向該中心線作延伸（如附圖七所示）。
㈣被證1可證明系爭專利擬制喪失新穎性：
按申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限，專利法第95條定有明文。
1.被證1 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性：
被證1 為記憶卡之研磨方法，與系爭專利為相同之技術領域，合先敘明。經將系爭專利申請專利範圍第1 項與被證1 相較，系爭專利係一種記憶卡及其成型砂輪（被證1 為一種記憶卡之研磨方法，特別係指一種以研磨機進行將記憶卡研磨成多邊形狀者），其中：砂輪的輪緣有一磨削面（被證1 之研磨輪26具有對記憶卡20研磨之研磨面），該磨削面設有一個以上之作用部（被證1 之研磨面呈現非線性之多邊型28形狀之作用部），其作用部設有凹槽、第一凸條及第二凸條（如附圖二所示，被證1 之多邊型28亦具有可對應於系爭專利「凹槽」、「第一凸條」、「第二凸條」等形狀佈置）; 記憶卡（對應於被證1 之記憶卡20）經由砂輪磨削後形成限位卡槽、斜口及凸緣（如附圖二所示，被證1 之記憶卡20經研磨輪26研磨後，亦形成相當於系爭專利之「限位卡槽」、「斜口」及「凸緣」等對稱性形狀）; 藉砂輪磨削記憶卡，令砂輪作用部上之凸條相對形成記憶卡之凹槽，而砂輪作用部之凹槽相對形成記憶卡之凸塊，該第一凸條磨削形成斜口，該第二凸條磨削形成限位卡槽，且該凹槽磨削形成凸緣（被證1 亦揭示將多邊型28之研磨輪26與記憶卡20靠近轉動時，即可將記憶卡20研磨成與研磨輪26相同之多邊型狀）。又原告自承：「被證6 雖然顯示SD卡聯盟在2005年7 月13日批准了microSD 卡的規格，但是該microSD 卡的規格，乃是
SanDisk 公司早在2004年2 月28日即已對外發表的T-Flash
記憶卡規格」（見本院卷第335 頁），足見系爭專利之記憶卡與被證1 之記憶卡其外型、尺寸為同一標準規格，準此，所屬技術領域中具有通常知識者，基於被證1 形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知系爭專利申請專利範圍第1 項實質上相對應的技術特徵，被證1 自可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性。
2.被證1 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項擬制喪失新穎性：
系爭專利申請專利範圍第2 項為第1 項之附屬項，其內容為「如申請專利範圍第1 項所述之記憶卡及其成型砂輪，其中砂輪持續向同一方向旋轉，並將記憶卡特定一側放置相對應於作用部的位置，且另記憶卡與作用部概呈垂直，將砂輪或記憶卡其中一者定位固定，並將其中另一元件向前推進至一定距離，令砂輪之作用部磨削記憶卡一側，形成該記憶卡之外型」。經查系爭專利申請專利範圍第2 項之內容僅是有關第1 項之記憶卡與成型砂輪兩構件間之研磨加工步驟，未有實質之形狀及結構之界定，合先敘明。再者，經將系爭專利申請專利範圍第2 項與被證1 相較，被證1 亦係提供一多邊型28之研磨輪26，研磨輪26係設置於研磨機具24上，將其與記憶卡20靠近轉動時，即可將記憶卡20研磨成與研磨輪26相同之多邊型狀。系爭專利將記憶卡與作用部概呈垂直，並將其中另一元件向前推進至一定距離之手段，乃屬一般的切削加工之手段而已，藉由研磨件（研磨輪或砂輪）與被研磨件（記憶卡）之接觸產生磨削效果，並控制兩者近接之距離，方能在被研磨件（記憶卡）之接觸面上產生相對於研磨件（研磨輪或砂輪）表面形狀之相對應形狀及其尺寸精度，其原理自然可知，被證1 說明書【實施方式】之步驟三敘明：「提供一多邊型28之研磨輪26，研磨輪26係設置於研磨機具24上，將其與記憶卡20靠近轉動時，即可將記憶卡20研磨成與研磨輪26相同之多邊型狀。」即教示被證1 之該研磨輪26是以研磨機具驅動而產生一持續轉動之作動型式，再配合研磨輪26輪狀之形廓，俾研磨輪26以研磨手段將相接觸之該記憶卡形成已被制定為標準SD/MMC規格之多邊形狀者。準此，系爭專利申請專利範圍第2 項有關砂輪與記憶卡間加工步驟之描述，與被證1 於文字的記載形式部分，在實質上並無差異，該所屬技術領域中具有通常知識者基於被證1 形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上相對應的技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍第2 項與申請在先而在其申請後始公開之被證1 所附說明書或圖式載明之內容相同，被證1 亦能證明系爭專利申請專利範圍第2 項擬制喪失新穎性。
3.至原告雖主張，被證 1 僅有 1 組作用部，與系爭專利有多組作用部不同云云，然系爭專利申請專利範圍第 1 項為「
... 該磨削面設有一個以上之作用部... 」，所稱「 1 個
以上」自包含「 1 個」在內，因此被證 1 雖僅有 1 個作
用部，仍與系爭專利上開技術特徵相同。原告復主張，被證1 作用部形成在截面的單側輪緣，使用時須不斷改變旋轉方向，容易造成記憶卡的破損，且由智慧局初審核駁審定書認定被證1 不符合專利法第26條第2 項規定，顯見被證1 申請時說明書所記載內容難以使業者理解如何使用研磨輪磨製記憶卡云云。查原告上開主張，無非係以被證1 說明書第3 頁之圖3 為據（見本院卷第120 、349 頁），然上開圖示僅為簡單示意圖，依被證1 說明書或申請專利範圍之說明，均在在指明係藉該「研磨輪」對該記憶卡進行「研磨」，即可將記憶卡「研磨」成多邊形狀，因此所屬領域中具通常知識者由被證1 所界定之「研磨輪研磨」之加工文義及所公開之技術內容，自可得知其並非以原告所稱具衝擊性之切削加工方式為之，原告上開主張顯有違誤。再者，被證1 是否違反專利法第26條第2 項規定僅屬被證1 可否取得專利權之問題，仍無解於被證1 已將其技術內容作一早期公開之事實，是被證1 之審查結果自難作為有利於原告之證據。
4.又原告另稱，原告實為被證1 之申請權人，因遭訴外人勝開公司申請而公開，應可類推適用專利法第94條第2 項第3 款新穎性例外之規定而認系爭專利具新穎性云云，並提出訂購單2 紙、試用砂輪照片（見本院卷第381 至386 頁）及實物1 個（見本院卷外置）為據。然查，系爭專利之專利權人為訴外人林進誠而非原告，原告以其為被證1 之申請權人而主張應類推適用新穎性之例外規定，恐有誤會。再者，原告所提訂購單上僅記載「Notch 研磨用電鑄砂輪」、「T-FLASH
電鑄砂輪」、「LIP PIP 電鑄砂輪」、「機器設備儀器缺口研磨機」，除此之外別無其他證據可相互勾稽，則上開訂購單所載之產品是否即為原告所指於94年6 月提給訴外人勝開公司試用之砂輪，容有疑義。再者，原告所指之試用砂輪上並無任何生產日期之標註，是否為系爭專利申請前即已生產，亦屬有疑，且縱原告曾提供砂輪予訴外人勝開公司試用，該砂輪所揭露之技術特徵是否為原告所發明，亦乏證據可佐，是以原告所提上開證據自無從證明被證1 係原告之發明，原告上開主張要難足採。
㈤被證3、4、5、6之組合無法證明系爭專利不具進步性：
1.被證 3 為一種用以達成儘可能呈線性之磨耗工作之方法及
具有儘可能呈線性之磨耗性能之工具（國際專利分類 IPC：B2 4B）；被證 4 為一種有關研磨體、研磨裝置、研磨方法、以及半導體元件之製造方法（國際專利分類 IPC：H01L）；被證 5 則是一種運用在晶圓、晶圓之去角取面裝置及方
法（國際專利分類 IPC：B24B）；被證 6 為 SD 卡協會（
SD Card Association ；SDA ）於2005年7 月13日公佈之
microSD 記憶卡工業規格之說明及該記憶卡之外觀圖式，其等皆與系爭專利為相同或相關之技術領域（國際專利分類
IPC: H01L 、B24D），合先敘明。
2.茲將系爭專利申請專利範圍第 1 項與被證 3、4、5、6 之
技術內容相較：
⑴被證3 之技術內容為「工作表面不可避免之磨耗儘可能均勻且與工件接觸之工作表面（例如：研磨輪表面或與工件接觸之拋光布）仍能保持其實質上平整之形狀。工作表面之此項線性性能（亦即工具整個表面之磨耗更加均勻之事實）乃表示工作表面不可避免之磨耗對經機械加工之工件形狀或機械加工方法之生產力不再產生負面影響。」（見本院卷第126 至127 頁），足見其技術特徵並非如系爭專利係在加工件（研磨輪或砂輪）形成凹凸之一個以上之作用部、並對被加工件（晶圓或記憶卡）之外形構成非平面之對稱形狀者。
⑵被證4之技術內容為「一種研磨體，使用該研磨體之研磨
裝置，係在研磨體和研磨對象物間介入研磨劑的狀態下，藉由使研磨體和研磨對象物相對移動，以對研磨對象物實施研磨其特徵在於：其表面上形成有槽，槽的形狀，係擇自螺旋狀、同心圓狀、格子狀、三角格子狀、網眼狀、無規狀所構成群中之至少一種形狀。」（見被證4 申請專利範圍第1 、4 項），故其技術特徵乃係於研磨體上事先設成螺旋狀、同心圓狀、格子狀、三角格子狀、網眼狀、無規狀等形狀槽，而非如系爭專利用以對被研磨對象物造成凹凸外形。
⑶被證5 之技術內容為「本發明... 尤其係關於半導體晶圓、半導體晶圓之去角取面裝置及方法，其中使用碟形磨石將半導體晶圓之凹槽去角取面，以利用極端相似的方式將晶圓之邊緣形成為內凹形狀」（見本院卷第166 頁）、「注意多邊形一般係指包含至少三直線之形狀。然而，在本說明書中，多邊形包括至少三條稍微彎曲的匯流線，其各界定如清楚示於圖6 之切面表面。」（見本院卷第171 頁），足見其技術特徵係利用成型磨石去除該晶圓之邊緣不平處（尖銳端），而非如系爭專利係將被加工件（半導體晶圓）造成與加工件（成型磨石）相對稱之形狀。
⑷至於被證6 僅說明microSD 記憶卡工業規格及該記憶卡之外觀，並未揭示其據以成型之技術手段，而與系爭專利有異。
3.被證 3、4、5、6 四者所運用之技術與系爭專利申請專利範圍第 1 項完全不同，且並非用以解決系爭專利所欲克服之
技術問題，故結合被證3 、4 、5 、6 ，自難證明系爭專利申請專利範圍第1 項及其進一步限縮之第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。4.至被告辯稱：智慧局初審審定書既以被證3 、4 、5 之組合認定被證1 不具進步性而核駁其專利申請，而被證1 又與系爭專利之技術內容相同，則結合被證3 、4 、5 亦能證明系爭專利不具進步性云云。惟按專利法第106 條第2 項明定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」是以，專利申請是否符合專利要件並取得專利權，應以申請專利範圍所載之內容為準，自難將被證1 之審查結果援引比附於系爭專利，況智慧局對於被證1 之核駁理由並無拘束本院之效力，故被告上開辯稱委無足採。
㈥被證6、8之組合無法證明系爭專利不具進步性：
1.被證6 為SD卡協會於2005年7 月13日公佈之microSD 記憶卡工業規格之說明及該記憶卡之外觀圖式，被證8 揭示一種研磨輪，用以製造具有縱向軸線之螺旋式切削工具，其等皆與系爭專利為相同或相關之技術領域，合先敘明。
2.惟被證6 之記憶卡規格及外觀為平面狀，且未說明採何種成型之加工技術，而被證8係「一種研磨輪，用以製造具有凹
槽及刀背之切削工具，而切削工具具有延著螺旋角之邊緣」、「第8圖繪示定位後之研磨輪110，以研磨形成凹槽35以及刀背40。進行操作時，主軸15如所示之箭頭R的方向作旋轉
，並且同時以箭頭T的方向移動進給。當研磨輪110旋轉時，藉以使研磨輪110的螺旋式凹槽35及關連的刀背40轉移至主
軸15上。」（見本院卷第221、236頁），足見被證8需加工
件（研磨輪110）及被加工件（切削工具10）間均形成相對
轉動及直線運動之型態，如將原應呈平面形狀之記憶卡替換為該被加工件（切削工具10），將造成記憶卡平面之兩側形狀呈現對稱，足見被證6與被證8於技術上有所扞格而難以結合，自難證明系爭專利申請專利範圍第1 項及其進一步限縮之第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。
3.至被告辯稱：智慧局既認為被證8可證明被證1不具進步性而核駁被證1之申請，而被證1又與系爭專利之技術內容相同，則結合被證6 、8 亦能證明系爭專利不具進步性云云。惟被證1 之審查結果無法援引比附於系爭專利，且其核駁理由無拘束本院之效力已如前㈤4.所述，故被告上開辯稱委無足採。
㈦被證3 、4 、5 、6 之組合，或被證6 、8 之組合無法證明系爭專利不具進步性，然被證1 可證明系爭專利擬制喪失新穎性，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告不得向被告主張權利，則有關「系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 、2 項而構成侵害？」、「原告依專利法第
108 條準用第84條第1 至3 項規定，請求被告中國砂輪公司排除防止侵害，並銷燬侵權物品及製造器具，是否有據？」，「原告依專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1
項第2 款、第3 項規定，請求被告中國砂輪公司賠償565,000 元，並依公司法第23條第2 項規定請求被告白陽亮連帶賠償上開損害，是否有據？」等爭點，即無審究之必要。
六、綜上所述，被證1 可證明系爭專利擬制喪失新穎性，原告自不得向被告主張權利，從而，原告依專利法第108 條準用第84條第1 至3 項、第85條第1 項第2 款、第３項及公司法第23條第2 項規定，請求被告公司排除、防止侵害、銷毀侵權物品及製造器具，並請求被告等連帶賠償565,000 元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　6　　 月　　21　　日智慧財產法院第三庭
法　官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　101　 年　　6　　 月　　21　　日書記官 王英傑