智慧財產及商業法院101年度民商上字第7號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 11 月 21 日

智慧財產法院民事判決
101年度民商上字第7號上　訴　人　科騰密封股份有限公司
法定代理人　李培銘
上　訴　人　吳志勇
共 同
訴訟代理人　馮博生 律師
複 代理人　胡淑莉
林耀琳 律師
賴建宏 律師
被 上訴人　彭淑玲
訴訟代理人　吳聖欽 律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國101 年2 月29日本院100 年度民商訴字第15號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國102 年10月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於不利上訴人部分及該部分假執行之宣告，暨除確定部分外訴訟費用之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件商標法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人起訴主張：
1.被上訴人於94年任職永昇應用材料行期間，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請登記如附圖所示註冊第01179677號及第01168479號「KATON 及圖」商標（下稱系爭商標）而為商標權人，權利期間分別至民國104 年10月31日與104 年8
月15日止，分別指定使用於如附圖所示之商品。被上訴人因訴外人即配偶○○○當時擔任晶昇密封件股份有限公司（下稱為晶昇密封件公司）董事長職務，基於夫妻之情，乃將系爭商標以無償方式授權予晶昇密封件公司使用，嗣改名為上訴人科騰密封股份有限公司（下稱上訴人公司），授權使用期間自95年1 月5 日起至98年9 月5 日止，授權書約定：倘合約期限屆滿，要續約需得雙方同意，如有一方不同意，被授權人須立即交回商標使用權，並立即停止使用商標。期間訴外人○○○於98年1 月22日自上訴人公司離職，上訴人公司董事長已更換為上訴人吳志勇。至98年9 月5 日系爭商標授權使用期限屆至，上訴人從未向被上訴人徵詢有關商標繼續授權之事宜，被上訴人遂於98年9 月8 日寄發竹北光明郵局存證信函第495 號通知上訴人公司停止使用系爭商標。詎上訴人公司竟於98年10月23日寄發湖口鳳凰郵局存證信函第76號予被上訴人，主張商標權屬於上訴人公司，雖經被上訴人發函告知商標申請註冊費用，係被上訴人支付等情，上訴人仍置之不理。事後經被上訴人自行蒐證，上訴人公司於營業處所、營業用車、網站、產品包裝、出貨單及發票等事項，仍繼續使用被上訴人商標至100 年3 月22日之本院至上訴人公司保全證據時止。上訴人均基於侵害系爭商標權之故意，在商標授權期間屆滿後，明知未獲被上訴人繼續授權，仍使用系爭商標於相同之商品，並販賣之，業已侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人爰依100 年6 月29日修正前之商標法（下稱修正前商標法）第61條第1 項前段、第2 項、第63條第3 款及民法第184 條、第185 條、第195 條、第28條及公司法第23條第2 項請求被上訴人連帶負損害賠償責任，並依修正前商標法第61條第1 項後段請求排除侵害。
2.經閱覽保全證據所扣得之上訴人公司自98年9 月6 日至100
年3 月22日止之銷貨資料，期間上訴人公司銷貨1,364,693
件，銷貨總金額新臺幣（下同）77,964,853元。依修正前商標法第63條第1 項第3 款，上訴人公司銷售之商品逾1,500
件，被上訴人得向上訴人求償77,964,853元。然斟酌上訴人公司主要從事工業塑膠製品製造，該行業99年度同業利潤標準毛利率為21% ，上訴人公司侵權期間之獲利毛利為16,372,619元（計算式：77,964,853元×21% ＝16,372,6 19 元）
，再佐以上訴人公司97年度股東分配之盈餘為800 萬元，而上訴人公司侵害系爭商標權期間，長達1 年6 個月又16日，推估獲利在1,200 萬元以上。因上訴人惡意侵害被上訴人之系爭商標權，倘僅令其上訴人賠償前開1,200 萬元至16,372,619元之金額，實不足以昭炯戒，故請求被上訴人在法定77,964,853元之範圍內，請求上訴人賠償2,500 萬元，應屬相當。準此，被上訴人聲明求為判決：(1) 上訴人應連帶給付被上訴人2,500 萬元，其中800 萬元自起訴狀送達翌日起，其餘1,700 萬元自100 年12月1 日起，均至清償之日止，按年息5%計算之利息。(2) 上訴人公司不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON 及圖」相同之商標圖樣。(3 )上訴人公司不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATO-N及圖」相同之商標圖樣。(4) 就聲明第1 項，被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
(二)被上訴人於本院審理時補充陳述：
1.系爭商標在上訴人公司於92年3 月20日公司設立登記之前，已為永昇應用材料行、晶昇科技股份有限公司（下稱晶昇科技公司）所使用。證人○○○證稱永昇應用材料行成立時，其看過系爭商標，並幫忙包裝、出貨。商標權人在商標權註冊登記之前，有設計與使用商標圖樣，上訴人嗣於商標權人商標權註冊登記之前，縱有使用系爭商標圖樣，不構成善意先使用。申請商標權之費用雖由上訴人負擔，然相關收據、發票均為被上訴人持有，且商標以被上訴人名義申請，佐以系爭商標早在永昇應用材料行89年成立初期，由彭淑玲設計與使用，故自始並無使上訴人公司取得之意思。被上訴人於系爭商標授權期滿前，口頭通知不再繼續授權，授權期間屆滿後，即以存證信函、律師函通知上訴人不得繼續使用系爭商標，詎上訴人繼續使用，顯然有侵害系爭商標權之故意。況任何人均可於智慧局之公開網站，得知商標權之權利內容，上訴人侵害被上訴人之系爭商標權，不得卸免侵權責任。再者，上訴人公司使用被上訴人「KATON 及圖」作為產品之商標使用，自不符合非作為商標使用之免責要件，原審被證18 、19 均非使用於商品標示上，顯非修正前商標法第30條第1項 第1 款所謂善意且合理使用之方法表示上訴人公司之英文名稱。
2.系爭商標使用授權書之晶昇密封件公司大章為公司印鑑章，上訴人已於原審自認印鑑章之真正，授權書上並有當時負責人○○○之印章及親筆簽名。而○○○不否認簽名及「○○○」章真正，則系爭商標使用授權書形式上為真正。上訴人雖空言指稱授權書係偽造，然被上訴人並無偽造授權書之動機可言。因被上訴人可主張授權書上訴人自始未經被上訴人同意使用，至少可回溯至訴外人○○○98年1 月份離職之後，已禁止上訴人公司使用商標，自無需偽造授權書，使得主張權利之始點延至98年9 月5 日之後。準此，上訴人主張印鑑遭盜用，應負證明責任。因上訴人侵害系爭商標，從事於與被上訴人相同業務，並銷售相同產品，系爭商標為銷售O
型環（O-ring）在內之工業塑膠產品而申請，故上訴人之銷售金額即為計算侵害系爭商標權之賠償額基礎。
3.O 型環之應用範圍極廣，不僅可使用於日常生活，如密封罐、防潮箱、手錶、汽機車油封、電冰箱及保溫瓶等物品，其工業用途甚為重要。O 型環最重視者為密封功能，不可能裸露無封緘包裝而出貨。因O 型環重視密封度，不可能在O 型環上打印商標，且剖面直徑均甚細，不可能在O 型環上打印規格，故所有O 型環均在包裝袋上標示商標及規格，令使用者得以知悉出品廠商與規格，在工業廠商之使用者，不可能接受以完全透明之塑膠袋包裝O 型環。因接受後無法區別何家供應商所出售，倘品質有疑問，無法究責。況透明包裝無法讓使用者，快速分辨規格是否與接合之管線相符，徒增使用者之不便。原審之原告證物8 為採證購買上訴人產品，均有使用系爭商標之包裝袋。上訴人提出自98年9 月6 日起至100 年3 月22日止之侵害商標權期間，計交易筆數2,728 筆，每筆出貨單其上均有系爭商標。因使用系爭商標之目的，在於向交易對象表示或證明銷售之產品為上訴人所製造。職是，上訴人已侵害被上訴人之系爭商標權。依上訴人公司網頁所示，足見上訴人公司之O 型環，運用甚廣，遍及日常生活。其雖提供之產品服務，細瑣至日常生活之密封問題，除提供公制規格之膠條外，亦接受小量訂單，並在網路上對相關消費者有所承諾。惟本件銷售對象，均為工業用客戶要求認證之產品。
4.證人○○○於101 年11月14日證稱上訴人公司習於將商標權利證書懸掛於顯眼處、證書位置為機器生產線入口處，上訴人公司法定代理人及○○○均知悉有系爭商標使用授權書存在。而商標證書之系爭商標權人為被上訴人，上訴人自難諉為不知，更不可能誤認系爭商標屬上訴人公司。被上訴人自89年11月6 日起至97年2 月26日止，勞保投保單位均為永昇應用材料行，被上訴人於95年12月間，因尚未收受移民通知，故暫至上訴人公司幫忙，始有上訴人公司薪資。而系爭商標於93年11月12日提出申請，其與上訴人公司並無關係。被上訴人提出商標註冊後，上訴人未提出異議，嗣於被上訴人寄發存證信函、律師信函後，亦未於期限內申請商標評定，故上訴人明知與無異議被上訴人擁有系爭商標。上訴人及其監察人○○○於刑事案件稱：有提出科騰公司2006至2009
年營業展望、科騰公司固定資產分析表、科騰公司負債分析表對外招募資金投資入股，而未曾見過科騰公司投資釋股計畫書。上訴人事後翻稱因釋股計畫書，故誤認上訴人公司擁有系爭商標云云，顯為卸責之詞。縱使上訴人有所誤認，被上訴人已寄發存證信函及律師函禁止其使用，上訴人不可能有誤認之虞，其故意侵害被上訴人之系爭商標權甚明。
5.前開2,728 筆之5 萬元以上交易者，僅有187 筆，5 萬元以下多達2,541 筆，5 萬元以下交易筆數，佔總交易筆數比率為93.145% 。其中1,000 元以下之交易多達840 筆，佔總交易筆數比率為30.79 % 。可證上訴人公司多從事小額之交易，數量少與價格低，不可能為客戶量身製造特殊規格產品。上訴人提出之17家交易對象，其交易金額雖計40,610,768元，然上訴人公司自98年9 月6 日起至100 年3 月22日止，出貨金額為77,964,853元。77,964 ,853 元扣除40,610,768元，短少37,354,085元，此37,354,085元金額、數量龐大之O
型環，係銷售予個人使用者、零售店鋪及賣場等。縱使上訴人售貨對象為公司，然絕大部分屬於小額零售訂單，上訴人空言主張其產品屬事先認證之客製化產品云云，洵屬無稽。準此，爰答辯聲明上訴駁回。
二、原審為被上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴與主張：(一)○○○證稱被上訴人提議簽訂商標使用授權書時，其為上訴人公司股東，且被上訴人自上訴人公司離職，並非董事長，是商標使用授權書之實際簽署日，顯為97年10月17日後，此距商標使用授權書所載生效日有近3 年之差距，其所載生效日不實，係被上訴人因恐其涉嫌以不法手法掏空公司資產，遭東窗事發，為箝制上訴人之訴究，乃與○○○事後通謀虛偽捏造者，洵屬無效。被上訴人有關商標使用授權書簽約背景之主張，均與被上訴人及其配偶○○○先前陳述、另案詐欺案證人證言、相關書證及通常之經驗有悖，故本件商標使用授權書確係被上訴人及○○○事後簽訂而無效。退步言，縱使商標使用授權書確屬有效，亦無礙於上訴人公司於系爭商標授權終止後，就系爭商標行使法定先使用權。上訴人公司於被上訴人申請註冊系爭商標前，已使用商標，且為被上訴人知悉與同意。
(二)上訴人公司已就系爭商標取得無償、永久之法定先使用權，，上訴人於此使用權範圍內，不受被上訴人商標主張之拘束。且被上訴人自98年9 月6 日起至100 年3 月22日止之交易期間，並無使用系爭商標之事實，永昇應用材料行已處於停業中，而科頓聚合物股份有限公司（下稱科頓公司）僅使用註冊於該公司名下「MAXMOLD 」商標於行銷之用，而未使用系爭商標於產品之販售，故被上訴人未受有實際損害。再者，上訴人無侵害系爭商標之故意過失，被上訴人亦未證明其因上訴人公司使用系爭商標而受有具體損害，且上訴人公司與客戶之交易，其與是否使用系爭商標，並無因果關係，縱使上訴人公司使用系爭商標，亦不致使交易對象產生混淆誤認之虞，系爭商標權未受侵害，被上訴人對上訴人顯無損害賠償請求權。況上訴人持續使用系爭商標，係出於對○○○、彭淑玲之合理信賴，渠等故意於重要之投資文件上載明系爭商標為上訴人公司所有，惡意詐欺上訴人在先，復大量購入遠逾上訴人公司出貨需求之紙箱、Logo袋，且渠等除未於在職期間充份說明系爭商標非上訴人公司所有，並簽訂商標使用授權書外，亦未於各自離職後說明、交接該等事實，致上訴人公司無人知悉，系爭商標非上訴人公司所有，被上訴人對其商標權受損害之發生，其與有過失，故被上訴人縱得請求損害賠償，應依法減輕上訴人之賠償金額。
(三)被上訴人自始以侵占及背信之不正方法，將系爭商標登記為其所有，有違商標法、誠實信用原則及潔手原則，被上訴人不得主張上訴人公司侵害系爭商標權。上訴人公司就系爭商標有法定先使用權，被上訴人無權向上訴人主張系爭商標權，上訴人公司得持續於其原使用系爭商標之商品及服務範圍內，使用系爭商標，不受被上訴人主張之限制，被上訴人不得禁止上訴人公司使用系爭商標。依原審被證24號可知，上訴人公司早於92年間即開始使用「KATON SEAL CO.,LTD」作為公司英文名稱。復徵諸原審原告之證物26可知，上訴人向經濟部國貿局辦理廠商英文名稱登記之原始登記日期為93年6 月17日，均早於上訴人於93年11月12日申請註冊系爭商標前，是上訴人公司自有權使用自己英文名稱「KATON 」於上訴人公司之營業範圍內，且不受被上訴人主張系爭商標權之拘束。
(四)被上訴人前於上訴人公司任職至97年7 月間，期間擔任上訴人公司財務主管與會計主管，掌理上訴人公司財務，其所從事、經手者，洵非一般庶務，非僅於95年12月間暫回上訴人公司幫忙。參諸被上訴人親筆簽核之上訴人公司95年1 月18日、95年6 月13日、96年5 月3 日及97年5 月25日之轉帳傳票，暨上訴人公司自94年12月起至97年7 月間之員工薪資發放記錄，被上訴人自上訴人公司設立之始，即擔任上訴人公司財務長與會計主管，並實際執行相關職務，被上訴人於95年1 月18日時親筆簽核上訴人公司之轉帳傳票，而於95 年1月27日自上訴人公司領有該月份之薪資51,204元，故被上訴人於商標使用授權書簽署時，仍屬在職期間。被上訴人自承其至少於晶昇密封件公司任職到97年7 月中，且其個人帳戶於97年8 月5 日時仍自上訴人公司領有○○○及其個人97年7 月份之薪資，被上訴人至少於97年7 月間仍於上訴人公司任職與執行業務，其係於隔月始自上訴人公司正式辦理離職，此離職日期，有斯時上訴人公司董事長○○○署名與用印，確認被上訴人離職日期為97年8 月31日之勞工保險退保申報表。準此，商標使用授權書確為○○○、被上訴人夫婦於被上訴人離職後所簽署。被上訴人於95年1 月5 日仍在職，則95年1 月5 日顯非商標使用授權書之實際簽訂日，簽訂商標使用授權書之時點顯係於97年8 月間，即被上訴人離職後，其距商標使用授權書所載生效日，至少有2 年半以上之差距，被上訴人主張簽署日為95年1 月5 日，洵有不實，確為被上訴人及其配偶○○○間事後通謀虛偽所簽訂。
(五)○○○與系爭商標權人即被上訴人，渠等為配偶關係，○○○亦為系爭商標之被授權人晶昇密封件公司之董事長，就其與被上訴人間商標使用授權書之協商與簽訂，係個人維護其妻之財產利益或應保障晶昇密封件公司及其他股東之權益，本有利害衝突，○○○本應自行迴避，應由監察人對外代表協商與簽署商標使用授權書。詎○○○竟不顧利害衡突，仍自居晶昇密封件公司代表人與被上訴人簽約，於法已有未合。○○○顯非出於為晶昇密封件公司之利益代表晶昇密封件公司，而與被上訴人進行磋商，故○○○係基於被上訴人之立場，使被上訴人可向晶昇密封件公司收費。因被上訴人單方決定商標使用授權書之條款與條件，是○○○係為他人之利益與晶昇密封件公司進行商標授權之法律行為，屬公司法第223 條所禁止之情形，依法本應由監察人代表晶昇密封件公司出面簽約，○○○違法代表上訴人公司簽訂商標使用授權書，其屬無權代表。○○○基於釋股後，上訴人公司已非其與被上訴人共同所有之財產，為免其商標落入第三人所有，故使商標使用授權書有期限之限制，益徵○○○係出於代理被上訴人、維護其利益之意而簽約，應屬無權代理，致使無效。
(六)上訴人吳志勇與其他95年、96年間參與被上訴人及○○○釋股之股東，多為從事設備製造之中小企業，前因採購上訴人公司產品而有業務往來，經被上訴人與○○○遊說後，始投資上訴人公司成為股東。上訴人公司股東因交易之故，長久知悉上訴人公司使用系爭商標，其與系爭商標名稱間有相同「KATON SEAL CO.,LTD. 」英文名稱，且晶昇密封件公司於95年10月間，由被上訴人與○○○正式改名，成為與系爭商標「Katon 」發音相同之上訴人公司，渠等本於多年之商業往來經驗，均合理信賴上訴人公司確實擁有系爭商標商標權。況被上訴人及○○○明知系爭商標非註冊登記為上訴人公司所有之事實，故意於重要之投資文件釋股計劃書，載明「KATON 」商標為上訴人公司所有，意圖詐欺。衡諸常情，參與認股之股東自無合理懷疑之餘地。經釋股後，被上訴人及○○○持續隱匿系爭商標非上訴人公司所有之事實，且未曾提示商標使用授權書予上訴人。被上訴人及○○○自上訴人公司離職時，亦未為交接與說明，上訴人對系爭商標為被上訴人所有，自無所悉。上訴人公司新經營團隊，基於先前與上訴人公司商業往來之認識與確信，在被上訴人及○○○詐稱上訴人公司擁有系爭商標，並刻意隱瞞系爭商標歸屬之情形下，始終信賴系爭商標為上訴人公司所有。而被上訴人身為公司財務長，明知系爭商標為晶昇密封件公司使用，竟由晶昇密封件公司支付相關申請與註冊費用，將晶昇密封件公司使用之系爭商標註冊，登記為被上訴人私人所有，且被上訴人及○○○主張系爭商標授權到期，提出之商標使用授權書係被上訴人及○○○事後偽造，上訴人實有懷疑系爭商標歸屬之合理依據。上訴人基於對上訴人公司擁有系爭商標之合理確信，暨對被上訴人主張其為商標權，而有合理懷疑，主觀上無侵害系爭商標之故意或過失。職是，爰上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分廢棄。2.前項廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.倘受不利判決請准供擔保免為假執行。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
(一)兩造不爭執事項：
本院於審理中整理當事人不爭執之事實，此等不爭執之事實，其將成為本件判決之基礎，茲分述如後（見本院卷一第173 至174 頁；卷二第323 頁）：
1.被上訴人前於89年10月23日成立永昇應用材料行，嗣於90年9 月20日成立晶昇科技股份有限公司，復於92年1 月9 日辦理解散登記。被上訴人為註冊第1179677 號、第1168479 號「KATON 及圖」商標之商標權人，專用期間分別至104 年10月31日及104 年8 月15日。
2.上訴人公司原名晶昇密封件有限公司，於92年3 月20日設立，原公司登記負責人為被上訴人，93年11月12日變更登記為彭淑玲之配偶○○○；94年12月13日，晶昇密封件公司由有限公司變更登記為股份有限公司，登記負責人仍為○○○；95年5 月24日晶昇密封件公司變更登記被上訴人為董事；晶昇密封件公司於95年8 月23日，將登記資本總額由800 萬元增加為1,800 萬元；95年10月23日變更公司名稱為科騰密封股份有限公司，登記負責人為○○○，被上訴人登記為董事。嗣後訴外人○○○、○○○、○○○、○○○、○○國際有限公司、○○科技股份有限公司、○○科技股份有限公司、○○企業股份有限公司，向被上訴人、○○○及訴外人○○○購買股份，成為上訴人公司股東，而上訴人吳志勇為○○科技股份有限公司派任之法人代表，前於97年10月17日經上訴人公司董事會決議選任為董事長，並於97年11月3 日辦理公司變更登記。
3.上訴人公司原始登記日期為93年6 月17日，核發日期為98年4 月7 日，向經濟部國貿局辦理廠商名稱登記，以「KATON
SEAL CO.,LTD」為公司之英文名稱。
4.上訴人與被上訴人雖各主張上訴人公司因侵害系爭商標之侵害金額，分別為25,716,416.07 元、77,964,853元，然同意以毛利率21% 計算上訴人侵害系爭商標所得利益之計算基準。
(二)兩造主要爭點：
本件當事人主要爭點厥在：1.被上訴人是否為系爭商標之商標權人？系爭商標申請費用之支付人為何人？系爭商標是否為被上訴人於任職上訴人公司前身晶昇密封件公司期間，參與製作、設計，而應以上訴人公司或被上訴人為商標權人？2.系爭商標是否有修正前商標法第23條第1 項第14款之不得註冊事由？3.原證3 所示之系爭商標使用授權書之形式及實質，是否為真正（見原審卷一第18頁）？4.上訴人使用系爭商標，有無致相關消費者混淆誤認之虞，成立直接侵害系爭商標？5.上訴人得否主張修正前商標法第30條第1 項第1款
之善意且合理使用之方法表示自己之英文名稱、第3 款之善意先使用？6.倘認上訴人侵害被上訴人商標權，被上訴人得否請求上訴人負連帶損害賠償責任？其金額若干？7.被上訴人得否禁止上訴人使用系爭商標（見本院卷一第175 至177
頁）。職是，本院首應審究被上訴人是否為系爭商標權人？系爭商標有無修正前商標法第23條第1 項第14款之不得註冊事由？繼而認定商標使用授權書之真正性，暨上訴人是否有直接使用系爭商標行為？系爭商標有無上訴人主張阻卻商標侵權之免責事由，作為判斷上訴人是否侵害系爭商標之基礎？倘認定被上訴人有侵害系爭商標，最後探討被上訴人主張損害賠償金額及防止侵害請求權，是否適當？
參、本院得心證之理由：
一、本件適用修正前商標法之規定：
現行商標法雖前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7
月1 日施行，惟被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權之行為，前於98年9 月間，故上訴人上開行為是否侵害被上訴人之商標權，本諸實體從舊、程序從新原則（參照最高法院92年度臺上字第2130號民事判決），自應依據上訴人行為時之92年11月28日施行之商標法規定而為論斷。準此，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行之修正前商標法規範。
二、被上訴人為系爭商標之商標權人：
(一)商標法適用註冊保護主義：
按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。2 人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為10年。修正前商標法第2
條、第18條及第27條第1 項分別定有明文。分別相當於現行商標法第2 條、第22條及第33條第1 項等規定。故我國商標制度採註冊保護主義與先申請先註冊主義，商標自註冊公告日起，由權利人取得商標權，未申請註冊者，不得享有商標權。上訴人主張其於93年11月12日申請註冊系爭商標，嗣於94年8 月16日獲准核定，94年11月1 日公告等情，業經提出智慧局商標資料檢索為證（見原審卷一第9 至10頁），復為上訴人不爭執，自堪信為真實（參照本院整理不爭執事項1
）。職是，被上訴人因註冊公告而取得系爭商標之商標權，其為系爭商標權利人甚明。
(二)商標權與著作權之取得要件不同：
1.上訴人雖抗辯系爭商標申請、註冊費用由其支付，且為被上訴人任職上訴人公司前身晶昇密封件公司期間，所參與製作與設計，其著作財產權應屬上訴人公司所有云云。並提出交易明細表（見本院卷一第58至59頁之上證5 ）。然被上訴人否認系爭商標權與著作財產權為上訴人公司所有等語（參照本院整理爭執事項1 ）。查我國商標權之取得，採用註冊保護主義，並非使用保護主義或創作保護主義，由先申請先註冊者取得商標權，非使用者、設計者或費用支出者，有權申請商標或取得商標。職是，縱使上訴人主張屬實，均不影響被上訴人為系爭商標權利人之事實。至多僅生系爭商標有無不得註冊事由、異議事由或評定事由，或上訴人有無得對抗系爭商標權之抗辯，抑是上訴人是否有權向被上訴人請求返還申請、註冊費用等法律關係，均與被上訴人為系爭商標之商標權人，顯屬二事。
2.因商標權與著作權分屬不同之智慧財產權法保護範疇，兩者取得要件不同，前者採登記主義，後者適用創作保護主義。準此，上訴人雖主張其取得系爭商標圖樣之著作權，認為被上訴人非系爭商標之商標權人云云。然被上訴人申請系爭商標，經智慧局審查准予註冊登記在案，上訴人容有誤會商標之取得要件，其上揭主張即非可採。退步言，縱使上訴人上開主張被上訴人侵害其著作權非虛，其屬修正前商標法第23條第1 項第17款與現行商標法第30條第1 項第15款之不得註冊事由，得成為系爭商標有異議或評定事由。惟在侵害著作權判決確定前，並非無效之商標，上訴人不得否認被上訴人非系爭商標之商標權人。況上訴人迄今均未以上訴人侵害其著作權為由訴請判決確定後，向智慧局聲請異議或評定，益徵被上訴人為系爭商標之商標權人。
三、系爭商標無修正前商標法第23條第1項第14款之事由：
(一)商標撤銷原因之判斷：
1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本條立法意旨，在於有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時之保障。故設立本條，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭解決一次性，迅速實現訴訟當事人之權利保護。
2.民事訴訟當事人就智慧財產權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦予當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有效性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政爭訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異議或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性。
(二)本件已逾修正前商標法第23條第1項第14款之評定期間：
商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者之情形，不得註冊。商標之註冊違反第23條第1 項第1 款、第2 款、第12款至第17 款
或第59條第4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿5 年者，不得申請或提請評定。修正前商標法第23條第1 項第14 款
與第51條第1 項分別定有明文，相當於現行商標法第30條第1 項第12款、第58條第1 項之規定。上訴人雖於100 年12月19日主張系爭商標有修正前商標法第23條第1 項第14款不得註冊之事由云云（參照原審之民事答辯狀三；本院整理爭執事項2 ）。然系爭商標分別於94年11月1 日、94年8 月16日註冊公告，有智慧局商標資料檢索結果在卷為憑（見原審卷一第9 至10頁），距上訴人於原審主張之評定事由期日，顯已逾系爭商標註冊公告之日起5 年之法定除斥期間，揆諸前揭說明，第三人已無法據此事由申請或提起評定。職是，上訴人在本件民事訴訟事件，不得再以該評定事由，爭執系爭商標權之有效性。
四、系爭商標使用授權書為真正與有效成立：
按私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正。當事人就其本人之簽名、蓋章或按指印為不知或不記憶之陳述者，應否推定為真正，由法院審酌情形斷定之。當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第358 條、第277 條分別定有明文。上訴人雖主張被上訴人提議簽訂系爭商標使用授權書時，其為上訴人公司股東，且被上訴人自上訴人公司離職，並非董事長，是系爭商標使用授權書之實際簽訂日，顯為97年10月17日後，其所載生效日不實，係被上訴人因恐其涉嫌以不法手法掏空上訴人公司資產，而與○○○事後通謀虛偽捏造者。況被上訴人及○○○之陳述、被上訴人有關商標使用授權書簽約背景之主張、另案詐欺案證人證言及相關書證等事項，均與通常經驗有悖，故系爭商標使用授權書為被上訴人及○○○事後簽訂而無效云云。惟被上訴人抗辯稱系爭商標使用授權書為真正，否認商標使用授權書為被上訴人及○○○事後所簽訂等語。職是，本院自應審究系爭商標使用授權書是否為真正？是否有效成立（參照本院整理爭執事項3
）。茲分析說明如後：
(一)系爭商標使用授權書為真正：
事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任；反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負（參照最高法院90年度臺上字第2308號民事判決）。民事訴訟法第358 條關於私文書經本人或其代理人簽名、畫押、蓋章或按指印者，推定為真正之規定，係指其簽名、畫押、蓋章或按指印，係本人或其代理人為之，在當事人間已無爭執或經舉證人證明者（參照最高法院98年度臺上字第1458號民事判決）。職是，當事人對契約書之當事人之印章為真正，已無爭執或經舉證證明為真正，倘當事人一方或第三人主張契約係偽造者，否認契約之效力，自應舉證證明之。申言之，契約書經本人或其代理人簽名或蓋章，推定為真正，其屬常態事實。倘當事人主張有通謀虛偽之意思表示，致契約應為無效，則屬變態之事實，應由主張者就變態事實負舉證責任。經查：
1.證人○○○於本院到庭結證稱：系爭商標使用授權書在晶昇密封件公司處簽訂，公司有2 套章，1 個是公司大小章，1
個為便章，簽約使用公司大章，小章係其私人印章，私人印章為其平常與銀行、客戶簽約所用之章，其承認系爭商標使用授權書合約上所蓋印章之真正，其為公司章。商標使用授權書之正本1 式2 份，晶昇密封件公司、被上訴人各持1 份等語（見本院卷一第334 頁之本院101 年11月14日準備程序期日筆錄第3 頁）。自證人○○○之上揭證言可知，系爭商標使用授權書有當時負責人○○○之印章及親筆簽名，○○○之簽名及「○○○」章文均為真正。系爭商標使用授權書之晶昇密封件公司大章為公司印鑑章，上訴人前於原審不爭執原證3 之公司印鑑章為真正（見原審卷一第214 頁之100
年7 月27日言詞辯論筆錄）。揆諸民事訴訟法第358 條之規定，足認系爭商標使用授權書推定為真正。
2.系爭商標使用授權書之晶昇密封件公司法定代理人「○○○」小章雖與公司登記使用者不同，然法律並未限制公司法定代理人於簽訂文件時，應使用公司登記之印章，契約始合法有效成立。倘公司法定代理人確有為文件所載之意思表示，並在其上簽名或蓋章，即可知悉法定代理人所為之意思表示，上訴人雖質疑系爭商標使用授權書為被上訴人與○○○通謀虛偽意思所為，然不爭執被上訴人及○○○共同簽訂系爭商標使用授權書之事實。職是，晶昇密封件公司法定代理人「○○○」印文應為真正。
3.上訴人雖主張被上訴人於在職期間簽訂系爭商標使用授權書，被上訴人亦自承其至少於晶昇密封件公司任職到97年7 月中，且其個人帳戶於97年8 月5 日時，仍自上訴人公司領有○○○及其個人97年7 月份之薪資，被上訴人至少於97年7
月間仍於上訴人公司任職與執行業務，故系爭商標使用授權書為○○○與被上訴人離職後所簽訂。因被上訴人於95年1
月5 日仍在職，故95年1 月5 日非系爭商標使用授權書之實際簽訂日，簽訂系爭商標使用授權書應於97年8 月間，足認係被上訴人及○○○間事後通謀虛偽所為云云。並提出上訴人公司董事長○○○簽名與用印被上訴人離職日期為97年8
月31日之勞工保險退保申報表為憑（見本院卷三第278 頁背面之上訴證80，本院卷一第51頁之上訴證1 ）。系爭商標使用授權書推定為真正，既如前述，上訴人主張系爭商標使用授權書記載之簽訂日95年1 月5 日，其非實際簽訂日，其簽訂日應被上訴人離職後之97年8 月間。因該變態事實者有利於己之事實，上訴人迄今未舉證以實其說。職是，上訴人以實際簽訂日與系爭商標使用授權書之記載日期有異，雖主張系爭商標使用授權書為通謀虛偽意思表示之無效契約云云。然屬主觀臆測之詞，未舉證以實其說，不足為憑信。
4.證人○○○於本院到庭另結證稱：晶昇密封件公司負責人有更換，其進入晶昇密封件公司時，被上訴人擔任負責人，故系爭商標已授權晶昇密封件公司使用。因被上訴人為公司負責人及商標權人，雖未向公司收費，然其當負責人時，被上訴人玲要求系爭商標必須授權始可使用。因被上訴人有申請國外留學，且股東有變化，故晶昇密封件公司已非獨資企業， 故被上訴人要求商標授權，並亦提議系爭商標使用授權書應有授權期限，被上訴人嗣後回臺灣，已不在晶昇密封件公司任職，被上訴人認為公司非單純為夫妻財產，系爭商標應有授權期限，且期間不得太長。並希望收取費用，當初未考慮商標授權後之處理，僅認為屆滿後再續約。授權書簽訂與晶昇密封件公司是否出售無關，被上訴人至加拿大溫莎大學就學，其與3 名子女同至等語（見本院卷一第333 至336 頁之本院101 年11月14日準備程序期日筆錄第2至5 頁）。
5.本院參諸證人○○○之上開證言。○○○進入晶昇密封件公司時，被上訴人擔任負責人，系爭商標已授權晶昇密封件公司使用，因被上訴人為公司負責人與商標權人，而未向晶昇密封件公司收費。嗣後○○○變更為負責人，被上訴人亦申請國外留學，期間股東有變動，晶昇密封件公司已非獨資企業，亦非單純為○○○與被上訴人之財產。況被上訴人嗣後回臺灣，已不在晶昇密封件公司任職，被上訴人基於系爭商標之商標權人身分，為行使系爭商標權，要求簽訂系爭商標使用授權書，約定有期限與有償授權，符合商標權人行使權利與商標授權之市場交易。準此，系爭商標使用授權書確為真正，系爭商標授權期間自95年1 月5 日起至98年9 月5 日止（見原審卷一第18頁）。
(二)簽訂系爭商標使用授權書未違反公司法第223條之規定：
按董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，由監察人為公司之代表，公司法第223 條定有明文。公司法第223 條旨在禁止雙方代表，以保護公司之利益。上訴人雖主張○○○為被上訴人之配偶，被上訴人為系爭商標權人，○○○為系爭商標被授權人晶昇密封件公司之董事長，就其與被上訴人間商標使用授權書之協商與簽訂，係個人維護其妻之財產利益或應保障晶昇密封件公司及其他股東之權益，本有利害衝突，○○○本應自行迴避，應由監察人對外代表協商與簽訂商標使用授權書，屬公司法第223 條所禁止之情形。○○○基於釋股後，上訴人公司已非其與被上訴人共同所有之財產，為免系爭商標權落入第三人所有，使商標使用授權書有期限之限制，故○○○係出於代理被上訴人、維護其利益之意而簽約，應屬無權代理，致使無效云云。然查：
1.代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，此為自己代理之禁止，民法第106 條第1 項本文前段定有明文。查○○○簽訂系爭商標使用授權書時，並非以系爭商標權人之身分與晶昇密封件公司簽約，係以晶昇密封件公司之法定代理人資格與系爭商標權人即被上訴人簽約，顯非自己基於董事地位，而與晶昇密封件公司簽訂系爭商標使用授權之法律行為，當無自己代理之禁止行為。
2.代理人不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為，此為雙方代理之禁止，民法第106 條第1 項本文後段定有明文。○○○簽訂系爭商標使用授權書時，並無以被上訴人之代理人地位與晶昇密封件公司簽約，自無為被上訴人而與晶昇密封件公司訂系爭商標使用授權之法律行為，未違反雙方代理之禁止。參諸配偶間為不同之權利義務主體，夫妻之財產由夫妻各自所有，而簽訂系爭商標使用授權書，顯非日常家務，無法互為代理。足認上訴人主張○○○基於釋股後，上訴人公司已非其與被上訴人共同所有之財產，為免系爭商標權落入第三人所有，使商標使用授權書有期限之限制，故○○○係出於代理被上訴人、維護其利益之意而簽約云云。即為主觀之臆測，不足為憑。職是，○○○本於晶昇密封件公司董事長身分與被上訴人簽訂系爭商標使用授權書時，未違反公司法第223 條之規定。
五、上訴人有直接使用系爭商標之行為：
探討商標侵害行為之成立要件，在體系結構上應討論侵權行為之三層結構：構成要件、違法性及故意過失等層次。三層結構在邏輯上具有一定次序之關聯，須先有符合構成要件之事實行為，繼而判斷該當行為是否違法，最後就違法性之行為，認定有無故意或過失之主觀要件。職是，侵害商標之構成要件：（一）須有修正前商標法第61條第2 項或第62條所列舉之侵害商標行為，相當於現行法第68、第70條之規定。（二）行為具備不法性。（三）須有侵害商標權。（四）須有損害發生。（五）行為與損害間具有相當因果關係。（六）須有責任能力。（七）無阻卻違法事由存在。（八）須有故意或過失。（九）客觀之責任事由。（十）未受商標權效力限制。被上訴人雖主張上訴人公司侵害系爭商標，上訴人應負侵害商標之責任云云。惟上訴人抗辯稱其無侵害系爭商標之故意或過失，且有修正前商標法第30條第1 項第1 款之善意且合理使用之方法表示自己之英文名稱、第3 款之善意先使用等事由，不成立商標侵害行為等語。可知兩造主要爭執厥於上訴人是否未經被上訴人同意或授權，而有修正前商標法第61條第2 項之行為，且無商標權之限制事由，應成立系爭商標侵害。職是，本院首應探討上訴人有無使用系爭商標之行為，倘有使用系爭商標之行為，繼而分析是否為直接使用系爭商標？最後討論有無善意與合理使用之方法表示自己之英文名稱或善意先使用等事由，限制系爭專利權之行使，而不成立商標侵權。茲分述如後：
(一)上訴人有使用系爭商標之行為：
按除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1.於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。2.於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。修正前商標法第29條第2 項與第61條第2 項分別定有明文，相當於現行商標法第35條第2 項、第68條等規定。揆諸前揭規範，商標直接使用事件之場合，行為人應有修正前商標法第29條第2 項所列舉之使用商標行為。準此，本院茲探討被上訴人有無使用系爭商標與直接使用系爭商標等行為如後（參照本院整理爭執事項4）
：
1.所謂商標使用者，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修正前商標法第6 條定有明文，相當於現行商標法第5 條。準此，所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品或其包裝容器。⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。⑶將商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。⑸前開之各情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。
2.依據系爭商標使用授權書約定，系爭商標授權期間自95 年1月5 日起至98年9 月5 日止。被上訴人主張系爭商標授權於98年9 月5 日終止後，上訴人仍繼續使用系爭商標於同一商品之事實，業經本院第一審於100 年3 月22日執行100 年度民聲字第6 號保全證據程序中勘驗結果，發現上訴人公司產品外包裝貨及包裝紙箱上確有系爭商標之圖案無訛，並有列印相片17張在保全證據卷宗可稽（外放於贓證物箱），上訴人公司在保全證據程序中，亦表示不否認包裝上有「KATON
」圖樣（見保全證據卷第54頁），足見上訴人公司於系爭商標授權於98年9 月5 日終止後，確有繼續使用系爭商標之行為。上訴人雖辯稱：上訴人公司未於製造之密封產品上打印任何記號，而載有系爭商標圖案之包裝袋與紙箱前於97年11月3 日前就訂製之庫存云云。惟徵諸上訴人公司於產品外包裝上標示系爭商標，客觀判斷可認為係以行銷目的，將商標用於包裝商品之物件，自屬商標使用；至於該等包裝袋及包裝紙箱於何時訂製，要與商標使用行為之判斷及時點無涉，要非所問，故上訴人之上開抗辯，即無可信。
(二)上訴人行為符合修正前商標法第29條第2項第1款之規定：
1.我國修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項第1 款至第3 款規範3 種直接侵害類型，均具備使用商標之要件。而第29條第2 項第1 款之商標侵權成立，不以有致相關消費者有混淆誤認之虞為侵害商標權要件；第29條第2 項第2 款、第3 款，則應以致相關消費者混淆誤認之虞為侵害商標權要件。TRIPS 第16條第1 項亦規定，註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人未獲其同意，在交易過程中使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。準此，上訴人公司雖主張所銷售者為工業用O 型環之密封件，其產品產品所屬市場、客戶特性，均為專業人士，對於所購產品乃施以較高之注意，故不致因上訴人公司使用系爭商標而有發生混淆誤認之虞云云。然揆諸前揭說明，倘上訴人公司在系爭商標指定之商品，使用系爭商標於相同商品，即不以有致相關相費者有混淆誤認之虞為要件。
2.上訴人雖稱系爭商標之使用者為上訴人公司，相關消費者認識其為表彰上訴人公司商標或服務之標識，並無致相關消費者混淆誤認之虞云云。然查上訴人公司產品之外包裝貨及包裝紙箱，確有系爭商標之圖案，其使用於密封商品（見保全證據卷第54至57頁），相較系爭商標指定於發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類、油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類等商品，可知為同一商品等事實，此有被上訴人智慧局商標資料檢索服務附卷可稽（見原審卷一第9
至10頁之證物1 ）。參諸上訴人提出出貨單，其上均有系爭商標，此為上訴人所不爭執，其目的在於向交易對象表示或證明銷售之產品為上訴人公司所產製。職是，上訴人公司行使用系爭商標之行為，符合修正前商標法第29條第2 項第1
款之要件，係於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，並不以有致相關消費者混淆誤認之虞為要件，成立直接使用系爭商標。故上訴人上開辯解，亦非可採。
3.上訴人雖抗辯上訴人公司對多數客戶，均使用無系爭商標之透明袋包裝出貨，未有使用系爭商標之行為云云。然查O 型環之應用範圍極廣，自密封罐、防潮箱、手錶、汽機車油封、電冰箱至保溫瓶等物品，就日常生活與工業用途甚為重要，此為兩造所不爭執。因O 型環重視密封功能，顯無裸露封緘包裝而出貨，故無法在O 型環上打印商標，且其剖面直徑甚細，亦無法於O 型環上打印規格，故將商標用於商品之包裝容器，使相關消費者認識商品之商標。職是，上訴人公司產品外包裝貨及包裝紙箱有標示系爭商標，其足使相關消費者認識其為商標，符合直接使用系爭商標之要件。故上訴人上揭抗辯，容有誤會商標使用之意義，即不可憑信。
4.證人○○○於本院到庭結證稱：上訴人公司將商標權利證書懸掛於明顯處，證書位置為機器生產線入口處。因授權上訴人公司使用，故有懸掛證書，亦會懸掛ISO 證書、公司登記證書等語（見本院卷一第338 頁之本院101 年11月14日準備程序期日筆錄第7 頁）。足證上訴人公司知悉被上訴人為系爭商標之商標權人。參諸系爭商標授權使用期間自95年1 月5 日起至98年9 月5 日止，而授權書亦約定：合約期限屆滿時，欲續約得經雙方同意，倘有一方不同意，被授權人應立即交回商標使用權，並立即停止使用商標等情。期間○○○於98年1 月22日自上訴人公司離職，上訴人公司董事長已更換為上訴人吳志勇（見原審卷一第262 頁之原證17）。故系爭商標授權期間已於98年9 月5 日屆滿。因98年9 月5日 系爭商標授權使用期限屆至後，上訴人未向被上訴人徵詢系爭商標繼續授權之事宜，被上訴人前於98年9 月8 日寄發竹北光明郵局存證信函第495 號通知上訴人公司停止使用系爭商標等情（見原審卷一第19頁之原證4 ）。準此，上訴人於收受被上訴人之存證信函，應知悉系爭商標授權關係已屆滿，被上訴人未繼續授權上訴人公司使用系爭商標。
六、系爭商標權應受善意先使用之限制：
商標權人固得自由使用、收益及處分商標權，不容許第三人任意干涉與侵害，惟商標權之受限制下，商標權人不得主張權利。職是，被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權；而上訴人抗辯有修正前商標法第30條第1 項第1 款之善意且合理使用之方法表示自己之英文名稱、第3 款之善意先使用等事由。因該等抗辯事由不受系爭商標權效力所拘束，其攸關上訴人是否構成侵害商標權之重要防禦方法，本院應審理調查之。
(一)上訴人非善意與合理使用系爭商標：
按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第30條第1 項第1 款定有明文，相當於現行法第36條第1 項第1 款之規定。其構成要件有：1.以善意且合理使用之方法表示商品或服務之說明。2.表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明。3.非作為商標使用者。上訴人雖主張稱其主觀上未將系爭商標作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用，係以善意且合理之方法表示商品或服務之說明，故不受被上訴人之系爭商標權之拘束云云。然被上訴人抗辯稱上訴人使用系爭商標作為商品之商標使用，不符合理使用等語。職是，因上訴人行為符合修正前商標法第29條第2 項第1 款之直接使用商標行為，既如前述，本院自應審究上訴人是否善意與合理使用系爭商標，非系爭商標權效力範圍（參照本院整理爭執事項5 ）。經查：
1.商標識別性之高低與符合善意與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立善意與合理使用之空間越窄；反之，商標之識別性越低，則符合善意與合理使用之空間即較廣。查系爭商標圖樣「KATON 與圖形」，系爭商標之圖樣由數個英文字母與圖形組合所構成，其組合方式具設計概念，並非普通習見之字母形態，以之作為商標指定於商品，均與指定商品或服務無關聯，亦非社會大眾所知悉之普通名詞，其為自創用字，係刻意設計之商標圖樣。職是，創造性或新奇性商標，為強勢與識別性高之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。
2.上訴人公司前於92年間開始使用「KATON SEAL CO.,LTD」作為公司英文名稱，上訴人公司嗣後向經濟部國貿局辦理廠商英文名稱登記之原始登記日期為93年6 月17日（見原審卷一第344 頁之原證26號；本院整理不爭執事項3 ）。雖早於被上訴人93年11月12日申請註冊系爭商標前。然上訴人公司產品外包裝貨、包裝紙箱、出貨單、發票等所標示者，均為系爭商標圖案「KATON 與圖形」，非僅「KATON 」文字（見保全證據卷第8 至9 、32至41頁）。準此，因系爭商標為強勢與識別性高之商標，上訴人使用系爭商標造成相關消費者混淆誤認，或有依附系爭商標之方式，屬不正競爭之態樣，難謂符合善意與合理使用。
3.修正前商標法第30條第1 項第1 款之所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。至於合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。簡言之，善意且合理使用之方法，係指純粹表示自己之姓名、名稱或自己或服務之名稱。查上訴人公司明知被上訴人為系爭商標之商標權人，其將系爭商標圖案「KATON 與圖形」使用於商品上，非僅將上訴人公司名稱「KATON 」標示於商品，顯非純粹表示上訴人公司名稱。而商標與公司名稱為不同之保護標的，標示他人商標之型為，不符合商業交易習慣所表示公司名稱之方法。職是，足認上訴人公司具有行銷商品之目的，客觀上標示系爭商標之行為，足以使相關消費者認識系爭商標為上訴人公司之商標，顯非善意與合理使用系爭商標。
(二)上訴人公司符合善意先使用系爭商標之要件：
按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，而以原使用之商品或服務為限，不受他人商標權之效力所拘束，商標權人並得要求其附加適當之區別標示。修正前商標法第30條第1 項第3 款定有明文，相當於現行商標法第36條第1 項第3 款。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為要件，僅需行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的，即符合商標善意先使用之要件。上訴人主張上訴人公司於被上訴人申請註冊系爭商標前，已使用商標，且為被上訴人知悉與同意等語。被上訴人抗辯稱系爭商標在上訴人公司於92年3 月20日公司設立登記之前，已為永昇應用材料行、晶昇科技公司所使用。被上訴人在商標權註冊登記前，有設計與使用商標圖樣，上訴人嗣於系爭商標註冊登記前，縱有使用該圖樣，不構成善意先使用云云。職是，因上訴人行為符合修正前商標法第29條第2 項第1
款之直接使用商標行為，既如前述，本院自應審究上訴人是否符合善意先使用要件，非系爭商標權效力範圍（參照本院整理爭執事項5 ）。經查：
1.被上訴人前於89年10月23日成立永昇應用材料行，嗣於90年9 月20日成立晶昇科技公司，復於92年1 月9 日辦理解散登記。而上訴人公司原名晶昇密封件有限公司，於92年3 月20日設立，原公司登記負責人為被上訴人，93年11月12日變更登記為○○○，晶昇密封件公司於94年12月13日變更登記為股份有限公司；95年5 月24日晶昇密封件公司變更登記被上訴人為董事；晶昇密封件公司於95年10月23日變更公司名稱為科騰密封股份有限公司，登記負責人為○○○，被上訴人登記為董事。嗣後○○○、○○○、○○○、○○○、○○國際有限公司、○○科技股份有限公司、○○科技股份有限公司、○○企業股份有限公司，向被上訴人、○○○及○○○購買股份，成為上訴人公司股東，而上訴人吳志勇前於97年10月17日經上訴人公司董事會決議選任為董事長，並於97年11月3 日辦理公司變更登記（參照本院整理不爭執事項1
、2 ）。職是，被上訴人分別於89年10月23日、90年9 月20日成立永昇應用材料行與晶昇科技公司，晶昇科技公司辦理解散登記後，嗣成立晶昇密封件公司。上訴人公司原名晶昇密封件公司，前於92年3 月20日設立，原公司登記負責人為被上訴人，93年11月12日變更登記為○○○，晶昇密封件公司於95年10月23日變更公司名稱為上訴人公司之現有名稱，並於97年11月3 日辦理公司變更登記負責人為吳志勇。可知被上訴人與永昇應用材料行、晶昇科技公司、晶昇密封件公司及上訴人公司間，均存有重要密切之經營與主導關係。
2.上訴人公司在被上訴人於93年11月12日申請註冊系爭商標前，已使用系爭商標圖樣之事實，有晶昇密封件公司92年7 月14日人事資料表、晶昇密封件公司92年6 月9 日出貨單、臺灣新竹地方法院檢察署100 年度偵字第4399號與101 年度偵續字第93號不起訴處分書等件附卷可稽（見原審卷一第138
頁；本院卷一第52、74至78、260 至262 頁，本院卷三第126 頁）。而永昇應用材料行、晶昇科技公司及晶昇密封件公司，在被上訴人93年11月12日申請註冊系爭商標前，有永昇應用材料行之訂貨出貨單、晶昇科技公司之訂貨出貨單、晶昇密封件公司訂貨出貨單等件附卷可稽（見原審卷二第133
至152 頁；本院卷三第120 至139 頁）。準此，除上訴人公司在被上訴人於93年11月12日申請註冊系爭商標前，已使用系爭商標圖樣作為內部文件與對外交易之表徵外，永昇應用材料行與晶昇科技公司，亦使用系爭商標圖樣作為對外交易之表徵，期間被上訴人均為永昇應用材料行、晶昇科技公司及晶昇密封件公司之負責人，可證被上訴人前於93年1 1 月12日申請註冊系爭商標前，同意上訴人公司使用系爭商標之圖樣。參諸上訴人公司於95年1 月5 日簽訂系爭商標使用授權書前，已使用系爭商標圖樣之事實，有晶昇密封件公司遷移通知、晶昇密封件公司人事資料表與到職切結書、晶昇密封件公司92年9 月16日函、員工職務證明書等件附卷可稽（見原審卷一第139 、152 至153 、298 頁；本院卷一第53至54、117 頁）。故被上訴人於95年1 月5 日簽訂系爭商標使用授權書前，亦同意上訴人公司使用系爭商標，益徵上訴人公司於系爭商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的使用系爭商標圖樣，系爭商標註冊登記後，復經被上訴人同意使用系爭商標，足證上訴人公司符合善意先使用系爭商標之要件。
3.上訴人公司前於92年間開始使用「KATON SEAL CO .,LTD 」作為公司英文名稱，上訴人公司嗣後向經濟部國貿局辦理廠商英文名稱登記之原始登記日期為93年6 月17日（見原審卷一第344 頁之原證26號；本院整理不爭執事項3 ）。而被上訴人設立之晶昇科技公司，除公司名稱有「KATON 」外，其地址與部分登記業務範圍，均與晶昇密封件公司相同等事實，有公司設立登記表、經濟部商業司公司資料查詢附卷可稽（見原審卷一第69至70、172 頁）。職是，由被上訴人設立之永昇應用材料行、晶昇科技公司、晶昇密封件公司及上訴人公司，渠等間有密切關係，益徵上訴人公司於系爭商標註冊申請日前，已善意先使用系爭商標。
4.證人○○○於本院102 年8 月27日準備程序中證稱：目前與兩造間無僱傭關係，其與被上訴人有親屬關係，被上訴人彭淑玲是其之弟媳。其於91至92年間曾經任職於永昇應用材料行，任職永昇應用材料行時，曾見過系爭商標「KATON 及圖」，在公司倉庫有看過，其擔任倉管及品保，包裝及出貨時，均有看過。因永昇應用材料行為科騰公司之前身，永昇應用材料行嗣後成為上訴人公司，其在上訴人公司工作，嗣於99年間離開，99年間擔任會計助理，其餘時間擔任倉管及品保。上訴人公司出貨之產品有印製系爭商標，因其出貨時均有看見包裝袋上有貼商標，產品本身無法貼商標等語（見本院卷三第148 至150 頁）。自證人○○○之上開證言，被上訴人自成立永昇應用材料行起至上訴人公司成立後之期間，均有使用系爭商標之事實，永昇應用材料行先使用系爭商標，被上訴人嗣後新設晶昇科技公司與晶昇密封件公司，亦繼續使用系爭商標，益徵上訴人公司之前身晶昇密封件公司，確有善意先使用系爭商標之事實，並經被上訴人同意。
5.商標法善意先使用規定，其立法意旨主在保護先使用行為所創造出之事實狀態或社會關係，善意先使用人能在原有社會關係中，享有其應受保護之利益。故善意先使用者除得增加提供商品或服務之店家數目外，亦可於不同地理區域開設分店。故善意先使用人繼續使用其原本商標之權利，不應受經營規模或地區之限制。而商標權人僅得視實際交易需求，有權要求善意使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標。再者，參諸民法第305 條第1 項之規定，營業概括承受之場合，應概括承受其資產與負債。所謂營業之概括承受其資產及負債，係指就他人之營業上之財產，包括資產，如存貨、債權、營業生財、商號信譽，暨營業上之債務，概括承受之意。換言之，以營業為目的組成營業財產之集團，移轉於承擔人，營業之概括承受為多數之債權或債務，包括讓與人之經濟地位、法律關係及法律利益均全部移轉。職是，商標圖樣善意先使用之事實，繼受營業之後手亦可主張之，其屬可繼受之法律上利益。
6.憲法第15條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，不得因他人之法律行為而受侵害。商標圖樣善意先使用之事實為法律上利益，其屬財產權之一種，依憲法第15條之規定，應予保障。國家僅得於不違反憲法第23條之範圍內，以法律限制商標善意先使用之行使，並得依其限制之程度，以法律或法律明確授權之命令予以規範。符合憲法第23條之比例原則與憲法第15條保障財產權之意旨。因商標法並未規定商標善意先使用人與商標權人簽訂授權契約後，商標善意先使用人之法律上利益，應消滅之。況商標授權並非商標移轉，並未終局取得商標權，自無善意先使用人與商標權人歸於同一人，致生權利混同之效力。準此，上訴人公司雖於系爭商標授權期間，同時擁有善意先使用系爭商標權及授權使用系爭商標之商標權，商標法規範之法律利益與商標權本得相互競合，上訴人公司本於被授權人之身分，其於取得系爭商標授權期間，可行使逾善意先使用權範圍之商標權，嗣系爭商標授權關係消滅後，上訴人公司基於善意先使用人之法律利益，得繼續使用商標法賦予之法律利益，不應受系爭商標權之限制，被上訴人僅得視實際交易需求，請求上訴人公司附加適當之標示，以區別被上訴人之系爭商標。
七、本判決結論：
綜上所述，商標善意先使用之法律利益與商標權之權利，兩者可競合併存，且商標善意先使用之法律利益，非商標權之效力所及，故縱使於商標授權期間，商標善意先使用之法律利益，並不因授權關係而消滅，故商標授權期間屆滿後，商標善意先使用之法律利益，非商標權效力所及。是上訴人公司本於商標善意使用人之法律利益，得於系爭商標授權關係消滅後，繼續使用系爭商標。足認被上訴人依修正前商標法第61條第1 項前段與後段、第2 項、第63條第3 款及民法第184 條、第185 條、第195 條、第28條及公司法第23條第2
項等規定，請求被上訴人連帶負損害賠償2,500 萬元，及其中800 萬元自起訴狀送達翌日起，餘1,700萬元自100 年12
月1 日起，均至清償之日止，按年息5%計算之利息；暨依修正前商標法第61條第1 項後段請求排除侵害云云，均無理由，不應准許。原審疏未顧及上述情狀，遽依被上訴人所請，判命上訴人連帶給付被上訴人16,372 ,619 元，而其中800
萬元自100 年4 月22日起，餘8,372,619 元自100 年12月1
日起，均至清償之日止，按年息5%計算之利息，暨禁止侵害系爭商標之行為，均為無理由，不應准許，其就該部分所為假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審就此部分不利上訴人判決，並為假執行之宣告，尚有未洽。職是，上訴人意旨指摘原判決此部分不當，請求予以廢棄改判，為有理由。爰由本院將原判決此部分予以廢棄改判，如主文第2 項所示。
八、無庸論述部分：
本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均與判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102 　年　　11　　月　　21　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　熊誦梅
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102 　年　　11　　月　　21　　日書記官　吳羚榛
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
附圖：系爭商標