智慧財產及商業法院101年度民商訴字第26號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 03 月 08 日
• 當事人: 歐碧幸

智慧財產法院民事判決
101年度民商訴字第26號原 告　歐碧幸
送達代收人　吳惠婷
訴訟代理人　陳鎮律師
許富雄律師
被 告　咖碼股份有限公司
兼 法 定
代 理 人　許建珠
共 同
訴訟代理人　宋皇佑律師
黃昭仁律師
陳英傑
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國102年2月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255
條第1 項第3 款定有明文。本件原告起訴時聲明原為：⑴被告不得使用相同或近似於「加碼」商標之圖樣或文字於相關之營業場所、文宣、服務及所製造、販售之商品上；⑵被告應連帶給付原告新臺幣（下同）100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑶被告應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容（包括案號、當事人、主文、事實欄），以不小於20號字體刊登於蘋果日報、中國時報及自由時報各1 日；⑷原告願供擔保，請准宣告假執行，嗣於民國102 年2 月8 日更正聲明為：⑴被告不得使用相同或近似於「加碼」商標之「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」圖樣或文字於相關營業場所、文宣、服務及所製造、販售之商品上。⑵被告應連帶給付原告165 萬元，及自102 年2 月8 日辯論意旨狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑶被告應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容（包括法院名稱、案號、當事人、主文），以不小於20號字體刊登於蘋果日報、中國時報及自由時報1/4 版各一日（參本院卷二第13至14頁、第41至42頁) 。又原告所為之變更核屬訴之聲明之擴張或減縮，揆諸上開說明，應予准許。乙、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為中華民國註冊第01310087、01248135號、名稱均為「加碼」之商標（以下合稱為系爭商標）之商標權人，權利期間分別自97年5 月1 日起至107 年4 月30日止、自96年1 月16日起至106 年1 月15日止，並分別指定使用於99年5 月4 日修正發布前商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表（下稱商品及服務分類表）第30類「可可、巧克力粉、咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」等商品、第43類「餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、速簡餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、提供露營住宿設備、提供營地設施」等服務。詎被告咖碼股份有限公司（下稱咖碼公司）及其法定代理人即被告許建珠明知或應知系爭商標係原告註冊之商標，現均仍在專用期間內，竟未經原告同意，即擅自使用類似系爭商標之「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」等圖樣或文字於渠等所經營之「cama現烘咖啡專門店」中，對消費者提供商品或服務，致相關消費者有混淆誤認之情事，顯已侵害原告就系爭商標所有之權益，並減損原告商業上之信譽。為此，爰依民法第184 條第1 項前段、101 年7 月1 日修正施行前之商標法（下稱修正前商標法）第29條第2 項第2 款【即101 年7 月1 日修正施行後之商標法（下稱修正後商標法）第35條第2 項第2 款】、第61條第1 項【即修正後商標法第69條第1 項、第3 項】、第63條第1 項第2
款【即修正後商標法第71條第1 項第2 款、第4 款】、公司法第23條第2 項之規定，請求被告排除侵害，並就原告所受之損害負連帶賠償責任，復依民法第195 條第1 項後段、修正前商標法第64條之規定請求被告將本判決結果登報。
（二）聲明：
１、被告不得使用相同或近似於「加碼」商標之「咖碼」、「咖瑪」、「珈馬」、「嘉碼」、「珈瑪　」、「cama」圖樣或文字於相關營業場所、文宣、服務及所製造、販售之商品上。
２、被告應連帶給付原告165 萬元，及自102 年2 月8 日辯論意旨狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
３、被告應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容（包括法院名稱、案號、當事人、主文），以不小於20號字體刊登於蘋果日報、中國時報及自由時報1/4版各一日。
二、被告則抗辯如下：
（一）系爭商標為所指定商品之成分、功用之相關說明，已違反修正前商標法第23條第1 項第2 款之規定：
最高行政法院101年度裁字第771、764號裁定均已認定原
告註冊之系爭商標，係作為標示商品含有「γ-胺基丁酸
」成分之用，而原告與訴外人即其夫婿李振昇共同經營研發之「加碼發酵咖啡」含有氨基酸成分，故原告所標示之加碼咖啡應屬作為標示商品成分之用，有使相關消費者認為其指定商品內含「γ- 胺基丁酸」，使用後具有紓解情緒與調整睡眠品質之功效，為所指定商品之成分、功用之相關說明，而非識別來源之標識，已違反修正前商標法第23條第1項第2款之規定。
（二）被告許建珠已註冊第01278121號「cama CAFE 現烘咖啡專門店及圖」商標（下稱cama商標），而cama商標與系爭商標並非相同或近似：
１、被告所使用之cama商標並無出現系爭商標「加碼」中文兩字中任一字或其組合，兩者非但顯不相同，亦顯無近似之外觀、觀念或讀音，自更難謂有何致相關消費者混淆誤認之虞。
２、退步言之，縱認兩者於中英文讀音上或許不無相近之處，仍應參酌商標識別性之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，茲說明如後：
⑴商標識別性之強弱：
系爭商標指定使用於「咖啡、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆」等商品，係以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生產品或服務與商標圖樣之聯想，足認系爭商標為暗示性商標，已構成修正前商標法第23條第1 項第2 款不准註冊之情形，業如前述。是以，縱認系爭商標符合商標註冊之要件，惟與隨意性、創造性商標相較，其識別性較低，亦應屬於弱勢商標，其作為表彰商品來源之商標識別性不高，難有予以強度排他性保護之正當性。
⑵商標是否近似或其近似之程度：
被告所使用之cama商標中並無出現系爭商標「加碼」中文兩字中任一字或其組合，兩者非但不同亦顯無近似之外觀、觀念或讀音。且被告所使用之cama商標重複呈現明顯一放大英文字母「cama」與另一相對較小英文字母「cama」，並有一精心設計過之人偶端杯圖樣，商標整體圖樣予相關消費者之印象，為商標圖樣之視覺感受鮮明與活潑，具有創意性，並非一般文字之刻板印象，已添加活潑及美感之設計，其商標圖樣有較高識別性，參諸被告所使用之商標有附記「現烘咖啡專門店」，加以說明提供服務方式及商品種類之型態，益徵被告所使用之商標具特徵及識別性。反觀系爭商標僅由單純橫書中文「加碼」2 字構成，其為未具創意設計之文字，識別性較低，兩者無論在設計或讀音或意義上皆無近似。
⑶商品或服務是否類似及其類似之程度：
被告所使用之cama商標所提供商品及服務為現烘咖啡專門店，開啟以平價供應自家烘焙咖啡的風氣，以質樸溫暖的原木裝潢、頂級講究的機器設備、平實近人的產品售價，受到許多上班族群與消費者的青睞與肯定，目前全台灣已有46家分店。反觀原告之夫婿李晉昇係擔任南投縣名間鄉加碼茶產銷班班長，長年研發「加碼茶」與經營茶藝館，且其南投縣名間鄉之商店係坐落於整排茶藝館之中，而該地點為全台聞名之茶葉觀光景點，實難讓人不誤認其為以茶葉販售為主之茶藝館。何況，原告該名間鄉商店之招牌特意將「加碼」2 字縮小，將「發酵」2 字放大，一般路過觀光客應僅能從整排茶藝館招牌中看到「發酵」咖啡。是以，兩者商標實際上使用在招牌及店家外觀之情形，有明顯之區別，並未使相關消費者誤認兩者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩者商品與服務間不存在類似關係。
⑷先權利人多角化經營之情形：
被告所使用之商標所提供商品或服務之現烘咖啡專門店，在臺北地區擁有多家分店，並擴及中部及高雄等地，惟原告之系爭商標實際使用地域僅限於原告所經營之名間鄉商店及臺中市設立之攤位，且於99年11月7 日方經營咖啡商品與服務。兩者對照可見，被告於推廣商品服務及鞏固商標形象之相關經營努力及成果上，顯然遠遠超越原告之行銷對象小眾性、販售區域地方性、展店規模侷限性、展示裝置簡略性及擴張速度緩慢性等較非為大規模企業經營架構取向之經營模式。
⑸相關消費者對商標熟悉之程度：
被告許建珠早於92年9 月18日即經台北市政府核准設立登記「咖馬風味館」之商業登記名稱，時間遠在原告系爭商標申請日之前，並於95年12月1 日和平店開幕時開始使用cama商標，復積極促銷相關商品與服務，且經雜誌及新聞媒體等報導，參以網路上相關搜尋約有1,020, 000筆，而被告經營之官方網站開站以來之網頁瀏覽記錄亦有292,758 次，顯見相關消費者對被告所使用之商標已有認知其存在及相當之熟悉程度，具有相當識別性，並得與原告系爭商標相區別，未致有混淆誤認之虞。
（三）被告並未以原告主張之「咖碼」、「咖瑪」、「珈馬」、「嘉碼」、「珈瑪」等文字作為商標之使用：
被告許建珠早於92年9 月18日即經台北市政府核准設立登記「咖馬風味館」之商業登記名稱，並於100 年6 月29日出資設立被告咖碼公司，故無論是「咖馬風味館」之「咖馬」，或被告咖碼公司之「咖碼」，均是被告援用自己之商業登記或公司登記名稱之特取部分「咖馬」、「咖碼」作為咖啡店之名稱，主觀上顯無將之作為商標使用之目的，應屬以善意且合理使用之方法表示自己商店之名稱，且未偏離一般商業習慣之誠實信用方法，自無侵害原告商標權之問題。至於被告授權之加盟主經主管機關核准登記之商業名稱「咖瑪咖啡館」（長安店）、「珈瑪咖啡店」、「嘉鎷有限公司」（世貿店），亦是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，非作為商標之使用，不受系爭商標權效力之拘束。
（四）損害賠償及登報部分：
原告並未證明其營業額及商譽因被告之侵害商標權行為受有減損。退步言之，縱有減損，亦因被告無搭便車之效益，爰依修正後商標法第71條第2 項規定請求酌減賠償金額。
（五）聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
（一）原告為系爭商標之商標權人，權利期間分別自97年5 月1
日起至107 年4 月30日止、自96年1 月16日起至106 年1
月15日止，並分別指定使用於商品及服務分類表第30 類
「可可、巧克力粉、咖啡、巧克力製成之飲料、代用咖啡、用作咖啡代用品的植物製劑、咖啡豆、可可豆、冰、冰淇淋、蜜、餅乾」等商品、第43類「餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、速簡餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、提供露營住宿設備、提供營地設施」等服務。
（二）被告許建珠於92年9 月18日申請設立「咖馬風味館」之獨資商號。
（三）被告許建珠原為cama商標之商標權人，權利期間自96 年9月1 日起至106 年8 月31日止，嗣於100 年11月1 日將之讓與被告咖碼公司。
（四）被告咖碼公司係於100 年6 月29日核准設立，並授權加盟店使用cama商標。
四、原告主張被告侵害伊就系爭商標所有之權益，並減損伊商業上之信譽等情，為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是以，本件應審酌者厥為：（一）系爭商標是否違反修正前商標法第23條第1 項第2 款之規定？（二）被告咖碼公司或其加盟店所使用之「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」等文字或圖樣與系爭商標相較，是否相同或近似，並有致相關消費者混淆誤認之虞？（三）被告咖碼公司或其加盟店使用「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字是否不屬商標之使用，不受系爭商標權之效力所拘束？（四）被告是否侵害原告之商標權？原告所受之損害為若干？被告請求依現行商標法第71條第2 項規定酌減賠償金額，有無理由？（五）原告請求被告應連帶負擔費用將判決內容登報，有無理由？茲分述如下：
（一）按商標法已於100 年6 月29日經總統修正公布，並經行政院以101 年3 月26日院臺經字第1010011767號令定自101
年7 月1 日施行。本件原告主張被告侵害其商標權之期間為商標法施行前迄今（本院卷二第17頁），而修正後商標法並無溯及既往之規定，是本件就被告是否侵害原告商標權一節，應就原告主張之侵權行為期間之不同而分別適用新舊法，合先敘明。
（二）就原告主張被告或其加盟店使用之「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字部分：
１、按所謂商標使用者，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修正前商標法第6 條定有明文，修正後商標法則將之移置第5 條，並修正為：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」修正理由則謂：「現行條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第二條之立法形式，酌作修正，列為第一項，並分款明定商標使用之情形。」易言之，無論係修正前或修正後，關於商標使用之實質內涵，均要求須「為行銷之目的」並「足以使相關消費者認識其為商標」始足當之。次按以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第30條第1項
第1 款定有明文，修正後商標法將之移置第36條第1 項第1 款，並修正為：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」。修正理由則謂：「現行條文第一款規定之『善意且合理使用之方法』，係指依一般商業交易習慣的普通使用方法，且非作為商標使用者，包括知悉他人商標權存在之合理使用，惟實務上有認為此『善意』係指民法上『不知情』，因而產生爭議，為釐清適用範圍，爰參考二○○九年二月二十六日歐洲共同體商標條例第十二條規定，修正為『符合商業交易習慣之誠實信用方法』」。依前揭修正理由可知，無論是修正前或修正後，凡以一般商業交易習慣的普通使用方法，提供商品或服務本身有關的資訊，包括可能知悉他人商標權存在，但屬符合商業交易習慣的合理使用情形，均不受他人商標權之效力所拘束。
２、本件原告主張被告未經其同意即擅自使用類似系爭商標之「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字，侵害其就系爭商標所有之權益一節，固據其提出公證書及公證之網頁資料、被告交易往來廠商之銷貨憑單、出貨單、歷史銷貨紀錄表、免用統一發票收據、往來郵件、被告咖碼公司就經濟部智慧財產局（下稱智慧局）000000000000號商標廢止案所提出之答辯書及在人力銀行網站上所留之資料、商業周刊101 年12月1309期第65至66頁節本等件為據（參本院卷一第15至40、261頁 ），惟查：
⑴被告許建珠於92年9 月18日即已申請設立「咖馬風味館」之獨資商號，並自93年1 月15日起陸續自行開設分店或授權他人加盟，且於95年12月7 日以cama商標申請註冊，經智慧局核准註冊為第01278121號商標，嗣於100 年11月1
日將之讓與被告咖碼公司，有原告不爭執其真正之「咖馬風味館」營利事業登記證、被告分店之資料表、cama商標資料檢索服務表及註冊簿查詢結果明細為證（參本院卷一第110 至111 、134 至135 、139 頁），自堪信為真實。又被告所開設之分店或其加盟店，該店面招牌及使用之商品或服務均係使用cama商標，而非系爭商標，且被告授權加盟店使用者亦係cama商標，亦有被告提出之店鋪外觀圖、使用cama商標之商品或服務之照片、cama現烘咖啡專門店授權使用合約書附卷可稽（參本院卷一第115 至133 、141 至148 、243 至244 頁）。準此，無論係被告自行開設或他人加盟之分店，其等所使用者均為被告咖碼公司所有之cama商標，而非系爭商標。申言之，被告並未於商品或服務上標示「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字加以行銷，亦不足以使相關消費者認識上揭文字即為被告使用之商標。
⑵原告所提出之公證書及公證之網頁資料，其上雖有「camacafe咖馬現烘咖啡專門店」、「cama cafe 咖馬咖啡館」等字樣，惟被告許建珠所設立之「咖馬風味館」本有「咖馬」2 字，且無論係「咖馬風味館」之「咖馬」或被告咖碼公司之特取部分「咖碼」2 字，均屬英文「cama」讀音之直譯，故被告於網頁上自稱「cama咖馬現烘咖啡專門店」或「咖馬咖啡館」，仍僅係表示咖馬風味館或被告咖碼公司之事業名稱，尚難認有以之為商標使用之意，此觀該「咖馬」2 字與其後接續之「現烘咖啡專門店」、「咖啡館」等字之字體相同，字型大小也無差異，亦無特別突出而可供消費者識別其為商標之處等情益明。同理，被告交易往來廠商之銷貨憑單、出貨單、歷史銷貨紀錄表、免用統一發票收據、往來郵件等，固亦有「咖瑪咖啡」或「咖馬風味館」之字樣，然此亦僅係被告之廠商在交易文件記載交易之對象為咖馬風味館或被告之分店而已，亦無以此為商標使用之意，此觀上開交易文件係載明「咖瑪咖啡敦南店」、「咖馬風味館* 南京」等即明。再者，據原告所提出之商業周刊101 年12月1309期所刊載之資料觀之（參本院卷一第261 頁），該報導所刊載之照片下方固有「咖碼咖啡」之文字，但如前所述，被告咖碼公司之特取部分本為「咖碼」2 字，而觀其內文均係在介紹被告咖碼公司之成立時間、主要業務及銷售成績單，並無試圖將「咖碼」2 字作為商標使用之情形，且通篇文章皆以「cama
CAFE」介紹該商品及商標之經營理念，應無使消費者混淆「咖碼」為其商標之可能。至於「嘉鎷」、「珈瑪」等文字，則係被告長春分店及世貿分店之公司或商號名稱，此觀卷附被告分店之資料表即明（參本院卷一第134 頁），且原告並未舉證證明被告有以之作為其商品或服務之標識之事實，自難僅因其加盟店將之作為公司或商號名稱，即遽認被告構成修正前商標法第29條第2 項第2 款（修正後商標法第35條第2 項第2 款）規定侵害原告商標權之情事。
⑶如上所述，被告既未以「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字作為商標之使用，而僅係依一般商業交易習慣，使用前揭「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字表示自己之事業名稱，自符合修正前商標法第30條第1 項第1 款（修正後商標法第36條第1 項第1 款）之規定，而不受系爭商標權之效力所拘束。
（三）就原告主張被告或其加盟店使用英文「cama」之文字部分：
１、按商標侵權亦屬民法侵權行為之一環，因此在商標侵權之場合，侵權行為人就其行為負損害賠償責任，仍應符合民法侵權行為之成立要件。再者，依民法第184 條第1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100 年度台上字第328 號判決要旨參照）。
２、本件原告主張被告未經其同意即擅自使用類似系爭商標之「cama」之圖樣或文字於其所提供之商品或服務，致侵害其就系爭商標所有之權益等情，固據其提出前揭公證書及公證之網頁資料為據。惟查，被告許建珠於92年9 月18日即已申請設立「咖馬風味館」之獨資商號，並自93年1 月15日起陸續自行開設分店或授權他人加盟，且於95年12月7 日以cama商標申請註冊，經智慧局核准註冊為第01278121號商標，嗣於100 年11月1 日將之讓與被告咖碼公司，業如前述。準此，被告於其所提供之商品或服務標示cama商標，乃係合法行使其等就cama商標之權益，難認有何故意或過失侵害原告之商標權，是原告就此部分之主張，即非可採。
（四）本件原告主張被告侵害商標權部分，被告或未以之為商標之使用，而不受系爭商標權之效力所拘束，或無侵害原告商標權之故意或過失，是原告之主張即無從成立，則本院自無庸再論述其他爭點，附此敘明。
五、綜上所述，本件原告主張被告侵害其就系爭商標之權益，洵非可採。從而，原告依民法第184 條第1 項前段、修正前商標法第29條第2 項第2 款（即修正後商標法第35條第2 項第2 款）、第61條第1 項（即修正後商標法第69條第1 項、第3 項）、第63條第1 項第2 款（即修正後商標法第71條第1
項第2 款、第4 款）、公司法第23條第2 項之規定，請求被告排除侵害，並就原告所受之損害負連帶賠償責任，復依民法第195 條第1 項後段、修正前商標法第64條之規定請求被告將本判決結果登報，即無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　 3 　 月　　8　　日智慧財產法院第一庭
法　官　林秀圓
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　 3 　 月　　8　　日書記官　張君豪