智慧財產及商業法院101年度民商訴字第6號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 08 月 23 日
• 當事人: 黃耀德即湘溢企業行

智慧財產法院民事判決
101年度民商訴字第6號原 告　黃耀德即湘溢企業行
訴訟代理人　宋明政律師
被 告　黃奇強
李素嬌即鴻昌工業社
共 同
訴訟代理人　林廷隆律師
主 文
被告黃奇強應給付原告新台幣叁拾壹萬壹仟元，及自民國一百零一年二月二十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告黃奇強負擔百分之十二，餘由原告負擔。
本判決第一項得假執行。但被告黃奇強如以新台幣叁拾壹萬壹仟元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。查原告黃耀德即湘溢企業行起訴時聲明第1 項原為「被告應連帶給付原告新台幣130 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。」，嗣於民國101 年7 月17日擴張請求金額、於101 年7 月26日減縮法定利息請求期間，聲明為「被告應連帶給付原告新台幣249 萬元，及自民國101 年7 月20日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。」（見本院卷第138 頁），核屬訴之聲明之擴張、減縮，揆諸上開說明應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
原告為註冊第00599066號「華新五金行標章」商標權人（下稱系爭商標，註冊號碼、商標圖樣、專用期限、商品名稱詳如附圖所示），與被告黃奇強訂定合約，約定由原告提供模具，委由被告黃奇強代工，製造烙有系爭商標之銅彎頭、銅接頭、出水口、吸水口、華司、濾網、過濾器等產品，惟被告黃奇強竟未經原告之同意或授權，於96年1 月15日將原告委製之成品販賣予他人，經檢察官為緩起訴處分，原告亦繼續將模具交由被告黃奇強代工製造上開產品。惟近來原告又發現被告黃奇強將代工產品牟利，原告即委由元錡企業有限公司（下稱元錡公司）向被告李素嬌即鴻昌工業社訂購過濾器及銅接頭商品，嗣鴻昌工業社以貨運送達之過濾器1 只及銅接頭2 只商品（下稱系爭產品），確實烙有原告系爭商標。又「管牙插心」即為簡單型銅接頭之一，且被告出貨之過濾器蓋子及二個銅接頭上確實都有原告商標，警方亦在鴻昌工業社查獲烙有系爭商標之其他產品，原告並無於本件誣陷被告之必要。又鴻昌工業社僅有被告黃奇強及李素嬌夫妻2
人，被告李素嬌負責接聽電話、記帳、會計，且在扣押目錄上以所有人名義簽名，其確實參與鴻昌工業社業務經營，自與被告黃奇強有共同侵害商標權之行為。系爭產品過濾器及銅接頭商品，其零售價為新台幣（下同）1,660 元，以1,500 倍計算，原告得請求之損害賠償金額為249 萬元（計算式：2,900 ＋420 （210 ×2 ）＝3,320 、3,320 ÷2 ＝1,66
0 、1,66 0×1,500 ＝2,490,000 元），爰依修正前商標法
第29條第2 項第1 款、第61條第1 項、第63條第1 項第3 款、民法第185 條，提起本件請求，並聲明：⑴被告應連帶給付原告新台幣249 萬元，即自101 年7 月20日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。⑶訴訟費用由被告共同負擔。
二、被告則以下列等語置辯：
1.被告李素嬌僅為鴻昌工業社之登記負責人，實際負責人為黃奇強，原告10餘年來亦均與黃奇強交易。而原證7之支票係
存入被告李素嬌帳戶內，被告李素嬌才於其上簽名，不能因此即如原告所稱被告李素嬌負責接電話、記帳、會計，況該紙支票之受款人為「鴻泰企業社」並非本案之「鴻昌工業社」。再者，李素嬌於扣押目錄上簽名係因警方要求須由登記名義人簽名，不能因此推論被告李素嬌有參與「鴻昌工業社」之營業。
2.被告黃奇強出售予元錡公司之海水過濾器、銅接頭等產品上並無系爭商標，因海水過濾器蓋子、銅接頭均為活動式可拆下，故原告將之置換為被告替原告代工生產、烙有系爭商標之管牙插心及過濾器蓋子以誣陷被告。業界將管牙插心之外牙代號稱為T ，插心為H ，故單據一定會註明幾吋T 幾吋H
來表示是「管牙插心」，然本件收據上未載明幾T 幾H ，足證元錡公司所購買的是銅接頭而非原告所指被控侵權物「管牙插心」。
3.證人黃斌錡係原告之朋友，其證詞偏頗不值採信，且原告所提出被控侵權物照片非在元錡公司收到貨物時所拍攝，可證其並非被告出售予元錡公司之海水過濾器及銅接頭。
4.銅接頭、過濾器之銷售量很少，原告每一次訂購之數量不超過20個，其他客戶訂購之數量每次亦只有個位數而已，原告以零售價1,500 倍來計算損害賠償金額實係過高。
5.並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利之判決，請准供擔保免為假執行之宣告。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷第138頁）：
㈠原告為註冊第00599066號「華新五金行標章」商標之商標權人，上開商標仍在商標權期間內。
㈡被告黃奇強為鴻昌工業社之實際負責人，被告李素嬌係鴻昌工業社之名義負責人。
㈢原告曾委託被告黃奇強代工製造烙有系爭商標之銅彎頭、銅接頭、出水口、吸水口、華司、濾網、過濾器等產品，並約定未經原告同意不得將代工產品或烙有系爭商標之產品或類似產品售予第三人。
㈣鴻昌工業社曾出售過濾器1 只、銅接頭2 只予訴外人元錡公司。
四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第138 頁）：
㈠被告等是否未經原告之同意而有侵害系爭商標情事？
㈡原告請求被告連帶賠償249 萬元及法定遲延利息，是否有據？
五、本院之判斷：
㈠查商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害系爭商標權之時間為商標法施行前，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號有關專利侵權判決亦同此意旨），合先敘明。
㈡被告黃奇強有侵害系爭商標權情事：
1.按除修正前商標法第30條規定之非商標權效力所及外，未經商標權人同意，行為人於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，其為直接侵害商標權。修正前商標法第29條第2 項第1 款與第61條第2 項分別定有明文。原告主張被告販賣之產品使用系爭商標，惟被告所否認，並辯稱原告所提之被控侵權物品係遭原告置換所致云云。經查，系爭產品海水過濾器蓋子與銅接頭雖係活動式而可拆卸與海水過濾器分離，然證人即元錡公司人員黃斌錡證稱：其受原告委託，打電話向鴻昌工業社購買一組海水過濾器，是由貨運公司送到元錡公司，貨到後其會同原告一起到元錡公司拆封，拆封時包裝完整並無被拆過的痕跡，且打開後有親眼看見過濾器蓋子上及2 個銅接頭上都有系爭商標等語（見本院卷第90至92 頁 ），並有收據1 紙附卷可參（見本院卷第16頁），證人黃斌錡與兩造素無嫌隙，亦無利害關係，自無附和原告、誣攀被告之動機與必要，其證言應屬可採，被告所出售之產品確實烙有系爭商標等情應堪認定。又警方另於99年8 月11日於鴻昌工業社扣得使用系爭商標圖案之其他2 種產品，被告並因違反商標法犯行經彰化地方法院以101 年度智字第3
號判處有期徒刑6 月得易科罰金等情，有上開判決書1 紙附卷足憑（見本院卷第110 至115 頁），是另案刑事案件中既亦扣得其他仿冒產品而可證明被告有侵害原告商標權之事實，則原告實無於本件誣陷被告之必要，故被告辯稱其所出售之產品無系爭商標云云並不足採，其有侵害商標權之行為應堪認定。
2.被告雖提出產品目錄、原告出貨單及被告開立之收據，辯稱其販賣予訴外人元錡公司之產品為銅接頭而非原告庭呈本院之管牙插心云云。經查，被告所提產品目錄第19頁與原告所提商品型錄第19頁相同（見本院卷第57頁、第126頁），足
見為同一份產品目錄，合先敘明。經將原告庭呈本院之被控侵權物外型與產品目錄比對（見本院卷第17、57頁），其名稱雖為目錄上的「管牙插心」，然觀之上開目錄，於「簡單型銅接頭」標題下分別列有「卜申」、「大小接頭」、「外牙三通」、「內牙」、「內牙彎頭」、「直通」、「內牙插心」、「管牙插心」等產品名稱（見本院卷第125 頁背面至126 頁），而被告所指載有「銅接頭」之目錄，其標題為「鉋金銅管子接頭另件」，其下列有「鉋金彎頭加強型」、「鉋金三通加強型」、「鉋金接頭加強型」、「彎頭」、「三通」、「接頭」、「異徑彎頭」、「異徑三通」、「異徑接頭」等產品名稱（見本院卷第58頁），均無名為「銅接頭」之產品，且「鉋金銅管子接頭另件」目錄上與「接頭」產品名稱有關者有「鉋金接頭加強型」、「接頭」、「異徑接頭」等，是被告指稱其販賣予訴外人元錡公司之產品為該目錄中編號AC-137之「接頭」云云，實乏其依據。又「管牙插心」既為「簡單型銅接頭」之一，則被告開立之收據上將之記載「銅接頭」即無不合，被告以此辯稱產品遭原告置換云云，並無理由。被告又以原告出貨單及被告開立之收據主張管牙插心必會記載幾T 幾H 云云，惟觀之原告2009 年4月開立之編號004197號出貨單（見本院卷第143 頁），其上僅記載「銅接頭3/4"T *3/4"H*1-1 /4"L 、銅接頭1-1/2"T*1-1/2"H 、銅接頭2T*2H 」，被告99年7 月30日出具之編號000128號收據上僅記載「直3T*3H 」（見本院卷第144 頁），不僅未有「管牙插心」之記載，亦乏證據證明上開出貨單或收據所出售之物品即為管牙插心，且觀之產品目錄所示，其中「卜申」、「大小接頭」、「內牙」、「內牙插心」之尺寸記載，均與「管牙插心」相同會標明兩頭管徑尺寸（見第125
頁背面至126 頁），因此是否標明幾T 幾H 即為管牙插心、同業交易常情是否會於收據或出貨單上明確區別「銅接頭」與「管牙插心」之不同等，均無從由被告上開所提證據得到證明，自難僅以被告所提產品目錄、原告出貨單及被告開立之收據，遽認原告庭呈本院之產品非被告販賣之物。況證人黃斌錡已證明其開封系爭產品時包裝完整、開封時看到蓋子及銅接頭上均有系爭商標等語，業如前述，被告辯稱原告將被告販賣之產品置換為烙有系爭商標之產品云云，委無足採。
㈢被告李素嬌未與被告黃奇強有共同侵權行為情事：
1.按民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第185 條第1 項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任（67年台上字第1737號判例意旨參照）。本件原告主張被告李素嬌應與被告黃奇強依民法第185 條第1 項規定負連帶賠償責任，惟被告李素嬌辯稱其僅為名義上負責人不參與鴻昌工業社實際經營，則原告自應就被告李素嬌與被告黃奇強就前揭侵害商標權之侵權行為，有主觀上意思聯絡，或被告李素嬌之侵權行為與被告黃奇強之侵權行為共同造成原告同一損害，負舉證之責。
2.原告主張鴻昌工業社僅有被告黃奇強及李素嬌夫妻2 人，被告李素嬌負責接聽電話、記帳、會計，且在扣押目錄上以所有人名義簽名，其確實參與鴻昌工業社業務經營云云。惟查，觀之被告黃奇強於99年1 月6 日出具予原告之切結書記載：「本人黃奇強實際經營之鴻昌工業社（登記人李素嬌）... 為湘溢企業行代工廠加工銅彎頭及銅接頭... 皆屬於湘溢企業行所有，更不可將代工產品（有湘溢企業行商標或相似產品）售與其他第三者....」，立據人欄並有「鴻昌工業社」印文及被告黃奇強之簽名等情，有上開切結書1 紙在卷可佐（見本院卷第14頁），該切結書不僅已載明李素嬌僅為鴻昌工業社登記名義人，且其上確實無任何被告李素嬌之簽名，而鴻昌工業社於89年7 月20日設立，負責人登記為李素嬌等情，有財政部營業（稅籍）登記資料公示查詢1 紙附卷可參（見本院卷第38頁），是被告黃奇強出具切結書時原告既已知悉鴻昌工業社登記名義人為李素嬌，原告黃奇強於切結書上以鴻昌工業社實際負責人名義出具切結書，原告亦無異議，應認被告辯稱實際與原告往來者僅有被告黃奇強而無被告李素嬌等情，應堪採信。至原告雖主張被告李素嬌於鴻昌工業社負責接聽電話、記帳、會計云云，並提出支票影本及扣押筆錄為證，惟原告所提支票背面雖有被告李素嬌之簽名（見本院卷第68頁），然該支票之受款人為鴻泰企業社並非本件鴻昌工業社，而與本件無關；又被告李素嬌雖於扣押筆錄所有人欄簽名（見本院卷第73至74頁背面），然該扣押物既於鴻昌工業社所查獲，則由鴻昌工業社名義負責人簽名與常情並不相違，自難以此即認定被告李素嬌有原告所指接聽電話、記帳、會計之參與實際經營之行為。況該次違反商標法犯行經檢察官調查後認犯罪行為人為被告黃奇強，而未起訴被告李素嬌，法院亦僅認定被告黃奇強構成違反商標法罪刑等情，有彰化地方法院101 年度智易字第3 號判決書附卷可參（見本院卷第110 頁），足認被告李素嬌僅為名義上負責人，並未參與鴻昌工業社實際經營等情甚明。而夫以妻名義成立公司或商號經營以達節稅或調整夫妻間財產配置或其他理財目的者，在一般社會甚為常見，是被告李素嬌雖同意被告黃奇強以其名義設立鴻昌工業社，然被告李素嬌既未參與鴻昌工業社實際經營，實難認被告李素嬌就被告黃奇強侵害商標權之侵權行為，有主觀上意思聯絡，或可預見被告黃奇強有侵害原告商標權之可能，而須負過失侵權行為之責。此外，原告復未能提出其他證據證明被告李素嬌有何共同侵權行為，則被告李素嬌自不負共同侵權行為責任。
㈣損害賠償額之計算：
1.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額請求賠償，但所查獲商品超過1,500 件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。修正前商標法第63條第1 項第3 款、第2 項分別定有明文。本件被告黃奇強侵害原告商標權業如前述，則原告依修正前商標法第63條第1 項第3 款規定請求依據商品單價加倍計算損害賠償金額，即屬有據。
2.按同時查獲多種侵權商品之情形，以商品單價加倍計算損害額時，並無區分不同商品，應個別計算損害額之規定，故查獲商品，應以各種侵權商品之平均商品單價乘以一定倍數計算。經查，原告主張應依平均售價1,500 倍計算，被告黃奇強則辯稱賠償金額過高等語，本院審酌被告黃奇強受原告委託代工製造烙有系爭商標之產品，卻未得原告同意將之出售予他人侵害原告商標權，惟出售之產品僅為過濾器1 個、銅接頭2 個，若以平均售價1,500 倍計算賠償金額，顯然過高，應酌減為侵害商標權商品之零售單價200 倍為計算賠償金額之基準較適當，而本件仿冒系爭商標商品過濾器銷售單價為2,900 元、銅接頭銷售單價為210 元等情，有收據1 紙附卷可參（見本院卷第16頁），則本件侵權商品之平均單價為1,555 元（2900＋210 ＝3110，3110÷2 ＝1555），以200
倍計算，應賠償金額為311,000 元（1555×200 ＝311000）
，原告此部分之請求為有理由應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
六、綜上所述，原告依修正前商標法第61條第1 項、第63條第1
項第3 款規定，請求被告黃奇強賠償311,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起即101 年2 月25日起（見本院卷第31頁）至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、假執行之宣告：
原告就金錢給付部分，陳明願供擔保聲請宣告假執行，被告並陳明願供擔保請求免為假執行，查就主文第1 項原告勝訴部分，所命給付之金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389
條第1 項第5 款、第392 條第2 項規定，依職權宣告假執行及免為假執行。至原告就敗訴部分所為假執行之聲請，因訴之駁回而失所依附，不予准許。
九、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　8　　 月　　23　　日智慧財產法院第三庭
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　101　 年　　8　　 月　　24　　日