智慧財產及商業法院101年度民專上字第20號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 12 月 06 日
• 當事人: 林保成

智慧財產法院民事判決
101年度民專上字第20號上 訴 人　林保成
訴訟代理人　蘇彥文律師
被 上 訴人 陳兩傳即明星模型玩具店
劉彥忠即瑪莉生活遊戲工坊
葉茂盛即明明行
羅凰蟬即書耕電腦專賣店
鄧文清即新巨象遊樂器用品店
小叮噹企業有限公司
上　一　人
法定代理人　蕭奕士
被 上 訴人　蕭陳慧美
曾金鈞
共　　　同
訴訟代理人　嚴國杰
被 上 訴人　郭建興即建兔電玩量販店
紀貴元即沅泉企業社
林介士即翊綋企業社
歡樂聯線實業有限公司
兼 上 一人
法定代理人　張維真
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國101 年4 月27日本院100 年度民專訴字第118 號第一審判決提起上訴，經本院於101 年11月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件被上訴人郭建興、紀貴元、林介士、歡樂聯線實業有限公司（下稱歡樂公司）、張維真未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、上訴人主張：
上訴人為中華民國新型第M331390 號「遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期限至民國106 年11月15日止。詎被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹企業有限公司（下稱小叮噹公司）、曾金鈞、郭建興、紀貴元、林介士、歡樂公司（下稱陳兩傳等11人）未經上訴人之同意或授權販售如附表所示之wii 遊戲主機及STARBOX 隨身硬碟共11組，經上訴人派員至被上訴人等之店面購買，並送財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱經濟科技研究院）智慧科學研究所鑑定，認上開11組產品落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項，致上訴人受有龐大之商業利益損害。是被上訴人陳兩傳等11人自應依專利法第108 條準用第84條第1 項規定對上訴人負損害賠償責任。又系爭專利之合理授權金價值，業經經濟科技研究院所製作之系爭專利合理授權金初步研究結論，每年應有新臺幣（下同）191,776 元至305,421 元之價值，而被上訴人陳兩傳等11人究係於何時開始侵害系爭專利權，難以調查，而自各項證據顯示，其等之侵害行為已至少持續半年以上，再參以被上訴人陳兩傳等11人係以故意行為侵害系爭專利，自應依專利法第108 條準用第85條之規定，依侵害情節，酌定損害額3 倍以下之賠償。是故，縱以最保守之半年計算，並酌定損害賠償額2 倍之賠償，被上訴人陳兩傳等11人應各賠償上訴人30萬元【計算式：授權金30萬元÷2 ＝15萬
元（半年授權金）；15萬×2 ＝30萬元（損害額2 倍之賠償
金）】。再者，被上訴人歡樂公司法定代理人張維真、被上訴人小叮噹公司100 年9 月1 日前之法定代理人蕭陳惠美亦應依公司法第23條第2 項規定與被告歡樂公司、小叮噹公司負連帶賠償責任。此外，被上訴人陳兩傳等11人若未取得系爭專利之授權，即均應依專利法第108 條準用第84條第1 項之規定，停止販售侵害系爭專利之商品。為此，爰依專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條、公司法第23條第2 項之規定提起本件訴訟等語。
三、被上訴人則分別抗辯如下：
（一）被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司、蕭陳慧美、曾金鈞部分：
１、92年4 月8 日公告之美國第6,544,126 號專利（下稱被證二）可證明系爭專利申請專利範圍第2 、3 項不具新穎性、進步性：
⑴系爭專利申請專利範圍共計8 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項，其中第2 項、第3 項之技術特徵分別為：「如申請專利範圍第1 項所述之遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，其中該遊戲主機可具有與預設之伺服器連接之網路介面，而可供該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案」、「如申請專利範圍第2 項所述之遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，其中該遊戲主機連線至該伺服器進行兩個或兩個以上遊戲主機連線」，而第2 項所依附之第1
項其內容則為：「一種遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，包括有：一可攜式儲存裝置，為具有一連接介面，該連接介面分別連接有一編／解碼單元與一儲存單元，該儲存單元可儲存有遊戲檔案，該遊戲檔案可供該編／解碼單元進行處理並傳輸；一遊戲主機，為具有與該連接介面耦接並接收該遊戲檔案之一連接介面，該連接介面連接有一執行單元，該執行單元為執行該遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面」。
⑵被證二為美國公告第6,544,126 號發明專利，公告日為92年4 月8 日，早於系爭專利之申請日。被證二之構成元件及技術特徵如下：
①一可攜式儲存裝置，其內設有一儲存單元，該儲存單元內儲存有遊戲檔案；
②一遊戲主機，係透過連接介面與該可攜式儲存裝置相連接，該遊戲主機具備一執行單元，該執行單元執行該遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面；
③該遊戲主機具有與外部機器連接之傳輸介面，該遊戲主機能透過該傳輸介面下載資料；
④複數台遊戲主機連線至外部機器，以進行多機遊戲。
⑶由前述分析比對可知，系爭專利申請專利範圍第1 至3 項已被完全揭露於被證二中，其中：
①被證二的可攜式儲存裝置及遊戲主機，等同於系爭專利之可攜式儲存裝置及遊戲主機；
②被證二之傳輸介面及外部機器，亦等同於系爭專利之網路介面及伺服器；
③被證二中複數台遊戲主機藉由連線至外部機器，以進行多機遊戲之技術內容，與系爭專利申請專利範圍第3 項所主張之技術特徵亦完全相同。
⑷有鑑於此，系爭專利申請專利範圍第1 至3 項所主張之全部結構特徵，均已完全被被證二所揭露，故系爭專利顯然已喪失新穎性，且系爭專利實為所屬技術領域中具通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，有違專利法第94條第1 項及第4 項之規定，理應撤銷。又系爭專利之申請專利範圍所謂之遊戲主機，即「wii 遊戲主機」，在系爭專利之申請日前早已公開流通於中華民國境內，此觀訴外人壹世代有限公司曾於96年9 月13日自日本進口465 台「NINTENDO WII TV GAME遊戲主機」即明，故系爭專利所謂遊戲主機僅為系爭專利之背景技術，並非上訴人所首創，進一步言之，系爭專利申請專利範圍第2 、3 項針對遊戲主機的描述，只是習知技術之附加，在經濟部智慧財產局已認定系爭專利申請專利範圍第1 、4 至8 項不具備進步性的前提下，由習知技術之附加而成之申請專利範圍第2 、3 項，顯然亦毫無「新穎性」或「進步性」等可專利要件可言。
２、系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：
⑴系爭產品與系爭專利申請專利範圍第2 、3 項比對，系爭專利為一新型專利，其申請專利範圍中非關形狀、構造或裝置之文字敘述，自然不符合專利法第93條之規定，亦非系爭專利所能主張保護之技術特徵。又系爭專利申請專利範圍第2 、3 項所謂「該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案」及「該遊戲主機連線至該伺服器進行兩個或兩個以上遊戲主機連線」之敘述，純屬軟體的處理程序，或使用者的操作行為，或使用者執行軟體程序的結果，並非有關「形狀、構造或裝置」之敘述，該等敘述絕非新型專利所能主張保護之範疇。據此，對系爭產品之構造與系爭專利申請專利範圍第2 、3 項之敘述進行比對後，無論是「文義讀取」或「適用均等」之比對，均得到「不符合」的結果。何況，使用者購買系爭產品後，若從事系爭專利申請專利範圍第2 、3 項所述及之上列行為，則僅是使用者利用wii 遊戲主機原先內建之功能所完成的行為，該等「更新資料」或「多人對戰」之功能絕非系爭產品
STARBOX 隨身硬碟賦予wii 遊戲主機者，上訴人據此認為系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項之說法，顯然誤謬無理。
⑵wii 遊戲主機本身確實具備Wi-Fi 網路介面，以方便使用者透過Wi-Fi 網路介面，自任天堂官網下載「更新資料」。wii 遊戲主機被「改機」後，雖仍能透過Wi-Fi 網路介面，自「任天堂公司」官網，下載「更新資料」，惟在完成「更新資料」之下載後，若使用者執行「更新資料」，該「更新資料」會被寫入至遊戲檔案，此時，極可能會因此發現前述「改機」之情事，而迫使wii 遊戲主機無法正常作動，以實現「任天堂公司」預期之認證保護機制。
⑶系爭產品之遊戲主機的「下載檔案」動作，只是透過網路介面（Wi-Fi 無線網路連接介面），下載與遊戲檔案對應的遊戲封面檔案，而遊戲檔案與遊戲封面檔案在系爭產品之隨身硬碟中，係分別屬兩個獨立的檔案，該遊戲封面檔案並非對應於該遊戲檔案的更新資料，該遊戲封面檔案的下載動作亦非該遊戲檔案的內容進行任何資料更新動作。此外，依上訴人提出之第3 份鑑定報告記載，鑑定人將系爭產品之隨身硬碟內的遊戲封面檔案刪除，並將隨身硬碟接回系爭產品之遊戲主機後，操作該遊戲主機以下載遊戲封面檔案。由此可知，上述下載動作並非系爭專利申請專利範圍第2 項之要件D 所界定之檔案下載及資料更新動作，是系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第2 項。
３、被上訴人將系爭專利申請日前既存之裝置（即系爭產品），予以相互連接組合，除不知此一通俗連接方式具備可專利性外，亦不知系爭專利之存在，上訴人並未生產專利物品，或未於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數，故依專利法第79條之規定，上訴人既未附加標示，自不得請求損害賠償。此外，依專利法第85條之規定，上訴人為損害賠償之請求時，僅得擇一計算其損害，然上訴人除未提供證據方法，以證明其受有損害或被上訴人因侵害行為而受有利益之外，亦未證明其受害前後實施系爭專利所得之利益差額，是其所要求之損害賠償金額，完全係憑空臆測而得。準此，上訴人之請求依法無據。
（二）被上訴人紀貴元部分：
１、上訴人所提之證物原始內容並非被上訴人紀貴元所賣出之商品，且該證物與估價單上之硬碟明顯不同，蓋該估價單上清楚寫著880G，但上訴人所提出之鑑定報告，其上所載之硬碟卻是320G，明確顯示兩者為不同之硬碟。
２、被上訴人紀貴元原本並未販售wii 主機，亦未幫客人做改機之服務或販賣改機之機器，故當上訴人派員即訴外人任大偉向被上訴人紀貴元要求買主機及改機並加購硬碟，且內部要有遊戲時，被上訴人紀貴元已告知任大偉伊無主機，亦無從事改機之商業行為，如真有需要，亦只能販售未改之主機及空白硬碟等語，故被上訴人紀貴元最後販售任大偉者，僅為1 台全新未改之wii 主機和1 顆全新空白的880G硬碟。
（三）被上訴人歡樂公司與張維真部分：
１、被上訴人歡樂公司並未出售系爭產品，至上訴人所提出之鑑定報告，其中第6 頁所謂被上訴人歡樂公司出售之系爭產品，係上訴人委託經濟科技研究院派員赴被上訴人歡樂公司萬華分公司購買，而對照同報告第1 頁記載上訴人委託該單位之日期為100 年2 月10日，以及上訴人所舉被上訴人歡樂公司萬華分公司100 年1 月28日之估價單影本，可知上訴人所謂購買證明日期係在委託經濟科技研究院之前，則上訴人所稱被上訴人歡樂公司出售系爭產品之估價單取得時間既然早在上訴人委託上述鑑定單位之前，足徵經濟科技研究院鑑定之物件產品斷非取自被上訴人歡樂公司甚明。
２、上訴人所舉100 年1 月28日之估價單影本記載係估價，而非收據或發票，不足認定為購買證明，且估價單記載品名為電子周邊，數量為1 件，核與前揭鑑定報告第6頁 記載被上訴人歡樂公司出售之侵權產品分別為wii 黑色主機與WyvoD 系列2.5 吋500G硬碟並非電子周邊，且數量合計是2 件，並不相符。
３、上訴人漫言指摘被上訴人歡樂公司未經上訴人授權之情形下，擅自以侵害系爭專利之方法謀取不法利益，致其受有巨額損害云云，惟就該損害之發生與數額之計算，及該損害與其指訴之行為間有因果關係存在等節，並未盡舉證責任。至上訴人所舉之鑑定報告，該鑑定單位已說明該初步研究結論僅供上訴人內部參考，不得作為主張任何權利或其他用途使用，故無證據能力。
（四）被上訴人郭建興、林介士經合法通知未到場，亦未提出書狀作何答辯或陳述。
四、原審判命上訴人全部敗訴，上訴人不服，惟就損害賠償數額部分僅就其中30萬元提起上訴，其餘未上訴部分，已告確定，並於本院聲明：（一）原判決廢棄。（二）上開廢棄部分，被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、曾金鈞、郭建興、紀貴元、林介士應各給付上訴人30萬元；被上訴人小叮噹公司、蕭陳慧美應連帶給付上訴人30萬元；被上訴人歡樂公司、張維真應連帶給付上訴人30萬元，及均自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。（三）被上訴人陳兩傳等11人應停止販售侵害系爭專利之商品。（四）前揭請求，請依職權宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
五、上訴人主張伊為系爭專利之專利權人，專利權期限至106 年11月15日止，被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司、曾金鈞有分別販售如附表編號1 、2
、4 、6 、8 、10、11所示之產品等情，業據其提出被上訴人陳兩傳、劉彥中、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司分別開立之免用統一發票收據、估價單及中華民國專利證書暨被上訴人曾金鈞以訴外人永鑽國際股份有限公司名義開立之免用統一發票收據為證（參原審卷一第14、15、17、19、21、23、120 、233 頁），且為被上訴人陳兩傳、劉彥中、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司、曾金鈞所不爭執，自堪信為真實。
六、上訴人另主張被上訴人紀貴元、歡樂公司分別販售如附表編號5 、9 所示之產品，且被上訴人陳兩傳等11人所販售之系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項等情，則分別為被上訴人所否認，並以前詞置辯，茲就兩造爭執分述如下：
（一）系爭專利之技術內容：
１、系爭專利係一種遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，包括有可攜式儲存裝置A 與遊戲主機B 所構成，該遊戲主機B
與可攜式儲存裝置A 同時具有可相互耦接之連接介面B1、A1，其可攜式儲存裝置A 上之連接介面A1同時設有一編／解碼單元A2，以令可攜式儲存裝置A 內之遊戲檔案可經由編／解碼單元A2進行處理並傳輸至遊戲主機B ，而令遊戲主機B 之執行單元B2執行該遊戲檔案，並產生可供操作之一使用者介面B3，藉此，以有效增加其遊戲主機B 之記憶容量，與可攜式儲存裝置A 之遊戲檔案可依照此路徑，而讓遊戲檔案掛載於使用者介面B3 上 。系爭專利第一圖（附圖1 ）為其功能方塊圖，第二圖（附圖2 ）則為其流程圖。
２、系爭專利之申請專利範圍共8 項，其中第1 項為獨立項，其餘均為附屬項。查上訴人係主張系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項（見原審卷二第35頁），其中第2 項係附屬於第1 項；第3 項又附屬於第2 項，則在全要件之原則下，於判斷系爭產品是否落入第2 、3 項之申請專利範圍時，就第1 項之技術特徵亦應納入加以比對。查系爭專利申請專利範圍第1項至第3項之內容分別為：
⑴一種遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，包括有：一可攜式儲存裝置，為具有一連接介面，該連接介面分別連接有一編／解碼單元與一儲存單元，該儲存單元可儲存有遊戲檔案，該遊戲檔案可供該編／解碼單元進行處理並傳輸；一遊戲主機，為具有與該連接介面耦接並接收該遊戲檔案之一連接介面，該連接介面連接有一執行單元，該執行單元為執行該遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面。
⑵如申請專利範圍第1 項所述之遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，其中該遊戲主機可具有與預設之伺服器連接之網路介面，而可供該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案。
⑶如申請專利範圍第2 項所述之遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，其中該遊戲主機連線至該伺服器進行兩個或兩個以上遊戲主機連線。
（二）系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第2、3項：
１、查上訴人主張以卷附11件侵權報告中之測試內容作為本件是否侵權之認定（見本院二審卷第211 頁），而上訴人所提第3 份「財團法人臺灣經濟科技發展研究院專利權鑑定研究報告」即原證6 ，係補充且包含第1 及2 份鑑定報告的全部內容，故本件應可以第3 份鑑定報告所附系爭產品之測試內容進行比對分析。而依原證6 之1 第64至70頁、原證6 之2 第63至69頁、原證6 之3 第63至69頁、原證6
之4 第61至67頁、原證6 之5 第62至68頁、原證6 之6 第64 至70 頁、原證6 之7 第63至69頁、原證6 之8 第62至68頁、原證6 之9 第63至69頁、原證6 之10第62至68頁及原證6 之11第64至69頁等系爭產品測試片內容可知，如附表所示之系爭產品1 至11均為1 台Wii 遊戲主機與1 個外接式隨身硬碟等2 個裝置的組合，各個系爭產品的Wii 遊戲主機間亦僅係外觀顏色的不同，而各個系爭產品的外接式隨身硬碟間，也僅是廠牌及容量大小的不同，且各個系爭產品的Wii 遊戲主機及外接式硬碟對應於系爭專利申請專利範圍第2 、3 項之技術內容並無不同。故系爭產品1
至11可一併與系爭專利申請專利範圍請求項各要件之技術特徵進行比對分析，上訴人對此亦不爭執，合先敘明。
２、系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第2項：
⑴系爭專利申請專利範圍第2 項之要件，依其技術特徵所欲達成之功能可分解為依附於申請專利範圍第1 項（即如下①至③要件）及第2 項之要件如下：
①A ：一種遊戲機掛載遊戲之可攜式儲存裝置，包括有：②B ：一可攜式儲存裝置，為具有一連接介面，該連接介面分別連接有一編／解碼單元與一儲存單元，該儲存單元可儲存有遊戲檔案，該遊戲檔案可供該編／解碼單元進行處理並傳輸；
③C ：一遊戲主機，為具有與該連接介面耦接並接收該遊戲檔案之一連接介面，該連接介面連接有一執行單元，該執行單元為執行該遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面。
④D ：其中該遊戲主機可具有與預設之伺服器連接之網路介面，而可供該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案。
⑵系爭產品與系爭專利申請專利範圍第2 項之文義比對分析說明：
①A 要件部分：如前所述，系爭產品均為1 台Wii 遊戲主機與1 個外接式隨身硬碟等2 個裝置的組合，且系爭產品的隨身硬碟中均儲存有遊戲檔案以供Wii 遊戲主機載入執行，即系爭產品均係為一種Wii 遊戲主機掛載遊戲之隨身硬碟（可攜式儲存裝置），故系爭產品均可讀取到系爭專利申請專利範圍第2項之A要件特徵。
②B 要件部分：如前所述，系爭產品亦均包含有一隨身硬碟（可攜式儲存裝置），且系爭產品的隨身硬碟均具有一USB 連接介面。另由原證6 之1 第33至48頁、原證6
之2 第32至47頁、原證6 之3 第32至47頁、原證6 之4
第32至47頁、原證6 之5 第32至47頁、原證6 之6 第33至48頁、原證6 之7 第33至48頁、原證6 之8 第32至47頁、原證6 之9 第32至47頁、原證6 之10第32至47頁及原證6 之11第33至48頁等系爭產品測試內容可知，系爭產品的隨身硬碟中具有一儲存單元以儲存檔案，且系爭產品之隨身硬碟亦均具有一特殊之「WBFS」格式以供
Wii 遊戲主機識別以讀取及執行隨身硬碟中的遊戲檔案（即可直接得知隨身硬碟具有一編／解碼單元（「WBFS」格式）以處理並傳輸遊戲檔案），雖由原證6 之1 至11 內 容無法得知隨身硬碟的USB 連接介面是否分別連接編／解碼單元與儲存單元，然系爭產品既均係以USB
連接介面並經USB 傳輸線與Wii 遊戲主機相互連接，使Wii 遊戲主機能夠讀取及執行隨身硬碟中的遊戲檔案，則系爭產品的隨身硬碟中，其USB 連接介面係分別連接編／解碼單元與儲存單元，否則隨身硬碟中的遊戲檔案將無法傳輸至Wii 遊戲主機中進行執行。因此，系爭產品均包含有一隨身硬碟，該隨身硬碟具有一USB 連接介面，該USB 連接介面分別連接一編／解碼單元與一儲存單元，該儲存單元儲存有遊戲檔案，該遊戲檔案可供該編／解碼單元進行處理並傳輸，故從系爭產品均可讀取到系爭專利申請專利範圍第2 項之B 要件特徵。
③C 要件部分：如前所述，系爭產品均包含有一Wii 遊戲主機，該Wii 遊戲主機具有可經USB 傳輸線與該隨身硬碟的USB 連接介面相互耦接的一USB 連接介面，且藉由該USB 連接介面，該Wii 遊戲主機可以接收隨身硬碟所傳送的遊戲檔案。另系爭產品的Wii 遊戲主機既可以讀取並執行隨身硬碟中所儲存的遊戲檔案，並且於電視畫面中顯示可供使用者操作的使用者介面，則系爭產品的Wii 遊戲主機均係具有一執行單元（處理器），該執行單元係用以執行隨身硬碟中所儲存的遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面，且該執行單元係與Wii 遊戲主機的USB 連接介面相連接，否則Wii 遊戲主機的執行單元將無法讀取並執行隨身硬碟中的遊戲檔案。因此，系爭產品均包含有一Wii 遊戲主機，該Wii 遊戲主機並具有與隨身硬碟的USB 連接介面耦接並接收遊戲檔案之一USB 連接介面，該Wii 遊戲主機的USB 連接介面連接一執行單元，該執行單元為執行遊戲檔案並產生可供操作之一使用者介面，故從系爭產品均可讀取到系爭專利申請專利範圍第2項之C要件特徵。
④惟由原證6 之1 第48至56頁、原證6 之2 第48至55頁、原證6 之3 第48至55頁、原證6 之4 第47至53頁、原證6 之5 第47至55頁、原證6 之6 第48至56頁、原證6 之7 第49至56頁、原證6 之8 第48至54頁、原證6 之9 第48 至55 頁、原證6 之10第47至54頁及原證6 之11第49至56頁等系爭產品測試內容可知，系爭產品的Wii 遊戲主機均具有可與預設伺服器連接的網路介面（Wi-Fi 無線網路連接介面），故由系爭產品可讀取到「該遊戲主機具有與預設之伺服器連接之網路介面」；惟該網路介面雖可供Wii 遊戲主機下載與該遊戲檔案對應之一遊戲封面檔案，並且將該遊戲封面檔案寫入並回存到隨身硬碟中，但系爭產品之隨身硬碟中的遊戲檔案與遊戲封面檔案係分別為兩個獨立且彼此相互對應的檔案，故系爭產品之Wii 遊戲主機的遊戲封面檔案下載動作，僅是將該遊戲檔案所對應欠缺的遊戲封面檔案經由預設之伺服器進行遊戲封面檔案下載，使得wii 遊戲主機的使用者介面可以顯示對應該遊戲檔案的遊戲封面內容，該遊戲封面檔案並不是對應該遊戲檔案的更新資料，該遊戲封面檔案下載動作亦非對該遊戲檔案內容進行任何資料更新動作。換言之，該遊戲封面檔案僅係寫入並另回存到隨身硬碟中，並非寫入並回存到該遊戲檔案中，即系爭產品均僅為單純的檔案下載動作，並非系爭專利申請專利範圍第2 項之D 要件所界定「而可供該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案」之技術特徵，故系爭產品均無法讀取到系爭專利申請專利範圍第2 項之D
要件特徵。
⑶綜上，系爭產品均不符合系爭專利申請專利範圍第2 項之文義讀取。上訴人雖不爭執系爭產品均僅下載遊戲封面，但仍陳稱：系爭專利申請專利範圍所載之「遊戲檔案」包含了遊戲主程式模組及封面，而因遊戲封面檔案亦屬於整個遊戲的一部分，故僅下載遊戲封面檔案亦是落入系爭專利申請專利範圍第2 項云云，惟查，上訴人所謂「遊戲檔案」之定義並未記載於系爭專利說明書中，更未明確記載於系爭專利申請專利範圍中，故該所屬技術領域具通常知識者依申請專利範圍中之文字，僅能認知系爭專利申請專利範圍所載之「遊戲檔案」係指單一遊戲程式檔案。且如前所述，系爭專利申請專利範圍第2 項D 要件之技術特徵既為「其中該遊戲主機可具有與預設之伺服器連接之網路介面，而可供該遊戲主機下載與該遊戲對應之一更新資料，且該更新資料寫入並回存到該可攜式儲存裝置之該遊戲檔案」，而系爭產品的Wii 遊戲主機雖均具有可與預設之伺服器連接的網路介面，但其僅能下載遊戲封面，並不具下載遊戲程式且寫入並回存到隨身硬碟之技術特徵，故自未落入系爭專利申請專利範圍第2 項之範圍。上訴人主張僅下載遊戲封面，亦係侵害系爭專利申請專利範圍第2項
，並不可採。
３、系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第3項：
系爭專利申請專利範圍第3 項係依附於申請專利範圍第2
項，而申請專利範圍第2 項則係依附於申請專利範圍第1
項，故亦即其包含系爭專利申請專利範圍第2 項的所有要件（A 至D ）特徵外，再進一步的限縮技術特徵為「其中該遊戲主機連線至該伺服器進行兩個或兩個以上遊戲主機連線」（E 要件特徵），即系爭專利申請專利範圍第3 項之範圍為第2 項的限縮，而系爭產品均未落入系爭專利申請專利範圍第2 項之範圍，已如前述，則系爭產品自無落入系爭專利申請專利範圍第3 項範圍之可能。
４、上訴人固稱：被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司於100 年10月28日所提出之爭點整理書狀第2 頁已明載「被告承認系爭物品落入系爭專利之申請專利範圍」等語，足見被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司就系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍之事實業已自認，揆諸辯論主義精神，法院自應受其拘束，不得為相異之認定等語，惟查，被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司於上開書狀雖然為前揭意旨之記載，然而，所謂「落入系爭專利之申請專利範圍」一語，究竟係落入系爭專利何項申請專利範圍並不明確，而觀諸原審101 年2
月3 日準備程序筆錄所載（參原審卷二第36頁），被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司係承認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 項，但否認落入第2 、3 項，且參照上開被上訴人陳兩傳等於原審之不爭執事項中即已承認系爭產品等落入系爭專利申請專利範圍第1 項（見原審卷二第36頁），且於其後之補充理由狀中爭執系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項（見原審卷二第73-76 頁），足見被上訴人陳兩傳、劉彥忠、葉茂盛、羅凰蟬、鄧文清、小叮噹公司應未自認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第2 、3 項之事實，上訴人前揭主張，委無足採。綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利申請專利範圍第2、3項。
七、末按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項固定有明文。惟按該條之規定，主要係為避免侵害行政機關所授予之智慧財產權之民事訴訟，因審理該權利有效與否之行政訴訟而停止，導致該民事訴訟程序延宕所為之規定，其用語「應…自為判斷」，主要係為呼應「不適用…有關停止訴訟程序之規定」，其本意並非審理侵權之民事訴訟必需先判斷行政機關授予之智慧財產權是否有應撤銷或廢止之理由，而係被控侵權人有此抗辯時，不適用相關法律停止訴訟之規定，然此無礙當事人間之合意停止，或因其他法律規定與權利有效與否無關而得停止之情形。且於民事訴訟中，只要權利人無法證明被控侵權人有侵權之事實，權利人亦不得對被控侵權人主張權利。因此，於民事侵權訴訟中，縱使當事人有抗辯，亦無非判斷行政機關授予之智慧財產權有無應撤銷或廢止理由之必要。且按民事判決之主觀效力係採相對效，亦即原則上僅對訴訟之當事人間產生效力，故智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，亦即民事侵權訴訟中所為行政機關授予之智慧財產權是否有應撤銷或廢止理由之認定，原則上亦僅於該民事訴訟發生拘束力。然權利有效與否之行政訴訟，因行政訴訟法第216 條第1 項規定，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力，亦即行政訴訟所為行政機關授予智慧財產權有無違法或不當之判決，對各該行政機關均生確定效力，再依同法第215 條規定，對第三人亦有效力，故通說均認為行政訴訟對行政機關授予之智慧財產權利有效與否之行政判決，具有對世效力。一方面民事訴訟中所為行政機關授予智慧財產權有效與否之判斷，僅生訴訟相對效力，且行政機關授予智慧財產權之決定，於未經具對世效之行政爭訟確定前，亦有其形式存續力，即所謂構成要件效力。故當民事侵權訴訟，已能證明並無侵權之事實時，即無非就具相對效之權利有效性部分加以審酌之必要。本件既因被控侵權產品與系爭專利相較，並不符合全要件原則，致無侵權之事實，已可認定，因認本件已無判斷系爭專利有無應撤銷理由之必要，併此敘明。
八、從而，上訴人依專利法第108 條準用同法第84條第1 項請求被上訴人陳兩傳等11人應停止販售侵害系爭專利之商品，並依同法第108 條準用同法第84條第1 項、第85條、及公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人分別給付或連帶給付如其前述聲明所示之金額，均無理由，應予駁回。又上訴人之訴業經駁回，是上訴人促請本院依職權宣告假執行，亦失所依據，併此敘明。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　12　　月　　 6　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官　林洲富
法 官　熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　12　　月　　10　　日書記官 陳士軒
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。