101年度民專上再字第2號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：101 年 08 月 23 日

智慧財產法院民事判決 101年度民專上再字第2號再審原告　台灣杜邦股份有限公司法定代理人　陳錫安訴訟代理人　郭雨嵐律師呂紹凡律師沈宗原律師再審被告　新揚科技股份有限公司兼上劉吉雄法定代理人再審被告　丘建華上三人共同訴訟代理人　邵瓊慧律師宋皇志律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，再審原告對於中華民國99年12月9日本院99年度民專上更㈠字第8號確定判決提起再審，本院判決如下：主文再審之訴駁回。再審訴訟費用由再審原告負擔。理由一、按再審之訴，應於30日之不變期間內提起；前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算，民事訴訟法第500 條第1 項、第2 項前段定有明文。查再審原告對於本院99年度民專上更㈠字第8 號判決（下稱原確定判決）提起第三審上訴，經最高法院於民國101 年2 月16日以101 年度台上字第231 號裁定駁回其上訴，該裁定於101 年3 月2 日送達再審原告，有送達證書附卷可稽（見最高法院卷第238 至240 頁），再審原告於101 年3 月27日對原確定判決提起本件再審之訴（見本院卷第4 頁），並未逾30日之法定不變期間，合先敘明。二、再審原告主張：㈠系爭專利為物品專利，鑑定機關本應以「物品」或「終產物」本身作為待鑑定對象，詎鑑定機關財團法人工業技術研究院（下稱工研院）竟採用「無膠式軟性銅箔基板之配方及製程」予以鑑定，而未就再審原告所呈「X 型無膠式軟性銅箔基板」（下稱X 型產品）進行實物鑑定，此顯然有違專利侵害鑑定要點之規定，原確定判決不察，竟仍將工研院所稱之X 型產品檢測結果引為判決基礎，是原確定判決顯有混淆「物品專利」及「方法專利」之比對基礎，而有錯誤適用專利侵害鑑定要點之謬誤，是原確定判決顯有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈡系爭專利說明書第12頁已揭示「單獨」使用「非」丙酮之極性非質子溶劑（即完全不含丙酮之極性非質子溶劑），是系爭專利從未排除或放棄「溶劑系統中完全不含丙酮者」之保護範圍，準此，原確定判決所援引之段落僅為系爭專利說明書之實施例，不得將之用以限縮系爭專利權範圍，且系爭專利亦從未排除或放棄「溶劑系統中完全不含丙酮者」之保護範圍。原確定判決將系爭專利說明書中之實施例內容引入申請專利範圍中，並以實施例之內容限縮系爭專利之範圍，顯與專利法第56條第3 項、專利侵害鑑定要點等法規相違，是原確定判決顯有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈢縱認本案無文義侵害，原確定判決未適用均等論就系爭產品與系爭專利申請專利範圍之技術手段、功能與結果進行實質比對，反僅以系爭專利說明書實施例之內容認定本案無「均等論」之適用，顯與專利侵害鑑定要點之規定相違，是原確定判決顯有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈣再審原告於一審時已提出陳燿騰教授之專家意見書，該意見書就系爭產品與系爭專利之技術手段、功能與結果進行實質比對後，即得出添加低劑量或無添加丙酮之NMP 極性非質子溶劑在技術手段、功能與結果均屬相同，應構成均等侵害，原確定判決僅以系爭專利說明書之特定實施例即否認均等侵害，實與該發明所屬技術領域中具有通常知識者之理解相違。又再審被告自承其係依公告第538071號專利（下稱第071 號專利）之技術生產系爭產品，然而第071 號專利已因與系爭專利之美國對應案相同，而經鈞院100 年度行專更㈠字第6 號判決以「欠缺進步性」為由而異議成立確定，是以依經驗法則及論理法則，系爭產品已構成均等侵害，原確定判決僅以系爭專利說明書實施例之內容認定本案無「均等論」之適用，顯有違民事訴訟法第222 條第3 項規定之經驗法則及最高法院69年度台上字第771 號判例，是原確定判決顯有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈤再審被告曾自認工研院為系爭專利之申請權人，故工研院對於本件訴訟標的（即系爭專利）具有特別之密切關係，再審原告均一再爭執工研院不宜擔任本件之鑑定機關，原確定判決仍以工研院之鑑定報告引為裁判基礎，顯與民事訴訟法第331 條第1 項之規定及最高法院69年度台抗字第457 號判例相違，而有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈥末依工研院鑑定報告之內容，僅能確認待鑑定之聚醯胺酸溶劑之「主成分為NMP 」，換言之，上開溶劑仍可能包含其他「非NMP 」之溶劑（例如：丙酮），詎工研院在未明確檢測出待鑑定之溶劑所包含之全部成分及比例範圍之前提下，竟為未落入系爭專利範圍之結論，此顯已違反論理法則。原確定判決未審及此，竟亦直接援引工研院「未落入系爭專利範圍」之結論，此顯與民事訴訟法第222 條第3 項及最高法院28年度上字第2250號判例之意旨相悖，而有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤。㈦綜上所述，原確定判決有「適用法規顯有錯誤」之違誤而應予廢棄，並聲明：⒈原確定判決及臺灣苗栗地方法院94年度智字第2 號民事判決均廢棄；⒉再審被告等應立即停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國發明第220901號專利之無膠式軟性銅箔基板；⒊再審被告等應連帶給付再審原告新臺幣500 萬元及自起訴狀繕本送達再審被告之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；⒋第2 、3 項請求，再審原告願供擔保，請准宣告假執行。三、再審被告則辯稱：㈠再審原告所提再審理由皆已於上訴最高法院時主張該事由，且遭駁回上訴確定，依民事訴訟法第496 條第1 項但書規定，自不得提起再審之訴，故其所提再審之訴顯不合法。㈡原確定判決係本於其事實認定之職權，依法認定再審被告之系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1 至第5 項之權利範圍，並未直接採用工研院鑑定報告為判決基礎。況工研院已就H 型產品實物進行鑑定，且再審原告主張丙酮等溶劑於製作過程會揮發，無法自實物檢測得知，因此請求進行現場勘驗，以取得相關比對資訊，故臺灣苗栗地方法院即於96年2 月1 日安排現場勘驗，就H 型產品及X 型產品之反應槽進行採樣作為檢測報告之基礎，再審原告主張原確定判決適用法規顯有錯誤，顯不可採。㈢原確定判決已正確依專利法第56條第3 項之規定解釋申請專利範圍，專利侵害鑑定要點亦非民事訴訟法第496 條第1 項第1 款所稱之「法規」，況系爭專利申請專利範圍第1 項已限定：「其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有1 至30重量％之丙酮之極性非質子溶劑」，是以「含有1 至30重量％之丙酮」確為系爭專利申請專利範圍第1 項「極性非質子溶劑」之必要技術特徵，則不論其專利說明書是否揭示「單獨」使用丙酮，其既未寫入申請專利範圍，自不屬申請專利範圍，原確定判決並無將系爭專利說明書實施例之內容引入申請專利範圍解釋之情事，故原確定判決解釋申請專利範圍完全遵循專利法第56條第3 項及專利侵害鑑定要點之規定，自無適用法規顯有錯誤之違法。㈣原確定判決已適用均等論，並就系爭產品與系爭專利是否係「以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」為審理，完全遵循最高法院99年度台上字第406 號判決之發交意旨，進而得出系爭產品與系爭專利間「並無實質相同結果」之結論，並因而認定系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之均等範圍，至於再審原告於發交前第一審時所提之陳燿騰教授之專家意見書，姑且不論其不具可信度，原確定判決既已敘明：「兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與本件判決結果不生影響，爰毋庸一一論述」，自無加以回應之必要。另再審被告於書狀中引述第071 號專利，主要目的係在強調其為再審被告自行研發之技術。縱然再審被告依據第071 號專利之技術生產系爭產品，不論該第071 號專利是否被撤銷，均與侵害系爭專利與否無關。原確定判決不採再審原告錯誤之邏輯推理，至為正確，並無違法。㈤本件第一審法院係經再審原告同意而依法選任工研院為鑑定機關，且勘驗及鑑定時法院及鑑定機關均通知再審原告之訴訟代理人至現場陳述意見，再審原告訴訟代理人當時並未有任何異議，亦從未依民事訴訟法第331 條聲請拒卻鑑定人，況原確定判決並未逕採工研院之鑑定報告為判決基礎，業如前述，自無適用法規顯有錯誤之違誤。㈥至再審原告所指摘「縱依據工研院鑑定報告之內容，亦無法推論出待鑑定物之溶劑系統不含有丙酮」云云，係事實認定之問題，依法不得提起再審之訴。況再審原告於發交前第一審主張，丙酮等溶劑於製作過程會揮發，無法自實物檢測得知，因此請求進行現場勘驗，工研院就勘驗採樣取得之樣品進行試驗，採用之檢測方法為「PGC/MS氣體裂解層析質譜儀」，結果為「兩樣品聚醯胺酸之溶劑均為NMP 」。基此，工研院鑑定報告即載明檢驗結果為：「經確認待鑑定對象H 、待鑑定對象X 之聚醯胺酸之溶劑成分為NMP ，並未含有丙酮之成分」，再審原告主張縱依據工研院鑑定報告之內容，亦無法推斷出待鑑定物之溶劑系統不含有丙酮，實乃無稽。㈦綜上所述，原確定判決並無「適用法規顯有錯誤」之違誤，並聲明：⒈再審之訴暨假執行之聲請均駁回；⒉如受不利判決，請准再審被告供擔保宣告免為假執行。四、按確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項各款所列情形之一者，當事人得以再審之訴對之聲明不服，但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限，固為同條項但書所明定。惟該但書之規定，係以當事人已依上訴主張其事由，而其事由已受上級法院審判，為訴訟經濟計，乃不許當事人復以再審之方法更為主張。故如其上訴係因不合法而被駁回者，因未受上級法院實體審判，自無不許其以相同事由提起再審之訴之理（最高法院95年台上字第1990號、96年台上字第370 號判決要旨參照）。本件再審原告於前訴訟程序對原確定判決提起第三審上訴，係經最高法院認其上訴不合法，逕以101 年度台上字第231 號裁定駁回其上訴，並未為實體上之審判，依上開說明，再審原告原上訴第三審所主張之事由，顯未受上級法院即最高法院為實體審判，應無上開法條但書規定之適用，合先敘明。五、次按，再審之訴，顯無再審理由者，得不經言詞辯論，以判決駁回之，民事訴訟法第502 條第2 項定有明文。又民事訴訟法第496 條第1 項第1 款所謂適用法規顯有錯誤者，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效及大法官會議之解釋，或最高法院現尚有效之判例顯然違反者而言，且以顯然影響於判決者為限，不包括漏未斟酌證據及認定事實錯誤之情形、取捨證據失當、判決不備理由或理由矛盾之情形在內。至於事實審法院認定事實錯誤，取捨證據失當及判決不備理由或理由矛盾，雖得於判決確定前據為提起上訴之理由，究與適用法規錯誤有別，當事人不得據以提起再審之訴（最高法院60年台再字第170 號、63年台上字第880 號判例、71年度台再字第209 號、78年度台再字第131 號、84年台上字第252 號判決意旨參照）。經查：㈠再審原告雖主張系爭專利係物品專利，惟工研院未就再審原告所呈實物鑑定，原確定判決將工研院鑑定報告引為判決基礎，並誤將系爭專利說明書之實施例不當引入而限縮申請專利範圍，復未依均等論判斷系爭產品有無侵害系爭專利等情，顯係錯誤適用專利侵害鑑定要點云云。惟按，司法院及經濟部智慧財產局印行之「專利侵害鑑定要點」及「專利侵害鑑定基準」，均僅供專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，非屬具有法律效力之法規命令。原判決認定事實有無違背該要點或基準，核與適用法規無涉，即無違背法令可言（最高法院97年度台上字第1938號裁定要旨參照），是再審原告據此主張原確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之再審事由，即非有據。㈡次按，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法第56條第3 項定有明文，是以發明說明中已揭露但未記載於申請專利範圍之實施態樣，即應被視為貢獻給社會大眾，而不得於專利核准公告後，再透過說明書實質擴大或變更申請專利範圍，藉以避免申請人於說明書中揭露較大的範圍，卻於申請專利範圍中請求較小的範圍以利於核准，之後於侵權訴訟時再主張說明書之較大範圍，導致申請與侵權階段主張之權利範圍不一致之情況。再審原告主張系爭專利說明書第12頁已揭示單獨使用非丙酮之極性非質子溶劑，故系爭專利並未排除或放棄溶劑系統中完全不含丙酮者之保護範圍，原確定判決援引系爭專利說明書中之實施例內容限縮系爭專利之範圍，顯與專利法第56條第3 項相違云云。惟查，系爭專利申請專利範圍第1 項載明：「一種聚醯亞胺積層板，包含有聚醯亞胺層及銅箔，......其中該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有1 至30重量％之丙酮之極性非質子溶劑......。」，並於說明書第12至13頁記載「丙酮含量越30％則會增加後續加熱處理的困難，若酮類含量太少亦無法達成本創作之目的」、「若丙酮含量低於1 ％則無法顯示本創作之目的功效」、「實際上，其他不同之極性非質子溶劑組合，只要含有部分成分的溶劑是丙酮者亦可為本創作之使用」，原確定判決據此認定界定合成聚醯胺酸之溶劑成分含少量之丙酮為系爭專利發明目的之一，若溶劑中完全不含丙酮者，則應非屬系爭專利之保護範圍，顯係以說明書所載之申請專利範圍為準，並審酌發明說明而認定系爭專利權之範圍，即難謂有何違反專利法第56條第3 項之規定。至於系爭專利說明書第12頁雖記載「可被使用於本創作之極性非質子溶劑有N-甲基咯酮(NMP) ，N,N-二甲基乙醯胺(DMAc)，N,N-二甲基甲醯胺(DMF) ，丙酮，及丁內酯(g-buty rol actone) 等，該等溶劑可以單獨或混合使用」，是以系爭專利說明書確有揭示單獨使用非丙酮之極性非質子溶劑，然並未記載於申請專利範圍，依首揭說明，自不得透過說明書實質擴大或變更申請專利範圍，再審原告執此而謂原確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之再審事由，亦非有據。㈢原確定判決已於第18頁至第21頁詳予敘明其認定系爭產品未落入系爭專利權均等範圍之理由，雖其未就再審原告所提出之陳燿騰教授專家意見書及再審被告所有之第071 號專利經異議成立確定等證據予以論駁，然此係證據取捨及判決理由是否完備之問題，依首揭說明，核與「適用法規顯有錯誤」無涉。此外，工研院就第一審勘驗採樣取得之聚醯胺酸溶液採用「PGC/MS氣體裂解層析質譜儀」進行檢測後，其結果為「兩樣品聚醯胺酸之溶劑均為NMP 」，其鑑定報告復已載明：「經確認待鑑定對象H 、待鑑定對象X 之聚醯胺酸之溶劑成分為NMP ，並未含有丙酮之成分」（見第一審卷㈣第5 頁），是以再審原告主張依工研院鑑定報告無法確認溶劑是否含有丙酮，顯非可採。至再審原告雖曾於第一審具狀表明再審被告於另案偵查中自承與工研院有密切之技術合作關係，而不宜由工研院進行鑑定（見第一審卷㈡第53頁），惟其並未提出任何證據予以釋明，另查工研院與兩造均有合作開發或技術授權事宜，且皆訂有保密條款，此有工研院96年9 月27日、96年11月21日函可證（見臺中高分院卷㈠235 頁、㈡107 頁），且再審原告曾於96年1 月18日委託工研院進行另案鑑定，亦有台灣杜邦公司函附卷可按（見臺中高分院卷㈡第109 頁），又再審原告於第一審法院選任工研院為鑑定機構後，亦始終未依民事訴訟法第331 條規定聲請拒卻鑑定人，復已依法院之指示偕同再審被告及工研院至現場採樣及陳述意見（見第一審卷㈢第228 至229 頁），則於工研院依法提出鑑定報告後，再審原告依民事訴訟法第331 條第2 項規定已不得聲明拒卻其為鑑定機關，原確定判決依據工研院所為檢測結果認定製造系爭產品之溶劑不含丙酮，並進而判斷系爭產品並未落入系爭專利之文義或均等範圍，於法尚無不合，再審原告據此而謂原確定判決有民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之違誤，顯非可採。六、綜上所述，原確定判決並無民事訴訟法第496 條第1 項第1 款「適用法規顯有錯誤」之情形，再審原告據此提起本件再審之訴，為無理由，應予駁回。從而，再審原告提起本件再審之訴，顯無再審理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊與防禦方法均與判決結果不生影響，不再一一論述，附此敘明。八、據上論結，本件再審之訴顯無理由，依民事訴訟法第502 條第2 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　8　　月　　23　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官李得灶法　官蔡惠如法　官　林欣蓉以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　101 　年　　8 　　月　　27　　日書記官周其祥附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院101年度民專上再字第2號

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