智慧財產及商業法院101年度民專更(一)字第1號

• 裁判案由: 專利權授權契約事件
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 06 月 28 日
• 當事人: 光寶科技股份有限公司

智慧財產法院民事判決
101年度民專更(一)字第1號原 告 光寶科技股份有限公司
即反訴被告
法定代理人　宋恭源
訴訟代理人　陳哲宏律師
劉允正律師
被 告 Inpro II Licensing SARL
即反訴原告
法定代理人　Michael Spiro
訴訟代理人　顏于嘉律師
范曉玲律師
複代理人 　呂紹凡律師
郭雨嵐律師
上列當事人間專利權授權契約事件事件，本院於民國102 年5 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
反訴被告應給付反訴原告美金伍佰肆拾萬元，及自民國九十八年十二月三十一日起至清償日止，年息按紐約市Citibank公布之Prime Rate加計百分之三計算之利息。
反訴訴訟費用由反訴被告負擔。
本判決第三項於反訴原告以新臺幣伍仟肆佰萬元供擔保後，得假執行。但反訴被告如以新臺幣壹億陸仟貳佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按管轄權之有無，為受訴法院應依職權調查之事項，與當事人之請求是否成立無涉，此於國際管轄權之認定上，亦應類推適用。又於現今國際貿易盛行、國際訴訟頻生之情形下，合意國際管轄，幾乎已成涉外契約之基本條款。而該合意國際管轄僅係擴大該國對國際訴訟事件之管轄權，而無拘束其他國家定國際管轄權或合意國際管轄權之效力。國際私法上定國際管轄權或合意國際管轄權之效力，仍係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則為之，且係依起訴之法庭地法決定國際管轄權之有無。又各國有關民事訴訟管轄之規定，除涉及公益或法律特別規定之專屬管轄外，係以併存為原則。關於國際管轄法院，該合意之法院，如對該國際訴訟事件並無管轄權時，除非內國法律有特別規定，亦不當然拘束該合意之法院，且國際間亦無管轄權移送之規定或實務，故國際管轄權之合意規定，並非當然絕對具有排他之效力。有無國際管轄合意之約定，仍不應限於契約條款有無「排他」（exclusive ）之文字，亦不當然受限於「shall 」或「will 」 之選用。有關合意國際管轄之爭議，應採具體個案之契約解釋說，亦即該意思表示所根基之原因事實、交易上之習慣、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義。當與管轄有關文字發生爭議，而無法認為係有國際管轄合意時，自應回歸民事訴訟管轄所採之併存原則。此係基於當事人之程序選擇權，兩造當事人就非屬我國民事訴訟法規定專屬管轄之特定法律關係所生爭議，固得合意由外國法院管轄，但如當事人意在排除我國法院之民事審判管轄權，必以另有專屬外國某一法院管轄或排除我國法院管轄之合意，且該約定之外國法院亦承認該合意管轄者，始足稱之。
㈡查被告係依盧森堡法律所設立之外國法人，具涉外因素，故本件係屬涉外民事事件。又民國（除另標明者外，下同）99年5 月26日修正公布之涉外民事法律適用法，自公布後1 年施行；又涉外民事，在涉外民事法律適用法修正施行前發生者，不適用該法修正施行後之規定，新修正之涉外民事法律適用法第63條、第62條分別定有明文。查原告為外國法人，具涉外因素，且本件侵害商標權糾紛發生於98年間，是本件涉外民事法律事件仍應適用修正前之涉外民事法律適用法規定而定其準據法。而修正前涉外民事法律適用法雖無關於國際管轄權之規定，惟依據該法第30條規定，兩造既對系爭授權協議9.6 之管轄約定有所爭執，應依法庭地法即類推適用中華民國民事訴訟法之相關規定決定中華民國法院對本件有無管轄權。原告與訴外人日本Hitachi, Ltd. （下稱日立公司）簽署之Patent License Agreement（下稱系爭契約）主要係為解決相對人之電腦顯示器產品侵害日立公司以美國專利為主之侵權爭議，依該上開條款表面辭句之意思，當事人係合意任一美國聯邦地方法院，對與系爭契約有關之所有紛爭均有管轄權。惟查美國聯邦及各州之司法制度並不完全相同，與聯邦法律有關或具有聯邦因素之案件，始得由聯邦司法制度管轄。而系爭契約之原始當事人，一方係原告即台灣公司，一方係日立公司為日本公司，所涉及之授權專利包括4 件美國專利、2 件德國專利及1 件日本專利，尚包括剛取得之日本專利，非無面臨專利有效性挑戰之可能。故相對人主張縱有國際管轄合意，當事人間之合意亦僅存在於專利侵權之爭議。
本件係因原告於台灣將電腦顯示器業務及資產全部轉讓於台灣之緯創公司所生之債權不存在爭議，與專利無關，屬單純之契約爭議，無聯邦因素，即無聯邦利益可言，非屬美國聯邦法院管轄案件，則就原專利侵權所為合意管轄約定，於本件訴訟因無從履行而應屬無效。參以被告雖於西元2010 年5月21日以原告違反契約及依契約9.6 規定，向美國加州北區聯邦地方法院起訴，嗣因原告以無管轄權抗辯，被告撤回起訴，改向美國加州舊金山郡高級法院提起相同之訴訟。原告於西元2010年10月22日以不便利法庭為由，向上開州法院所提之駁回或停止訴訟聲請，已經該法院於西元2011年1 月11日以加州對本件涉及外國公司之案件鮮有利益，證據顯示本件有許多證人且幾乎均不在加州，台灣是一個合適的替代法院為由，准許相對人之停止訴訟聲請。本件爭議既無排他國際管轄合意之適用，則中華民國法院對本件有無國際管轄權，應類推適用中華民國民事訴訟法之規定。又積極確認之訴與消極確認之訴於訴訟程序事項之合法性認定應無不同。依據我國民事訴訟法第3 條之規定，被告於我國現無住所，原告請求之標的即係確認被告債權不存在，原告之營業所在中華民國境內，原告訴請確認債權不存在之事由發生於中華民國境內，請求標的之所在地即在中華民國境內，故中華民國法院應有管轄權。又司法院民國97年4 月24日院台廳行一字第09 70009021 號函指定當事人以一訴主張單一訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產訴訟。目前實務對與專利授權爭議有關之訴訟亦均認有管轄權，故本院對本件涉外訴訟事件有管轄權。
㈢依修正前涉外民事法律適用法第6 條第1 項規定，法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律。查系爭契約第9.6 條約定以美國德拉瓦州法為準據法（本院99年度民專訴字第212 號【下稱本院卷一】第19頁），是本件紛爭之準據法即為美國德拉瓦州法。
㈣按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上字第1240號著有判例足參。原告主張因原告業將電腦顯示器之全部業務、資產處分予第三人，依系爭契約之約定，專利授權終止，自民國98年起不再有專利授權，故民國98年度專利授權對價（專利授權金）之債權即不存在，惟被告卻主張其受讓日立公司系爭契約之權利而對原告有債權存在，足見原告與被告就系爭契約專利授權權利金之法律關係存否，容有爭執，並不明確，原告主觀上足認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，得以確認判決將之除去，從而，應認原告有即受確認判決之法律上利益。
㈥按民事訴訟法第259 條規定：「被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴」。同法第260 第1 項明定：「反訴之標的…與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者不得提起」。查反訴原告於本訴繫屬後，言詞辯論終結前，向本訴原告提起反訴；又本件反訴與本訴均基於同一契約而生之同一給付請求權，原告主張確認授權金債權不存在之本訴，而被告則提起給付該授權金之反訴，是本訴與反訴之訴訟標的自屬相同，且防禦方法相牽連。從而，被告提起反訴符合上開法文規定。
二、原告即反訴被告（下稱原告）主張：
㈠原告與訴外人日本商日立公司, Ltd.（下稱日立公司）分別於96年7 月20日及同年7 月6 日簽署Patent License
Agreement （下稱系爭契約）。系爭契約期間至98年12月31日止。依系爭契約，日立公司僅於契約有效期間內，給予原告該契約約定專利之授權。嗣原告已依系爭契約，針對⒈日立公司免除原告責任部分給付美金（下同）650 萬元、⒉96年度專利授權部分給付406 萬元、及⒊97年度專利授權部分，給付459 萬元予日立公司。其中原告於98年12月31日給付日立公司之250 萬元，包含系爭契約第5.1 條(a) 日立公司免除原告責任之50萬元、(b)96 年度專利授權之100 萬元、及(c)97 年度專利授權之100 萬元。嗣後原告於97年間將電腦顯示器之全部業務、資產處分予緯創資通股份有限公司（下稱緯創公司），不再製造相關產品。依系爭契約第4.3 條約定，日立公司基於系爭契約對於原告之專利授權因此終止，原告即無庸繼續給付授權對價予日立公司。就此，原告已於97年12月31日通知日立公司，然被告竟主張其受讓日立公司系爭契約之權利，而向原告請求給付540 萬元云云。因原告在私法上之地位有受侵害之危險，原告爰依民事訴訟法第247 條之規定提起本件訴訟，請求確認被告對原告540 萬元債權不存在。
㈡被告是否合法受讓系爭契約權利，非無疑義，應由被告負擔舉證責任：
被告既非系爭契約當事人，僅提出被告與日立公司間讓與系爭契約權利之書面文件，惟依美國德拉瓦州法，契約權利讓與，需要由「權利所有人」明白表示讓與其權利之意思表示，始為有效，解釋上，即應以「原權利人」自為此意思表示為必要，則此意思表示，是否得由受讓人為之？形式上，是否應由原權利人以書面通知（讓與契約權利之意思表示到達）義務人？此等系爭契約權利讓與是否合法之要件，被告身為負擔舉證責任之人，卻完全未能舉證以為說明。事實上，系爭契約之原當事人日立公司從未將其讓與系爭契約權利之意思，自行通知原告，則原告固不爭執系爭契約是否「得以讓與」，然就讓與本身之合法性仍有待被告舉證。
㈢依系爭契約第4.3(b)條，當原告處分其電腦顯示器業務、資產時，系爭契約所約定之「所有」未來權利、免除、授權及豁免，包含日立公司請求未來年度權利金之權利，立即事實上終止：
⒈依美國德拉瓦州法律，契約文字不會僅因訴訟中當事人見解不同、或當事人不同意其適當之解釋，即被認定為不清楚；只有在有爭議之條款，合理或正當地容有不同解釋或有二種以上之不同涵義，契約方為不清楚，則如契約條款依客觀、理性第三人所得理解之涵義僅有一種，依美國德拉瓦州法，該契約應為文字清楚且無曖昧不明，法院應依文字之明白、字面意思而為解釋。系爭契約文字清楚且無曖昧不明，且為被告所不爭執，原告懇請鈞院應依前引美國德拉瓦州法律之規定，依系爭契約之明白、字面意思解釋本件有爭議之條款，合先敘明。
⒉系爭契約第4.3(b)條約定：「If after the Effective
Date…(b) there is a disposition by Lite-On of thepart of its business engaged in manufacturing Licensed Products, all future rights, releases,licenses and immunities hereunder will immediately terminate ipso facto, but in no way shall that affect the rights, releases, licenses and immunities of Lite-On prior to such acquisition or disposition.」（中譯文：若於生效日後…(b) 倘有光寶處分其生產授權產品（按：電腦顯示器）之營業部分之情事，依本合約所有未來的權利、免除、授權及豁免均因此立即終止，但光寶於前揭取得或處分前之權利、免除、授權及豁免均不受影響）。依該條文字，當原告於97年底處分電腦顯示器營業時，「所有」系爭契約之下雙方當事人之未來權利等，包含原告獲得授權之權利、亦包含Hitach i請求未來年度權利金之權利，均立即終止，此為該條文字清楚之字面意義；且可從該條後段就單指原告一方之權利等會特別指明「the rights, releases, licenses and immunities of
Lite-On 」，足證依該條前段終止者，並不區分權利之主體，不以原告之未來權利等為限，日立公司之未來權利亦應同歸終止，顯為該條文字清楚、明白之唯一意義。是以，當原告於97年底處分其電腦顯示器相關營業時，自98年起，日立公司請求未來年度權利金之權利應即依約終止。⒊被告辯稱系爭契約第4 條係針對原告依約享有之權利所為之限制，並非針對日立公司所為限制云云。惟查，系爭契約第4 條之文字，並未明文約定係針對原告或日立公司，而係概括就系爭契約下之「免除、授權及豁免」約定若干條件，依字面意思解釋，絕非單純限制「原告一方」，該等條件之約定，自應同樣限制日立公司免除、授權及豁免之履行，則被告辯稱系爭契約第4 條係針對原告所為限制云云，顯屬無稽。
⒋又自第4.1 條文字可知，系爭契約如係限定指明特定人權利等時，契約文字會明白記載「in relation to that （former）Affiliate 」，亦可佐證，系爭契約第4.3(b)條記載 「 all future rights, releases, licenses and
immunities hereunder will immediately terminate
ipso facto」，既未限制契約當事人之任一方，自不以終止原告一方之權利等為限，而應包含日立公司請求未來年度權利金之權利，亦應終止，此為契約文字明白字義之唯一解釋。進一步細繹系爭契約第4.1 條更可得知，該條約定係就原告任一關係企業不再為其關係企業時，日立公司只能終止對該關係企業之授權等，故日立公司仍應對原告及其他關係企業依第3 條約定繼續授權，而因日立公司之繼續授權，其請求未來年度權利金之權利並未終止，是以第4.1 條文字僅記載「 all futurerights, releases,
licenses and immunities hereunder will immediatelyterminate ipso facto in relation to that（former）Affiliate 」，並未使「所有」未來權利（包含原告取得授權等權利、日立公司請求未來年度權利金之權利等）一併終止，此段論述除證明前述原告說明系爭契約第4 條非僅針對原告所為限制之理據外，亦證明系爭契約文字之清楚，要無任何曖昧不明：比較第4.1 條及第4.3(b)條可知，第4.1 條之效果僅終止有關特定關係企業之授權，而因日立公司仍繼續授權予原告，故非「所有」未來權利終止，則日立公司自得繼續請求未來年度之權利金；然第4.3
(b)條則係約定，「所有」授權終止，亦即日立公司毋庸繼續授權予原告，故系爭契約下「所有」未來權利皆應立即終止，日立公司自無請求未來年度權利金之權利。
⒌被告辯稱自締約過程可知原告已放棄當其處分顯示器營業時可終止其付款義務云云；然查，依美國德拉瓦州法，因系爭契約文字清楚，本無引用外部證據（如締約過程相關資料）以為契約權利義務解釋之可能，而應逕以契約文字之明白、字面意思解釋，而系爭契約第4.3(b)條既已清楚約定：當原告處分其電腦顯示器業務、資產時，系爭契約所約定之「所有」未來權利、免除、授權及豁免，立即事實上終止，鈞院本毋庸審酌外部證據及被告之相關抗辯，即可依據系爭契約第4.3 (b) 條明白、清楚之字面文義認定日立公司 請求未來年度權利金之權利亦應立即終止。
⒍如鈞院認為系爭契約文字或有疑義，然自證人證述及系爭契約其他條款實可證明，系爭契約第4. 3(b)條是否有「
obligation」乙字，完全不影響系爭契約第4.3(b)條係約定「所有未來權利終止」之當事人真意：
⑴自證人Chris Neumeyer證詞可知，其當初提議於系爭契約第4.3(b)條增加「obligation」僅是希望能讓該條文更加清楚，惟是否有「obligation」乙字，事實上並不影響系爭契約第4.3(b)條之文義：「所有」、「契約雙方當事人」之未來權利等，均於原告處分顯示器營業時，立即事實上終止。既然日立公司沒有請求未來年度權利金之權利，相對言，原告自無給付未來年度權利金之義務，這也是為什麼證人強調，系爭契約第4.3(b)條之文字，清楚表達了雙方之真意。
⑵被告固援引被證8 企圖說明日立公司並不同意「消滅義務」云云，惟被證8 電子郵件附件之Michael Spiro 單方說法，原告並不接受，且因系爭契約第4.3(b)條業已清楚規範「雙方未來權利」應終止，此既符合當事人真意，故未再進一步爭執，並非原告「同意」未來付款義務並未消滅。
⑶尤有甚者，系爭契約第5.1 條(b)-(d) 各款，明白記載了各年度權利金之付款，係以各年度之授權為先決條件，亦佐證原告之所以同意於系爭契約第4.3(b)條刪除「obligation」，除因該條業已明文終止日立公司請求未來年度權利金之權利外，系爭契約第5.1 條各款之適用結果，亦將致使授權終止後年度之權利金，毋庸繼續支付，在在證明，系爭契約之清楚文字，完全支持原告之主張，於97年底原告處分顯示器營業後，98年度之授權終止、日立公司請求98年度權利金之權利亦終止。被告反覆執「obligation」乙字被刪除之事，卻無視系爭契約明白、清楚之文字，顯係偏頗曲解之詞，且有違前揭美國德拉瓦州法律之契約解釋原則。
⑷被告主張本件適用美國德拉瓦州法「準禁反言原則」並稱原告業已默認其付款義務未終止云云；然查，原告並無「默認」之事實，已由前揭證人Chris Neumeyer之證詞，證明原告從未同意Michael Spiro 之單方說法，且係因系爭契約第4.3(b)條之文字，業已清楚載明包含日立公司請求未來年度權利金之「所有」權利皆終止，方未繼續爭執系爭契約第4.3(b)條之修改；益證，原告自始至終嚴守系爭契約第4.3(b)條之明白文字。又查，自被告提出之被證14可知，適用準禁反言原則，必須「於訴訟中改變其立場『以獲取利益』」、「為自己獲取利益或對他人造成不利」，然原告並未改變立場已如前述，又因系爭契約第4.3(b)條簽署版本之文字，本即終止「所有」、包含日立公司請求未來年度權利金之權利，故原告在本件訴訟中之主張，並非為自己獲取利益或對他人造成不利，而係契約文字清楚、明白之字面涵義；是以，美國德拉瓦州法律之準禁反言原則，於本件並不適用，而應依系爭契約第4.3(b)條之清楚文字，當原告處分顯示器營業時，「所有」未來權利、包含日立公司對原告請求未來年度權利金之權利，立即事實上終止。㈣系爭契約之專利授權，絕非全額付清之授權：
⒈查系爭契約中，完全沒有任何一處記載有「lump sum」之文字；又系爭契約文字清楚、要無曖昧不明，既為被告所不爭執，則系爭契約未記載「lump sum」（全額付清）之文字，即已清楚證明系爭契約之專利授權，絕非全額付清之授權。
⒉又一般而言，所謂全額付清之授權，最重要的一個特徵，就是有一個「全額」之約定；然查，系爭契約中，完全沒有任何一處記載系爭契約之全額價金為何，則系爭契約文字清楚、要無曖昧不明，既為被告所不爭執，光憑系爭契約並未記載所謂的「全額價金」之事實，即足以證明系爭契約之專利授權，絕非全額付清之授權。更遑論，系爭契約第5.1 條各款，已明白地記載免除及各年度授權對價之年度權利金個別金額，被告竟試圖以自行加總系爭契約第5.1 條各款價金後之金額，狡稱系爭契約為全額付清授權，實不足取。
⒊又被告片面稱系爭契約第5.1 條各款係「會計上安排」之事實，更再度證明系爭契約絕非全額付清之授權。依國際會計準則，企業應按應計基礎會計編製其財務報表，所謂應計基礎，又稱權責發生制，係當收益於確定應收時，費用於確定應付時，即行入帳；因此，如有交易，當期發生的收益與費用，不論其有無現金的收付，均須記帳，並即歸屬為該會計期間的收支。被告主張系爭契約係全額付清授權、系爭契約第5.1 條各款並非付款條件云云，惟如被告所言為真，假設系爭契約第5.1 條各款非付款條件約定，則該等條款之約定，理應不影響被告依應計基礎，於簽約後即認列全額權利金為當年度（96年）之收入，然實際上，日立公司係依系爭契約第5.1 條各款之約定，分別於各年度認列權利金，依應計基礎會計原則可知，於簽約時，對日立公司言，各年度之權利金並未確定應收，而需待系爭契約第5.1 條各款所載「條件」成就，方屬確定應收，始可認列為收入，則被告稱系爭契約第5.1 條各款係會計上安排，應已自證系爭契約非屬全額授權，原告並非於簽約時即無條件負擔「全額」權利金之付款義務；又日立公司自己提議加入系爭契約第5.1 條各款之事實，更證明系爭契約如僅有第5.1 條本文及分期付款（表格部分）之約定，此等契約條款之形式，將與契約當事人約定之實質有違，日立公司如認列全額收入，將有違「應計基礎」會計原則，而屬虛增營收，故日立公司方會提議加入系爭契約第5.1 條各款，以符合系爭契約並非全額付清授權、而為各年度權利金約定之當事人真意。被告自承日立公司認定系爭契約第5.1 條各款之約定，足以影響會計上其認列各年度權利金之事實，實已證明系爭契約之授權，為年度授權以對價支付相應年度權利金之性質，絕非全額付清之授權，如此解釋始符合「收益於確定應收時始可認列為收入」之基本會計原則。
⒋系爭契約之專利授權，既非全額付清之授權，日立公司絕非一經授權，即取得系爭契約第5.1 條各款「全額」之請求權利，而應依該條文字，在確實給予免除、且各年度確實提供授權之先決條件成就時，方取得請求各該對價之請求權利。被告既不爭執98年度日立公司確實並未授權，原告依系爭契約第5.1(d)條，自無給付當年度540 萬元之義務。
㈤系爭契約第5.1 條之約定，清楚記載應以「免除、授權、豁免」為付款之先決條件，被告既不爭執98年度日立公司確實並未授權，原告依第5.1(d)條，自無給付98年度540 萬元之義務：
⒈系爭契約第5.1(d)條約定：「$5,400,000 of Payment 4
is in consideration of the license under Clause 3
above for the calendar year 2009」（中譯文：款項四中5,400,000 元係前述第3 條就2009年度授權之對價），依美國德拉瓦州法，契約文字使用「in conside ration
of」，係創設「先決條件」（condition precedent ），將某一給付義務之發生繫諸該先決條件之成就。亦即，依前揭系爭契約條款，原告給付540 萬元之義務，係以日立公司於98年「有」授權為先決條件。今日立公司 於98 年「沒有」授權予原告，既為系爭契約第4.3(b)條適用之當然效果，復為兩造雙方所不爭執，則系爭契約第5.1(d)條所定之「98年度授權」之先決條件既未滿足，原告自無給付540 萬元之義務，此亦有美國德拉瓦州法律之規定可稽。
⒉又「授權」與「權利金」之間具有基本之「對價」關係，不論係美國專利制度、乃至我國，皆為專利授權契約共通之本質內涵。專利授權，「其對價得以實施費或租金（a
royalty or rent ）之方式繳付」；「授權（license ）者，專利權人同意他人實施其專利權之謂也。專利權人並因此取得對價，如：權利金、被授權人之交互授權」。亦即，所謂專利授權，被授權人所取得者，應係「實施」專利之權利，而被授權人因有「實施」專利之權利，方有給付對價（如權利金）之義務；而其「計算」對價權利金之方式，或有不同之約定方式（可能取決於專利品數量或不限數量），惟該給付義務，仍應以被授權人「有」實施專利權利為先決條件，而實際上被授權人是否實施專利、如何實施專利，僅會影響在確定「有」實施專利權利之前提滿足後，如何「計算」權利金數額而已。故本件被告反覆執系爭契約權利金不限產品數量、不受不可抗力事由影響等以為抗辯，實係忽略了該等情況下，原告仍「有」實施專利之權利（僅其「不為行使」例如未實際從事生產、或「無法行使」例如不可抗力情形－而已），自有依約給付「對價」權利金之義務，但本件中，被告既不否認日立公司「未」於98年度授權予原告，則依「授權」與「權利金」間之「對價關係」之法理（更係系爭契約第5.1 條所明文約定之條款），原告顯無給付98年度權利金之義務。又如原證58所舉之例：「專利無效時，被授權人得以其欠缺對價給付（failure of consideration）而追還其已付之實施費」，該案例縱使與本件並非完全相同，惟仍皆採同樣法理，即「授權」與「權利金」間，應為「對價」關係，「無授權」則欠缺對價給付，被授權人（即原告）自無給付相應權利金之義務（按：一般情況，專利無效時，被授權人至少得拒付此後之實施費，仍證明「授權」與「權利金」間，應為「對價」關係：「無授權」即「無權利金」）。
⒊前揭系爭契約之解釋，亦可由系爭契約第3.1 條約定：「Subject to the provisions hereof, 日立公司 hereby
grants Lite-On…license …」（中譯文：受於茲約定條文之限制，日立公司授權予光寶…）進一步證明。依前揭條文約定，日立公司依約授予原告之權利，係受系爭契約所有條款之限制，包含但不限於第4.3 條及第5.1 條，故系爭契約下日立公司所授予原告者，為受限於第4.3 條「於特定情事發生即告終止」、且依第5.1 條各款「為各年度權利金給付先決條件」之授權，亦即一方面其授權受限於第4.3 條，如有該條所訂特定情事發生即告終止，另一方面其授權並受限於第5.1 條，必須先於原告權利金之給付而為授權。日立公司於98年度既受限於系爭契約第4.3
條而未授權予原告，該年度之權利金給付先決條件並未成就，原告自毋庸給付98年度之權利金540 萬元。
⒋就此被告辯稱系爭契約第5.1 條付款期程僅為會計上之安排，並非付款條件云云，然查，通觀系爭契約第5.1 條之文字，完全沒有被告所述之「會計上之安排」或類似文字記載，依美國德拉瓦州法，解釋契約既應以雙方合意訂定之條款「文字之明白、字面意思解釋」，則被告對條款片面、主觀之認知即委不可採；又系爭契約第5.1 條第(a)
至(d) 各款，清楚且明白地分別約定各年度之權利金為各該年度授權之對價（in consideration of ），如在這樣的文字約定下，竟率爾將各年度之授權解讀為「並非」各該年度權利金之付款條件，不啻將系爭契約第5.1 條各款解釋成「贅文」，有違美國德拉瓦州法律契約解釋之原則，甚至違反被告自己主張之契約解釋原則：「法院必須將契約整體解讀，賦予每一個條款效力」，被告自相矛盾地解釋系爭契約第5.1 條，無理由地僅承認第5.1 條本文之效力、而拒絕賦予同條其餘第(a) 至(d) 各款應有之契約效力，被告偏頗曲解系爭契約之解釋方式，顯不足採。
⒌針對原告提出原證50證明美國德拉瓦州法規定：「契約約定一方當事人應履行特定行為，而就該行為之履行，他方當事人應支付一定數額之金錢者，該行為之履行，為付款之先決條件」，被告竟仍辯稱原告之付款義務不存在任何條件云云。然查，被告所述有一明顯違誤之處：系爭契約第5.1 條開宗明義即約定：「In considera tion of thereleases, licenses and immunities granted under
Clause 2 and 3 above, Lite-On will make the follo
wing Payments 」（中譯文：針對依前揭第2 條及第3 條所授予之免除、授權及豁免，光寶將支付下列款項以為對價），亦即，原告支付款項，將以日立公司依約授予原告免除、授權及豁免為前提，必待此等先決條件成就，原告方會支付後續款項，則此一「in consideration of 」之使用，顯然係約定了原告所有付款義務共通之先決條件，此亦符合前揭美國德拉瓦州法之規定。同樣地，在系爭契約第5.1 條各款中，再度使用「in consideration of 」之文字，顯然亦係約定各年度權利金之給付，應以各該年度之授權為先決條件。然被告竟解釋系爭契約第5.1 條
(a)-(d)款中「in consideration of 」並非條件之約定，難道被告之意思，係指系爭契約第5.1 條本文之「in
consideration of」亦非先決條件之約定？若此，縱使日立公司未依約授予原告免除、授權、豁免，難道原告皆需付款？被告既已自承「完成對待給付」，顯然被告應亦同意系爭契約第5.1 條本文之「in consideration of 」文字，係創設了付款義務之先決條件，方會在論述其自身完成對待給付之義務後（惟原告否認），主張原告應為付款。然被告卻完全無法自圓其說，為何不採同一邏輯，認定系爭契約第5.1 條(a)-(d) 款中「in consideration of
」亦為先決條件之約定，被告前後矛盾之論述，顯不可採，而原告援引美國德拉瓦州之判決，並就系爭契約第5.1
條本文及各款一貫解釋，主張原告各年度授權權利金之給付義務，係以相應年度之授權為先決條件，當屬有據。
⒍前述「in consideration of 」之解釋，亦足以說明原告各年度權利金之付款，並非無條件之「承諾」（covenant），而係「in consideration of 」第2 條之免除、第3
條之各年度授權，唯有該等條件成就時，方有付款義務。既然系爭契約第5.1 條明白揭示付款義務之先決條件，被告援引之被證18美國德拉瓦州判決，反而證明　鈞院應依存在於契約中清楚且無曖昧不明之文字，解釋系爭契約第5.1 條，並認定原告給付540 萬元之義務，係以日立公司於98年「有」授權為先決條件。又被告援引被證19稱「只有當契約文字包含『如果』（if）、『一旦』（as soon
as）或『倘若』（provided that ）時，依德拉瓦州法律才應認為契約文字已經清楚且無曖昧不明的表示有停止條件存在於契約中」云云，惟被證19美國德拉瓦州判決之原文係：「Courts interpret language such as "if",
"as soon as" or "provided that" as the expresscreation of a condition 」，顯然該判決僅係「例示」、而非「列舉」先決條件之用語，並非排斥「in consideration of 」之用語即非屬先決條件。今原告既已提出原證50證明美國德拉瓦州法規定：「契約約定一方當事人應履行特定行為，而就該行為之履行，他方當事人應支付一定數額之金錢者，該行為之履行，為付款之先決條件」，系爭契約第5.1(d)條之文字，應係約定原告98年度授權權利金之付款，應以該年度之授權為先決條件；又被告不爭執98年度日立公司並未授權，付款義務之先決條件既未成就，依美國德拉瓦州法：「先決條件未成就，致使該當事人喪失其依契約之權利」，日立公司喪失請求98 年 度授權權利金之權利，原告自無給付540 萬元之義務。
⒎原告前揭說明之理據及被告論述之無稽，亦可透過簡單假設即可清楚得知。假設系爭專利於系爭契約簽約後之隔天即被宣告無效，如依被告所述系爭契約第5.1 條「in
consideration of」並非先決條件之約定，原告難道甚至在僅取得「一天」專利實施權利、旋即專利被宣告無效、日立公司無權可授之情況下，仍應無條件負擔系爭契約未來年度之付款義務？或者，以本案為例，設若授權於系爭契約簽訂當年之96年底旋即因營業處分而事實終止，原告雖只實際獲得96年一年之授權，但仍應另行支付97及98年度總計高達9 ,990,000元之權利金？則被告本件詭辯之不合理與不公平！可見系爭契約下之付款義務，絕非無條件之承諾（covenant），而應以各年度之授權為先決條件。⒏被告另援引被證20美國德拉瓦州判決指稱原告不得於本件主張以不同方式解釋契約云云；惟查，於簽約過程中，原告從未同意被告片面陳述其刪除obligation乙字之理由，如前所述，業由證人Chris Neumeyer證實，又原告本件主張其無給付98年度授權權利金540 萬元之理由，除援引系爭契約第4.3(b)條外，更係以系爭契約第5. 1(d) 條清楚、明白、字面意義所得之唯一解釋結果！該條文字甚至是被告代表人所草擬，顯然被告本係同意系爭契約第5.1(d)條，應如系爭契約第5.1 條本文，有以「in consideration of 」之文字，創設先決條件之效果，則被告現在始於本件訴訟中聲稱該條文字並非付款條件，顯然是有意忽略系爭契約第5.1 條通體之清楚字面意義，將該條之本文與各款同有約定之「in conside ration of」為割裂式之偏頗解釋，以達有利於己、不利於原告之目的，原告認為被告違反自己提出之準禁反言原則之適例。
㈥綜上，原告業已證明當原告處分顯示器營業時起，日立公司終止授權（此為被告不爭執），且其請求未來年度授權權利金之權利，依約亦同時終止，又98年度授權權利金付款之先決條件並未成就，原告依系爭契約顯無給付540 萬元之義務。
㈦爰聲明：
⒈本訴部分：確認被告對原告540萬債權不存在。
⒉反訴部分：反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保聲請宣告免為假執行。
三、被告即反訴原告（下稱被告）則抗辯以：
㈠被告已依美國德拉瓦州法律合法受讓系爭合約之權利義務：⒈按美國德拉瓦州就契約讓與之法律，於Great American
Opportunities v. Cherrydale 一案中，法院已清楚指出：「有效讓與契約權利之要件為權利人『以意思表示表達他有即時讓與權利之真意，不須他或義務人採取任何進一步行動』。一般而言，契約之權利得被讓與，除非契約排除此讓與、公共政策禁止讓與或讓與實質重大地改變義務人之義務」。換言之，只有當：①契約禁止權利人讓與契約之權利義務；②公共政策禁止權利人為讓與；或③權利人之讓與將「實質重大」改變義務人之義務時，Delaware州法律方禁止契約之一方讓與其依該契約所生之權利義務。
⒉日立公司既已依德拉瓦州法律將系爭契約之權利讓與被告公司，且系爭契約並無任何不得讓與之事由，被告公司實已有效自日立公司受讓美金540 萬元之債權：
日立公司於西元2010年4 月14日將其依系爭契約所有之權利義務讓與被告公司，已清楚顯示日立公司有「即時讓與權利之真意」，依上開德拉瓦州法律，被告公司已有效受讓日立公司依系爭契約之權利，包括系爭美金540 萬元之債權。其後，被告公司更委託Dechert LLP 法律事務所，將上開契約讓與之情事明確通知原告。足見，被告公司實已合法受讓日立公司系爭契約之權利，至為明確。況日立公司依系爭契約之權利義務，並無不得讓與之情事，系爭契約僅於第9.1 條約定，原告公司不得讓與其依系爭契約所生之所有權利義務，並無任何條文禁止日立公司讓與系爭契約之權利義務。再者，日立公司將系爭契約之權利義務讓與被告公司亦未違反任何公共政策，且讓與後，原告公司依系爭契約所生之付款義務亦無任何改變，自無任何「實質重大改變義務人義務」之情事。是以，日立公司自得將系爭契約之權利義務讓與被告公司。
㈡系爭契約第4.3 條之解釋，應為當原告公司處分其電腦顯示器全部業務、資產時，系爭契約約定之專利授權即終止，但原告公司仍有給付美金540 萬元之付款義務。系爭契約第
4.3(b)條約定，僅使原告公司之授權終止，並未終止系爭契約及原告公司之付款義務：
⒈美國德拉瓦州法律規定，解釋契約時，若契約文字清楚且無曖昧不明，法院應依契約文字之意義，探求當事人真意：
由被告前呈被證2 號Farnan前法官出具之專家意見書可知，美國德拉瓦州關於解釋契約之法律，係規定：「解釋契約時，法院的角色是『使當事人的真意生效』。當事人的真意首應參照契約文字決定，作一個整體性的解讀。『真正的檢驗標準，並非契約當事人想要其意涵為何，而是一個處於當事人地位的合理之人會認為其意涵為何』。適用這個檢驗標準時，法院必須將契約整體解讀，賦予每一個條款效力，給予文字通常或普通的意思，除非契約清楚顯示當事人有不同的真意」。Farnan前法官更進一步闡釋：「若契約文字清楚且無曖昧不明，文字的字面與普通意義一般而言將會建立當事人的真意。在德拉瓦州法下，只有當『爭議中的文字是合理或正當地可以有不同的解釋，或可能有二個或更多不同的意涵』，才會認為契約有曖昧不明」。美國德拉瓦州法律規定，當法院認為契約文字不明確時，得考慮外部證據，Farnan前法官援引德拉瓦州法院判決闡釋：「若法院認為契約的文字不明確，「則所有客觀的外部證據都會被考慮：當事人明確的陳述與行為、商業脈絡、當事人先前的交易、該產業之其他商業習慣或作法」。再者，原告公司提出之德拉瓦州法律解釋契約之規定，亦與Farnan前法官所述相符，是上開規定確為本件應適用之德拉瓦州法律之規定，原告公司於102 年3 月援引之原證47號、48號，「當契約文字清楚且無曖昧不明，法院應依文字之明白、字面意思解釋。契約當事人之權利義務，首應依其所簽署契約之文字本身決定之」、原證49號「契約意義應為客觀、理性第三人所得理解者」，以及原告公司「若法院判定契約模稜兩可…法院並將考慮外部證據…」云云，均與Farnan前法官所引述者相符，足見上開解釋契約之規定，確為本件應適用之德拉瓦州法律。
⒉系爭契約第4.3(b)條之文字，僅係針對原告公司之權利、授權與免除之終止：
⑴系爭契約第4.3(b)條乃約定：「若在生效日後…(b) 光寶公司處分其從事生產本授權產品該部分營業，所有將來的權利、責任免除、授權及豁免，將因該事實立即終止，但不影響光寶公司在該併購或處分前之權利、責任免除、授權及豁免」。
⑵該條文字乃由一個單一句子所構成，該句文字僅提及原告公司權利之終止，完全未提及原告公司付款義務或日立公司之權利，此句一開始即提到「若『光寶公司』處分其從事生產本授權產品該部分營業」（「there is adispositi on by Lite-On of the part of its business engaged in manufacturing Licensed Products」），則「所有將來的權利、責任免除、授權及豁免將因該事實立即終止」（「all future rights, release
s,licenses and immunities will immediately terminate ipso facto 」），此處隻字未提日立公司之權利或原告公司之付款義務，明顯係專門針對「光寶公司之權利、責任免除、授權及豁免之終止」所為之規定，此為該部分文字明確表達之意思，並無可能為其他之解釋。若如原告公司所稱，此處之「所有權利、責任免除、授權或豁免」，係指雙方當事人之權利云云（被告公司否認之），則不可能在同一句文字只出現「原告公司」，完全無日立公司、雙方當事人等文字，此益足證系爭契約第4.3(b)條文字字面之意思，確實是指「當光寶公司處分其此部分營業時，原告公司之權利、授權等將立即因而終止」。再者，由該條使用之「ipso facto 」
此一拉丁法諺，更可顯見其係針對原告公司「所有將來的權利、責任免除、授權及豁免」之規定。
⑶對照系爭契約第4.3(b)後段文字，更可見該條係規定「光寶公司所有將來的權利、責任免除、授權及豁免」之終止：
①第4.3(b)條係規定：「若光寶公司處分…，所有將來的權利、責任免除、授權及豁免，將因該事實立即終止，但不影響光寶公司在該併購或處分前之權利、責任免除、授權及豁免」。準此，依第4.3(b)條後段文字，當原告公司處分其營業時，原告公司於處分前之「權利、責任免除、授權及豁免」，不受影響。由此解釋同條前段文字，既然均約定於單一句子中，前段文字之「所有將來的『權利、責任免除、授權及豁免』」，當然同樣係指原告公司之「所有將來的權利、責任免除、授權及豁免」。若如原告公司所稱，前段係指「雙方當事人」之權利云云，豈有可能不特別標示「雙方當事人」！
②系爭契約該條文字規範之對象既為原告公司，且該條文字中完全未包含「義務」一詞，顯見該條文字之解釋，應為當原告公司處分營業時，其將來之授權即因而終止，但其付款義務仍不受影響。由系爭契約6.3
條與4.3 條之文字對照，更顯見原告公司之付款義務不因4.3 而終止：如同Farnan前法官於專家意見書所述，相較於第6.3 條明確約定「沒有任何終止，會免除任一方在終止前已產生之任何義務或責任…」等語，亦可見於第4.3 條之情形，當事人雙方有意不終止原告公司之義務。換言之，相較於6.3 條提及「義務」之條文用語，4.3 條乃刻意約定「只有」原告公司之「權利」會因其處分營業而終止，而系爭契約與原告公司之義務並不因此而終止。否則，第4.3 條大可約定，原告公司處分營業時，系爭契約自動終止並適用第6.3 條規定，並無必要特別強調僅原告公司「將來之權利、責任免除及豁免」因而終止。
⑶對照系爭契約第9.2 條約定之內容，亦顯見第4.3(b)條僅針對原告公司之權利，與日立公司之權利無關：系爭契約第9.1 條約定：「本契約只適用光寶公司，其不得移轉本契約下之任何權利或義務」。由此可見，系爭契約雙方當事人之真意，乃在於原告公司所有權利均具有屬人性，原告公司不得以任何方式使他人得以享有系爭契約之授權。第4.3(b)條係處理當原告公司處分其營業時，為避免他人得因此享有原屬原告公司之授權，故而約定原告公司之處分行為將使其依系爭契約所取得之授權及權利，立即終止。此解釋方式與第9. 1條約定之當事人真意，完全相符。
⑷另就系爭契約第4 條及第4.1 條，更得瞭解第4.3(b)條僅針對原告公司權利規範，與日立公司之權利無關：
①系爭契約第4 條所規定者，乃對原告公司「權利、授權及責任免除的進一步限制」（Further Limitationon Release,License and Immunities ），並非終止系爭契約之事由，此由該條標題可清楚得知。第4 條乃針對「光寶公司」依約享有之權利所為之限制規定，系爭契約第4 條條文一開始即明白表示：「在未影響其他任何條文一般性的規定下，且儘管有其他不同的規定，此處授與的責任免除、授權與豁免需受下列進一步條件限制。換言之，整個第4 條之規範或限制對象，均為原告公司依約取得之各項權利，蓋僅有光寶公司始依系爭契約享有「責任免除、授權與豁免」，足見第4 條之所有約定，均非針對日立公司或其受讓被告公司任何權利而為任何限制。
②系爭契約4.1 條規定：「若在生效日後任何關係企業不再為關係企業，與此（前）關係企業有關的所有將來的權利、責任免除、授權及豁免，將因該事實立即終止，但不影響該（前）關係企業停止成為關係企業前之權利、責任免除、授權及豁免（按：依系爭契約第1.1 條定義條文規定，此處「關係企業」僅限於光寶公司之「關係企業」）」。換言之，該條所規範之情形，乃係當原告公司之關係企業不再與原告公司間維持原有的關係企業之關係時，該企業因本契約原享有之所有將來的權利、責任免除、授權及豁免將立即終止，但本契約其他條文並無任何改變。系爭契約既為全額付清之授權，本不可能因原告公司關係企業數量之增減而影響授權金之數額。因此，系爭契約第4.1 條所稱「所有將來的權利」之唯一可能解釋，即為原告公司與該企業有關的「所有將來的權利」將因該企業與原告公司間關係之改變而終止，至於日立公司公司收取權利金的權利，則根本不在該條文規範之範圍內，更不因此受任何影響。儘管第4.1 條（關係企業之關係終止）與第4.3 條（授權之營業終止）處理之情形不同，第4.3 條此處之法律效果與所使用之文字，與4.1 條完全相同，由此可見，4.3 條所謂立即終止之「所有將來的權利」，當然乃指原告公司的權利，而與日立公司公司收取授權金之權利毫無關連。③原告公司另主張系爭契約第4 條亦限制日立公司云云，顯已悖離系爭契約文字清楚之意思，並無足採，原告公司主張系爭契約第4 條並未明文約定係針對原告公司或日立公司云云，惟查，系爭契約第4 條文字已清楚表達須受限制者為「此處授與的責任免除、授權與豁免」，系爭契約既然為日立公司將「權利、責任免除與豁免」授與原告公司，此條之「所『授與』之責任免除、授權與豁免」，依文字普通、一般的意思，當然是針對指「光寶公司之責任免除、授權與豁免」。原告公司在文字如此清楚約定之情形下，仍辯稱系爭契約第4 條包括對日立公司權利之限制云云，實屬無據。
⑸原告公司主張，因第4.3(b)條後段有「of Lite-On」之文字可證前段「所有權利」為雙方當事人之權利云云，與契約文字明顯不符：
第4.3(b)條前段，一開始即於處分行為時已提到「光寶公司」（即：disposition by Lite-On），又已使用「ipso facto」（即「因『光寶公司』處分行為」）於「所有權利、授權」等文字之後，自無須再於「所有權利、授權等」文字後，另外再加入「of Lite-On」等文字，至於後段文字，為求明確，乃再次提到「of Lite-On」。綜觀該條，整個條文並無一字提到日立公司或雙方當事人，完全以原告公司為規範之對象，日立公司之權利，實無任何可能因該條而受影響。原告公司單以後段文字中有「of Lite-On」等文字，主張前段應指「雙方當事人」之權利云云，顯已刻意忽視前段文字中二次提到「原告公司」之事實，曲解系爭契約之文字，並不足採。
⑹原告公司另辯稱因該條提及「right 」（權利）一詞，得推論日立公司之請求權亦終止云云。惟查，原告公司此主張，扭曲第4.3(b)條文字之明確意思。實則，Hitachi 之請求權即為原告公司之付款義務，而該付款義務，正是第4.3(b)條明確排除者：
第4.3(b)條後段文字已清楚表明，原告公司依系爭契約所取得者，包括「『權利』、免除、授權及豁免」，並明確約定原告公司於處分前之「『權利』、免除、授權及豁免」不受處分影響，絕非如原告公司所主張其依系爭契約僅取得「免除、授權及豁免」云云。是原告公司實不得刻意無視於第4.3(b)後段文字規定，扭曲前段文字明確之意思。實則，依系爭契約，原告公司除享有第2 條及第3 條之「權利、責任免除、授權及豁免」外，原告公司仍有諸多權利：舉例而言，依系爭契約第6.4
條，原告公司在日立公司破產或解散等情形，享有「授權仍繼續存在」的權利；若授權人有違反擔保責任時，原告公司依7.1 條享有請求損害賠償之權利；原告公司依8.1 條享有公開對外宣示其已取得授權之權利，凡此種種，足見系爭契約第4.3 條所指之「所有將來的權利」，應指原告公司依本契約各條文所享有之各項權利，當然不限於責任免除、授權及豁免。
⑺第4.3(b)條規定之文字已清楚、明確，並無須參考任何外部證據而為解釋。惟縱認該條文字有任何曖昧不明之處，外部證據亦可排除任何就原告公司付款義務未受其處分營業影響之任何疑慮。該等外部證據即為下述適用禁反言原則之外部證據。
⑻原告公司依德拉瓦州準禁反言原則之規定，不得再主張原告公司之付款義務因第4.3(b)條之規定而終止：
德拉瓦州「準禁反言原則」規定，一方不得為使自己獲取利益或對他人造成不利，而在訴訟中採取與其於契約協商過程中所默認立場不一致之主張。證人Chris
Neumeyer於鈞院作證時已清楚證述，當原告公司建議於第4.3(b)條中加入「義務」（obligation）一詞，使第4.3(b)條之規定變為「…所有將來的權利、責任免除、授權、豁免及義務，將因該事實立即終止」時，日立公司並不同意，而原告公司為使日立公司同意簽約，直接接受日立公司刪除「義務」一詞，且未向日立公司為任何說明。足見，原告公司於締約過程中為使日立公司同意簽約，刻意默認日立公司對系爭契約第4.3( b) 條之主張，不為爭執，以獲取其自身之利益並對日立公司產生不利。從而，原告公司既已於締約過程中默示同意日立公司對於前述條款內容之意見，依德拉瓦州準禁反言原則之規定，自不應容許原告公司臨訟更易其詞，再為不同之主張。
㈢日立公司於系爭契約生效時，已將所有權利、責任免除、授權及豁免，全數授與光寶公司而履行其給付義務，是原告公司亦於契約生效時，發生其全部付款義務：
⒈由系爭契約文字可知，日立公司已於系爭契約生效時，履行完畢其義務：
系爭契約第3.1 條約定：「依本契約條文之規定，日立公司就授權專利授予光寶公司與其關係企業非專屬性、不可再授權、不可轉讓、不可撤銷、全球性的授權，且不受產品數量之限制」。此條文之文字使用「於此授與」（hereby grants ），實已清楚約定當系爭契約生效時，日立公司已經將一「非專屬性、不可再授權、不可轉讓、不可撤銷、全球性且不受產品數量限制」之權利授與原告公司，至為明確，不容混淆。尤以，該條文已表明，日立公司所授與之授權，性質為「不可撤銷」（irrevocable ）之權利。是以，當系爭契約生效時，日立公司已完成此「不可撤銷」之授權。況該條條文並無任何文字表示，日立公司之授權係「逐年授權」，甚或「分次授權」。實則，系爭契約第3.1 條文字已清楚表示，日立公司所授與者，為「一個單一的授權」（a license ），並非分次、多個授權，故條文中明確使用單數不定冠詞「a 」與單數「license 」，而非「licenses」。是原告公司主張日立公司授權為「逐年授權」云云。甚或區分97年授權、98年授權等，均與事實不符，實屬無據。
⒉原告公司之付款義務乃於系爭契約生效時產生，日立公司於系爭契約生效時，已將系爭契約之「非專屬性、不可再授權、不可轉讓、不可撤銷、全球性且不受產品數量限制」授與原告公司，而原告公司亦於系爭契約生效時，發生其依第5.1 條所載之到期日付款之付款義務，此有系爭契約第5.1 條文字明確記載：「…光寶公司將於指定支付日或之前，透過電子轉帳方式支付「光寶公司將會準時於到期日以美金支付本條約定之所有到期款項…」（Lite-On
will pay all amounts due hereunder in US$…）可證
。蓋上開二條文均使用「將於」、「將會」等肯定之文字，而未附加任何條件，自可證明光寶公司之付款義務，已於系爭契約生效時發生。
⒊原告公司主張依系爭契約第4.3 條及第5.1 規定，可知原告公司未取得98年之授權而無付款義務云云，已明顯悖離系爭契約之文字：
原告公司主張系爭契約第3.1 條有「依本契約條文規定」之文字，表示日立公司授與光寶公司之權利受第4.3 條及第5.1 條之限制，並由上開條文規定主張其自始未曾取得98 年 之授權云云，實與事實不符。詳言之，日立公司於系爭契約生效時，已依系爭契約之約定，不可撤銷地將權利授予原告公司，豈有「98年沒有授權」云云等情事！系爭契約第4.3 條係約定於特定情事發生時，原告公司「已取得之授權」將因而終止。於本案中，原告公司之授權係因其處分營業之事實而終止，並非自始未得日立公司授權，至為灼然。原告公司前開主張，顯係刻意混淆本件日立公司權利授與之時點（按即系爭契約生效時）與授權終止之時點（按即原告公司處分其營業時），而後再企圖辯稱其從未取得98年之授權與無付款義務云云，顯見其主張已違反系爭契約之文字，嚴重悖離事實。尤以，原告公司之付款義務早於系爭契約生效時，即已發生，絕非逐年視授權是否被終止而決定是否發生，否則系爭契約第5.1 條及第5.3 條之規定，豈非形同具文！是即便原告公司之授權因其處分營業之行為而終止，原告公司之付款義務亦已於系爭契約生效時發生且未受影響。
⒋縱認系爭契約依第4.3(b)條之規定而終止，原告公司之付款義務既於契約生效時發生，自未受該終止而影響：
⑴由Michael W. Dickinson, Inc. v. Martin CollinsSurfaces & Footings （下稱「MWD 案」）判決可知，專利授權契約終止時，當事人之權利義務關係，應依契約文字解釋之。若契約中未明文約定終止後應按比例計算支付授權金，則即便被授權人因解散而不再使用專利，甚或專利授權契約因此而終止，被授權人依約支付授權金之義務仍屬「終止前已發生之付款義務」而不受契約終止之影響，至為明確。該案適用之肯塔基州法律與德拉瓦州法律就解釋契約有近乎相同之規定，且該案之事實與本案事實類似，自得作為法院判決時之參考。此處之法律議題乃與契約法原則相關，肯塔基州與德拉瓦州之契約法原則，實質上並無不同。原告公司雖主張該案例因為肯塔基州案例、與本案無關而不得比附援引云云，顯有嚴重誤會，核先敘明。
⑵日立公司於系爭契約生效時，已將授權授與原告公司，履行完畢其義務，而原告公司之付款義務，自亦於系爭契約生效時全部發生，且應於契約約定之各到期日準時支付，已如前述，可見原告公司依系爭契約所生之付款義務，乃分期付款且未附任何條件者。系爭契約無任何條文提到有任何情況得免除原告公司各期之付款義務，足見本件原告公司各期付款義務與上開MWD 案之個案事實相同，未附任何條件、亦不因任何原因而得請求不支付。再者，系爭契約第6.3 條亦已約定原告公司於契約終止前已發生之付款義務不因終止而受影響，系爭契約第6.3 條約定：「沒有任何終止，會免除任一方在終止前已產生之任何義務或責任…」，如同MWD 案，本案系爭契約縱因原告公司之行為而終止，原告公司給付美金540 萬元之義務既已發生，自未因契約終止而受任何影響。是原告公司主張其因處分顯示器業務，不再需要系爭專利之授權，以及系爭契約終止而無支付被告公司權利金之義務云云，均不可採。系爭契約既無任何文字規定契約終止後，原告公司得應按比例計算支付授權金，原告公司自仍有支付美金540 萬元之義務。
⑶原告公司另辯稱MWD 案反面解釋可得如有針對特定年度支付權利金規定，被授權人對終止後之授權金即無支付義務，以及系爭契約第5.1(a)-(d)條約定各年度授權金對價而與MWD 案不同云云，然查，原告公司此等解釋MWD 案之方式，顯係刻意忽略該案判決所述，只有當契約中有明文約定終止後應按比例計算支付授權金時，被授權人才得如此主張無給付義務之意旨。系爭契約第5.1(a)-(d)條並無任何文字表明一旦原告公司之授權終止，原告公司即無須支付任何一筆款項。更有甚者，系爭契約第5.1 、5.3 條已明文規定，原告公司將於各到期日支付各筆款項。顯見，系爭契約文字已明確表示，原告公司各期之付款義務，並無任何條件，原告公司亦不得按所得授權之比例計算應給付之權利金，依MWD 案所揭示之規定，原告公司自仍有支付美金540 萬元之義務。是原告公司所稱系爭契約第5.1(a)-(d)條之約定與MWD
案不同云云，均屬無據。
㈣系爭契約第3.1條文字已明確約定其乃「全額付清」之授權
：
⒈依系爭契約之約定，原告公司取得之授權係全額付清之授權，並不受其是否持續使用專利而影響。依系爭契約第3.1 條規定，日立公司於系爭契約生效時，授與原告公司及其關係企業「非專屬性、不可再授權、不可轉讓、不可撤銷、全球性的授權，且不受產品數量之限制」（not limited by product quantity ）。換言之，原告公司在系爭契約之授權期間內，可自由決定其每一年度欲製造或販賣系爭授權產品之數量，此數量之多寡，並不影響其應支付日立公司之授權金總額。舉例而言，即便原告公司因市場因素或其他考量，決定西元2009年整年皆不製造或販賣任何授權產品，甚至裁撤其生產授權產品之部門，依系爭契約之規定，其仍應支付日立公司全額授權金；反之，倘若原告公司因市場需求，決定於西元2009年加倍生產授權產品，亦不因此而增加其應支付之授權金總額。況且，系爭契約更無一般授權契約常見之定期提出報告之義務。足見原告公司依系爭契約取得者，實係全額付清之授權，其授權金之數額完全不受原告公司是否使用或使用系爭專利之多寡而影響。
⒉由系爭契約第9.3 條關於不可抗力事件發生時之約定內容，更足見系爭契約乃「全額付清」之授權：
⑴依德拉瓦州法律規定：「法院必須將契約整體解讀，賦予每一個條款效力」。
⑵由系爭契約第9.3 條約定：「…當不可抗力事件結束後，無任何不可抗力事件得免除光寶公司依本契約所應負之付款義務」等語可知，當發生不可抗力事件，例如火災、水災等事件，即便原告公司再也無法使用授權之專利，其付款義務仍不因此而免除。關於此條之解釋，原告公司於西元2007年5 月29日寄給Michael Spiro 電子郵件中，更再次肯認：「 We agree completely that
Lite-On's obligat ion tomake payments should notbe excusable due to forcemajeure. 」（我們完全同意光寶公司付款義務不應因不可抗力而免除），此亦經證人Chris Neumeyer證述明確。
⑶若要賦予第9.3 條效力，當然會得到系爭契約之當事人真意應為，系爭契約之授權，乃無論原告公司是否使用相關專利，原告公司都應依約給付全部之款項之「全額付清授權」。否則，若依照原告公司之解讀（被告公司否認之），豈非產生當原告公司因不可抗力事由而無法使用系爭專利時仍須依約付款，然原告公司如處分顯示器部分之營業時，即得免除付款義務！此種解讀方式不僅與系爭契約第9.3 條約定之用意矛盾，更有違當事人間於締結契約時之「真意」。
⒊縱認系爭契約之文字並未明文約定其乃「全額付清授權」之性質，契約條文之效果已清楚顯示此性質，且雙方協商過程之文件，更再次確認系爭契約事實上確為「全額付清之授權」：
依德拉瓦州法律，使用外部證據時，「很重要的是，應注意用來參照分辨曖昧不明之契約意義的任何外部證據，必須表明所有當事人的真意，否則這在解釋契約文字時，會是一個不完整的指引」。於雙方簽署之Settlement MOU，日立公司與原告公司已清楚表示此為「全額付清」之授權。該Settlement MOU第「a.」項及「c.」項僅記載應付之金額，而第「d.」項記載「和解是給予全球製造、生產、使他人生產、為販賣之要約及／或進口、販賣無限制數量產品（現存產能）之授權」，表明此授權金額與使用專利生產、銷售產品之數量，並無關連。此外第「e.」項更進一步清楚記載授權金是「全額付清、無使用費、不可撤銷且不受產量限制」。是以，原告公司臨訟刻意將雙方在計算「全額付清」授權金時之計算方式，與所謂按實際銷售數量計算定期支付之權利金二者混淆，無視於SettlementMOU 已清楚記載授權金之性質為「全額付清」之文字，竟爾宣稱不限數量乃因擔心日立公司反悔云云等不合常理之說詞，企圖掩飾其不欲履行付款義務之事實，實不足採。㈤系爭契約第5.1 條確為無條件之付款義務且為分期付款之安排：
⒈系爭契約第5.1條為無條件之付款義務：
系爭契約第5.1 條約定：「考量上述第2 條及第3 條授與責任免除、授權以及豁免，光寶公司將於指定支付日或之前，透過電子轉帳方式支付下列款項到日立公司帳戶」。如Farnan前法官於法律意見書所述，系爭契約第5. 1條之文字「無任何規定對光寶公司的付款附加條件或使該付款有任何條件」（ 「 There is nothing in Section 5.1
that conditions Lite-On's payment or makes that
payment in any way contigent」），且明白「使用『將支付下列款項』此等強制性的文字」，足證原告公司有無條件之付款義務。
⒉系爭契約第5.1條為分期付款之安排：
由系爭契約第5.1 條有「光寶公司將於指定支付日或之前，透過電子轉帳方式支付下列款項到日立公司帳戶」等文字，可證明該條約定確為分期付款之安排，原告公司無權選擇不支付任何一期款項。
⒊第5.1 條(a)-(d) 係為會計考量之約定，並未對付款附有任何條件：
⑴系爭契約第5.1(a)-(d)之規定，僅係載明雙方所「瞭解」授權金總額計算之方式之事實，並非對於付款附有任何條件、或表明原告公司於任何情況下得免除給付任何一期授權金。系爭契約第5.1 條已載明該條(a )、(b)
、(c) 及(d) 僅為記載「雙方瞭解」之事實。第5.1 條(a) 、(b) 、(c) 及(d) ，並無任何文字提及若原告公司於任一年度未使用日立公司專利、或系爭契約發生4.3 條之情形，則可免除該年度授權金之給付。
⑵由雙方協商系爭契約內容之過程可知，日立公司曾於96年6 月14日以電子郵件寄給原告公司明確表達，第5.1
條(a) 、(b) 、(c) 及(d) 付款期程之規定，乃為日立公司會計上之安排而增加此部分文字，而證人Michael
Spiro 作證時亦表示，當日立公司提議加入此段文字並說明加入之理由時，原告公司直接接受此修改，且未為任何表示。由此足證，雙方當事人之真意，應為第5.1
條(a)-(d) 之規定係為會計之安排。實則，該條規定係為日立公司權利金收入之認列所增加，關於權利金之收入認列原則，國際會計準則第18號公報（International Accounting Standards 18 ）第30（b ）段規定：「權利金應依相關協議之實質，以應計基礎認列」（royalties shall be recog nised on an accrual basis
in accordance with the substance of the relevantagreement ）。而第33段則規定：「權利金應依相關協議之條件提列，且通常以該基礎認列，除非就協議之實質而言，以其他有系統且合理之基礎認列收入較為適當」。因此，依上開會計準則公報，為使Hitachi 公司得以「應計基礎」認列權利金收入，必須加入系爭契約第5.1 條(a )-(d)項之規定。換言之，該等條項加入之目的，係因日立公司希望得以避免於簽約後立即認列2,055 萬之權利金收入。日立公司為會計認列權利金收入之考量，乃於系爭契約協商過程最後的階段，建議於系爭契約第5.1 條加入(a)- (d)項。該契約於加入該等條文後，日立公司即得於2007年認列406 萬元、2008年認列459 萬元、2009年認列540 萬元之權利金收入。是以，系爭契約第5.1 條(a)-(d) 項約定，僅係為上開會計目的而設，並無變更系爭契約其餘條款內容之用意。原告公司主張被告公司拒絕賦予第5.1(a)-(d)效力云云，實有嚴重誤會。第5.1(a)-(d)條僅為宣示性之條文以確認雙方之瞭解，蓋無論依系爭契約第5.1(a)-(d)條「雙方瞭解」（It being acknowledge d that ）之文字，以及雙方締約過程中日立公司電子郵件對增加該部分之解釋及原告公司無異議之接受，均可清楚知悉，該部分條文確實將雙方之瞭解（acknowledg ement）記載於契約中。是被告公司之主張，並無任何矛盾之處，更無任何違反德拉瓦州法律之處。
⑶原告公司所提出原證50號判決以及原證53號由Mr.Connolly 所出具之法律意見書第10頁所引用之判決，均無任何一個判決以契約使用「in considera tion of」，作為創設先決條件，是原告公司之主張，已屬無據。依常理而言，德拉瓦州法律應為若締約雙方之真意為某義務之產生須繫諸於某事件之發生（按：即停止條件）時，則除非該事件先發生，否則無須履行該義務。至於是否有停止條件之存在，須探求雙方是否有創設該等條件之真意，並非機械式地認為以某種方式使用文字即表示有該真意之存在。於本案中，系爭契約之約定與協商過程均明確顯示雙方並無創設先決條件之真意，使用「consideration 」此等完全正常之契約文字，更未顯示有該真意。實則，德拉瓦州法律已規定，契約之條款應推定為承諾而非條件只有當契約文字清楚且無曖昧不明的表示有停止條件存在於契約中，法院才應依此解釋契約。Farnan前法官已一再強調系爭契約第5.1 條並無此等創設條件之文字，足見原告公司所謂先決條件云云之主張，並無足採。
⑷原告公司另又主張，由雙方締約經過可知系爭契約第5.1 條各款規定，如某年度無授權，無給付該年度權利金義務云云。然查，原告公司已刻意曲解該部分文件之意義，且錯誤適用德拉瓦州法律。原告公司以Michael Spiro 於西元2006年11月4 日之電子郵件內容含有「Option」一字辯稱系爭契約第5.1 條創設先決條件云云。惟查，該封電子郵件乃係整個過程中相當早期之郵件，實已完全被其後雙方所簽署之Settlement MOU以及系爭契約所取代，再者Michael Spiro 僅係預先給予原告公司選擇其將來所欲取得之授權期間之長短而已。原告公司已決定授權期間。原告公司當然不得於6 年後再單方修改其決定。原告公司又主張系爭契約第5.1(a)-(d)各項金額，係以預估產量為依據，可證明第5.1 條規定各年度授權金云云，惟查，此等主張已與事實不符，日立公司與原告公司於協商授權金總額時，乃係參考原告公司所預估之將來生產數量，作為其全額付清授權之授權金計算基礎，已如前述。另查，雙方於協商時，基於此授權之性質為全額付清、不受產品數量限制之授權，因此雙方同意授權金之金額應為依原告公司預估數量計算之金額，加上300 萬美金，此有前呈被證6 號MOU 及證人Michael Spiro 之證詞可稽。此300 萬顯然與原告公司預估之產品數量完全無關，當然是因為授權性質為全額付清、不受產品數量限制，才會於預估數量外，另加上一筆特定金額。否則，原告公司何以會同意加上此筆與產量預估完全無關之金額！當雙方即將完成系爭契約之協商時，日立公司為會計上認列權利金收入之考量，乃依照先前原告公司於被證44號所為之產量預估加上100
萬計算各年度認列之授權金收入金額，並於系爭契約第5.1(a)-(d)條將各金額列為雙方瞭解之內容。原告公司實不得為脫免其支付授權金之義務，刻意曲解上開條文之約定，是原告公司之主張，並無足採。
㈥綜上所述，被告公司已合法受讓日立公司依系爭契約之權利。系爭契約第4.3(b)條已清楚約定，當原告公司處分其電腦顯示器部分營業時，其授權將因而終止，但原告公司之付款義務，並未終止。日立公司於系爭契約生效時已將權利授與原告公司，原告公司之付款義務亦於斯時發生，該付款義務既未終止，自無由主張540 萬債權不存在。
㈦爰聲明：
⒈本訴部分：
原告之訴駁回。
⒉反訴部分：
⑴反訴被告應給付反訴原告540 萬元，及自98年12月31日起算至清償日止，年息按紐約市Citibank公布之Prime
Rate加計3%計算之利息。
⑵反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷㈠第224 、225 頁之準備程序筆錄）：
㈠原告與訴外人日本商日立公司分別於96年7 月6 日及同年月月20日簽署系爭契約。
㈡系爭契約期間至98年12月31日止。
㈢依系爭契約，日立公司僅於契約有效期間內，給予原告該契約約定專利之授權。
㈣原告於97年間將電腦顯示器之全部業務、資產處分予緯創資通股份有限公司。日立公司給予原告之前揭專利授權因此於97年12月31日終止。
㈤原告已依系爭契約給付1,515萬美金予日立公司。
㈥本件準據法為美國德拉瓦州法律。
五、得心證之理由：
甲、本訴部分：
㈠被告已受讓日立公司基於系爭契約所生之權利：
按依本件準據法即美國德拉瓦州法，有效讓與契約權利之要件為權利人以意思表示表達他有即時讓與權利之真意，而不須他或義務人採取任何進一步行動。一般而言，契約之權利得被讓與，除非契約排除此讓與、公共政策禁止讓與或讓與實質重大地改變義務人之義務（Great American Opportunities v. Cherrydale, 2010 WL 338219(Del.Ch.) ，本院101 年度民專更㈠字第1 號卷第2 宗【下稱本院卷三】第106
頁）。被告稱日立公司已於民國99年4 月14日將其依系爭契約所有之權利義務轉讓予被告乙節，業據提出Agreement toAssign Patent License Agreement(LITE-ON ) 為憑（本院101 年度民專更㈠字第1 號卷第1 宗【下稱本院卷二】第49頁），足徵日立公司已以意思表示表達他讓與權利予被告之真意，且查系爭契約並未限制日立公司為任何契約讓與行為，亦核無公共政策禁止日立公司讓與，且日立公司之讓與未實質影響原告依系爭契約所應負之義務，是依上開美國德拉瓦州法律，日立公司實已有效將系爭契約權利讓與被告。原告雖稱：日立公司未曾向原告表達將系爭契約權利讓與給被告之意思，惟揆諸上揭美國德拉瓦州法，契約權利之讓與僅須權利人以意思表示表達他有即時讓與權利之真意即足，並不以該意思表示須向契約義務人表達為必要，是原告執此主張被告未合法受讓日立公司基於系爭契約所生之權利，尚非可採。
㈡原告主張：其與訴外人日立公司於民國96年7 月6 日及同年月20日簽署系爭契約，約定日立公司同意免除原告及其關係企業、相關客戶等在系爭契約生效日前，所有侵害日立公司電腦顯示器專利（下稱系爭專利）所生之請求、訴訟及損害等責任，並將系爭專利非專屬授權予原告及其關係企業得製造、使他人製造、販賣電腦顯示器產品等行為，原告則同意給付如系爭契約第5.1 條約定之金額；契約期間至98年12月31日止。嗣原告於97年間將電腦顯示器之全部業務、資產處分予緯創資通股份有限公司（下稱緯創公司），依系爭契約第4.3 條約定，日立公司給予原告之系爭專利授權於97年12月31日即行終止等情，業據提出系爭契約、營業讓與合約書為證（本院卷一第15至26頁），且為被告不爭執，自堪信為真實。而本件主要爭點之一在於，原告乃主張日立公司給予原告之系爭專利授權既依系爭契約第4.3 條於97年12月31日終止，則日立公司即無請求原告給付98年度專利授權金之權利，而被告則抗辯系爭契約第4.3 條僅終止原告獲取授權之權利，但未終止其給付授權金之義務。
㈢查系爭契約第4.3 條乃約定：「若於生效日後…(b)Lite-On處分其生產授權產品（按指電腦顯示器）部份之營業，所有未來的權利、免除、授權及豁免均因此立即終止…（原文：If after the Effective Date …(b) there is a disposition by Lite-On of the part of its business engaged
in manufacturing Licensed Products, all future rights, releases, licenses and immunities hereunder will
immediately terminate ipso facto…）」（本院卷一第16反面至17頁）。原告雖主張：自該約款可知，當原告處分其生產授權產品之營業時，「所有」未來的權利等，只要是「依本合約」之權利，不限於原告或日立公司所得享有者，皆應立即終止。尤其該約款後段特別明白保障原告於處分前之權利不受影響（原文：「but in no way shall that affect the rights, releases, licenses and immunities of
Lite-On piror to such acquisition or disposition ）
，相較於同條前段「all future rights, releases, licenses and immunities hereunder will immediately terminate ipso facto」，未明白約定該等「權利、免除、授權及豁免」之主體為何，且特別以「all 」及「hereunder 」涵蓋「一切」「依本合約」之權利等，應得證該條前段約定應終止者，並非以系爭契約當事人之一方為限，而應包含雙方當事人之權利等語。惟查，系爭契約第4 條標題為「Further Limitation on Release, License and Immunities 」，且條文一開始即表示：「在未影響其他任何條文一般性的規定下，且儘管有其他不同的規定，此處授與的責任免除、授權與豁免需受下列進一步條件限制（原文：Without prejudice to the generality of any other provision hereof,and notwithstanding anything herein to the contrary,the releases, licenses and immunities granted hereinare subject to the following further conditions ）」，足見整個第4 條之規範或限制對象，僅針對原告依約取得之各項權利，蓋僅有原告始依系爭契約享有「責任免除、授權與豁免」，並非針對日立公司之契約權利而為規定，是原告上開主張，尚非可採。
㈣原告雖又稱：系爭契約第5.1(d)條約定：「款項四中5,400,000 元係前述第3 條就2009年度授權之對價（原文：$5,400,000 of Payment 4 is in consideration of the licenseunder Clause 3 above for the calendar year 2009 ）」，依John Polk v. Theodore Mitchell一案中法院表示之美國德拉瓦州法，契約文字使用「in consideration of 」，係創設「先決條件」（condition precedent ）（，將某一給付義務之發生繫諸該先決條件之成就。亦即，依前揭系爭契約條款，原告給付5,400,000 元之義務，係以日立公司於98年「有」授權為先決條件。今日立公司於98年「沒有」授權予原告，則系爭契約第5.1(d)條所定之「2009年度授權」之先決條件既未滿足，原告自無給付5,400,000 元之義務等語，惟美國法院於John Polk v. Theodore Mitchell一案中表示之德拉瓦州法律原文為「In general if the agreement be that one party shall do an act and that for thedoing thereof the other party shall pay a sum of money, the doing of the act is a condition precedent tothe payment.」（本院卷三第22頁反面），並未敘及契約文字一旦使用「in consideration of 」，即創設「先決條件」，是原告此一主張，尚嫌無據。何況，系爭契約第5.1(d)條固已以文字約定款項四中5,400,000 元係前述第3條 就西元2009年度授權之對價，被告相異於此之抗辯，稱「in consideration of 」並無對價之意思云云，固非可採，然系爭契約第5.1(d)條也僅止於約定西元2009年度授權金為若干，約款本身對於授權在西元2009年以前即行終止之情形，並未有法律效果之約定，仍須透過其他契約約款或一般契約法原則之適用而決定其法律效果，從而，自不得獨以系爭契約第5.1(d)款本身謂系爭契約就原告所獲之授權因系爭契約第4.3 條終止時，其是否仍有授權金給付義務乙節有所約定。
㈤承上，系爭契約第4.3 條既僅約定當原告處分其生產授權產品（按指電腦顯示器）部份之營業時，所有未來的權利、免除、授權及豁免均因此立即終止，而未約定此時原告是否仍有給付授權金之義務，且通觀系爭契約亦未就此有所約定，則客觀、理性之第三人，可能將此部分理解為當事人單純未約定，而應以一般契約法原則予以填補，亦可能理解為當事人刻意排除，契約安排有意使原告在因處分電腦顯示器營業致專利授權終止時，仍有繼續給付授權金之義務，是此部分契約文字合理、正當的容有不同解釋或有二種以上之不同涵義，契約文義確有未明，揆諸美國德拉瓦州法律「契約文字不會僅因訴訟中當事人見解不同、或當事人不同意其適當之解釋，即被認定為不清楚；只有在有爭議之條款，合理或正當地容有不同解釋或有二種以上之不同涵義，契約方為不清楚」（NBC Universal, Inc. v. Paxson Communications
Corporation, No. Civ.A. 650-N.，本院卷三第14至19頁），誠有透過契約解釋探求當事人真意之必要。
㈥按美國德拉瓦州法律：若法院認為契約文義不明，則斟酌所有客觀之外部證據，包括：當事人公開的陳述及行為、商業背景、當事人間之前的交易、其他商業慣習及產業慣行（Bank of New York Mellon, 2011 WL 0000000，本院卷二第57頁）。契約意義應為客觀、理性第三人所得理解者（NBC Universal, Inc. v. Paxson Communications Corporation ,No. Civ.A. 650-N. ，本院卷三第16頁）。契約一方當事人如於締約協商過程中已明確放棄某項契約權利，即不得主張不同之契約解釋方式，請求法院重新賦予該項契約權利（GRT v. Marathon, 2012 WL0000000( Del. Ch.)，本院卷三第64至68頁）。經查，證人即代表日立公司進行契約協商之Michael Spiro 證稱：三月調解結束後，我方寄給原告第一版協議書，之後雙方開始就契約條款進行協商。原告於5 月22日回覆，在4.3 條增加「義務(obligations) 」，我遂回覆表示「取消義務是不正確、不公平，也與雙方交易不一致。金額已經打了非常大的折扣。這些款項本身相互交織，整個合約是與一切連結，一旦組合在一起，你不能把其中一小塊、一小段拿走。這個契約反映此事，這些金額及款項反映此契約及情況下的折扣，這都表示我們已對契約金額達成合意」。原告之後即接受，沒有進一步就此討論，也沒有給予任何解釋等語（本院卷二第260 頁至261 頁、262 頁反面、本院卷三第43頁反面至45頁、46頁反面至47頁）；證人即代表原告進行契約協商之Chris Neumeyer亦證稱：當Spiro 先生寄給我第一份授權契約之書面草約時，他上面那個相同條款的文字基本上跟我們最後定稿的合約一樣，所以我第一次修改時，把「義務obligations 」加進4.3 條，但Spiro 先生將它刪除，所以最後定稿的合約4.3 條沒有「義務obligations 」這個字。當時我沒有反對Spiro 先生將「義務obligations 」刪除，因為當時我做了很多修改，而於4.3 條增加「義務obligations 」只是一個較小的項目，雖然我覺得合約裡有「義務」這個字會比較清楚，但我覺得這個字眼不是非要不可，因為若無權利則無義務，這是很簡單的道理，如果日立公司沒有收取540 萬美金的權利，原告也就沒有付540 萬美金的義務。Spiro 先生回覆刪除4.3 條的「義務」時，有說取消義務是不正確、不公平，也與雙方交易不一致。金額已經打了非常大的折扣以避免這種偶發狀況。這些款項本質上相互交織等等，但基本上他怎麼解釋的並不重要，我不需同意他的解釋。我沒有將我之所以不反對刪除「義務」的想法向Spiro 先生表達等語（本院卷二第294 頁反面至298 頁、第303 頁反面、本院卷三第86頁反面至90頁、第95頁反面），核與被證7 即原告於西元2007年5 月22日就日立公司提供之授權契約草稿修改建議（本院卷二第176 頁）、被證8 即Michael Spiro 於西元2007年5 月25日之回覆（本院卷二第183 頁）及被證9 即原告Chris Neumeyer於西元2007年5 月29日回覆Michael Spiro 電子郵件（本院卷二第193
至194 頁）等件相符。綜上，足見原告與日立公司於協商系爭契約內容之過程中，原告代表Chris Neumeyer曾於西元2007年5 月22日欲在第4.3 條條文中，加入「義務(obligations )」一字，而為「…所有未來的權利、免除、授權、豁免及義務均因此立即終止…（原文：…all future rights,
releases , licenses, immunities and obligations
hereunder will immediately terminate ipso facto …）」，惟此提議遭日立公司代表Michael Spiro 明白反對，表示「取消義務是不正確、不公平，也與雙方交易不一致。金額已經打了非常大的折扣。這些款項本身相互交織，整個合約是與一切連結，一旦組合在一起，你不能把其中一小塊、一小段拿走。這個契約反映此事，這些金額及款項反映此契約及情況下的折扣」，並刪除原告加上之「義務」二字；其後，原告對此一條文未再表示異議，由上事實以觀，契約協商過程中，日立公司已清楚表明之所以反對契約第4.3 條加入「義務」一字，是因「取消義務是不正確、不公平，也與雙方交易不一致。金額已經打了非常大的折扣以避免此偶發事實。這些款項本身相互交織，…這個契約反映此事，這些金額及款項反映此契約及情況下的折扣」，顯然已表明不同意當原告處分其生產授權產品部份之營業時，原告給付授權金之義務亦因而終止，而原告知悉此情，未進一步協商、釐清、表明立場，即未再爭執而接受契約第4.3 條不加入「義務」一字。雖原告稱其主觀上當時想法是第4.3 條不加入「義務」一字也無妨，並不認同日立公司的解釋，但此僅為其未表現於外之內心活動，客觀、理性之第三人所觀察的，是日立公司將原告原提議於契約4.3 條加入的「義務」一字刪除，並已表明不同意當原告處分其生產授權產品部份之營業時，原告給付授權金之義務亦因而終止之立場，原告獲悉後，即未再表示意見而接受契約4.3 條不加入「義務」一字，是客觀、理性第三人所得理解之契約意義，為契約安排有意使原告在因處分電腦顯示器營業致專利授權終止時，仍有繼續給付授權金之義務，而非契約當事人就此部分未約定，而應以一般契約法原則予以填補。
㈦綜上，應認系爭契約第4.3 條未約定原告給付授權金義務因原告處分電腦顯示器營業而終止，乃刻意排除而非單純未約定，從而，日立公司依系爭契約對原告仍有540 萬美金之授權金債權，而日立公司已將此債權讓與給被告。是原告起訴請求確認被告對原告美金540 萬元債權不存在，為無理由，應予駁回。
乙、反訴部分：
一、日立公司依系爭契約對原告有540 萬美金之授權金債權，而日立公司已將此債權讓與給反訴原告（即被告），已如前述；又系爭契約第5.4 條約定：「光寶公司將支付從到期日起至收到全部款項止，以年息按紐約市Citibank NA 隨時公布有效之prime rate加計3%計算之所有遲延款項之利息」（原文：Lite-On will pay interest on all overdue amounts, for the period from the due date until the date onwhich full payment is received, calculated at the
annual rate of 3 % over the posted prime rate in
force from time to time of Citibank NA in New York
City…）（本院卷一第22頁）。從而，反訴原告依系爭契約請求反訴被告（即原告）給付美金540 萬元，及自民國98年12月31日起至清償日止，年息按紐約市Citibank公布之Prime Rate加計百分之三計算之利息，為有理由，應予准許。
二、兩造均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許。
丙、兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
丁、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　6　　 月　　28　　日法　官　歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　7　　 月　　 8　　日書記官　邱于婷