101年度民專訴字第34號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：102 年 01 月 25 日

智慧財產法院民事判決 101年度民專訴字第34號原告　光陽工業股份有限公司法定代理人　王雙慶訴訟代理人　楊祺雄律師（兼送達代收人）蘇三榮律師林怡州律師被告　可愛馬科技股份有限公司兼法定代理人　鄭丞宏共　　　同訴訟代理人　李旦律師（兼送達代收人）江俊賢律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年12月19日言詞辯論終結，判決如下：主文被告可愛馬科技股份有限公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口型號CHT-008 「Mony」電動自行車產品及任何侵害中華民國證書號第D130968號新式樣專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之。被告可愛馬科技股份有限公司不得繼續於註冊號數00000000號「MANY」商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告之該商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之。被告應連帶給付原告新臺幣壹仟肆佰玖拾萬元，及其中新臺幣壹佰陸拾伍萬元部分自民國一百零一年叁月壹拾叁日起至清償日止，另新臺幣壹佰陸拾伍萬元部分自民國一百零一年柒月貳拾壹日起至清償日止，餘新臺幣壹仟壹佰陸拾萬元部分自民國一百零一年壹拾壹月壹拾伍日起至清償日止，均按年息百分之五計算之利息。被告應連帶負擔費用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登載於蘋果日報第一版報頭下一日。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告連帶負擔。本判決第三項於原告以新臺幣伍佰萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹仟肆佰玖拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由壹、程序方面：一、被告公司之名稱業於民國101 年11月7 日由「可愛馬科技有限公司」變更為「可愛馬科技股份有限公司」，有公司基本資料查詢為憑（本院卷㈢第230 頁），合先敘明。二、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。三、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，或擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第3 款定有明文。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256 條亦有明文規定。原告於民國101 年7 月6 日準備程序期日（本院卷㈡第155 頁），將起訴狀聲明第1 、2 項之請求對象限縮於對被告公司為之。嗣於101 年7 月20日以訴之聲明更正聲請暨準備書㈢狀（本院卷㈡第224 頁），就聲明第2 項補充更正為「被告可愛馬科技有限公司不得繼續於附圖10編號1 之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告所有如附圖10編號1 所示之註冊「KYMCO MANY」商標之文字或圖樣；並不得繼續於附圖10編號2 之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告所有如附圖10編號2 所示「MANY」商標之文字或圖樣；如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之」，原訴之聲明第3 項「被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）165 萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」變更為「被告等應連帶給付原告330 萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息」。末於101 年11月14日言詞辯論期日聲明第三項金額擴張為1,490 萬元（本院卷㈢第223 頁），分別核屬經被告同意或更正事實或法律上之陳述及減縮或擴張應受判決事項之聲明，揆諸上揭法條，均應准許。四、再按「原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意」、「訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，十日內未提出異議者，視為同意撤回」，民事訴訟法第262 條第1 項、第4 項分別有明文規定。查原告於101 年8 月27日之言詞辯論期日撤回起訴時主張之公平交易法相關之請求權基礎（本院卷㈢第5 頁），被告於期日到場，雖當場未為同意與否之表示，然自該期日起10日內未提出異議，視為同意撤回，是本院已毋庸審酌公平交易法相關之請求權基礎。貳、原告起訴主張：一、原告係新式樣第D130968 號「機車（九十五）」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自98年9 月21日至109 年11月24日止。又原告係註冊第01364223號「KYMCO MANY」及第01470581號「MANY」等商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖10所示）之商標權人，商標專用期限分別為98年6 月1 日起至108 年5 月31日止、100 年9 月1 日起至110 年8 月31日止。系爭商標經過原告與系爭專利設計所製造之「MANY」機車結合，「KYMCO 」係表彰原告企業名稱，以「MANY」或「many」字樣表彰系爭專利商品，樣式新穎獨特。原告先後委請知名藝人田中千繪小姐、蕭亞軒小姐為「MANY」機車代言，並進行持續及廣泛的行銷，業已於市場上建立高知名度。詎被告未經原告同意或授權，製造販售與系爭專利外觀相同之CHT-008 「Mony」電動自行車產品（下稱系爭產品），原告委請聖島法律事務就系爭產品進行專利侵害分析，系爭產品與系爭專利商品之整體外觀設計幾乎如出一轍，系爭產品在視覺性設計整體上，與系爭專利同，包含系爭專利之全部新穎性特徵，系爭產品實已落入系爭專利申請專利範圍，且系爭產品前面板以及車體側蓋有「Mony」字樣，與系爭專利商品「MANY」之差別僅在於字母A 改為O ，並將字母M 後之大寫字母改成小寫字母，與系爭商標構成近似，被告製造販賣系爭產品之行為足使消費者產生混淆誤認，原告於100 年7 月20日委請聖島法律事務發函予被告，被告委託律師回函願將公司網頁上系爭產品介紹刪除，然被告嗣後又繼續進行廣告且未停止販賣，顯有侵害原告專利權、商標權之故意，爰依專利法第129 條準用第84條第1 項、第3 項、第85條第1 項第2 款、商標法第29條第2 項、第61條第1 項、第2 項、第63條第1 項第3 款、公司法第23條第2 項提起本件訴訟。二、系爭專利不具應撤銷之原因：㈠系爭專利之新穎特徵包括： ⒈把手蓋之上緣與大燈之上緣為同心的圓弧狀，且其下緣之兩端係自前面板朝上延伸，並形成相互遠離的兩弧形。 ⒉簡單的弧形變形蟲型態並整體呈現寶石項鍊飾品視覺設計的前面板中央飾板。 ⒊尾部橄欖型之後車體側蓋表面，自側面觀之形成一自側蓋底緣向上並向車體尾端延伸之弧形稜脊。 ⒋前後呼應搭配的前、後方向燈，其中，前方向燈之外緣係與前面板邊緣切齊，並呈幾何形變化置於前面板的兩側；後方向燈係置於後車體側蓋下垂的尾部，且其內緣係與車體尾蓋切齊並呈現簡單的幾何形變化與前方向燈呼應，兩後方向燈之間具有倒梯形的車體尾蓋。 ⒌坐墊下方與腳踏板間設有類鯊魚鰭形狀的中央蓋板。㈡被證2 無法證明系爭專利不具新穎性： ⒈被證2 號把手下緣之兩端並未朝上延伸、係相互遠離而成直線狀。可知被證2 號並未揭露系爭專利新穎特徵1 。 ⒉被證2 號中央飾板之輪廓僅為平直的線條，並非如系爭專利之弧形變形蟲型態，中央飾板的下半部同樣無任何類似女性頸上的寶石項鍊飾品的設計，視覺效果上已呈現明顯的差異。被證2 號中央飾板下方只有三條直線，與系爭專利中央飾板中之寶石項鍊飾品造型全無近似之效果。可知被證2 號並未揭露系爭專利新穎特徵2 。 ⒊被證2 號之後車體側蓋除無自側蓋底緣向上並向車體尾端延伸之弧形菱脊外，其下方還增加一環帶狀設計，使後車體產生一分為二的視覺效果。可知被證2 號並未揭露系爭專利新穎特徵3 。 ⒋被證2 號後方向燈是呈近似菱形的態樣，因此系爭專利由後方向燈、後車體側蓋，及後車燈之組合所產生的視覺感受與被證2 號明顯不同。此外，被證2 號之後方向燈係水平延伸平躺呈菱形狀、而其前方向燈係呈直立狀，故其前方向燈與後方向燈並未前後呼應。反之，系爭專利之前方向燈與後方向燈均為幾何形狀，而有前方向燈與後方向燈前後呼應之效果，可知被證2 號與系爭專利不同。另外，系爭專利兩側的後車體側蓋為一體式的設計，而被證2號之後車體側蓋下方還增加一環帶狀設計，使後車體產生一分為二的視覺效果。可知被證2 號並未揭露系爭專利新穎特徵4 。 ⒌左側視圖及右側視圖觀之，被證2 號坐墊下方與腳踏板間對應於中央蓋板之部分係呈一上寬、中窄、下寬之形狀，且有與後車體側蓋環帶狀設計連結之帶狀部分通過坐墊下方與腳踏板間。可知被證2 號中亦無相對應於系爭專利中類鯊魚鰭形狀之中央蓋板之部分，而未揭露系爭專利新穎特徵5 。㈡被證3 無法證明系爭專利不具新穎性： ⒈被證3 號雖無從正前方觀察之前視圖可資比較，但由被證3 號的第3 圖可知，把手下緣之兩端並未呈弧形、而係呈直線向上延伸。可知被證3 號並未揭露系爭專利新穎特徵1 。 ⒉被證3 號之飾板形態是如同象鼻般且末端向前凸起的設計，飾板的下半部同樣無任何類似女性頸上的寶石項鍊飾品的設計，可知被證3 號之中央飾板完全迥異於系爭專利之中央飾板而未揭露新穎特徵2 。 ⒊被證3 號之後車體側蓋無自側蓋底緣向上並向車體尾端延伸之弧形菱脊，而只有兩道與後車體側蓋底緣平行之直線。可知被證3 號並未揭露系爭專利新穎特徵3 。 ⒋被證3 號雖無從正面觀察之後視圖，但從第6 圖可知，其後方只有一個燈、而無兩側之方向燈、更無法發生前後方向燈互相呼應之效果。可知被證3 號並未揭露系爭專利新穎特徵4 。 ⒌由左側視圖及右側視圖觀之，被證3 號坐墊下方與腳踏板間，對應於中央蓋板之部分，係呈一上寬、中窄、下寬之形狀。可知被證3 號中亦無相對應於系爭專利中類鯊魚鰭形狀之中央蓋板之部分，而未揭露系爭專利新穎特徵5 。㈢被證2 、3 、12、15、16、17之組合無法證明系爭專利不具創作性： ⒈如上所述，被證2 、被證3 未揭露系爭專利任何新穎特徵，從而被證2 、被證3 亦不可能與任何先前技藝組合以證明系爭專利不具創作性。 ⒉被證12之中央飾板係以直線來形成一上寬下窄之五角形輪廓。反之，系爭專利之中央飾板係以弧形來表現一下寬上窄之變形蟲型態，與被證12之中央飾板輪廓完全不同。此外，被證12之中央飾板內部之上方係採一正方形與長方形之組合，與系爭專利之中央飾板內部之上方呈水滴狀之弧形造型迥然不同。又被證12之中央飾板內部之下方係以類似百葉窗的構造形成一上寬下窄之五角形造型，此與系爭專利之中央飾板內部之下方呈圓形之造型迥然不同。可知被證12未揭露系爭專利新穎特徵2 ，從而被證12亦不可能與其他被告所主張之先前技藝組合證明系爭專利不具創作性。 ⒊被證15圖示可知其把手蓋之上緣與大燈之上緣並未呈同心的圓弧狀。其中央飾板部位亦未呈弧形變形蟲型態、且無寶石項鍊飾品之視覺設計。且其後方向燈並非置於後車體側蓋、後方向燈之內側亦未與車體尾蓋切齊。又兩方向燈間並無倒梯形之車體尾蓋。可知被證15未揭露系爭專利之新穎特徵。又被證16中各圖片面積甚小、非從視覺正面所拍攝，圖片不清晰甚至還有缺角存在。縱以被證16擷取之非以視覺正面所拍攝之圖片觀察，亦僅能看出被證16為一鵝卵形又如蠶繭鼓起有一小絲線外露的後車體側蓋造型，與新穎特徵3 為橄欖形上具有一弧形稜脊的側車體造型不同。而被證17所呈現者，是有如缺角平躺心型造型的中央蓋板，或有如去殼缺角的菱角肉造型的中央蓋板，亦與新穎特徵5 類鯊魚鰭造型不同。又系爭專利之類鯊魚鰭造型下方具有朝外側凸出的部分，而凸顯出類鯊魚鰭形態，此部分亦未見於被證17中。是故，被證15、16、17號既未揭露任何系爭專利新穎特徵，則亦不可能與其他被告所主張之先前技藝組合證明系爭專利不具創作性。 ⒋綜上所述，被證2 、3 、12、15、16、17號均未揭露任何系爭專利新穎特徵，從而其組合亦不可能否認系爭專利之創作性。三、爰聲明：㈠被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號CHT-008 「Mony」電動自行車產品及任何侵害系爭專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之。㈡被告公司不得繼續於附圖10編號1 之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告所有如附圖10編號1 所示之註冊「KYMCO MANY」商標之文字或圖樣；並不得繼續於附圖10編號2 之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告所有如附圖10編號2 所示「MANY」商標之文字或圖樣；如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之。㈢被告等應連帶給付原告1490萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈣被告等應連帶負擔費用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由及主文登載於自由時報及蘋果日報第一版報頭下壹日。㈤原告願供擔保，請准予宣告假執行。叁、被告則抗辯以：一、系爭專利有應撤銷原因：㈠被證2可證明系爭專利不具新穎性：系爭專利與被證2 為相同物品，其整體外觀輪廓及主要構成近乎相同，尤其是普通消費者從車身兩側觀之，視覺感受如出一轍，僅具局部視覺面有些微差異而近似，不具新穎性。又雖系爭專利在前面板設有一凸出的中央飾板，或具有其它微小的局部修飾；惟，中央飾板僅於其中一個視覺面呈現局部微小修飾之效果，其右側視圖、左側視圖、後側視圖除了無法辨識該中央飾板之特徵外，亦無其它可供辨識差異之視覺特徵；且該中央飾板於前視圖之視覺涵蓋比例更不及七分之一，更遑論該中央飾板於所有視覺面中所能呈現之視覺效果。最重要的，系爭專利所申請之專利範圍係為整體車身，而非申請該凸出的中央飾板，依據專利審查基準第三篇第三章第2.4.3.2.3 節規範: 「主要設計特徵，指容易引起普通消費者注意的設計特徵。例如汽車之設計，其主要設計特徵在於除車底以外之外觀輪廓及設計構成等，而非表面局部之形狀修飾或小組件之增減，故兩輛外觀輪廓及設計構成相同或近似的汽車，即使其中一輛增設擾流板，仍屬近似之新式樣」，則系爭專利與被證2 相較確實不具新穎性。㈡被證3可證明系爭專利不具新穎性：系爭專利與被證3 為相同物品，其整體外觀輪廓及主要構成近乎相同，尤其是普通消費者從車身兩側觀之，視覺感受如出一轍，僅具局部視覺面有些微差異而近似，不具新穎性。又雖系爭專利在前面板設有一凸出的中央飾板，或具有其它微小的局部修飾，例如空氣濾淨器之造型；惟，中央飾板僅於其中一個視覺面呈現局部微小修飾之效果，其右側視圖、左側視圖、後側視圖除了無法辨識該中央飾板之特徵外，亦無其它可供辨識差異之視覺特徵；且該中央飾板於前視圖之視覺涵蓋比例更不及七分之一，更遑論該中央飾板於所有視覺面中所能呈現之視覺效果。最重要的，系爭專利所申請之專利範圍係為整體車身，而非申請該凸出的中央飾板，依據專利審查基準第三篇第三章第2.4.3.2.3 節規範: 「主要設計特徵，指容易引起普通消費者注意的設計特徵。例如汽車之設計，其主要設計特徵在於除車底以外之外觀輪廓及設計構成等，而非表面局部之形狀修飾或小組件之增減，故兩輛外觀輪廓及設計構成相同或近似的汽車，即使其中一輛增設擾流板，仍屬近似之新式樣」，則系爭專利與被證3 相較確實不具新穎性。㈢被證2 、3 、15、16之組合可證明系爭專利不具創作性： ⒈機車龍頭主幹把手配合圓形大燈呈現同心的圓弧狀為產業慣用之一般技藝手段或為通俗常識者，被證2 、3 、15、16先前技藝之圖示均已揭示新穎特徵1 ，依專利侵害鑑定要點所示，自應予排除而不得認屬系爭專利之新穎特徵。⒉被證2 、3 、12、15、16先前技藝均有揭露機車前面板採取弧形設計，且中央部位均有長形裝飾，諸如此類在機車前面板中央設置縱向中央飾板的技藝係屬平常，甚至市售車輛會更進一步在中央飾板內增加以修飾線條或貼設廠牌LOGO等等；原告所謂中央飾板的特徵就整體視覺效果而言，明顯屬於即於思及之技藝。且在機車前方設置，並廣泛的見於系爭專利申請前之市售機車，甚至可參考其他被證3 、5 、9 、15、16，在機車前方中央處均有設置一縱向中央飾板為產業慣用之一般技藝手段或為通俗常識者，此等設計核屬先前技藝之範疇。 ⒊被證2 、3 已有揭露系爭專利新穎特徵3 ，且經比對系爭專利案申請前公開販售之車款，該弧形稜脊系為「Vespa 」諸多經典車款之共同特徵，如被證16所示2006年4 月10日電子版蘋果日報（http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/fiance/00000000/0000000 ）所刊載關於「迷人偉士牌收藏兼開發興趣變事業」之專欄報導的內容可知，該弧形稜脊確實為「Vespa 」的獨特設計。 ⒋前後呼應搭配的前、後方向燈係為一般速克達常見的設計，並非消費者於選購、使用狀況下常注意之主要部位特徵，而系爭專利前後方向燈的設置位置與被證2 、15前後方向燈的設置位置極為近似；除此之外，系爭專利車尾倒梯形的殼體部分亦與被證2 、15近似，可知系爭專利新穎特徵4 亦為系爭專利申請前的習知先前技藝。 ⒌除被證2 、16之先前技藝已揭露凹型中央蓋板外，「鯊魚鰭形狀的中央蓋板」係為市售經典復古車款「Vino」明顯的局部特徵，如被證17所示，該車款為日本山葉發動機股份有限公司（下稱山葉公司）申請國內新式樣專利獲准公告在案（2003年11月1 日公告），故被證17已揭露系爭專利新穎特徵5 。二、系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍：㈠系爭產品與系爭專利商品為近似物品而非相同物品：以普通消費者之水準觀之，系爭專利商品為復古風格具有局部視覺特徵改良的機車，系爭產品則為復古風格具有局部視覺特徵改良的電動自行車；兩者並非相同之物品而屬近似之物品。㈡系爭產品與系爭專利商品視覺性設計整體並不相同或近似：⒈由前方觀之，系爭產品之前面板中寬、上窄、下窄之造型不同於系爭專利等寬之前面板，其前面板中設有一花瓣狀（皇冠）之視覺造型物，系爭產品前面板搭配中寬、上窄、下窄與花瓣狀（皇冠）之視覺造型物呈現出與不同於系爭專利將前面板一分為二的視覺感受。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，並不近似。 ⒉由兩側觀之，系爭產品兩側設有如同卡通馬腳造型之裝飾板，而除了裝飾板之外，整個後車體的下半部呈現乾淨、清晰不紊亂的視覺感受，與系爭專利後車體下半部呈現雜亂、複雜的視覺感受不同；再者，系爭產品並不具有系爭專利不同於一般機車的圓形空氣濾淨器，並無呈現仿如備胎的視覺意象。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，並不近似。 ⒊由後方觀之，系爭產品之後扶手為一般常見之市售扶手，相較於系爭專利較迷你可愛之後扶手，視覺感受不同；且系爭產品並不具有向下延伸部位，其係為水平延伸者，呈現相同於一般機車之普通視覺效果。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，並不近似。 ⒋系爭產品並未呈現系爭專利商品之新穎性特徵系爭產品之前面板中寬、上窄、下窄之造型不同於系爭專利等寬之前面板，其前面板中設有一花瓣狀（皇冠）之視覺造型物，系爭產品前面板搭配中寬、上窄、下窄與花瓣狀（皇冠）之視覺造型物呈現出與不同於系爭專利將前面板一分為二的視覺感受，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準視之，系爭產品並不具有系爭專利之新穎視覺特徵；而系爭產品兩側設有如同卡通馬腳造型之裝飾板，而除了裝飾板之外，整個後車體的下半部呈現乾淨、清晰不紊亂的視覺感受，與系爭專利後車體下半部呈現雜亂、複雜的視覺感受不同；再者，系爭產品並不具有系爭專利商品不同於一般機車的圓形空氣濾淨器，並無呈現仿如備胎的視覺意象。以普通消費者之角度進行判斷，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準視之，系爭產品並不具有系爭專利之新穎視覺特徵；系爭產品之後扶手為一般常見之市售扶手，相較於系爭專利商品較迷你可愛之後扶手，視覺感受不同；且系爭產品並不具有向下延伸部位，其係為水平延伸者，呈現相同於一般機車之普通視覺效果。以普通消費者之角度進行判斷，兩者前視之視覺感受不同，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準視之，系爭產品並不具有系爭專利商品之新穎視覺特徵。三、被告並未侵害系爭商標：㈠附圖10編號1 之系爭商標整體文字係由英文文字「KYMCO 」與「MANY」建構而成，系爭產品僅使用單純之英文「MONY」文字由左至右之組合，二者商標文字之外觀與讀音已明顯具差異，整體所傳達出來之觀念不會致使消費者產生混同近似之感。此外，由主要部份觀察，系爭商標雖然係以整體圖樣文字呈現，然而相關消費者之主要記憶及識別部分係其中較為知名顯著的「KYMCO 」部份，當消費者看見該「KYMCO 」圖樣即能立刻聯想到原告之商品或服務，所關注者並非「 MANY」文字，故系爭商標「KYMCO MANY」與「MONY」商標整體圖樣具差異，非屬相同或近似商標，且由原告於100 年7 月20日寄發之律師函中，僅稱系爭產品有專利侵害爭議，但卻未提及有商標近似之爭議，亦可得知。㈡姑且不論「MONY」是否與系爭商標二相同或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，惟被告系爭產品，早於99年8 月間即已上市開始銷售，而系爭商標「MANY」於100 年9 月1 日始經註冊公告在案，被告公司既於系爭商標「MANY」註冊公告前即善意使用「MONY」於系爭產品，依商標法第30條第1項第3 款規定，自不受系爭商標效力所拘束，有善意合理使用之適用。㈢又所謂著名之商標，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，依經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」，原告至今所提出之證據，僅有產品廣告、廣告託播單、網頁資料…等，縱使屬實，依上開要點判斷並不足以證明系爭商標為著名商標，且所謂「致減損著名商標之識別性或信譽者」，須以實際發生減損之結果，原告亦未就被告之使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第62條第1 款之要件，尚非可採。㈣原告稱系爭「KYMCO MANY」商標，「MANY」字樣為主要具有識別性而與「MANY」機車連結之主要部分，「KYMCO 」為次要部分云云。惟原告所使用之商標圖樣為「MANY」，而非「KYMCO MANY」，自難以此遽為認定「KYMCO MANY」商標中「MANY」為主要部分。再者，倘如原告所稱「KYMCO MANY」商標中，「MANY」已為主要部分，則原告何需後再向經濟部智慧財產局申請註冊「MANY」商標文字？實為不解。四、損害賠償部分：被告公司屬自行車製造業，系爭產品經售出後，其所可能取得之利潤，應為近似於同業利潤標準，而依財政部所頒99年度、100 年度同業利潤標準表所示，以自行車製造業之同業利潤標準淨利率為10% 為基礎，被告公司99年度與100 年度營利事業所得稅結算申報總表經蔡連說會計師查核簽證，99年度之申報純益率為1.64% ，100 年度之申報純益率為0.81% ，即屬有據。被告已陳報統計自99年8 月起至100 年12月止，銷售系爭產品之數量與金額，被告公司在99年度販售系爭產品每臺約為17,035元，100 年度販售系爭產品每臺約為16,430元。原告捨此確實之證據資料不用，網路價格未必即為實際售價，原告先以被告公司營利事業所得稅結算申報總表計算毛利率，後卻改引用國稅局同業利潤標準推算零售業之毛利率，而指稱被告可愛馬公司販售系爭產品之售價每臺應高達23,244元云云，誠屬無理。五、爰聲明：原告之訴駁回；如受不利益判決，被告願提供擔保請准宣告免為假執行。肆、兩造不爭執下列事實（參本院卷㈡第156 頁之準備程序筆錄）：㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自98年9 月21日至109 年11月24日止。㈡原告為系爭商標之商標權人，商標專用期限分別為98年6 月1 日起至108 年5 月31日止、100 年9 月1 日起至110 年8 月31日止。㈢系爭產品係被告製造、販賣。㈣原告委請聖島法律事務所於100 年7 月20日發函予被告，通知其有侵害專利之虞，被告於100 年8 月23日委請世界法律事務所發函回覆。㈤對原證8經公證的網頁內容無意見。伍、得心證之理由：一、原告主張被告侵害系爭專利權部分：㈠專利法雖於100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行，惟原告主張被告侵害系爭專利權之時間為新修正專利法施行前，是以專利權是否受到侵害（不包含系爭專利有效性之認定），應以當時有效之99年8 月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）為法規依據，合先敘明。㈡系爭專利技術內容分析： ⒈創作說明摘錄：系爭專利「機車( 九十五) 」係作為一種二輪交通運輸工具。系爭專利係有關於一種機車外觀設計，其外觀整體為一種融合圓與方的復古型及加入流線元素的意象，車型屬輕型及小型化設計。在車型設計上具有方中帶圓的大燈，在前面板的中央飾板則以弧形變形蟲形態呈現，下半部之中間部份加入圓形的位置燈設計，前方向燈以幾合形做變化，以搭配前位置燈的圓形配置。坐墊為平躺式設計，後車體的部份則以橄欖型作基調，尾部則略為下垂之設計。後燈組則以變形幾何形配合前面板的方向燈配置，而後車體左邊的空氣濾淨器設計成備胎狀的圓形，車體從後視圖觀之，呈一凸型的設計，除後扶手外，尚有一裝飾用之空間，如是形成本車展現復古、輕型之新穎外觀設計（參本院卷第19頁說明書【創作說明】）。 ⒉系爭專利圖面如附圖1所示。㈢系爭產品技術內容： ⒈系爭產品「電動自行車」係一種二輪交通運輸工具。系爭產品係有關於一種機車外觀設計，其在車型設計上具有一圓形大燈，在前面板的中央飾板具有弧形變形蟲形態設計，下半部之中間部份設有一燈，兩側則設有近弧三角形前方向燈。坐墊為平躺式設計，坐墊下方之車體其前方與踏板交接處設一弧鰭形修飾，後車體左右側具突出之半圓弧形殼體，車體從後視圖觀之，呈一凸型的設計，如是形成該車之新穎外觀設計。 ⒉系爭產品六面視圖如附圖2。㈣解釋申請專利之新式樣範圍： ⒈系爭專利為一機車之外觀設計，其整體造形由具大燈之把手蓋（通稱之龍頭把手）、前面板（有通稱為擋風板）、前擋泥板、腳踏板、坐墊、兩側蓋、後車體與車背板等所構成，該整體機車之構成，皆見於系爭專利之圖面及圖說之記載。系爭專利之把手蓋上，具有圓形的車頭大燈設計，龍頭把手與把手蓋之輪廓概呈連續弧線，把手蓋上緣向上弧凸處係與大燈之上緣形成同心圓，下緣向下延伸呈瓶頸曲線。系爭專利之前面板設計，其中央飾板以弧形變形蟲形態呈現，下半部之中間部份加入圓形的位置燈設計，前方向燈以弧邊三角形作設計，前面板下方則連接弧形蓋狀之前擋泥板。而系爭專利之坐墊為平躺式設計，後車體與腳踏板連接處以鰭狀塊作為中央蓋板之修飾，側蓋為橄欖形並略為下垂，尾部背板表面設有一突出後燈，後燈兩側之後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置，後車體左邊的空氣濾淨器設計成備胎狀的圓形，車體從後視圖觀之，車背板呈一凸字形設計。如上所述，系爭專利之整體造形由具有大燈之龍頭把手下接一擋風之前面板及一前擋泥板，形成之整體車頭，車頭向後延伸連接一腳踏板，腳踏板向後延伸連接坐墊與後車體而形成本車整體之視覺性設計特徵。 ⒉新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。系爭專利經與審查時諸參考文獻（本院卷㈠第80至164 頁）比對，整體造形上具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，該些造形特徵應可認為係「系爭專利經比對申請前之先前技藝後，客觀認定具有之新穎特徵。」故依新式樣專利圖說及與審查時諸參考文獻比對，馬達動力組件、排煙管、前後車輪及懸吊系統等，或為可任意替換之習知零件造形，或為功能性組件，皆不列入新穎特徵之考量，新穎特徵應著重車殼體之設計。綜合系爭專利圖說與前述諸參考文獻比對，參考文獻呈現之機車整體組合型態皆屬「具有大燈之龍頭把手下接一擋風之前面板及一前擋泥板，形成之整體車頭，車頭向後延伸設置一腳踏板，腳踏板向後延伸連接坐墊與整體後車體而成」，該組合之型態非系爭專利首創，因此系爭專利之具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容之新穎特徵應為各造形區域所具有的修飾之組合，即「龍頭把手之特徵、擋風之前面板之特徵、整體後車體之特徵」之組合而呈現之整體視覺效果。故經與前述諸參考文獻比對後將系爭專利具備之新穎特徵歸納為：⒈龍頭把手與把手蓋之輪廓概呈連續弧線，把手蓋上緣向上弧凸處係與大燈之上緣形成同心圓，下緣向下延伸呈瓶頸曲線。⒉前面板中央具有弧形變形蟲型態之修飾。⒊尾部具橄欖型之後車體側蓋，自側面觀之，側蓋底緣具向上並向車體尾端延伸有橫向L 形弧稜脊。⒋前後搭配的前、後方向燈皆為弧邊三角形修飾。⒌後車體與腳踏板連接處具鰭狀之中央蓋板修飾（系爭專利部品說明圖如附圖9 ）。㈤系爭專利有無應撤銷原因之判斷： ⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。 ⒉查原告主張系爭專利之申請日為97年11月25日，經經濟部智慧財產局於98年9 月21日審定准予專利公告，專利期間自98年9 月21日起至119 年11月24日止等情，有專利證書（本院卷㈠第17頁）及專利說明書公告本（本院卷㈠第18至26頁）在卷可稽，至堪認定，則系爭專利是否符合專利申請要件，應適用核准專利時所適用之92年2 月6 日修正之專利法。 ⒊被告所提之引證資料：被告於本件民事訴訟中提出被證2 、3 、12、15、16、17，作為系爭專利有應撤銷原因之證明（參本院卷㈢第5 頁）： ⑴被證2（本院卷㈠第280至231頁）：被證2 係91年11月11日公告之我國第510731號「二輪機車」新式樣專利。其公告日早於系爭專利申請日（97年11月25日），為系爭專利之先前技藝。其圖面如附圖3 所示。 ⑵被證3（本院卷㈠第232至238頁）：被證3 係西元1983年9 月6 日公告之美國第D270436 號「MOTORCYCLE」設計專利。其公告日早於系爭專利申請日（97年11月25日），為系爭專利之先前技藝。其圖面如附圖4。 ⑶被證12（本院卷㈠第255至256頁）：被證12係網頁所刊載之Vespa S車款，該網頁之內容係說明刊登日期為西元2008年3 月17日。其圖片內容如附圖5 。 ⑷被證15（本院卷㈡第300至306頁）：被證15係90年12月11日公告之我國第077875號「速克達型機車( 四) 」新式樣專利被證15公告日係早於系爭專利申請日（97年11月25日），為系爭專利之先前技藝。其圖面如附圖6 所示。 ⑸被證16（本院卷㈡第307頁）：被證16係西元2006年4 月16日蘋果日報刊載之數型「VESPA 」機車。原告雖質疑其證據能力，惟被證16係一電子日報性質之網頁，因業者會掌控當日登載之真實性，遭變更竄改之機率較低，故仍應認被證16之刊載日確為西元2006年4 月16日，而早於系爭專利申請日（97年11月25日），故被證16之內容可為系爭專利之先前技藝。其圖面如附圖7 所示。 ⑹被證17（本院卷㈡第312至321頁）：被證17係92年11月01日公告之我國第087783號「機車」新式樣專利。其公告日係早於系爭專利申請日（97年11月25日），為系爭專利之先前技藝。其圖面如附圖8 所示。 ⒋被證2不可證明系爭專利不具新穎性： ⑴被證2 之龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處並未呈現系爭專利之類似瓶頸狀之雙曲弧線，把手蓋上緣未有明顯之向上弧凸處與大燈之上緣相疊處形成同心圓之意象，故整組龍頭把手與把手蓋（含車燈及蓋體）之造形與系爭專利之同區造形有差異；被證2 之前面板中央上緣直接向下延伸一倒拋物線之區塊修飾，該區塊近下端設有「三」字狀線條，而前面板左右兩側具有弧邊梯形方向燈，整體前面板觀之，與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態呈現者不同，方向燈與其弧邊三角形設計者仍有相異之處，該前面板區之造形兩者並不同；而被證2 之擋泥板弧度大約依輪子之弧面形成，此與系爭專利之差異性不大，但不影響兩者整組車頭部（即上述之整組龍頭把手與把手蓋、前面板與擋泥板之組合）於視覺效果上之差異。 ⑵次查，被證2 之車坐墊為近車頭端較厚並向車尾向上斜傾，後車體與腳踏板連接處稍上方具有一水平分割線條，該線條並向後延伸穿越後車體突出之側蓋，此線條於被證2 產生一明顯之視覺效果，與系爭專利後車體與腳踏板連接處設有一鰭狀塊修飾及於側蓋表面設橫置L 形稜脊為修飾線條者迥異；被證2 側板之形狀似如一半卵狀，周邊具斜切面，此與系爭專利之橄欖形並略為下垂者亦有差異；被證2 之後車體尾部背板表面突出後燈與後方向燈皆屬似弧邊梯形，由車體後方觀之，車背板整體設計兩者也不相同，且被證2 並未具有備胎狀的圓形蓋之空氣濾淨器修飾板，故由整體之後車體觀之，被證2 與系爭專利仍於視覺上具明顯之差異性，並不近似；再查，被證2 之整體設計由上述之龍頭把手與把手蓋、前面板、前擋泥板、腳踏板、後車體（坐墊、兩側蓋、車背板等組合）所組成，其分區觀察與系爭專利已有前述之不同，而組合後整體觀察，於視覺上兩者更有差異性；故被證2 與系爭專利整體設計比對，以普通消費者選購商品之觀點，已足使普通消費者輕易區分被證2 與系爭專利所產生的視覺差異而不致產生混淆，因此被證2 無法證明系爭專利不具新穎性。 ⒌被證3不可證明系爭專利不具新穎性： ⑴被證3 之龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處並未呈現系爭專利之類似瓶頸之雙曲弧線，其係以直線方式呈現，把手蓋上緣也未有明顯之向上弧凸處與大燈之上緣相疊處形成同心圓之意象，故整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之輪廓與系爭專利之同區有差異；被證3 之前面板中央縱立一長條塊體，塊體表面向下延伸並呈隆起狀，前面板因該塊體平分為左右兩區塊，該兩區塊為簡潔面處理，未設有方向燈，整體前面板觀之，其視覺感與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態呈現者且左右側設方向燈之設計有顯著差異，故被證3 由龍頭把手與把手蓋、前面板及前擋泥板組合而成之車頭部與系爭專利之車頭部已具有明顯不同之視覺效果，兩者並不近似。 ⑵次查，被證3 之車坐墊雖水平式，惟坐墊下方連接之座體其前緣係一簡潔之弧線，弧線之接有突出之側蓋，側蓋佔據座體之大部份空間，故座體未見有其他造形單元如系爭專利同處所設有之鰭狀塊修飾，況被證3 側板之形狀似如一半卵狀，表面有一水平帶狀修飾，此與系爭專利側蓋表面設橫置L 形稜脊修飾線條者迥異；被證3 之後車體尾部背板呈現較狹長狀，表面具一明顯突出後燈，後燈左右側未見如系爭專利之方向燈，由車體後方觀之，車背板之設計兩者也不相同，故由整體之後車體觀之，被證3 與系爭專利於視覺上具明顯之差異性，兩者整體之後車體並不近似；被證3 之整體設計由上述之車頭部（龍頭把手與把手蓋、前面板、前擋泥板組合）、腳踏板、後車體（坐墊、兩側蓋、車背板等組合）所組成，其分區觀察與系爭專利已有前述之相異點，而整體觀察，於視覺上兩者更有明顯差異性；故被證3 與系爭專利整體設計比對，以普通消費者選購商品之觀點，已足使普通消費者輕易區分被證3 與系爭專利所產生的視覺差異而不致產生混淆，因此被證3 無法證明系爭專利不具新穎性。 ⒍被證2 、3 、12、15、16、17之組合不可證明系爭專利不具創作性： ⑴參酌智慧財產局專利審查基準第三篇3.3 創作性之審查原則，「…創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是否易於思及，易於思及之新式樣即不具創作性…」，復於3.4.1 基本原則一節中記載「…創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象。雖然不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。」故判斷系爭專利是否具有「創作性」，仍應以整體設計為對象，雖可就區隔的範圍先做比對，但仍需綜合所有的比對後，就整體設計綜合判斷，不得僅就局部是否為易於思及就做出判斷。 ⑵查被告係將被證2 、3 、12、15、16、17之各個整體設計拆解為若干基本的設計元素，再審究該設計元素是否相同於系爭專利之新穎特徵，被告比對之方法若將諸證據拆解為越多量之造形元素，其由該些造形元素組合之可能態樣將更多，而逕採其中一種組合態樣逕指系爭專利之所有新穎特徵已為易於思及，此舉又違「創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的『後見之明』，旋作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性（參酌新式樣專利審查基準第3-3-27頁）；即不應僅按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，遂認為其不具創作性」之原則，故被告之比對方法並不合於新式樣專利審查基準之規則。 ⑶參酌上述「…創作性之審查…在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究…就整體設計綜合判斷是否為易於思及。」爰先比對各項證據「視覺上得以區隔的範圍」與「系爭專利相對應之各區隔範圍」，再予以就整體設計綜合判斷，檢視系爭專利是否由被證2 、3 、12、15、16、17之對應之各區隔範圍可組合而成，並為所屬技藝領域中具有通常知識者所易於思及；被告係檢視被證2 、3 、12、15、16、17個證據是否含有系爭專利之新穎特徵，並組合全部新穎特徵而自行認定系爭專利不具創作性，此亦違反「就整體設計綜合判斷」之原則，先予說明。 ⑷被告抗辯被證2 、3 、15及16含有系爭專利之新穎特徵1 。系爭專利之新穎特徵1 係「把手蓋之上緣與大燈之上緣形成同心圓弧狀，其下緣兩端向下延伸呈瓶頸曲線」，此由「龍頭把手與把手蓋」之整體設計得知者，故應先比對該區範圍之造形；被證2 之龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處並未呈現系爭專利之類似瓶頸狀之雙曲弧線，把手蓋上緣未有明顯之向上弧凸處與大燈之上緣相疊處形成同心圓之意象，故整組龍頭把手與把手蓋（含車燈及蓋體）之造形與系爭專利之同區造形有差異；被證3 之龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處並未呈現系爭專利之類似瓶頸之雙曲弧線，其係以直線方式呈現，把手蓋上緣也未有明顯之向上弧凸處與大燈之上緣相疊處形成同心圓之意象，故整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之輪廓與系爭專利之同區亦有差異；而被證15之龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處並未呈現系爭專利之類似瓶頸之雙曲弧線，其係以微弧線方式呈現，把手蓋上緣呈現一緩波狀，未有明顯之向上弧凸處與大燈之上緣相疊處形成同心圓之意象，故整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之輪廓與系爭專利之同區範圍並不同；被證16並無清楚之照片可說明龍頭把手與把手蓋之輪廓下緣延伸至前面板處之弧線，觀之其把手係呈一棒狀，未有明顯之把手蓋向上弧凸設計，故被證16整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之輪廓未揭露與系爭專利之同區造形；綜上，被證2 、3 、15及16，各有其不同之整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之輪廓曲線，該些曲線之意象獨立、明顯，各自與系爭專利之同區範圍造形具有區隔，由被證2 、3 、15及16並無法得知系爭專利該區範圍「龍頭把手與把手蓋」之整體造形。 ⑸被告又抗辯被證2 、3 、12、15及16含有系爭專利之新穎特徵2 。新穎特徵2 係指「前面板中央具有弧形變形蟲型態之修飾」，此為「前面板（擋風板）」區範圍之設計；惟查，被證2 之前面板中央上緣直接向下延伸一倒拋物線之區塊修飾，該區塊近下端設有「三」字狀線條，而前面板左右兩側具有弧邊梯形方向燈，整體前面板觀之，與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態、近弧三角形方向燈呈現者不同；被證3 之前面板中央縱立一長條塊體，塊體表面向下延伸並呈隆起狀，前面板因該塊體平分為左右兩區塊，該兩區塊為簡潔面處理，未設有方向燈，整體前面板觀之，其視覺感與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態呈現者且左右側設方向燈之設計有顯著差異；被證12之前面板中央上緣直接向下延伸一倒拋物線之區塊修飾，該區塊內另有一小凸塊區，近下端處設有條橫線孔槽，前面板左右兩側具有弧邊梯形方向燈，整體前面板觀之，與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態、近弧三角形前方向燈呈現者亦不同；被證15之前面板中央上緣直接向下延伸一微梯形之區塊修飾，該區塊近下端設有「三」字狀線條，該梯○區○○○○○區○段分為左右兩區，於各區之上緣設有梯形方向燈，整體前面板觀之，與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態、近弧三角形前方向燈呈現意象迥異；被證16之前面板中央具有一長條瓜狀之修飾塊，該區塊近下端設有一圓形喇叭，而該區塊未設有方向燈，整體前面板觀之，與系爭專利前面板的中央飾板以弧形變形蟲形態呈現意象也不同；綜觀上述被證2 、3 、12、15及16，各有其不同之前面板（擋風板）設計，該些前面板之修飾各自不同，與系爭專利之同區範圍造形應可明顯作區分，由被證2 、3 、12、15及16並無法得知系爭專利該區範圍「前面板（擋風板）」之整體造形。 ⑹被告再抗辯被證2 、3 、16含有系爭專利之新穎特徵3 ，被證2 、15含有系爭專利之新穎特徵4 ，且被證2 、16及17含有系爭專利之新穎特徵5 。系爭專利之新穎特徵3 係「尾部橄欖型之後車體側蓋表面，自側面觀之形成一自側蓋底緣向上並向車體尾端延伸之橫向L 形弧稜脊」，新穎特徵4 係「前後搭配的前、後方向燈皆為弧邊三角形修飾」，新穎特徵5 係「後車體與腳踏板連接處具鰭狀之修飾塊」，該些新穎特徵主要係針對整體後車體之設計分析，而認定整體後車體具有之創新內容，故與諸證據比對時，應係論究系爭專利之整體後車體是否可由被證2 、3 、15、16、17中得知，實不應論及由被證2 、3 、15、16、17先拆解成若干基本的設計元素，再逕採其中一種由前述元素組合之設計態樣逕指與系爭專利之整體後車體相同或近似。惟查，被證2 、3 之側蓋形狀異於系爭專利，也未具有橫向L 形弧稜脊修飾，被證16中未完整揭露側蓋之完整形狀，其圖片亦無完整之側蓋形狀可資比對；另被證2 及15未揭露與系爭專利近似之「凸字形車背板設計、突出之後燈、兩側之具有弧邊三角形後方向燈」造形；被證2 、16於後車體與腳踏板連接處並無鰭狀之修飾塊，至被證17之後車體與腳踏板連接處之修飾塊與系爭專利之鰭狀修飾塊仍有線條輪廓線上之差異。綜上所述，就被證2 、3 、15、16及17之區隔的範圍分別與系爭專利之同區範圍造形做比對，被證2 、3 、15、16及17各未揭露系爭專利之新穎特徵3 、4 、5 ，其組合該些區隔的範圍使之成為整體後車體之方式亦繁多，即使依被告之主張，也無法由被證2 、3 、15、16、17組合出與系爭專利相同或近似之整體後車體，故不可能產生可包含有系爭專利之新穎特徵3 、4 、5 之造形，因此更無法由被證2 、3 、15、16及17得知系爭專利該區範圍「整體後車體」之整體造形。 ⑺另查，雖原告對於被證12、16之公開日有質疑，但依上述之技術內容觀之，縱使被證12、16具適格證據能力，也不影響系爭專利為非易於思及之結果。 ⑻據上可知，被證2 、3 、15及16無法互相組合出與系爭專利相同或近似之「整組龍頭把手、把手蓋及車燈組合之整體造形」，則無可能組合出一「整組龍頭把手、把手蓋及車燈組」且具有系爭專利之新穎特徵1 者；被證2 、3 、12、15及16也無法互相組合出與系爭專利相同或近似之「前面板（擋風板）」，也不可能組合出一前面板具有同系爭專利之新穎特徵2 「中央飾板以弧形變形蟲形態呈現」者；而被證2 、3 、15、16及17之組合亦無法組合出與系爭專利相同或近似之「整體後車體」，更無法組合出一後車體使其具有「尾部橄欖型之側蓋表面、側蓋底緣向上並向車體尾端延伸之橫向L 形弧稜脊」、「前後搭配的前、後方向燈皆為弧邊三角形修飾」及「後車體與腳踏板連接處具鰭狀之修飾塊」之特徵與系爭專利新穎特徵3 、4 、5 相同者；因此所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依被證2 、3 、12、15、16及17之眾多先前技藝中，易於思及系爭專利之整體造形並使其具有新穎特徵1 至5 ，被證2、3、12、15、16及17無法證明系爭專利不具創作性。㈥系爭產品落入系爭專利申請專利之新式樣範圍： ⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則落入專利權範圍。⑷若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。 ⒉解釋申請專利之新式樣範圍：此部分已如前㈢所述。 ⒊解析系爭產品：系爭產品之整體造形由具大燈之龍頭把手、前面板、前擋泥板、腳踏板、坐墊、兩側蓋、後車體與車背板等所構成。在車頭燈設計上具有圓形的大燈，在前面板的中央飾板則以弧形變形蟲形態呈現，前方向燈以弧邊三角形作設計，車之坐墊為平躺式，後車體與腳踏板連接處具有鰭狀塊修飾，後車體具突出橄欖形側蓋，側蓋表面具橫置L 形稜脊，尾部背板表面設有一突出後燈，後燈兩側之後方向燈亦以弧邊三角形設計，車體從後視圖觀之，車背板呈一凸字形設計，如是由具有大燈之龍頭把手下接一擋風之前面板及一前擋泥板所形成之車頭、車頭向後延伸連接之腳踏板、踏板後端所接之坐墊與後車體而形成本車整體之視覺性設計特徵。 ⒋物品相同或近似判斷：系爭專利與系爭產品皆屬二輪交通運輸工具，用途相同，而系爭專利為引擎式車種，系爭產品為電動式車種，兩者功能上有所不同，是系爭產品用途與系爭專利相同，雖功能有些差異，但仍應認屬近似之物品。 ⒌整體視覺性設計相同或近似判斷：按主要部位，指容易引起普通消費者注意的部位，不包括使用中無法目視的部位，通常有視覺正面及使用狀態下之設計二種類型（但不限於該二種類型）。就本件系爭專利而論，底部之設計為使用中無法目視的部位，而後視鏡、馬達動力組件、排煙管、前後車輪及懸吊系統等，或屬市售規格品，為習知之造形組件，或為功能考量，較不易引起普通消費者注意的部位，故不列入主要部位之考量，先予說明。系爭專利與系爭產品皆屬二輪交通運輸工具，系爭產品之龍頭把手與把手蓋之輪廓概呈連續弧線，其把手蓋上緣向上弧凸處與大燈之上緣相疊處亦形成同心圓之意象，下緣向下延伸呈瓶頸曲線，故整組龍頭把手、車燈及蓋體之造形與系爭專利之同區造形應認近似；系爭產品之前面板中央具有一弧形變形蟲形態之修飾，左右兩側具有弧邊三角形之方向燈，整體前面板觀之，除面板之長寬略有不同，該前面板整體之視覺感與系爭產品極為近似；系爭產品之車坐墊為平躺式，後車體與腳踏板連接處亦具有一鰭狀塊修飾，後車體突出之側蓋為橄欖形，表面具橫置L 形稜脊，後車體尾部背板表面設有一突出後燈，後燈兩側之亦具有弧邊三角形之後方向燈，由車體後方觀之，車背板係呈一凸字形設計，整體後車體觀之，系爭產品與系爭專利極為近似；系爭產品因為電動式車種，未具空氣濾淨器，故未設有一備胎狀的圓形蓋修飾，惟缺該修飾蓋並未影響兩者後車體之視覺效果表現，兩者整體後車體仍屬近似之設計；系爭產品之整體設計由上述之龍頭把手與把手蓋、前面板、前擋泥板、腳踏板、後車體（坐墊、兩側蓋、車背板等組合）所組成，經觀察其整體組合之造形，與系爭專利比對後，於視覺上並未產生特異之效果；故系爭專利與系爭產品整體設計經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，已使系爭產品與系爭專利所產生的視覺印象會使普通消費者誤將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，爰應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。 ⒍系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：系爭產品之整體視覺性設計具有「⒈龍頭把手與把手蓋之輪廓概呈連續弧線，把手蓋上緣向上弧凸處係與大燈之上緣形成同心圓，下緣向下延伸呈瓶頸曲線。⒉前面板中央具有弧形變形蟲型態之修飾。⒊車體側蓋具橄欖型，側面觀之，表面具橫置L 形稜脊。⒋前、後方向燈皆為弧邊三角形修飾。⒌後車體與腳踏板連接處具鰭狀之修飾塊」，因此系爭產品已包含系爭專利之新穎特徵。 ⒎其他：被告未抗辯「禁反言」及「先前技藝阻卻」，自毋庸審酌。 ⒏從而，系爭產品已落入系爭專利申請專利之新式樣範圍。㈦據上，系爭專利並無被告所抗辯之應撤銷原因，且系爭產品落入系爭專利申請專利之新式樣範圍，是被告製造、販賣系爭產品，自已侵害系爭專利權無訛。二、原告主張被告侵害系爭商標權部分：㈠查商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行，惟原告主張被告侵害系爭商標權之時間為新修正商標法施行前，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）為法規依據，合先敘明。㈡查原告於97年9 月12日及99年11月19日起分別以系爭商標（商標圖樣如附圖10）申請註冊，指定使用於附圖10所示之「電動機車及其零組件…電動自行車及其零組件…」等商品，經智慧局核准，專用期限附圖10編號1 商標為98年6 月1日起至108 年5 月31日止，附圖10編號2 商標為100 年9 月1 日起至110 年8 月31日止；而被告自99年8 月起迄今製造、販賣系爭產品，並於產品上標示「Mony」商標等情，有商標註冊證、商標資料檢索服務、統一發票、系爭產品照片為證（本院卷㈠第193 至196 、279 頁、本院卷㈡第10、13 頁），堪信為真實。㈢「Mony」與附圖10編號1 商標不近似，但與編號2 商標近似： ⒈按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。次按，判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部份特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（改制前行政法院73年判字第1144號判決參照）。 ⒉查附圖10編號1 商標圖樣係由英文文字「KYMCO 」與「 MANY 」組合而成，與「Mony」相較，雖「Mony」與系爭商標1 圖樣中之「MANY」僅有字母大小寫及一字母之差，但與編號1 商標圖樣整體比較，其外觀、讀音均有明顯差異，整體所傳達出來之觀念亦不致使消費者產生混同近似。原告雖稱編號1 商標圖樣中之「MANY」為主要部分云云，惟觀諸編號1 商標圖樣，「KYMCO 」與「MANY」之字體、字形及大小均約略相同，難以區分何者為主要部分，是原告主張應以編號1 商標圖樣中之主要部分「MANY」與「Mony」進行商標相同或近似判斷云云，自有未洽。從而，應認「Mony」與附圖10編號1 商標不近似。 ⒊但查，附圖10編號2 商標圖樣為「MANY」，與「Mony」相較，僅有字母大小寫及一字母之差，兩商標圖樣在外觀上極相彷彿，讀音亦非相去甚遠，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故應認屬構成高度近似之商標。㈣被告使用與附圖10編號2 商標近似之「Mony」商標於與註冊指定商品同一之電動自行車商品上，已侵害原告之商標權。被告雖辯稱：系爭產品早於99年8 月間即已上市銷售，而系爭商標2 於100 年9 月1 日始經註冊公告在案，故被告公司乃於附圖10編號2 商標註冊公告前即善意使用「Mony」於其商品，依修正前商標法第30條第1 項第3 款規定，自不受編號2 商標效力所拘束云云，惟按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第30條第1 項第3 款定有明文。徵諸系爭產品之外觀設計落入系爭專利申請專利之新式樣範圍，所使用之「Mony」又與截取自附圖10編號1 商標一部分之編號2 商標近似程度高，均如前述，是衡情被告應係有意仿效原告產品而以致之，自難認被告主觀上為善意，從而，自無上開法文之適用，被告於附圖10編號2 商標註冊公告取得商標權之100 年9 月1 日後使用「Mony」商標於電動自行車商品之行為，自已侵害原告之商標權無訛。㈤原告另主張被告有現行商標法第70條第1 款「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞」之視為商標權侵害之行為，惟本件應適用修正前之商標法，已如前述，而修正前商標法並無如現行商標法第70條第1 款之規定，是原告此一主張，自非可採。三、原告各項請求之審酌：㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，修正前專利法第84條第1 項、第3 項分別定有明文。上開規定依修正前專利法第129 條準用於新式樣專利。被告之系爭產品既侵害原告之系爭專利，業如上述，故原告請求令被告公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及任何侵害中華民國證書號第D130968 號新式樣專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之，洵屬正當，應予准許。㈡次按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依第1 項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置，修正前商標法第61條第1 項、第3 項分別定有明文。被告公司既有侵害原告就附圖10編號2 商標之商標權，已如前述，則原告請求令被告公司不得繼續於附圖10編號2 商標之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告之附圖10編號2商標之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之，為有理由，應予准許。至如前述被告公司未侵害附圖10編號1 商標，是原告請求令被告公司不得繼續於附圖10編號1 商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似原告之系爭商標1 之文字或圖樣，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之，則無理由，應予駁回。㈢原告請求被告連帶給付1490萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息部分： ⒈按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，修正前專利法第84條第1 項前段定有明文。被告公司有前述侵害原告系爭專利權之行為，已如前述，自應依上開法文負損害賠償責任。次按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」公司法第23條第2 項定有明文。經查，被告鄭丞宏係被告公司之負責人，有公司登記資料查詢在卷可稽（本院卷㈠第213 頁），被告鄭丞宏於從事公司之產銷系爭產品時，係違反專利法之規定侵害原告之系爭專利，致原告受有損害，自應依前揭規定與被告公司負連帶賠償之責。 ⒉再按修正前專利法第85條第1 項第2 款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。即明定於侵害人得證明其成本與必要費用時，得主張自所得利益中扣除成本或必要費用。然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，專利法第85條第1 項第2 款所規定之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本，蓋間接成本乃侵害人無論從事侵害行為與否，均仍須支出之成本，自不得再行扣除。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」。 ⒊查被告稱其共受領2490張電動自行車審驗合格標準乙節，核與財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心以101 年10月9 日（一０一）自發字第一四七號函所述系爭產品目前合格標章已請領至02490 號等語相符，且經兩造會同清點被告所剩合格標章數量後，原告亦是認合格標章號碼確至02490 號（本院卷㈢第255 頁），堪信被告上述為真實，原告請求再發函財團法人車輛安全審驗中心確認，已無必要。又被告目前僅持有55張合格標章，已為兩造會同清點確認（本院卷㈢第260 、265 頁），是可因此推論被告已製造、販賣之數量為2,435 臺【計算式：2,490-55=2,435】。又被告稱系爭產品單價99年度約17,035元，100 年度約16,430元等節，起初雖為原告否認，稱每臺單價應為23 ,244 元云云，惟經本院函詢財政部臺灣省北區國稅局新莊稽徵所被告所提統一發票（本院卷㈢第235 至237 頁）之形式真正，該所以101 年12月10日北區國稅新莊三字第1016076858號確認該等統一發票已辦竣申報（本院卷㈢第252 頁），原告則稱若前揭統一發票形式真正，則其不爭執被告所稱之系爭產品單價（本院卷㈢第224 頁），是應認被告主張之系爭產品單價為真實，其平均單價為16,733元【計算式：(17,035+16,430) ÷2=16,733（小數點以下四捨五入）】。基此，被告製造、銷售系爭產品之總銷售額為40,744,855元【計算式：16,733×2,435=40,744 ,855】。又本院認在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」，已如前述，而兩造均同意系爭產品毛利以22% 計算（本院卷㈢第224 頁），基此計算被告公司因侵害系爭專利權行為所得之利益為8,963, 868元【計算式：40,744,855×22%=89,63,868 （小數點以下四捨五入）】。 ⒋被告雖辯稱：所謂「依侵害人因侵害行為所得之利益」，尚須討論侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何，依波仕特線上市調所示，影響消費者選購機車之最主要因素，「造型」僅占9.8%，故被告侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，惟上開線上市調公信力及可信性如何，被告並未證明；又上開市調係針對「機車」產品，而非系爭產品所屬之「電動自行車」；再者，縱認僅9.8%之消費者以「造型」為影響選購機車之最主要因素，但上開市調未揭露多少消費者以之為次要或再次要之因素，是並未能全面顯示「造型」影響消費者選購機車之真正比重為何，是被告認其侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云，尚難遽採。 ⒌末按修正前專利法第129 條準用第85條第3 項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3 倍。原告並依上開法文請求酌定損害額以上之賠償（本院卷㈢第258 至259 頁）。查被告公司之系爭產品乃刻意仿效原告之MANY機車，已如前述，是被告乃故意侵害系爭專利，徵諸原告曾於100 年7 月20日委請律師發侵權通知函予被告公司，被告亦回覆將公司網頁上有關系爭產品之產品型錄介紹刪除，惟被告公司嗣後又繼續在公司網頁刊登系爭產品之產品型錄介紹，有律師函2 份、經公證之被告公司網頁等為證（本院卷㈠第42至43、180 至181 、182 至192 頁），顯然毫不尊重智慧財產權等一切情狀，本院爰文酌定損害額2 倍之賠償，即17,927,736元【計算式：8,963,868 ×2=17,927,736】，已逾原告請求之1,490 萬元，爰在聲明範圍內為裁判。⒍至於原告另依修正前商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款請求損害賠償部分，因原告依前揭修正前專利法所得請求之損害賠償額，已能完全滿足其此部分之聲明，本院即無再審酌侵害商標權之損害賠償額若干及是否可能有重複追償之問題，併此敘明。 ⒎綜上，原告請求被告連帶給付1490萬元，及其中165 萬元部分自起訴狀繕本送達翌日即101 年3 月13日（參本院卷㈠第217 頁送達證書）起至清償日止，另165 萬元部分自原告民事訴之聲明更正聲請暨準備書㈢狀繕本送達翌日即101 年7 月21日起至清償日止，餘1160萬元部分自101 年11月15日起（參本院卷㈢第223 頁）至清償日止，均按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分之請求則無理由，應予駁回。㈣末按修正前商標法第64條規定，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。此屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身份、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號參照）。本院爰審酌原告為知名企業，被告仿效原告產品外型及商標而製造、販賣侵權物品等情狀，認原告請求被告連帶負擔費用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文，登載於蘋果日報第一版報頭下一日，已足回復原告信譽損害，故在此範圍為有理由，應予准許，逾此部分之請求則無理由，應予駁回。四、假執行之宣告：兩造均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行。經核原告勝訴部份，主文第1 項、第2 項涉及侵權物品之銷燬，主文第4 項涉及判決登報，均為不可逆之處分，是本院認其性質不適宜假執行，應駁回原告此部分假執行之聲明；主文第3 項部分，兩造之聲請則均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。五、其它：兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。陸、訴訟費用負擔之依據：智慧財產法院審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項。中　　華　　民　　國　　102　年　　1　　月　　25　　日智慧財產法院第一庭法　官　歐陽漢菁以上正本係照原本作成。如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　102 　年　　1 　　月　　28　　日書記官　葉倩如

智慧財產及商業法院101年度民專訴字第34號

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