智慧財產及商業法院102年度民商訴字第34號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 03 月 25 日

智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第34號原　　　告　喜美旅行社股份有限公司
法定代理人　莊世忠
訴訟代理人　劉煌基律師
複代理人　　王姿淨律師
複代理人　　柯瑞源律師
複代理人　　黃筱琍
被　　　告　喜泰旅行社股份有限公司
法定代理人　江碩平
被　　　告　華泰旅行社股份有限公司
法定代理人　莊世棠
共 同
訴訟代理人　張家琦律師
林鳳秋律師
上 一 人
複 代理人　黃雅鈴律師
複 代理人　劉雅雲律師
複代理人　　陳亭如
上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於103 年3 月4 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標法所保護之商標權所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回，被告未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回，民事訴訟法第262 條第1 項、第4 項定有明文。原告原起訴請求：⒈被告喜泰旅行社股份有限公司（下稱喜泰旅行社）及兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）應連帶負擔費用，將附件一內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下（二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8cm）、工商時報A1外報頭（19.5X7
.8 cm ）各壹日。⒉被告華泰旅行社股份有限公司（下稱華泰旅行社）及中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）應連帶應負擔費用，將附件二內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下（二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8cm）、工商時報A1外報頭（19.5X7.8 cm ）各壹日。⒊被告喜泰旅行社及兆豐銀行應收回並銷毀載有原告商標之支票（戶名：喜泰旅行社，帳號：00000000）。⒋被告華泰旅行社及中信銀行應收回並銷毀載有原告商標之支票（戶名：華泰旅行社股份有限公司，帳號：000000000 ）。⒌被告喜泰旅行社及兆豐銀行應連帶賠償原告新台幣（下同）1,000,000
元整。⒍被告華泰旅行社及中信銀行應連帶賠償原告1,000,000 元整。嗣原告以102 年8 月14日民事陳報狀撤回訴之聲明第3 項、第4 項（見本院卷㈠第72至73頁），並於本院102 年11月14日言詞辯論期日當庭撤回對被告兆豐銀行、中信銀行之起訴，經被告兆豐銀行、中信銀行同意在案（見本院卷㈡第144 頁），依前揭規定，應准許原告撤回，合先敘明。
乙、實體方面
壹、原告主張：
一、原告為經營旅遊服務，取得註冊第1567191 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），商標專用權期限至112 年2 月15日止，為系爭商標之商標專用權人。原告與被告喜泰旅行社、華泰旅行社原為關係企業，100 年下半年集團即有切割被告喜泰旅行社出售之計畫，於101 年5 月28日與現任經營團隊江碩平等人正式簽約，經此交易後，被告喜泰旅行社與原告已非關係企業，而被告華泰旅行社之董事長莊世棠於10 1年未經原有股東莊世忠及黃ＯＯ等人同意，私下辦理股份移轉登記事宜，原告與被告華泰旅行社即分別經營而非關係企業，據此，被告等人即不得再使用系爭商標，被告等明知系爭商標為原告所有，被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社竟分別委託兆豐銀行、中信銀行將系爭商標印製於支票上，並用於旅行服務所生運輸票務退款等各項往來，而向各該旅遊同業及辦理退票之一般消費者行使，侵害系爭商標權利甚明，爰依商標法第68條、第69條、第71條、民法第195 條提起
本件訴訟。
二、被告雖辯稱，系爭商標為另兩商標係由墨色紙鶴商標（商標註冊號碼：00000000，如附圖2 所示，下稱「紙鶴」商標）及「華泰旅遊Gloria Tour 」（商標註冊號碼：00000000，如附圖3 所示，下稱「華泰旅遊」商標）組合而成，「紙鶴」商標為被告喜泰旅行社所有，而「華泰旅遊」商標為原告所有，因原告與被告喜泰旅行社及華泰旅行社三家長期以來均有合作關係，彼此長期以來係交互授權，共同使用「紙鶴」商標與「華泰旅遊」商標，故被告有權使用上開商標。又「紙鶴」商標係被告喜泰旅行社主要財產，應依公司法第185 條由股東會特別決議始能移轉，101 年2 月20日「紙鶴」商標由被告喜泰旅行社移轉予原告，未經被告喜泰旅行社股東會特別決議，應為無效云云。惟被告主張經原告喜美旅行社授權使用商標，迄今無任何證據可證，僅是憑被告經營者想當然爾之主觀認定，原告自102 年2 月16日取得系爭商標權利以來，從未授權被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社使用系爭商標或其他商標。被告不斷以過去三家公司係共同經營並使用相同之商標說詞混淆鈞院視聽，惟過去係基於經營者以及股東結構共通之前提下而使用，然而現在三家公司已無合作之基礎。再者，過去三家公司使用相同商標之資料，均不能作為證明102 年2 月16日原告取得系爭商標權後有任何授權被告使用系爭商標之合意。
三、原告與被告喜泰旅行社、被告華泰旅行社原為關係企業，主要出資股東為莊世忠及黃ＯＯ。莊世忠及黃ＯＯ等經營旅遊事業，先後於64年創立原告旅行社、77年創立被告華泰旅行社、79年創立被告喜泰旅行社。三家公司分工約略為原告經營團體旅遊，被告喜泰旅行社經營票務中心（ticket center ），被告華泰旅行社則經營南部市場。100 年下半年集團即有切割被告喜泰旅行社出售之計畫，於101 年4 月29日與現任經營團隊江碩平等人洽談合作，黃ＯＯ以被告喜泰旅行社董事長身分代原有股東全體與新進股東即現任經營團隊江碩平等人於101 年5 月28日正式簽約，約定101 年5 月31日前喜泰旅行社資產歸原有股東所有，101 年5 月1 日起盈虧則歸屬新進股東。原有股東莊世忠及黃ＯＯ等人於101 年6
月26日辦理被告喜泰旅行社股份移轉事宜，並由新進股東江碩平等承接所有被告喜泰旅行社股份，101 年6 月25日起更換被告喜泰旅行社全體董事及監察人，莊世忠及黃ＯＯ等人均退出被告喜泰旅行社經營。於該交易前，被告喜泰旅行社董事長為黃ＯＯ，原告喜美旅行社之董事長莊世忠亦擔任被告喜泰旅行社董事，被告喜泰旅行社實質上為原告所發展出之公司，因該次交易導致被告喜泰旅行社股權全面轉讓，董事及監察人更全面更換，莊世忠及黃ＯＯ等已退出喜泰旅行社經營，是以經此交易被告後喜泰旅行社與喜美旅行社再非關係企業。被告華泰旅行社先前亦為原告之關係企業，惟被告華泰旅行社之董事長莊世棠趁101 年下半年集團分拆時機，未經原有股東莊世忠及黃ＯＯ等人同意，竟私下辦理股份移轉登記事宜，經此事件後，原告與被告華泰旅行社即分別經營而非關係企業。
泰旅行社、被告華泰旅行社均係由原告所發展而出，
原共同經營規劃架構上均是以原告作為管理概念上之母體，是以「華泰旅遊」品牌及各該商標均係由原告所發展之無形資產，各公司所使用之商標均登記為原告所有，包括註冊第00074885號「喜美華泰旅遊」商標（如附圖4 編號1 所示）、註冊第00074886號「E.T.GLORIA TOUR 」商標（如附圖4
編號2 所示）、「華泰旅遊」商標及系爭商標，均登記為原告喜美旅行社所有。至於「紙鶴」商標，原雖登記於被告喜泰旅行社名下，然因應100 年下半年起喜泰旅行社的切割出售計畫，100 年底由當時全體董事黃ＯＯ、莊世忠、劉ＯＯ開會決議將該唯一登記於喜泰旅行社的「紙鶴」商標移轉至喜美旅行社，以釐清品牌歸屬及待出售資產，是以在規劃上本即無可能再授權喜泰旅行社之新任經營團隊使用系爭商標，無論是喜泰旅行社最終讓售予易遊網旅行社、鳳凰旅行社或現任江碩平經營團隊皆同，華泰旅遊品牌及各商標均保留由原告喜美旅行社繼續經營。
五、被告喜泰旅行社現任經營團隊於101 年5 月28日被告喜泰旅行社股權交易契約書中並未談及任何商標授權事宜，且被告喜泰旅行社原有主要股東莊世忠及黃ＯＯ均已退出被告喜泰旅行社經營，孰有默許被告喜泰旅行社新任經營團隊使用之理。縱然過去三家公司曾有共同經營關係，自101 年下半年已分拆各自營運，再者，系爭商標於法律上係原告於102 年2 月16日註冊取得，斯時三家公司早已各自獨立經營更無可能有任何商標授權契約。被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社所提出各項資料所生時點均早於102 年2 月16日，被證2 年曆多為先前所印製，縱2013年曆為業務交接期間所製作均早於102 年2 月16日，被證4 之提袋亦為101 年股權交易前所印製、另介紹文宣上有「邁向21世紀」字樣，推測為十餘年前之文宣品。再如被告所提被證5 所附名片均為過去所印製而非現在原告所印製使用，其中如許ＯＯ已於91年8 月26日離職、毛ＯＯ已於98年09月28日離職。僅被證3 網頁部分係因資訊人員離職疏失漏未移除子網頁中被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社少數地址。原告曾於101 年11月8 日發函通知被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社停止使用原告系爭商標，又於102 年6 月14日向士林地方法院檢察署對被告喜泰旅行社提起侵害商標權之告訴，102 年6 月21日發函予兆豐銀行及中信銀行，禁止其發行載有系爭商標之支票，均足以表明原告無意授權，先前所遺留之各項載有商標物品縱使被告等人不銷毀，亦不應繼續對外使用。
六、「紙鶴」商標原登記於被告喜泰旅行社名下，然因應100 年下半年起被告喜泰旅行社的切割出售計畫，100 年12月19日臨時董事會由當時全體董事黃ＯＯ、莊世忠、劉ＯＯ開會決議將該商標移轉至原告，並於101 年2 月20日由當時喜泰旅行社董事長黃ＯＯ及喜美旅行社董事長莊世忠代表兩公司合意出具移轉契約書，101 年2 月22日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請移轉登記，並經智慧局101 年4 月16日函覆並於101 年5 月16日公告，此等皆為公開之事實。該商標辦理移轉後，被告喜泰旅行社之原有股東、董事及監察人均未提出異議，甚至新任股東、董事及監察人接手經營一年有餘亦未提出任何質疑，迄102 年7 月5 日被告喜泰旅行社始發函聲稱黃文桂擅自於101 年5 月16日將系爭商標移轉至原告，並要求原告應提出被告喜泰旅行社之董事會或股東會紀錄云云，此顯然顛倒舉證責任，蓋原告如何能持有被告喜泰旅行社之內部文件，若被告喜泰旅行社故意不提出董事會紀錄，原告亦無從查證，原告已聲請傳訊當時董事黃ＯＯ、莊世忠、劉ＯＯ全體到庭說明，足為明證。被告喜泰旅行社又主張紙鶴商標移轉行為違反公司法第185 條云云而無效，惟被告喜泰旅行社並未證明「紙鶴」商標如何構成該公司之主要資產，僅粗略泛稱「旅行公司之信譽為其消費者選擇時之重要考量」而應適用公司法第185 條云云，若以被告喜泰旅行社3,100 萬資本額而言，豈非該商標市值高達1,550 萬元以上，抑或是該商標移轉將造成被告喜泰旅行社經營困難，惟自101 年2 月20日移轉系爭商標以來，被告喜泰旅行社仍正常營運，且更查被告近來已改換另一商標「華泰行」（申請號：000000000 ，如附圖4 編號3 所示），亦有被告刊載於旅奇周刊之文章可資佐證（見原證35、46），足見紙鶴商標並非該公司之主要資產，該商標移轉行為自無公司法第185 條之適用。
七、被告喜泰旅行社委託兆豐銀行、被告華泰旅行社委託中信銀行將系爭商標印製於支票上，並用於旅行服務所生運輸票務退款等各項往來，而向各該旅遊同業及辦理退票之一般消費者行使，然自原告於102 年2 月16日註冊商標公告起，被告等人即不得再使用系爭商標，被告喜泰旅行社、被告華泰旅行社仍繼續發行、使用載有系爭商標之支票即已構成商標侵權行為。且乘載商標之各種物品，雖有其本身之功能，仍不排斥乘載商標之可能，支票雖為金融工具，業者仍可於其上印製商標以達行銷目的，金融工具之功能與商標行銷並不互斥，商標本非票據法規所應記載或得記載事項，假若並無行銷之效果或目的，業者何需將商標印製於票據上，中信銀行及兆豐銀行均明確指出，本件所涉票據係銀行客製化服務應客戶要求將所提供之「商標」印製於票據上，是以被告等人以支票為金融工具而非商標使用云云作為抗辯實有違誤。
八、並聲明：
（一）被告喜泰旅行社應負擔費用，將附件一內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下（二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8 cm ）、工商時報A1外報頭（19.5X7.8 cm ）各1 日。
（二）被告華泰旅行社應負擔費用，將附件二內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下（二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8 cm ）、工商時報A1外報頭（19.5X7.8 cm ）各1 日。
（三）被告喜泰旅行社應賠償原告100萬元。
（四）被告華泰旅行社應帶賠償原告100 萬元。
（五）就前二項聲明，原告願供擔保假執行。
貳、被告辯稱：
一、被告喜泰旅行社為註冊00000000號「紙鶴」商標之商標權人：
（一）依據公司法第202 條規定，公司業務之執行均應由董事會決議行之，「紙鶴」商標之移轉既屬業務執行之一環，則未經董事會決議自屬無效，原告以「附件6 喜泰旅行社100 年12月19日董事會議紀錄」主張有召開董事會會議，與法律規定不符，其上無任何公司章之蓋印，更無任何出席簽到簿之作成，其格式與喜泰公司歷來之董事會會議有所不符，顯見該份資料之真實性確屬有疑，依據公司法第207 條準用第183 條、民法第3 條以及第73條規定，應屬無效。
（二）況且，「紙鶴」商標屬被告喜泰公司之重大資產，由被告公司對外營業所提出之相關商品文宣資料，諸如信封、票夾、旅遊手冊、紙袋、文宣卡片等，均有「紙鶴」商標之標示，更徵「紙鶴」商標頻繁與被告公司之所有營業活動緊密相連結，足為相關消費大眾所認知並以之辨識被告公司，自當屬重要資產無疑，其移轉依公司法第185 條規定需經股東會決議，惟該商標移轉未經股東會決議，自屬無效，被告喜泰旅行社仍係「紙鶴」商標權人。
二、系爭商標具有無效事由，被告已向智慧財產局申請評定：
原告將「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標圖樣組合後，向智慧財產局申請商標註冊，於102 年2 月16日經註冊公告取得系爭商標權，惟系爭商標與已註冊之「紙鶴」商標、「華泰旅遊」商標有混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1 項第10款之規定，被告已於向智慧財產局申請評定，請求撤銷系爭商標之商標權。
三、兩造長期以來相互授權使用系爭商標，原告並未合法終止授權，被告有權使用系爭商標：
（一）被告喜泰旅行社、華泰旅行社與原告的股東是一群認識多年的朋友，一起創業互相協力，僅是因為旅行業業務市場擴展才分別創立被告喜泰旅行社、華泰旅行社與原告喜美旅行社，多年以來不論是商標或是其他資源都是共同使用，此從原告亦承認被告所提出之被證2 、被證4 、被證5
、被證6 均為三家公司歷來所使用之廣告文宣及名片資料，「紙鶴」商標為被告喜泰公司所有之商標權，「華泰旅遊」商標為原告公司所登記之商標權，長期以來彼此相互授權並授權華泰公司使用該等商標，合先敘明。
（二）101 年5 月間當時被告喜泰旅行社董事長黃ＯＯ（亦為原告公司之總經理），因其當時原喜泰公司營運資金龐大，造成擔保資金的壓力與緊張，有資金長期調度之困難，為紓緩資金調度的壓力，故與被告喜泰旅行社現任董事長江碩平等簽訂契約書，於101 年5 月起即由被告喜泰旅行社現今之經營團隊承受經營，然原告、被告喜泰旅行社、被告華泰旅行社仍舊延續20多年來之業務合作，2013年之年曆卡，係由原告於101 年9 月間主動邀請被告喜泰旅行社及華泰旅行社一同製作，其上仍載有「紙鶴」商標、「華泰旅遊」商標圖樣、被告喜泰旅行社、被告華泰旅行社及其分公司之電話地址，又被告喜泰旅行社之台中分公司係於101 年10月24日始設立登記、彰化分公司係101 年10月30日始設立登記，而對於101 年年底所新設立登記之分公司，原告均一併列載於該年曆卡上，雖被告喜泰旅行社於101 年5 月起即轉由現今之經營團隊經營，兩造仍相互授權使用「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標。原告公司在其網站上即有「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標圖樣，縱使原告公司於102 年2 月16日將「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標組合後，申請取得系爭商標之商標登記，原告公司直至本件起訴後，其網站上之全省服務據點仍將被告喜泰公司之中壢、苗栗分公司及被告華泰公司高雄總公司、台南分公司列為其服務據點，亦證縱使於其取得系爭商標之註冊登記後，其仍有持續授權被告喜泰公司、華泰公司使用系爭商標權，並將其授權之外觀表徵於外，而原告辯稱其未有授權被告等使用系爭商標，與事實不符。
（三）證人莊世棠、吳ＯＯ及曾ＯＯ之證詞，亦證確有相互授權使用系爭商標之事實，證人莊世棠、吳ＯＯ以及曾ＯＯ於103 年1 月28日均已到庭證述，於101 年5 月前後，「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標，均係由原告、被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社兩造共同經營及共同使用，且所有宣傳之報章雜誌、媒體之經營，及所有旗下公司員工之名片、月曆等也都可以看出兩造是共同使用系爭商標，足證於101 年5 月前以及101 年5 月移轉經營權後，兩造均有共同經營及使用系爭商標之事實。再由證人曾ＯＯ證稱其任職公司21年期間，自一開始迄今，兩造均是共同使用系爭商標，且於101 年5 月移轉前及移轉後，均未曾停聞有移轉後即不得再使用該二商標的事實，亦徵原告方面從未有終止系爭商標授權之表示。
（四）被告喜泰旅行社所有之「紙鶴」商標及原告所有之「華泰旅遊」商標，兩造向來均是合併使用，當非可因原告嗣後將此二商標圖樣合併，另向主管機關申請系爭商標註冊，即影響相互授權使用之事實，亦非可因此否認先前確係存在之授權事實，故原告一再以102 年2 月16日取得系爭商標之登記時點為切割，主張其自該時點後即從未有授權云云，顯係故以此模糊確有長期相互授權使用之事實，而以其故以102 年2 月16日此一時點為切割主張，反亦徵原告無法否認先前確實曾有相互授權之事實，則不論原告取得系爭商標登記之點為何，誠均不影響兩造長期存在相互授權使用之事實。
（五）原告雖主張已以原證33之101 年11月8 日函終止商標之授權使用云云，惟原告所提原證33終止函，其上未蓋用公司大小章，違反民法第73條規定，自屬無效。原告終止授權之意思表示自始即未有效送達予被告。再者，原告既稱係於102 年2 月始取得系爭商標，則其如何可能於尚未取得該商標權之前，即於101 年11月8 日表示終止該商標授權之意思，更徵該原證33之函文顯不可能有生何終止之效力，故原告以此為主張自非足採。且原告公司同意並授權被告喜泰公司、被告華泰公司使用，成立不定期商標授權契約，原告不欲再授權被告喜泰旅行社、華泰旅行社使用系爭商標圖樣，應有法定或意定終止授權契約之事由始得終止，然查，原告喜美公司自始未能指出被告喜泰公司、華泰公司究有何法定或意定終止授權契約之事由存在，更未定期限催告被告喜泰公司、華泰公司，足見原告並未合法終止授權，該函文不生任何終止授權之效力。
（六）被告喜泰公司於101 年5 月起即轉由現任經營團隊經營，而系爭投資經營契約約定：「‧‧‧整合全省票務業務資源、並以收購丁方全部股權及現金增資方式擴大經營‧‧‧」可知係由甲（即江碩平）、乙（即吳ＯＯ）等概括承受被告喜泰公司營業上所有之資產及業務等，所概括承受者自然包括營業生財之所有器具設備、商號信譽以及原先所有業務及與接續先前業務所需經濟地位之一切資產，足徵由系爭投資移轉經營契約之約定，已可見確有系爭商標隨同移轉之情形。
四、被告喜泰旅行社、華泰旅行社分別委託兆豐銀行、中信銀行印製系爭商標於支票上，對外行使並非為使用商標之行為：由商標法第5 條之修法理由可知，商標之使用，目的在於規範具有商業性質之使用商標行為，並足以使相關消費者認識其為商標，另須以行銷為目的而將商標用於有具體實物之商品或其包裝容器；或交易過程中，持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品之商業行為；或將商標用於與提供無形勞務相結合之物品，例如餐廳業者已將標示有其商標之餐盤、餐巾擺設於餐桌上，以表彰其所提供之餐飲服務；或將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告行為。然查，支票僅為支付之工具，並非作為行銷之目的，再且，支票亦非屬商標法第5 條第1 項、第1 至3 款之「商品或其包裝容器」及「與提供服務有關之物品」，亦與商標法第5 條第1 項第4 款之「與商品或服務有關之商業文書或廣告」無涉，又參商標法第5 條之修法理由中列舉「商業文書所指為訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等；廣告係指報紙、雜誌、宣傳單、海報等」，並未見支票或相關支付工具，且支票製作及行使之目的僅在清償債務，顯與行銷無關，自非屬商標法第5 條規範之「商標之使用」。
五、原告以支票面額作為損害賠償金額之計算依據，實無理由：支票面額多寡並不如商品般具有客觀之零售單價，難以產生合理關聯，原告以其中一紙支票之面額乘以1500倍，做為計算損害賠償金額之基礎，顯無法律上之依據。再者，原告自始未說明在原告、被告喜泰旅行社及被告華泰旅行社三家公司20幾年來皆共同使用及之情況下，何以於102 年2 月16
日以後，被告喜泰公司及被告華泰公司使用該等商標，即有造成其名譽權之侵害，且原告亦從未說明於支票上標示系爭商標有何減損其信譽之情事，何以其回復原狀之方法必須以登報道歉之方式，又登報道歉如何得以回復原狀，則原告逕以民法第195 條要求被告等要登報道歉云云，更屬無理，自無足採。
六、爰聲明：
（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回。
（二）訴訟費用由原告負擔。
（三）如受不利之判決，被告願供擔保，請准免於假執行之宣告。
叁、兩造不爭執之事實：
一、被告喜泰旅行社委託兆豐銀行印製發行之支票（戶名：喜泰旅行社股份有限公司，帳號：00000000000 ，帳戶申請人黃文桂），其上印有「紙鶴」及「華泰旅遊gloria tour 」圖案（見本院卷㈠第21-22頁）。
二、被告華泰旅行社委託中信銀行印製發行之支票（戶名：華泰旅行社股份有限公司，帳號：000000000000），其上印有「紙鶴」及「華泰旅遊gloria tour 」圖案（見本院卷㈠第23頁）。
肆、兩造主要爭點：
一、原告註冊取得系爭商標權，是否有無效或得撤銷事由？
二、原告有無授權被告喜泰旅行社、華泰旅行社使用系爭商標？被告是否有權使用「紙鶴」商標及「華泰旅遊」商標？
三、被告喜泰旅行社、華泰旅行社分別委託被告兆豐銀行、被告中信銀行印製系爭商標於支票上，對外行使是否為使用商標之行為？
四、原告向被告二人請求損害賠償，及刊登道歉啟事，有無理由？得請求賠償之金額為何？
伍、得心證之理由：
一、原告註冊取得系爭商標權，是否有無效或得撤銷事由？
（一）按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。因本件被告抗辯系爭商標有得撤銷之原因，本院應就系爭商標有無得撤銷之原因自為判斷。而系爭專利申請日為101 年7 月4 日，智慧財產局於102 年2 月16日註冊公告，故系爭商標是否有得撤銷之事由，應依註冊時即100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法規定為斷。
（二）「紙鶴」商標之商標權人為何人？
⑴原告雖主張，原告與被告喜泰旅行社、華泰旅行社原屬關係企業，以原告為母體，並共同使用商標，除「紙鶴」商標登記於被告喜泰旅行社名下，其餘相關商標均登記原告名下，緣100 年下半年被告喜泰旅行社與訴外人鳳凰旅行社洽談切割出售計畫，而鳳凰旅行社已有自己之商標，不需使用「紙鶴」商標，為釐清品牌歸屬及待出售之資產，被告喜泰旅行社乃於100 年12月19日臨時董事會由當時全體董事黃ＯＯ、莊世忠、劉ＯＯ開會決議將該商標移轉至原告，並於101 年2 月20日由當時喜泰旅行社董事長黃ＯＯ及喜美旅行社董事長莊世忠代表兩公司合意出具移轉契約書，101 年2 月22日向智慧財產局申請移轉登記，並經智慧財產局101 年4 月16日函覆並於101 年5 月16日公告，並提出商標（標章）權移轉契約書、移轉登記申請書、智慧財產局101 年4 月16日101 智商00235 字第101801
96420 號函及商標資料檢索服務、100 年12月19日董事臨時會議記錄等為證（見本院卷㈡第91-95 頁、本院卷㈡第179 頁），被告則否認原告提出喜泰旅行社100 年12月19日董事臨時會議記錄之真正，並主張「紙鶴」商標為該公司之重要資產，未依公司法第185 條股東會之特別決議而移轉，該移轉行為為無效。經查，原告提出「紙鶴」商標101 年2 月20日之商標（標章）權移轉契約書，僅簡略記載：「玆讓與人同意將其所有註冊00000000號商標移移轉予受讓人，本契約自民國80年10月16日起生效」，並由黃ＯＯ代表被告喜泰旅行社、莊世忠代表原告簽名。惟契約未約定讓與商標權之對價，原告亦不爭執其受讓「紙鶴」商標並未支付對價，且契約之生效日竟溯及簽約日之前將近20年之久，與一般交易之常情有違，原告雖主張該公司為母公司，被告喜泰旅行社所有資產為原告出資，故「紙鶴」商標應歸屬於原告所有，原告勿庸支付對價云云，然由原告自行提出之原告公司及被告喜泰旅行社、華泰旅行社持股分布及新舊董事監察人對照表（見本院卷㈡第
21-23 頁）所示，三家公司原有之董事、監察人（黃ＯＯ、莊世忠、莊世棠、劉ＯＯ等）雖多有重疊，惟並無被告所指被告喜泰旅行社所有資產均為原告出資之情，且三家公司在法律上屬不同之人格主體，除黃ＯＯ等主要股東外，尚有其餘股東分別持有三家公司之股份，各家公司之股東人數及持有之股份數並非完全相同，股東間之利害關係亦不相同，原告主張其係被告喜泰旅行社之母公司，自被告喜泰旅行社受讓「紙鶴」商標，無須支付任何對價云云，顯屬無據。
⑵按民事訴訟法第277 條規定：當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。第222 條規定：法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。又按，公司法第202 條規定：公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。第205 條第1 、3 項規定：董事會開會時，董事應親自出席。但公司章程訂定得由其他董事代理者，不在此限。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。第206 條第1 項規定：董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。第207 條規定：董事會之議事，應作成議事錄。前項議事錄準用第183 條之規定（應由主席簽名或蓋章，並於會後20日內，將議事錄分發各董事）。原告雖主張「紙鶴」商標移轉予原告，係被告喜泰旅行社
100 年12月19日董事臨時會議，經全體董事同意並作成決議云云。經查，100 年12月間，被告喜泰旅行社之董事為黃ＯＯ（董事長）、莊世忠、劉ＯＯ3 人，監察人為莊世棠，經本院訊問傳訊上開4 人到庭作證，證人黃ＯＯ證稱：100 年12月底想將喜泰旅行社賣給鳳凰旅行社，因鳳凰旅行社不需要紙鶴商標，所以監察人莊世棠提議，要將「紙鶴」商標移轉給喜美旅行社，因為喜泰旅行社是百分之百由喜美旅行社投資的旅行社，所以「紙鶴」商標要回歸予喜美旅行社。100 年12月19日其與莊世忠、劉ＯＯ、莊世棠4 人於喜泰旅行社ＯＯＯ路二段78號5 樓會議室，召開董事臨時會議，全體董事均同意將「紙鶴」商標移轉予原告，並由其手寫會議記錄後，交給會計小姐打字，該次董事臨時會議並無簽到，董事亦無在會議記錄簽字。證人莊世忠證稱：喜泰旅行社是喜美旅行社的子公司，所有的資產都是由喜美旅行社提供。100 年12月與鳳凰旅行社討論喜泰旅行社股權交易時，鳳凰旅行社不需要使用喜泰旅行社紙鶴商標，鳳凰有自己的商標。100 年12月喜泰旅行社開會時，當時董事莊世忠、黃ＯＯ、劉ＯＯ及監察人莊世棠，都有出席，莊世棠一再強調不能將紙鶴商標移轉給鳳凰，一定要挪開，挪開就是挪到喜美旅行社。當時四人都同意將商標移轉回喜美旅行社。至於100 年12月19日的董事會是否有簽到單或董事簽名的會議紀錄，其已不記得。證人劉本立證稱：（100 年12月討論將喜泰旅行社出售給鳳凰旅行社時，當時是否有討論到喜泰旅行社登記之紙鶴商標是否一併移轉給鳳凰旅行社？）沒有要移轉給鳳凰旅行社。那本來就是喜美旅行社的商標，不需要移轉給鳳凰旅行社。（後續紙鶴商標移轉的情形，可否說明？）我不是很了解。（100 年12月，你擔任喜泰旅行社董事，是否同意將喜泰旅行社紙鶴商標移轉給喜美旅行社？）當時狀況我不了解，100 年12月我生病得敗血症，當時高燒不斷，頭腦不清楚，我有去開會，但是開會內容我不記得，開什麼會我也忘記了。（是否參加100 年12月19日臨時董事會？）我不確定日期，也不確定是否是董事會，但是我有開會。（是否有在100 年12月因為住院向公司請假？）有。（請問何時出院？）100 年12月15日。（當天的會，莊世棠是否有出席？）我忘記了。（100 年12月13日公司是否有開股東會？）我在住院，不知道。證人莊世棠證稱：（喜泰旅行社是否於100 年12月13日召開股東會？）是。（會中是否討論要將喜泰旅行社的紙鶴商標移轉給喜美旅行社？）沒有。（是否知道喜泰旅行社有於100 年12月19日召開臨時董事會？）沒有，我不知道，沒有收到開會通知。（100 年12月中下旬，你有無提議將喜泰旅行社紙鶴商標移轉回喜美旅行社？）我不記得有這件事。（100
年12月中下旬當時是否鳳凰旅行社討論出售喜泰旅行社股權的事情？）有，12月中旬有一個股東會議，有會議記錄，可以調閱。（當時與鳳凰旅行社討論出售喜泰旅行社事宜時，有無要將紙鶴商標一併移轉給鳳凰旅行社？）沒有，沒有這個印象。（股東會是否是在12月13日？）是，我記得是在12月13日，商討喜泰要移轉鳳凰的事情，當時沒有談到商標權的事情，如果有談到一定會在會議記錄寫出。上開證人黃ＯＯ、莊世忠證述之內容，與莊世棠證述之內容，顯有矛盾，而黃ＯＯ、莊世忠二人分別係代表被告喜泰旅行社與原告公司，讓與及受讓「紙鶴」商標之人，並遭被告喜泰旅行社以該二人偽造100 年12月19日臨時董事會會議記錄為由，提出偽造文書之告訴，該二人對於本案有密切之利害關係，證言之證明力誠有疑義，而證人劉本立就其有無參加100 年12月19日之董事臨時會議？有無同意將「紙鶴」商標移轉予原告？會議之內容為何？等關鍵性之事實，均避而不答，衡情，其若有參加100 年12月19日喜泰旅行社之董事臨時會議，應不至於對於會議之主要議題及決議內容，均毫無印象，惟其對於100 年12月間究竟參加何種會議及會議內容均無法說明，再查，證人劉ＯＯ於101 年12月間，因病先後於12月7 日至12日、12月13日、12月14日至23日請假未上班，亦有被告喜泰旅行社提出之請假資料為證（見被告103 年1 月28日陳報一狀所附陳證1 ），由證人劉ＯＯ證述內容及上開請假資料，無從認定證人劉ＯＯ有參加100 年12月19日之董事臨時會議，並同意「紙鶴」商標之讓與。另參酌原告提出之100 年12月19日董事臨時會議記錄，並無主席及記錄及簽名或蓋章，亦無董事會開會之簽到簿，與被告喜泰旅行社歷年所作之董事會議記錄形式顯有不同（見103 年3 月4 日言詞辯論意旨狀所附被證17），本院斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認為原告所舉證據，無法證明被告喜泰旅行社曾於100 年12月19日召開董事臨時會議，且全體董事無異議同意，將「紙鶴」商標讓予原告之事實，原告之主張不足採信。
⑶退步言之，縱認黃文桂確有召開100 年12月19日董事臨時會議，並作成將「紙鶴」商標移轉予原告之決議，惟按，公司法第206 條規定：董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。第178 條、第180 條第2 項之規定，於第1 項之決議準用之。又按，同法第178 條規定：股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。第180 條第2 項規定：股東會之決議，對依第178 條規定不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。查100 年12月間，莊世忠同時擔任原告公司之董事長及被告喜泰旅行社之董事，黃ＯＯ同時擔任原告公司之董事及被告喜泰旅行社之董事長，被告喜泰旅行社將「紙鶴」商標無償移轉予原告公司，將造成被告喜泰旅行社之財產減少，原告之財產增加，可能損害被告喜泰旅行社及股東之利益，黃ＯＯ及莊世忠均屬有自身利害關係之人，依上開規定，不得行使表決權，亦不得算入出席董事會之人數，喜泰旅行社之董事臨時會議縱使作成「紙鶴」商標移轉予原告之決議，該決議已違反公司法第20 6條規定，應屬無效（最高法院88年度台上字第2863號民事裁判參見）。
⑷又按，公司法第223 條規定：董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，由監察人為公司之代表。該條文所指之董事，並不限於有代表公司權限之董事長，其他董事亦包含在內，準此，董事長以外之董事，雖無代表公司之權，但當其為自己或他人與公司有所交涉時，亦不得由董事長代表公司，仍須由監察人代表公司，以防止董事長礙於同事之情誼，致損及公司之利益。違反該規定者，固非當然無效，惟須經公司事前許諾或事後承認，始對公司發生效力（民法第170 條、最高法院87年度台上字第1524號、98年度台上字第2050號民事裁判參見）。查「紙鶴」商標之移轉，係由黃ＯＯ代表被告喜泰旅行社，與莊世忠代表原告喜美旅行社，訂立商標（標章）權移轉契約書（見本院卷㈡第91頁），惟莊世忠亦為被告喜泰旅行社之董事，依上開規定，應由當時擔任喜泰旅行社監察人之莊世棠代表喜泰旅行社，黃ＯＯ並無代表權。上開商標（標章）權移轉契約書之締結，顯已違反公司法第223 條之規定，且未經被告喜泰旅行社事前允許或事後承認，對被告喜泰旅行社自不發生效力。
⑸綜上，被告喜泰旅行社移轉「紙鶴」商標之行為，未經被告喜泰旅行社董事會決議；縱使有決議，該決議亦因違反公司法第206 條之規定而無效，且黃ＯＯ並無代表喜泰旅行社與原告締結商標（標章）權移轉契約書之代表權，移轉契約亦未經被告喜泰旅行社同意或承認，對被告喜泰旅行社不生效力，被告喜泰旅行社仍為「紙鶴」商標之商標權人，堪予認定。
（三）系爭商標具有得撤銷之事由：
⑴按商標法第30條第1 項第10款前段規定：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。第57條第1
項規定：商標之註冊違反第29條第1 項、第30條第1 項或第65條第3 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品或服務之來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言；亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，得參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品或服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
⑵系爭商標係102 年2 月16日公告註冊，商標圖樣係由附圖2 之「紙鶴」商標（註冊第00053644號，80年10月16日註冊）與附圖3 之「華泰旅遊」商標（註冊第00076904號，84年7 月1 日註冊）所組成，並未加以任何變更或設計，自整體外觀而言，與申請在先之「紙鶴」商標、「華泰旅遊」商標圖樣構成高度近似，系爭商標指定使用於「第039 類：安排旅遊，旅行預約，安排旅客運輸，代辦出入國手續，代售國內外運輸事業之客票，代預訂國內外運輸事業之客票，代理綜合旅行社招攬旅客」，「紙鶴」商標指定使用於「第007 類︰安排露營、遊覽、觀光、食宿、旅行業務之服務。代售國內外運輸事業之客票業務之服務。代辦出入國手續及預訂機票、車票、船票業務」。「華泰旅遊」商標指定使用於「第039 類︰接受委託代售國內外海、陸、空運輸事業之客票或代旅客購買國內外客票、接受旅客委託代辦出、入國境及簽證手續、接待國內外觀光旅客並安排旅遊及導遊、自行組團安排旅客出國觀光旅遊」，均係與旅遊、觀光、旅客運輸等相關服務，故三件商標之商品及服務類別亦屬高度類似。兩造均不爭執被告喜泰旅行社原有經營者，於101 年5 、6 月間已將股權及經營權讓與現任經營團隊，並退出喜泰旅行社，原告與被告喜泰旅行社間已非關係企業，而屬不同之經營主體，則原告以高度近似於「紙鶴」商標之圖樣，註冊於類似之商品或服務，自有可能使相關消費者誤認系爭商標與「紙鶴」商標提供服務之主體，係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第10款前段規定，具有得撤銷之事由，甚為顯然。
二、系爭商標既具有得撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告不得對被告主張權利，則原告主張被告二人未得其同意，將系爭商標印製使用於支票上，侵害原告系爭商標之商標權，依商標法第68條、第69條、第71條、民法第195 條規定，請求被告二人負損害賠償責任，並刊登道歉啟事，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失其依據，應併予駁回。
三、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經審酌後認認與判決之結果不生影響，爰勿庸一一論列，附此敘明。
四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　3　　 月　　25　　日智慧財產法院第一庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　3　　 月　　25　　日書記官　郭宇修