智慧財產及商業法院102年度民商訴字第4號

• 裁判案由: 排除侵害商標專用權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 08 月 27 日

智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第4號原　　　告　立兆股份有限公司
法定代理人　楊士聖
訴訟代理人　劉秋絹律師
洪主民律師
被　　　告　歐燦科技有限公司
兼 上
法定代理人　柯郭昌
共 同
訴訟代理人　謝宗穎律師
複代理人　　盧美慈律師
劉偉立律師
上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於中華民國102 年7 月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
㈡原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回，被告未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回。民事訴訟法第262條第1項、第3項定有明文。原告以民國102年5月23日民事撤回起訴狀
撤回對被告臺隆工業股份有限公司之請求（本院卷㈡第37頁），被告之訴訟代理人於102 年5 月29日已收受上開撤回書狀（見本院卷㈡第40頁），迄未提出異議，視為同意撤回。㈢次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，或擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款定有明文。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條亦有明文規定。原告於
102 年4 月9 日言詞辯論程序期日（本院卷㈠第253 頁），將訴之聲明第2 項改為「被告歐燦科技有限公司及柯郭昌應連帶給付原告新台幣（下同）150 萬元，及自102 年1 月22日起至清償日止按年息5%計算之利息。」，核屬更正事實或法律上之陳述，揆諸上揭法條，應予准許。
二、原告聲明：㈠被告歐燦科技有限公司應停止使用「Micro teeth」、「Mirco teeth」文字為其護足墊、足護墊、保護貼等釋壓護足系列產品之商品標示。㈡被告應連帶給付原告150萬元，及自102年1月22日起至清償日止按年息5%計算之利
息。並主張：
㈠原告於92年10月23日以「Micro-teeth」商標（下稱系爭商
標，如附圖所示）經濟部智慧財產局(下稱智慧局)註冊第
00000000號商標，權利期間為93年7 月1 日起至103 年6 月30日止，指定使用於當時商標法施行細則第13條第25類「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水服、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽、禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、靴鞋用防滑器」等商品。被告歐燦科技有限公司（下稱歐燦科技公司）在未經原告同意下，為行銷之目的，於其生產製造之護足墊、足護墊、保護貼等釋壓護足系列產品（下稱系爭侵權商品）上標示「Micro teeth 」之文字，並公司網站及奇摩商城網站等網路通路販售系爭侵權商品，此有詹孟龍公證人就上開網站網頁於101 年12月21日目擊公證所作成之公證書記載系爭侵權商品外包裝或商品名稱上載有「Micro
teeth 」文字為其商標標示即明。另在「HANDS 台隆手創館」明曜百貨專櫃及微風廣場專櫃等實體通路販售系爭侵權商品。
㈡系爭侵權商品標示與系爭商標，二者構成商標相同，已構成商品類似，依一般社會通念及市場交易情形，已使商品消費者誤認其均來自原告或與原告有關聯，有致相關消費者混淆誤認之虞。爰依商標法第68條2 、3 款、第69條第1 項規定，請求應停止被告歐燦科技公司使用系爭商標於侵權商品之標示上，另依同法第69條第3 項、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被告歐燦科技公司及公司之負責人被告柯郭昌負連帶賠償責任。
㈢系爭商標並無「註冊後繼續停止使用滿三年」情事：
⒈依被告所提原告公司網頁公證資料所示，原告自98年起迄今，即以行銷目的使用系爭商標即「New 2009 Micro - teeth」於鞋墊等商品上，故無註冊後繼續停止使用滿三年情事。且原告暨於西元2011年（即民國100 年）及今日均於公司網頁使用「New 2009 Micro-teeth」行銷商品。
⒉原告於西元2010年1 月21至24日、2011年1 月6 至9 日、2012年7 月12至15日及2013年間參加國際商展時，除於展覽目錄上明白標示系爭商標外，參展商品中亦有標示系爭商標之鞋墊商品。
⒊原告所屬業務向客戶銷售商品時，為介紹商品均攜帶標示系爭商標商品之型錄，且原告自西元2005年9月至2013年3月止，幾乎每月均有向客戶銷售標示系爭商標商品，有銷售發票可憑。
⒋原告所屬業務向客戶銷售商品時所攜帶標示有系爭商標商品型錄，已見諸原告公司之網頁資料。原告所屬業務使用上開商品型錄向客戶推銷商品，並不限於國外客戶，亦包括國內客戶，且原告公司之網頁亦不限於國內網路讀取，亦包括向國外客戶或消費者推介，是原告使用系爭商標於國內外之事實，應屬明瞭。
⒌依原告展覽目錄節本記載，原告使用系爭商標參加國際展覽，其時間分別係西元2010年1月21至24日、2011年2月6至9日、2012年7月12至15日及2013年1月26日至29日間，地點則分別係美國鹽湖城國際冬季戶外用品展、德國慕尼黑戶外用品展、德國慕尼黑戶外用品展、德國慕尼黑戶外用品展。均標示有系爭「 Micro-teeth」商標之鞋墊參展商品照片是於西元2011年 1月20日左右之「美國鹽湖城國際冬季戶外用品展」所拍攝，但該商品最早於西元2010年 1月21日於「美國鹽湖城國際冬季戶外用品展」展覽中展出，後續歷次參展亦皆有展出，最近一次是在2013年1月23日到26日的「美國鹽湖
城國際冬季戶外用品展」展覽中所展示。
⒍再依銷售發票品名分別為鞋子零件（自動開關充氣鞋墊、充氣海綿鞋墊），原告銷售該等商品時，除發票標示有系爭商標外，商品外包裝亦標示有系爭商標。
㈣系爭商標為外文Micro及teeth構成，Micro是「微」之意，
teeth是「牙」、「齒」之意，Micro-teeth是「微牙」、「微齒」之意，並未傳達系爭商標所指定使用商品的相關資訊，自不具有商品或服務說明的意義，核與系爭商標指定使用商品本身或其品質、功用或其他特性全然無關，且其他競爭同業在交易過程中，亦無使用這些與商品毫無關聯的詞彙之必要，系爭商標顯係任意性標識無疑，自具商標識別性。系爭商標並非表示商品或服務之形狀、品質、功效或其他說明者，自無不得註冊事由。
㈤系爭侵權商品與系爭商標指定使用商品構成類似：系爭侵權商品與系爭商標指定使用之鞋類商品，具有商品組件與商品本身關係，前者的用途係配合後者的使用功能，前者欠缺後者即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的，二者構成商品類似，系爭侵權商品並非第10類之「1010醫療用補助品」，其僅係鞋墊，與系爭商標指定使用之鞋類商品構成類似。㈥被告主觀上有侵害系爭商標權之故意或過失：
被告歐燦科技公司所有侵權商品使用相同或近似系爭商標已侵害系爭商標權，被告歐燦科技公司仍與臺隆公司簽約並於其經營之「HANDS 台隆手創館」太平洋SOGO百貨專櫃、明曜百貨專櫃及微風廣場專櫃銷售系爭侵權商品，被告主觀上自有侵害系爭商標權之故意或過失。並於起訴後仍持續侵害系爭商標權，自有侵害系爭商標之故意。
三、被告聲明駁回原告之訴，並抗辯：
㈠系爭商標因有註冊後繼續停止使用滿三年之事實，有應廢止事由：
⒈原告雖於92年申請註冊系爭商標，然其未能證明自93年核准公告日起，系爭商標有連續使用之事實。雖於原告公司網頁頁首載有「New 2009 Micro-teeth」之字樣，然詳察其單獨出現之方塊設計，完全無法融入整體網頁設計，似有臨訟補據之嫌。若原告確實自2009年起即生產銷售網頁所載之「Micro-teeth shoe pad」，豈可能在迄今四年之間，全無網頁之更新。若原告確實自2009年起生產銷售系爭產品，何以
Google搜尋所顯示之2011版本網頁中，仍以「New 2009」為頁首標題，至今尚未更新。若原告自2009年起就以推出系爭產品，即應提出廣告、DM、報價單等文書，以證明其連續使用之事實。
⒉原告於國外參展資訊之資訊，尚不得作為商標持續使用之證明，且未證明該商標於註冊後之國內使用事實，應認原告商標使用並非於國內使用。
⒊原告型錄之標示更可顯示原告非將「Micro Teeth」使用於
第25類商品，而係使用於第17類「生產時使用之射出成型塑膠」。原告發票無法證明原告將「Micro Teeth 」作為商標使用之事實，發票發出日期介於2005年至2006年間，至多只能證明原告於2005年至2006年有使用商標之事實，仍無法證明原告於起訴時（2013年1 月14日）前三年有使用該商標之事實原告並無連續使用系爭商標之事實，其商標具有應廢止之事由。
㈡系爭商標不具識別性，故有不得註冊之事由：
⒈系爭商標「Micro-teeth 」外文字樣並非習見之外文用語，直譯為「微齒」、「微牙」後，國語辭典亦難查得定義，是否將之認定為商品特性的直接描述，應由其他客觀證據定之。
⒉英文「Micro 」之中文字義乃「微」，其普遍出現於國人日常生活中；如微軟公司之作業軟體及家電「微波爐」亦由英文「Micro-wave」直譯而來，故系爭商標申請時，我國消費者日常生活中，實可輕易瞭解「Micro 」一字之字義，並直接無歧異地將該英文單字與「微」之中文字義連結。
⒊系爭商標後段之英文文字為「teeth 」，亦多可直接瞭解其中文意義為「牙」或「齒」。且依系爭商標註冊證，其商標註冊實將「Micro 」與「teeth 」二字以連字線組合，使呈現「Micro-teeth 」字樣，而非連續之「Microteeth」字樣；使一般消費者，均能一眼看出「Micro-teeth 」一字為「微」與「齒」之組合，自可認定消費者可輕易知悉「Micro-teeth 」一字係表彰「微齒」之產品特徵，並藉此判定系爭商標屬於「商品之直接說明」，而非「暗示性描述」，故系爭商標具有申請時有應廢止事由。
㈢被告無侵害原告系爭商標權之故意：
⒈被告於系爭產品內使用「Micro Teeth 」、「Mirco-teeth
」字眼，實係為了說明系爭產品的技術特徵，非以使用他人商標作為主要目的，應不致構成商標侵害情事。若被告係將「Micro Teeth 」、「Mirco-teeth 」作為商標使用，又何必在系爭產品上標註被告自有「CareShe 」之商標。
㈣被告為製作、銷售系爭產品，成本與必要費用至少達2,785,584 元：被告為設計、製作系爭鞋墊之產品設計費、3D模型設計費、模型製作費等，共594,161 元整。被告於100 年1
月1 日至101 年12月31日止，量產系爭產品之包裝費用、製造費用以及模具開模費用，共1,727,911 元整。被告專為銷售系爭產品所支出之行銷費用，共111,210 元整。被告專為銷售系爭產品所支出之特展人員費用，共308,714元。被告
為運送系爭產品，至少支出43,588元之運費。截至100年發
售系爭產品後，至101年12月31日止，銷售所得僅1,315,002元。被告自100年始販售系爭產品，且被告販售所得僅1,31
5,002元，但支出必要成本共2,785,584元整，經營至今，被告尚未在此產品上回收其投入之必要成本，截至101年12月
止，被告在該品項仍虧損1,470,582元。被告之「所得利益
」應扣除前述銷售侵權產品之成本，然被告並未因銷售系爭產品而獲取不當利益。
㈤原告主張被告於起訴後仍持續使用系爭商標情事，已與事實不符。被告於被訴後為儘速應變，係收回系爭產品並儘速利用現有貼紙（字樣：心機美足墊）覆蓋於第一批商品上，並重新設計「Micro Pretty」貼紙、「Micro Pretty」外包裝等，儘速於工廠重新覆蓋「Micro Teeth 」字樣或生產新外包裝。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執（本院卷㈠第253至254頁），自堪信為真實。
㈠原告為中華民國第01109096號「Micro-teeth 」商標（即系爭商標）商標權人，權利期間93年7 月1 日至103 年6 月30日止，指定使用於申請時商標法施行細則第13條第25類「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水服、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽、禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、靴鞋用防滑器」等商品（見本院卷㈠第13頁）。
㈡被告歐燦科技公司於其生產製造之護足墊、足護墊、保護貼等釋壓護足系列產品（即系爭侵權商品）上標示「Micro teeth 」之文字，如，並在其公司網站及奇摩商城網站等網路通路販售系爭侵權商品，有101 年12月21日目擊公證所作成之公證書第4 、7 至11、16、18、20、22至25、28、29、32、33、34、35、39、40、42、43、45、46至48、51、52、5
7 、58、63至66、69至71、76、77、83、84、89至92、94、96、97、99、101 、104 、108 、111 、113 、114 、115
、117 、118 、12 0、122 、124 至128 、131 、132 、134 、135 、137 、138 頁記載系爭侵權商品外包裝或商品名稱上載有「Micro teeth 」文字為其商標標示即明（見本院卷㈠第13頁）。
五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷㈠第254 頁）：
㈠系爭商標是否有現行商標法第63條第1 項第2 款規定迄未使用或已經停止使用滿三年，而應廢止而無效？系爭商標是否有修正前（92年修正公布）商標法第23條第1項 第2 款、第4 項規定不具識別性，而不得註冊無效？
㈡被告歐燦科技公司是否於SASA莎莎百貨、「HANDS 台隆手創館」太平洋SOGO百貨專櫃、明曜百貨專櫃及微風廣場專櫃等實體通路販售系爭侵權商品外包裝記載「Micro teeth 」文字為其商標標示？
㈢系爭侵權商品是否與系爭商標所指定使用之商品同一或類似？
㈣原告得否依商標法第69條第1 項規定請求被告歐燦科技公司停止使用「Micro teeth 」、「Mirco teeth 」文字為其護足墊、足護墊、保護貼等釋壓護足系列產品之商品標示？
㈤原告得否依商標法第69條第3項、民法第185條、公司法第23條第1、2項規定請求被告歐燦科技公司、柯郭昌應連帶給付原告150萬元及利息？
⒈被告歐燦科技公司是否未經商標權人同意，以行銷之目的，構成商標法第68條規定，而有侵害系爭商標商標權之行為？
⒉被告歐燦科技公司及被告柯郭昌是否連帶賠償150 萬元及利息？
六、得心證之理由：
㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。被告於本件抗辯系爭商標具廢止事由，本院就此抗辯應自為判斷。
㈡按商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年
者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，商標法第63條第1項第2款定有明文。次按（第1 項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2
項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。又商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第5 條、第67條第3 項準用第57條第3 項規定分別定有明文。又商標法第5 條所稱之「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。因此，註冊商標之使用，須係商標權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，將該商標用於其指定之商品/ 服務或其他有關物件，或利用媒介物之行為，足以認為使用人在商業交易過程中真實的使用商標，且其使用有使相關消費者認識其商標之來源。被告係主張系爭商標有首揭商標法第63條第1 項第2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年」之情事，於102 年1 月31日向智慧局申請廢止其註冊。原告則依被告所提原告公司網頁公證資料，並檢送於西元2010年1 月21至24日、2011年1 月6 至9 日、2012年7 月12至15日及2013年間參加國際商展展覽目錄、商品型錄、銷售發票等證據資料，辯稱該公司於被告申請廢止日前3 年內確有使用系爭商標於其指定使用之「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水服、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽、禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、靴鞋用防滑器」商品之事實，是關於此爭點即系爭商標是否有現行商標法第63條第1 項第2
款規定迄未使用或已經停止使用滿三年即在於原告於被告102 年1 月31日申請廢止之前3 年內是否有使用系爭商標於前揭鞋類等商品之事實，而此一事實依商標法第65條第2 項規定，應由原告舉證證明之。茲析述如下：
1.系爭註冊第00000000號「Micro teeth 」商標之圖樣係由以一般字型呈現之外文「Micro teeth 」，指定使用於「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水服、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽、禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、靴鞋用防滑器」商品。
2.依原告所檢送之證據資料影本觀之：
⑴原告主張依被告所提被證4 之原告公司網頁資料可知原告於註冊系爭商標後已有使用系爭商標之事實，並無繼續停止使用滿三年之情事云云，惟查，該原告公司網頁資料於頁首載有「New 2009 Micro-teeth」之字樣（見本院卷㈠第204 頁），雖該網頁確有標示系爭商標之字樣，惟迄至本案言詞辯論終結前均未見原告提出有標示系爭商標之產品廣告、DM、報價單、產品價格等文書之其他指定商品之使用證據，故僅以原告公司網頁資料難以證明原告係為行銷之目的而有連續使用系爭商標之事實。
⑵原告又檢送於西元2010年1 月21至24日、2011年1 月6 至9 日、2012年7 月12至15日及2013年間參加國際商展展覽目錄明白標示系爭商標及商品型錄上亦有系爭商標標示於指定鞋類商品及銷售發票，主張並無註冊後繼續停止使用滿3 年云云，經查：原告所提原證7 、原證8 、原證9 照片（見本院卷㈠第260 頁至290 頁），雖有標示系爭商標之相關產品呈現，然該照片並無任何資訊或拍攝日期，難以證明原告於被告申請廢止日前3 年有使用事實，再者原告所提之發票記錄（即原證10，見本院卷㈠291 頁至第344 頁），均係提供給國外客戶且再核原告之參展資料亦係於國外使用等情，惟按商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。因此，系爭商標之使用，須係原告主觀上有為行銷於我國市場之目的，將系爭商標用於其指定之商品或其他有關物件，或利用媒介物之行為，須達足以認為原告在商業交易過程中真實的使用系爭商標，且其使用有使我國相關消費者認識其商標之來源。經查依原告所提上揭資料固標示有系爭商標之字樣，惟上開參展資料及單據僅係作為原告確有於國外銷售其載有系爭商標之商品予外國廠商之交易憑證，且由其標示方式，至多亦僅能認知原告有從事鞋類之銷售事宜，尚難知悉原告是否確將系爭商標使用於上開商品及其相關物件，以表彰其為該等「商品本身」之產製者。另依原告所呈商品型錄照片，其鞋墊本身均未標示系爭商標、鞋子照片部分固有系爭商標之標示，惟查除其上均無日期之標示，無法確知其使用日期外，原告復未提出實品或其廣告、產品價格等實際使用證據供核，故無法知悉系爭商標是否有確實使用於鞋類商品之事實，是難以證明系爭商標之真實使用，且已符合一般商業交易習慣，則其所提發票單據部分自難作為系爭商標有使用於其指定使用鞋類商品之論據，且亦難以作為原告為行銷其商品目的而在國內使用系爭商標商品之證據。況原告於本院辯論庭時自承5 年來均未有標示系爭商標之商品生產紀錄，因為後來亦接不到單等語（見本院卷㈡第256 頁），則更難以認定原告於被告申請廢止前有使用系爭商標之使用證據存在。
㈢綜上所述，被告以原告所提之使用證據無法證明其於被告提起系爭商標廢止案前3 年內有使用系爭商標之事實，而依商標法第63條第1 項第2 款之規定，系爭商標應有廢止之事由，故被告主張系爭商標有應廢止原因等語，於法有據，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利。從而，原告依商標法第69條第3 項、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償150 萬元及法定遲延利息，並請求命被告歐燦科技公司應停止使用「Micro teeth 」、「Mirco teeth 」文字為其護足墊、足護墊、保護貼等釋壓護足系列產品之商品標示等，均無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法（即系爭商標是否有不具識別性之無效事由、被告是否侵害系爭商標權、本件損害賠償金額為何等）及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自無逐一詳予論駁之必要。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102 　年　　8 　　月　　27　　日智慧財產法院第一庭
法　官　林靜雯
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　102 　年　　8 　　月　　27　　日書記官　陳彥君