智慧財產及商業法院102年度民商訴字第53號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 01 月 27 日
• 當事人: 鑫銳興業有限公司

智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第53號原 告
即反訴被告　 鑫銳興業有限公司
法定代理人
即反訴被告 郭青池
共 同
訴訟代理人　 羅豐胤律師
蘇仙宜律師
被 告
即反訴原告　 克羅司門有限公司
兼法定代理人
即反訴原告 廖榮鎮
共 同
訴訟代理人　 張雅珮律師
郭峻誠律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於103 年12月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告克羅司門有限公司於民國一百零三年九月十七日起不得使用如附表所示註冊商標於所指定之商品上，其於民國一百零三年九月十七日起所製造如附表所示註冊商標之物品應銷毀之。
原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。
本訴訴訟費用由被告克羅司門有限公司負擔十分之三，餘由原告負擔。
反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面
一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259 條、第260 條第1 項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院91年度臺上字第262 號判決意旨參照）。經查，反訴原告於本件言詞辯論終結前即民國103 年7 月24日，以原告商標之註冊具有不法原因應屬無效、該等商標之所有權人為反訴原告等為由，提出民事反訴狀（見本院卷五第6 頁）提起反訴，請求確認上開事項並請求反訴被告將判決書登報，而本件本訴部分係原告以商標權人地位主張被告克羅司門有限公司（下稱被告克羅司門公司）侵害其商標權而請求損害賠償及排除侵害，是反訴標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係，彼此間之請求有所關連，揆諸上開說明，應予准許。
二、又訴狀送達後，原告不得將原訴變更，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款亦有明定
。查本件反訴原告克羅司門公司、廖榮鎮反訴聲明原為：㈠先位聲明：⑴確認反訴原告為中華民國註冊第671422、942859、1140420 、1104006 、1128933 號商標之所有權人。⑵反訴訴訟費用均由反訴被告負擔；㈡備位聲明：⑴確認兩造為中華民國註冊第671422、942859、1140420 、1104006 、1128 933號商標之共有權人。⑵反訴訴訟費用均由反訴被告負擔（見本院卷五第6 頁）。嗣於103 年9 月10日具狀變更聲明如後述反訴聲明所示，核其訴之變更追加請求之基礎事實與原訴基礎事實同一，依首揭規定，應予准許，合先敘明。
乙、實體方面：
壹、本訴部分：
一、原告起訴主張：
（一）原告為註冊第671422號、第942859號、第1140420 號、第1104006 號、第1128933 號商標圖樣之商標權人（以下依序簡稱為系爭422 號商標、系爭859 號商標、系爭420 號商標、系爭006 號商標、系爭933 號商標，上開五商標統稱時簡稱為系爭諸商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附表所示）。系爭諸商標分別自86年起，即陸續授權被告克羅司門公司使用，而被告克羅司門公司於設立時即由原告法定代理人郭青池擔任實際負責人，並任職總經理，嗣郭青池於98年3 月間離開被告克羅司門公司時，即口頭表示僅同意被告克羅司門公司使用系爭諸商標至100 年3 月止，故雙方之商標授權關係實為無償定期性契約，且授權關係已於100 年3 月間終止，惟被告克羅司門公司於雙方授權關係終止後，未經原告同意，竟製造並販售使用相同或近似原告系爭諸商標之手工具等產品（下稱系爭產品），而侵害原告之商標權。
（二）縱認雙方商標授權關係為不定期繼續性授權關係，原告自得類推適用民法第470 條使用借貸規定，隨時請求被告克羅司門公司停止使用系爭諸商標，而原告已於102 年6 月6 日委請律師發函禁止其使用，雙方之商標授權關自被告克羅司門公司收受存證信函時即102 年6 月7 日即已終止。退步言，若認原告上開終止不合法，然被告克羅司門公司及廖榮鎮自99年4 月起至本件訴訟進行中，屢屢對原告國內外商標提起廢止申請，其中註冊第01140359號商標甚至遭經濟部智慧財產局（下稱智慧局）廢止確定，被告前開作為顯然已嚴重違反原告授權其使用商標之目的，自構成違約，原告業已於102 年6 月7 日、或103 年6 月9 日、或103 年9 月16日，催告其撤回廢止案及本件反訴，並合法終止商標授權關係。
（三）被告克羅司門公司於102 年10月30日將系爭諸商標使用於手工具類商品自台中港出口，經原告向海關申請查扣該侵權貨物，該次所查扣之侵權商品超過1500件，總價為新台幣（下同）313 萬4,136 元，爰依現行商標法第69條第1
項、第2 項前段、第3 項、第71條第3 款規定，公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，並聲明：⑴被告克羅司門有限公司不得使用相同或近似於如附表所示註冊商標於所指定之商品上，其已使用相同或近似於如附表1 所註冊商標示之侵權物品應予銷燬。⑵被告克羅司門有限公司及廖榮鎮應連帶給付原告新臺幣313 萬4,136 元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⑶訴訟費用由被告負擔。⑷第二項聲明原告願供擔保，請准予宣告假執行。
二、被告等答辯意旨略以：
（一）原告就本件系爭諸商標之授權關係終止不合法：
１、原告法定代理人郭青池於75年1 月28日設立原告公司10多年後，因經營不善，為免債權人查封其財產，乃於86年6
月13日出資設立被告克羅司門公司，並以人頭擔任被告克羅司門公司董事及股東，惟實則仍由郭青池實際經營掌控被告克羅司門公司，被告克羅司門公司近12年間在郭青池一手掌控下，均係利用被告克羅司門公司之資金支付所有申請費、展延費、年費及委辦事務所服務費，大量申請國內外商標、專利（費用總計近1,000 萬元）並登記在原告名下，且郭青池於98年3 月離開被告克羅司門公司經營階層後，仍持續支領公司薪水及股東紅利，並由被告克羅司門公司為郭青池支付個人房租及支付原告公司會計記帳費用，堪認被告克羅司門公司所支付該等薪水、紅利、房租、費用實屬授權系爭諸商標之使用對價性質，是本件探求當事人立約當時之真意，並佐以兩造間過去事實及其他一切證據資料為斷，堪認兩造間就系爭諸商標已有默示授權存在，所成立者自屬有償性之商標授權關係無疑。
２、原告並未舉證證明系爭諸商標授權關係自100 年3 月起已合法終止，且原告於102 年6 月6 日始委請律師發存證信函主張被告克羅司門公司侵害系爭商標，然此律師存證信函間隔原告所稱授權關係終止之時起（100 年3 月）已達2 年3 個月之久，實與常情有違，顯見系爭諸商標授權關係並未於100 年3 月終止，且上開存證信函並無終止之意思表示，不生終止之效力。又郭青池於86年至97年底擔任被告克羅司門公司總經理及實際負責人期間，為圖原告及自己之不法利益，不法挪用被告克羅司門公司資金，支應相關申請及委辦事務所服務費，將本應登記被告克羅司門公司名下商標、專利不當登記於原告名下，顯然違背忠實義務，且涉犯刑法背信罪嫌，被告因上開可歸責於原告之事由始不得已提出廢止申請，所採取之手段復為法律允許之正當權利救濟手段，此舉並不具有「可歸責性」，自難謂有違約情事可言。退步言，縱認被告克羅司門公司就系爭商標授權關係具有債務不履行情事、且可歸責於被告，然本件原告迄今未為合法限期催告被告克羅司門公司履行之終止程序，則其片面終止系爭授權合約實屬無理。再者，原告遲至102 年6 月7 日、或103 年6 月9 日、或103
年9 月16日，始為終止之意思表示，則在此之前授權關係仍然存在，被告克羅司門公司使用系爭諸商標，並無不法侵害情事可言。
（二）被告克羅司門公司就系爭諸商標有善意先使用之事實：
被告克羅司門公司於86年設立之初即以系爭422 號商標「CROSSMAN」作為公司名稱，且於87、88年間即使用系爭420 號、859 號、006 號、933 號商標於工具類產品之套裝組塑膠類包裝袋，並將產品銷往國、內外市場，足見就系爭諸商標被告克羅司門公司有善意先使用之事實，依商標法第36條第1 項之規定，即不受他人商標權之效力所拘束。
（三）原告搶註系爭諸商標，系爭諸商標有應撤銷事由存在：
系爭420 號、859 號、006 號、933 號商標係由被告克羅司門公司善意先使用，已如前述，惟郭青池未經被告克羅司門公司章程、股東會、董事會同意或授權，竟將上開商標搶註為其擔任負責人之原告所有，而有商標法第30條第1 項第12款應撤銷事由存在。
（四）被告等為系爭諸商標之商標權人或共有人，原告不得對被告等主張權利：
１、系爭420 號、859 號、006 號、933 號商標自始即為被告克羅司門公司之重要資產，惟郭青池利用實際經營被告克羅司門公司之機會，擅自將系爭諸商標註冊登記於原告名下，係屬無權代理，對被告克羅司門公司、被告廖榮鎮不生效力，且原告註冊取得上開商標之行為具有故意侵權、不當得利、不法無因管理等不法原因，應屬無效或應予撤銷，是原告取得上開商標之行為不存在。
２、原告因郭青池經營不善而於86年10月23日倒閉停止營業，郭青池乃以民間資金借貸方式設立被告克羅司門公司，透過被告克羅司門公司對外營業，於被告克羅司門公司設立時起至郭青池97年離開公司期間，原告對外之一切營業與負債客觀上均係透過被告克羅司門公司對外運作，是被告克羅司門公司已以營業概括承受方式承受原告之資產及負債，另郭青池任職被告克羅司門公司期間對外均以被告克羅司門公司名義為之，從未表明原告名義，足見系爭422
號商標由被告克羅司門公司概括承受之事實。又系爭422
號商標自始即由被告克羅司門公司以自有品牌自主經營，且屬被告克羅司門公司所有，是郭青池代表原告與訴外人郭麟祥代表被告克羅司門公司就系爭422 號商標所簽立之授權契約書，顯係通謀虛偽意思表示，應屬無效，故被告克羅司門公司並非系爭諸商標之所有權人。
３、廖榮鎮因郭青池誆稱「CROSSMAN」系列商標均為被告克羅司門公司自主經營之自有品牌，乃同意以債作股，將其對被告克羅司門公司之借貸轉為對被告克羅司門公司之投資，與郭青池共同經營克羅司門手工具事業，而系爭422 號商標既由被告克羅司門公司概括承受，屬於被告克羅司門公司事業財產已如前述，則廖榮鎮為共同事業（即被告克羅司門公司）之合夥人，自得主張其為系爭422 號商標之共有人。甚且，附表所示商標，無論國內外之註冊，絕大多數均為廖榮鎮以債入股被告克羅司門公司後以廖榮鎮或被告克羅司門公司資金所申請註冊，當時已非郭青池一人公司，是以郭青池雖為實際決策者，然被告克羅司門公司自設立之初既為股東共同出資經營之「合夥事業」組織，則合夥人廖榮鎮自得主張其為系爭422 號商標之共有人。（五）原告對於被告克羅司門公司86年起長久以來使用系爭諸商標均未有異議，待被告克羅司門公司廣為消費者認同後始提起本件訴訟以排除被告克羅司門公司市場地位，屬不公平競爭行為，權利之主張顯為權利濫用，亦有違商標法保護市場競爭秩序之旨。
（六）損害賠償計算部分：
原告對被告克羅司門公司102 年10月30日出口之產品均有使用附表所示諸商標、數量已達1,500 件及其金額為313
萬4,136 元部分並未舉證，其請求損害賠償並無理由。
（七）並聲明：⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
貳、反訴部分：
一、反訴原告起訴主張：
（一）反訴被告郭青池將系爭諸商標登記於反訴被告鑫銳公司名下屬無權代理，且反訴被告鑫銳公司註冊取得系爭諸商標之行為具有不法原因，系爭422 號商標或因營業概括承受已屬反訴原告克羅司門公司所有，或因反訴原告廖榮鎮為克羅司門公司之合夥人而得主張為系爭422 號商標之共有人，其理由均已如本訴之答辯所載。又商標移轉採登記對抗主義，依舉輕以明重法理，商標註冊登記具有不法原因者，似非不得肯認其具確認利益，是反訴原告自得為反訴聲明第一項應受判決事項之聲明。
（二）反訴被告郭青池明知反訴原告克羅司門公司有善意先使用系爭諸商標之事實，且系爭諸商標登記於反訴被告鑫銳公司名下之行為係無權代理且具不法原因，竟於103年6月9
日起至同年月16日間，發函至反訴原告克羅司門公司之往來供應商指稱反訴原告克羅司門公司侵害系爭諸商標權，致克羅司門公司商譽及市場嚴重損失，反訴原告自得請求反訴被告為回復名譽之適當處分。
（三）反訴被告鑫銳公司於克羅司門公司廣為消費者認同後始提起本件訴訟以排除克羅司門公司市場地位，屬不公平競爭行為，權利之主張顯為權利濫用，亦有違商標法保護市場競爭秩序之旨。
（四）爰依民法相關規定提起本件請求，並聲明如下：
１、先位聲明：
⑴確認反訴被告註冊取得系爭中華民國註冊第942859、1140420、1104006 、1128933 號商標商標專用權之行為不存
在。
⑵確認反訴被告註冊取得系爭中華民國註冊第942859、1140420、1104006 、1128933 號商標商標專用權之行為具有
不法原因，無效或應予撤銷。
⑶確認反訴原告為中華民國註冊第671422、942859、1140420、1104006 、1128933 號商標之所有權人。
⑷確認反訴被告基於系爭中華民國註冊第671422、942859、1140420 、1104006 、1128933 號商標對反訴原告之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權等均不存在。
⑸反訴被告鑫銳興業有限公司、郭青池應連帶負擔費用，將本件民事判決書之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄等，以15公分及10公分規格，並以14號細明體字體，各登載於蘋果日報、自由時報、中國時報及經濟日報之全國版頭版刊頭1 日。
⑹反訴訴訟費用均由反訴被告負擔。
⑺就第五項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
２、備位聲明：
⑴確認反訴被告註冊取得系爭中華民國註冊第942859、1140420、1104006 、1128933 號商標商標專用權之行為不存
在。
⑵確認反訴被告註冊取得系爭中華民國註冊第942859、1140420、1104006、1128933號商標商標專用權之行為具有不
法原因，無效或應予撤銷。
⑶確認兩造為中華民國註冊第671422、942859、1140420 、1104006 、1128933 號商標之共有權人。
⑷確認反訴被告基於系爭中華民國註冊第671422、942859、1140420、1104006、1128933號商標對反訴原告之損害賠
償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權等均不存在。
⑸反訴被告鑫銳興業有限公司、郭青池應連帶負擔費用，將本件民事判決書之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄等，以15公分及10公分規格，並以14號細明體字體，各登載於蘋果日報、自由時報、中國時報及經濟日報之全國版頭版刊頭1 日。
⑹反訴訴訟費用均由反訴被告負擔。
⑺就第五項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、反訴被告答辯意旨略以：
（一）系爭422號商標「CROSSMAN」係反訴被告郭青池創設使用
，其餘諸商標則係由系爭422號商標概念衍生設計而來，
反訴被告郭青池為系爭諸商標之創作人，且同意反訴原告克羅司門公司使用系爭諸商標，復依註冊程序自始註冊登記為反訴被告鑫銳公司所有，本件自無善意先使用及搶註可言。再者，自92年廖榮鎮入股反訴原告克羅司門公司後即實際掌管公司財務，並曾於92年6 月27日至93年1 月5
日擔任負責人，反訴原告若針對系爭諸商標註冊申請、延展等費用支出，或登記權人有疑義，當時即可明知並為反對意見，何以至今才主張系爭諸商標權利歸屬有爭議，其心可議。又反訴被告鑫銳公司將系爭諸商標分別授權予反訴原告克羅司門公司、驛萬企業有限公司等使用，足證反訴被告鑫銳公司確實具有系爭諸商標權人地位。
（二）反訴原告所提各項證據均無法證明反訴被告鑫銳公司與反訴原告間有概括承受資產負債、營業合併、合夥之情事。又在廖榮鎮、邱○○92年6 月間入股克羅司門公司之前，鑫銳公司及克羅司門公司均為郭青池一人實質所有控制之公司，並無掏空公司可言，且反訴原告並未舉證證明授權合約有通謀虛偽意思表示情事，其主張自不足採。
（三）郭青池係以鑫銳公司法定代理人身分而非克羅司門總經理身分，委由商標事務所將系爭諸商標登記於鑫銳公司名下，與無權代理、不法無因管理無涉。又系爭諸商標係由反訴被告鑫銳公司原始取得，並無不法侵權事實，至於分類帳並無任何簽證，否認其真正，又商標採註冊主義，自不得以財務報表將系爭諸商標列為資產為由主張為其所有。（四）反訴被告究竟有何不法侵權行為、反訴原告受有何名譽損害、有何因果關係等，未見反訴原告說明，其主張自不足採。
（五）並聲明：⑴反訴之訴駁回。⑵反訴訴訟費用由反訴原告負擔。⑶如受不利判決，反訴被告願供擔保以免假執行。
參、下列事實有各該證據附卷可參，且為兩造所不爭執，自堪信為真實：
（一）附表所示系爭諸商標登記為鑫銳公司所有，上開商標仍在商標權期間內（見本院卷一第10至15頁，商標註冊號數、圖樣、指定使用商品、權利期間等如附表所示）。
（二）鑫銳公司曾於102 年6 月6 日委託律師發函通知克羅司門公司不得再使用相同或近似系爭諸商標之商標，復於103
年6 月9 日、103 年9 月16日對克羅司門公司為終止系爭諸商標授權契約之意思表示（分別見本院卷一第16頁、卷三第169 頁、卷六第218 頁）。
（三）廖榮鎮於99年4月22日對系爭420號商標、克羅司門公司於102年2月5日對系爭422號商標，以上開商標註冊後無正當理由未使用或停止使用已滿3年，申請廢止上開商標之註
冊，該兩廢止案現仍於智慧局審查中（見本院卷二第248
至256頁、卷一第257至265頁、卷七第77至84頁、第116至117頁）。
（四）財政部關務署台中關於102年11月20日實施查扣克羅司門
公司出口之手工具貨物，抽樣商品上所使用之商標與系爭諸商標相同或高度近似（見本院卷一第18至38頁）。
肆、本院得心證理由：
一、原告鑫銳公司主張其為系爭諸商標之商標權人，與被告克羅司門公司間成立定期授權契約，惟被告克羅司門公司於授權關係終止後，仍繼續使用系爭諸商標，侵害原告商標權，惟為被告所否認，並以前詞置辯，且提起本件反訴，是以本件爭點厥為：⑴系爭諸商標之商標權人為何人？系爭諸商標之註冊是否有無權代理或不法原因存在？⑵原告鑫銳公司就系爭諸商標是否與被告克羅司門公司成立授權契約？該授權契約是否已到期或經原告鑫銳公司合法終止？若是，日期為何？⑶被告克羅司門公司是否善意先使用系爭諸商標？⑷原告是否搶註系爭諸商標致系爭諸商標有商標法第30條第1項第12款應撤銷事由存在？⑷原告提起本件請求是否有不公平競
爭或權利濫用情事？⑸被告克羅司門公司是否有侵害系爭諸商標之行為？若有，原告請求命被告克羅司門公司排除、防止侵害、銷毀侵權物品、與被告廖榮鎮連帶賠償313萬4,136元及法定遲延利息，是否有據？⑹反訴原告請求確認反訴被告鑫銳公司取得系爭諸商標之行為不存在、具有不法原因，並於先位聲明請求確認反訴原告為系爭諸商標之所有人、於備位聲明請求確認兩造為系爭諸商標之共有人，是否有據？⑺反訴被告是否侵害反訴原告名譽？反訴原告請求反訴被告將判決書登報，是否有據？茲就本院之判斷分述如下：
（一）原告為系爭諸商標之商標權人：
１、按欲取得商標權者，應依本法規定申請註冊，商標法第2
條定有明文，是我國商標法係採註冊主義，須註冊始有取得商標權可言，而商標法未若專利法第5 條於取得專利權之前承認有專利申請權存在，是在未取得商標註冊前並無所謂商標權存在，無法本於商標權人地位積極行使權利，若有未登記而使用商標之事實，僅能以善意先使用人地位消極抗辯不受他人商標權拘束，或以商標遭他人搶註為由就該註冊商標申請評定、異議撤銷商標註冊後，另為商標註冊之申請，若謂先使用商標之人有權直接請求商標權人移轉商標或確認商標權屬於先使用人所有，則善意先使用及搶註制度即無規範之必要，亦與我國商標法採註冊主義之精神不符。經查，系爭諸商標係由原告自始註冊取得商標權等情，有商標註冊登記證在卷可案（見本院卷一第10至15頁），且為被告所不爭執，揆諸前揭說明，原告自為系爭商標之商標權人。
２、被告辯稱：被告克羅司門公司以營業概括承受方式取得系爭422號商標云云，無非係以郭青池88年間代表克羅司門
公司與聯內實業股份有限公司等簽署之契約書（見本院卷五第46至48頁）、鑫銳公司所得稅結算書（見本院卷五第60至112頁）、克羅司門公司91年12月產品庫存統計表（
見本院卷五第146至194頁）、克羅司門公司分類明細帳（見本院卷五第195頁）、郭青池予國外客戶傳真函（見本
院卷七第49頁）等，為其所憑主要論據。然按營業之概括承受其資產及負債，係指就他人之營業上之財產，包括資產（如存貨、債權、營業生財、商號信譽）以及營業上之債務，概括承受之意。換言之，以營業為目的組成營業財產之集團，移轉於承擔人，營業之概括承受為多數之債權或債務，包括讓與人之經濟上地位之全盤移轉。依民法第305條第1項之規定，因對於債權人為承受之通知或公告，而生承擔債務之效力（最高法院98年台上字第1286號判決參照）。查郭青池雖於86年8月1日傳真予其客戶謂「我們將會在1997年9月關閉鑫銳公司經營，克羅司門公司已於
1997年6 月正式營運並繼續服務我們的客戶」（見本院卷七第49頁），惟觀乎其內容並無克羅司門公司承擔鑫銳公司債權或債務之意。再者，就克羅司門公司成立原委，被告亦不否認係因鑫銳公司經營不善、連年虧損，故郭青池另設立克羅司門公司以繼續經營事業（見本院卷七第12頁背面），郭青池設立克羅司門公司既係為了脫離鑫銳公司經營不善之累，豈有讓克羅司門公司概括承受鑫銳公司債務之可能？如此一來何有另成立克羅司門公司之必要？顯見兩公司之間並無營業概括承受之意。至被告所提克羅司門公司明細分類帳等資料，無從據以認定克羅司門公司之資產、負債係承受鑫銳公司而來，其縱有將系爭諸商標之商標維持費編列為相關費用，然僅得證明克羅司門公司有支付商標維持費之事實，無從進一步遽認該等商標即屬克羅司門公司所有，是被告有關營業概括承受之抗辯，實不足採。被告又辯稱：系爭422 號商標既由克羅司門公司概括承受，而廖榮鎮為合夥共同事業克羅司門公司之合夥人，自得主張為系爭422 號商標之共有人云云，姑不論系爭422 商標由克羅司門公司概括承受之抗辯不可採已如前述，且克羅司門公司係一法人享有獨立之法人格，而非合夥事業，被告稱廖榮鎮為合夥人故為系爭422 號商標之共有人云云，其法律上之主張亦有誤會。
３、被告又稱系爭420號、859號、006號、933號商標自始即為被告克羅司門公司之重要資產，郭青池將上開商標註冊登記為原告所有屬於無權代理、且具有不法原因應屬無效或應予撤銷云云，然郭青池係以原告鑫銳公司法定代理人身分將上開商標委由商標事務所申請註冊於原告公司名下，其有權代理原告公司為上開行為，並無民法第170 條無權代理或第106 條自己代理、雙方代理可言，被告所指容有誤會。又被告克羅司門公司係因原告鑫銳公司授權始得使用上開商標（詳後述），非被告所稱「以自我品牌經營」之情形，且被告克羅司門公司既未註冊上開商標而未取得商標權，則原告鑫銳公司註冊上開商標之行為並無侵害被告克羅司門公司權利之侵權行為可言，又原告鑫銳公司既自始即為上開商標之商標權人，非自其他商標權人處受讓上開商標而來，且被告克羅司門公司並無任何商標權可資主張，是原告鑫銳公司自無通謀虛偽意思表示、不當得利或不法無因管理可言，被告以此主張上開商標之註冊應屬無效或應予撤銷云云，顯屬無據。
（二）原告與被告克羅司門公司就系爭諸商標之授權關係業經原告於103年9月16日合法終止：
１、按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標，修正前商標法第33條第1 項、現行商標法第39條定有明文。所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院100 年度判字第191 號判決參照）。又民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法院94年度臺上字第1860號判決參照）。次按契約除當事人為合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254 條至第256 條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263 條準用第258 條規定，向他方當事人以意思表示為之（最高法院89年度臺上字第1904號判決參照）。商標授權為繼續性契約關係，授權契約如約定授權期限，於授權期限屆滿，授權關係即行終止，惟如無約定授權期限，即為不定期授權契約，其終止之意思表示及法律效果，法律無一般原則性規定，惟因不定期繼續性契約關係終止係向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使（最高法院100 年度台上字第1632號判決、96年度台上字第153 號判決意旨參照）。準此，不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，始能終止授權契約，且如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，應類推適用民法第254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。
２、經查，原告與被告克羅司門公司就系爭諸商標成立授權關係等情，業據原告提出系爭422號商標授權使用契約書為
證外（見本院卷六第67頁），該授權契約書約定之授權年限雖為94年2月15日，且僅有系爭422號商標，然被告亦自承兩造就系爭諸商標至今持續有授權關係存在，故被告並無侵害原告商標權可言（見本院卷第58至66頁），是縱使94 年2月15日以後並無有關系爭諸商標之書面授權合約存在，亦不影響兩公司之間就系爭諸商標有授權關係存在之事實，此情首堪認定。
３、原告雖主張郭青池已口頭表示上開授權關係至100 年3 月終止，故系爭授權關係為定期授權關係云云，然其所述並未提出任何證據證明，自應認兩公司間為不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，經定相當期間催告後，始能終止授權契約。經查，原告雖102 年6 月6 日發函予被告克羅司門公司，然其內容僅為通知不得再使用相同或近似系爭諸商標之商標，並無催告之意思表示，原告又於103 年6 月9 日以準備二狀之送達作為終止系爭授權契約之意思表示（見本院卷三第169 頁背面），然其亦未踐行催告程序，其終止亦不合法。原告復於103 年7 月10日當庭催告被告應於5 日內撤回商標廢止申請（見本院卷四第287 頁），並於103 年9 月16日為終止授權關係之意思表示（見本院卷六第218 頁），查被告於收受原告催告通知後，並未撤回其廢止申請，揆諸上開說明，應認兩公司系爭諸商標之授權關係已於103 年9 月16日經原告合法終止。４、被告雖辯以：被告提出廢止申請係郭青池有不法事由，被告為維護權益所採取之正當救濟手段云云，然按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148 條第2 項定有明文。被告克羅司門公司既為系爭諸商標之被授權人，即應善盡維護系爭諸商標之義務，迺其竟對系爭422 號商標申請廢止，被告克羅司門公司法定代理人廖榮鎮則對系爭420 號商標申請廢止，尤有甚者，申請廢止之理由竟為「該等商標連續三年未使用」（見本院卷二第248 至256 頁、卷一第257 至265 頁），而於廢止案中主張克羅司門公司與鑫銳公司間無授權關係存在或授權期間已於94年間屆至（原證8 書狀第3 頁第四點參照、原證9 書狀第3
頁第11至12行參照），罔顧被授權人之使用即視為商標權人使用之事實（商標法第63條第1 項第2 款參照），其上開所為難認係以誠實及信用方法履行系爭授權契約，自構成債務不履行情事，則原告以此為由行使催告程序後終止契約，洵屬有據，被告上開所辯並不足採。
（三）被告克羅司門公司不得主張善意先使用：
按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，不受商標權效力所及。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即A公司不可能基於B授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認A公司自向B取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從主張「善意先使用」之抗辯（智慧財產法院民事法律座談會第四案結論參照）。是無論被告克羅司門公司是否於系爭諸商標申請前已有使用之事實，其既與原告成立授權關係，則於授權關係終止後，即不得再以善意先使用抗辯不受原告商標權之拘束。
（四）系爭諸商標無從依商標法第30條第1項第12款規定撤銷：
按商標之註冊違反商標法第30條第1 項第12款規定之情形，自註冊公告日後滿5 年，不得申請或提請評定，商標法第58條第1 項訂有明文。又按關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。智慧財產案件審理細則第28條第2 項定有明文。故被告於民事訴訟中以原告之商標權有應撤銷事由為由提出抗辯，須以法律規定得為抗辯者為限，倘已逾申請評定之法定期限而無法於行政爭訟程序中申請評定，基於誠信原則，即不得於智慧財產民事訴訟中再行主張。被告雖抗辯系爭諸商標因遭原告鑫銳公司搶註而有商標法第30條第1 項第12款規定之撤銷事由存在，然系爭諸商標註冊公告日至今均已逾5 年而不得申請評定，被告自不得於本件民事訴訟中再行爭執系爭諸商標有該撤銷事由存在。
（五）原告各項主張是否有據：
１、原告雖主張被告克羅司門公司於102 年10月30日經海關查扣之產品侵害原告商標權而請求損害賠償，然本件兩公司之授權關係經原告於103 年9 月16日合法終止，已如前述，是原告所指被告克羅司門公司上開行為，因仍在授權期間內，自無侵害原告商標權可言，是原告依商標法第69條第3 項、公司法第23條第2 項規定請求被告連帶賠償原告313 萬4,136 元及法定遲延利息，並無理由，應予駁回。２、被告克羅司門公司自103 年9 月17日起即不得再使用附表所示商標商品，然廖榮鎮於本院103 年10月27日言詞辯論期日自承：為維持員工生計，現在還有繼續在製造販賣系爭諸商標商品，須待法院判決後始會停止等語（見本院卷七第6 至7 頁），足見被告克羅司門公司侵害系爭諸商標之危險仍現實存在，是原告依商標法第68條第1 項規定請求排除現實侵害，洵屬有據。又原告聲明係請求被告克羅司門公司不得使用「相同或近似」於系爭諸商標之商標，然考量本件認定被告克羅司門公司於授權契約終止後侵害之商標圖樣為與附表所示相同之商標，且被告克羅司門公司另有申請註冊商標，並經被告以違反商標法第30條第1
項第10款規定申請異議（見本院卷三第229 頁），則被告克羅司門公司另外所使用之商標與系爭諸商標是否構成近似，自應於另案認定，是本件禁止之範圍僅限於相同於附表所示商標。此外，被告克羅司門公司於103 年9 月16日前所製造使用系爭諸商標之產品係經原告合法授權，並非侵害商標權之商品，是原告依商標法第69條第2 項前段請求銷毀之侵權產品，自以103 年9 月17日以後所製造者為限，逾此範圍之請求應予駁回。
３、至被告雖辯稱：原告於被告推廣系爭諸商標後才提起本件請求，有不公平競爭或權利濫用情事云云，然系爭諸商標係原告所有，其因被告克羅司門公司有債務不履行情事終止系爭授權契約，並請求被告於系爭授權契約終止後不得再使用系爭諸商標，原告乃合法行使權利，並無不公平競爭或權利濫用可言，被告所辯顯無理由。
（六）反訴原告各項請求是否有據：
１、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上字第1240號著有判例足參。原告以系爭諸商標之商標權人地位提起本訴請求，被告之反訴則就原告取得註冊諸商標之行為是否不存在、是否有不法原因而無效或應予撤銷、系爭諸商標之商標權人為何人及原告於本訴之請求權是否存在，反訴提起確認之訴，足見兩造對於系爭諸商標之專用權歸屬於何人有爭執，而反訴原告得以所提之確認判決除去其危險，是本件自有確認判決之法律上利益存在。
２、本件反訴原告克羅司門公司不構成善意先使用，反訴被告鑫銳公司為系爭諸商標之商標權人，反訴被告鑫銳公司取得系爭諸商標之行為並無不存在或具有不法原因應無效或撤銷之行情，反訴原告克羅司門公司自103 年9 月17日起即無權使用系爭諸商標，是反訴被告對反訴原告自有損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權，其理由均已如前開本訴理由所載，是反訴原告先、備位第1 至4
項之請求均不足採。
３、反訴原告主張反訴被告侵害其名譽權，無非係以反訴被告郭青池將系爭諸商標登記於反訴被告鑫銳公司之行為具有不法原因且反訴原告構成善意先使用，然郭青池於103 年6 月9 日起至同年6 月16日發函予克羅司門公司供應商謂克羅司門公司涉有侵權行為，致供應商停止供貨等語，然反訴原告所指系爭諸商標登記具有不法原因等等主張均無理由，而反訴原告克羅司門公司於反訴被告鑫銳公司102
年12月27日提起本件侵害商標權訴訟至今確實仍有繼續出貨之行為，則郭青池上開發函行為，主觀上難認有侵害反訴被告名譽權之故意或過失存在，況反訴被告對於其名譽權何以因此受侵害，並未舉證以實其說，是其依民法第195 條第1 項規定請求如其反訴聲明第5 項所示，並無理由。
伍、綜上所述，原告請求被告克羅司門有限公司於103年9月17日起不得使用附表所示諸商標，於103年9月17日起所製造如附表所示註冊商標之物品應銷毀之，為有理由，應予准許，原告其餘之訴及反訴原告之訴為無理由，均應分別予以駁回，其各所主張之假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
陸、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，均與本件判決結果不生影響，爰不一一論述。
柒、據上論結，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條、第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104　年　　1　　月　　27　　日
智慧財產法院第二庭
法　官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　104　年　　2　　月　　6 　　日
書記官　邱于婷