102年度民專上字第13號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：102 年 10 月 18 日

智慧財產法院民事判決 102年度民專上字第13號上　訴　人　蒙天培訴訟代理人　郭士功律師錢清祥律師嚴國杰參加　人　經濟部智慧財產局法定代理人　王美花訴訟代理人　周玉崇被上訴人　　湧蓮國際有限公司兼法定代理人　許裕宜共同訴訟代理人莊明翰律師被上訴人光哲數位有限公司兼法定代理人　黃宗賢共同訴訟代理人　莊明翰律師曾威銘上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於本院中華民國101 年12月24日101 年度民專訴字第54號第一審判決提起上訴，本院於102 年9 月26日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、程序方面：㈠參加訴訟部分： ⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院為判斷其主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第17條第1 項定有明文。 ⒉查上訴人起訴主張被上訴人侵害其第M259189 號「可調式減光鏡」新型專利（下稱系爭專利），請求被上訴人不得為一定行為及賠償損害，惟被上訴人抗辯系爭專利不具進步性等語，上訴人則於民國101 年11月28日申請更正（本院卷第1 冊第123 頁、第2 冊第62頁），原審仍按系爭專利原公告之申請專利範圍於同年12月24日為判決，上訴人不服於102 年1 月18日提起上訴。經核前開更正之申請，以及被上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因如有理由，將影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使參加人表示意見之必要，經本院命兩造陳述意見，上訴人認有必要（本院卷第1 冊第124 頁），本院於同年5 月14日依前揭規定，裁定命其參加訴訟，以關於系爭專利權有無應撤銷之原因為限，表示專業上意見，並得獨立提出攻擊防禦方法。㈡上訴聲明第4 項之請求對象原為「被上訴人等」，上訴人嗣減縮為「被上訴人湧蓮國際有限公司《下稱湧蓮公司》與光哲數位有限公司《下稱光哲公司》」（本院卷第1 冊第139 頁反面），經被上訴人同意（本院卷第1 冊第175 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應允許。二、兩造之聲明及陳述如下：㈠上訴人起訴主張：其為系爭專利之專利權人，被上訴人二公司未經上訴人同意，擅自分別代理、進口、販賣侵害系爭專利申請專利範圍（原公告本）第1 項及第4 項之「H& Y可調式減光鏡」及「FaderN D濾鏡」（下稱系爭產品）。爰依（99年8 月25日修正公布）專利法第106 條第1 項、第84條第1 項、第108 條、民法第184 條第1 、2 項規定，請求被上訴人停止並不得為一定行為，且負損害賠償責任等語，求為命⒈被上訴人湧蓮公司及許裕宜應連帶給付上訴人新臺幣（下同）500,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起算至清償日止，按週年利率5%計算之利息，⒉被上訴人光哲公司及黃宗賢應連帶給付500,00 0元，及自起訴狀繕本送達之翌日起算至清償日止，按週年利率5%計算之利息，⒊被上訴人等不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害上訴人中華民國證書號第M259189 號「可調式減光鏡」新型專利之物品之判決，並陳明願供擔保，請准予宣告假執行。㈡被上訴人則以：證據2 至5 或其任意組合可證明系爭專利申請專利範圍（原公告本）第1 至5 項不具新穎性及進步性，又上訴人未依（99年8 月25日修正公布）專利法第108 條、第79條規定在其專利物品或其包裝上標示專利證書號數等語，資為抗辯。㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：⒈原審判決關於駁回上訴人之訴及假執行之聲請均廢棄。⒉被上訴人湧蓮公司及許裕宜應連帶給付上訴人500,000 元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計付之利息。⒊被上訴人光哲公司及黃宗賢應連帶給付上訴人500,000 元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計付之利息。⒋被上訴人湧蓮公司與光哲公司不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害上訴人中華民國證書號第M259189 號「可調式減光鏡」新型專利之物品。⒌第2 至第3 項聲明，上訴人願供擔保，請准予宣告假執行。並主張： ⒈系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）具進步性，並無應撤銷之原因： ⑴系爭專利屬於G03B之類別「攝影、放映或觀看用的裝置或設備」，證據2 、3 係屬G02B之類別「光學元件、系統或儀器」，其所屬技術領域皆不相符。 ⑵證據2 、3 皆未述及偏光板的光入射面或光射出面，誠然，依偏光板本身之光學特性，雖可合理推知第一偏光板及第二偏光板皆會有一光入射面及一光射出面，惟在證據2 及3 完全未述及前述特徵的前提下，顯然證據2 及3 皆無法清楚且明確地教示出「第二偏光板（20）的光入射面（21），是鄰近第一偏光板（10）的光射出面（12）」之特徵。 ⑶證據2 、3 與系爭專利申請專利範圍第1 項所使用之技術手段及達到之功效均不相同，故系爭專利之申請專利範圍第1 項絕非其所屬領域中具有通常知識者依證據2 、3 顯能輕易完成者。 ⑷「樞接」與「螺接」並非上下位概念，而係平行概念，螺接的兩物件會因螺接的鬆緊而發生卡死或鬆脫的問題，反之，兩樞接的物件彼此間絕不可能有卡死或鬆脫的問題。 ⑸上訴人於100 年7 月12日向參加人申請新型專利技術報告，周玉崇委員應為專利法第94條第4 項之「為其所屬技術領域中具有通常知識者」，應充分具備認定系爭專利是否具進步性之專業知識及能力。依新型專利技術報告，已無庸置疑地明確顯示系爭專利確具進步性。 ⒉參閱兩造會同解剖被上訴人光哲公司販賣之「Fader ND濾鏡」、湧蓮公司販賣之「H&Y 可調式減光鏡」所攝得之剖面結構照片，系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍（102 年5 月21日更正本）第1 項。而上訴人曾於101 年2 月9 日及2 月22日兩度發函通知被上訴人上開侵權情事，被上訴人具侵害系爭專利權之故意。㈣被上訴人答辯聲明：⒈上訴駁回。⒉如受不利益判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。並辯稱： ⒈系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性，而有應撤銷之原因： ⑴若以系爭專利之結構特徵與證據2 之結構特徵二者所能達到之效果來說，二者均能造成轉動之行為，系爭專利所能達到之轉動行為並無與證據2 相異。 ⑵證據3 「樞接」與「螺固」均有可能，且證據3 除可達到如系爭專利相同之偏光效果外，其濾鏡更是以其圓心為基點，而劃分出多格區域，俾以染有不同之顏色，達到攝影之特殊效果與變化，而系爭專利僅具有單一偏光之效果。 ⑶證據2 、3 可明顯的看出均具有與系爭專利相同之複數凹槽螺紋，系爭專利所主張之樞接方式，實際看來與證據2 、證據3 並無相異之特點，實質相同。 ⒉系爭產品藉由具斜度且階段式之溝槽結合，並使其可進行旋轉之動作，該具斜度且階段式之溝槽為系爭專利所不具備之特徵。而系爭專利主要之結合方式並非透過該具斜度且階段式之溝槽，而是透過凸部與凹槽之嵌固，使其穩固的結合，故系爭產品在結合構造上與系爭專利相異。㈤參加人之陳述：上訴人於102 年5 月21日就系爭專利提出更正本，經參加人審查認為應可准許。而對於系爭專利有效性部分，須待兩造就102 年5 月21日之更正申請陳述意見，經參加人審定後再表示意見。三、經查下列事實為兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第1 冊第121 至122 頁之準備程序筆錄）：㈠上訴人於93年7 月20日申請新型專利，於94年3 月11日經智慧財產局核准公告為第M259189 號「可調式減光鏡」新型專利（即系爭專利），專利期間自94 年3月11日至103 年7 月19日止。㈡參加人於100 年12月23日就系爭專利完成「新型專利技術報告」。㈢被上訴人湧蓮公司（法定代理人：被上訴人許裕宜）代理、進口、販賣並供應實體及網路商家銷售系爭產品「H&Y 可調式減光鏡」。㈣被上訴人光哲公司（法定代理人：被上訴人黃宗賢）代理、進口、販賣並供應實體及網路商家銷售系爭產品「Fader ND濾鏡」。㈤上訴人於101 年2 月9 日、22日分別發函通知被上訴人湧蓮公司、光哲公司，就其等代理、進口、販賣並供應商家銷售之系爭產品，請求停止代理銷售。㈥被上訴人湧蓮公司於101 年2 月23日回覆上訴人，已將「H&Y可調式減光鏡」商品下架停止銷售。四、本件爭點：㈠兩造之主張與抗辯： ⒈上訴人於原審原主張系爭產品侵害系爭專利原公告之申請專利範圍第1 、4 項，被上訴人即抗辯此2 項申請專利範圍不具新穎性及進步性。嗣上訴人先後於101 年11月28日、102 年3 月5 日、4 月11日、5 月6 日、同月21日申請更正、重送更正本，並主張系爭產品落入同年月21日更正本第1 項之權利範圍，被上訴人即抗辯該更正本第1 項不具新穎性及進步性，嗣撤回有關新穎性之抗辯（系爭專利申請卷第29至25頁，本院卷第1 冊第136 頁至反面、176 、177 頁之參加人公函、準備程序筆錄，本院卷第2 冊第62 頁之準備程序筆錄）。 ⒉經核系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）為：「一種可調式減光鏡，包括：一圓形框體；一第一偏光板，係結合於該圓形框體的內側；另一圓形框體，係與該圓形框體相樞接，以共同形成一圓形座體，且使得圓形框體能相對於該另一圓形框體轉動，及一第二偏光板，係結合於另一圓形框體的內側；其中，該第一偏光板的光入射面係對應著光線射入的方向，該第二偏光板係位在該第一偏光板後方，該第二偏光板的光入射面是鄰近於該第一偏光板的光射出面，且該第一偏光板及該第二偏光板中至少有一個偏光板能相對於另一個偏光板轉動。」相較於原公告本（原審卷第1 冊第26頁），主要係將原公告申請專利範圍第3 、4 項之技術特徵併入原公告申請專利範圍第1 項，並調整用詞，刪除原公告申請專利範圍第2 至5 項，是以更正後申請專利範圍第1 項之實質內容即為原公告申請專利範圍第4 項依附於第3 項之部分，為原公告申請專利範圍之縮減，並無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，其更正之申請並無顯然不應被准許之情形。且參加人訴訟代理人當庭表示該更正本經審查認為應可准許（本院卷第1 冊第177 頁），並經兩造協議本件有關侵權與否及專利有效性之爭點以更正後之申請專利範圍第1 項為準（本院卷第1 冊第177 頁），事後被上訴人亦僅就101 年11月28日、102 年5 月6 日更正本表示應不准許云云（本院卷第2 冊第9 至10頁），未再就同年月21日更正本有無不應准許之情形表示意見，並於同年9 月26日言詞辯論時針對同年5 月21日更正本進行攻防（本院卷第2 冊第280 至282 頁之言詞辯論筆錄），是本院自得就系爭專利申請專利範圍第1 項（同年5 月21日更正本）為本案審理裁判。㈡本件爭點如下（本院卷第2 冊第63、280 頁之準備程序、言詞辯論程序筆錄）： ⒈系爭專利權有無應撤銷之原因？下列引證可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性？ ⑴證據2 。 ⑵證據3 。 ⒉上訴人得否依99年8 月25日修正公布之專利法第108 條、第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人湧蓮公司及其法定代理人許裕宜，被上訴人光哲公司及其法定代理人黃宗賢連帶負損害賠償責任？ ⑴系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍（102 年5 月21日更正本）第1 項？ ⑵被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？ ⑶上訴人得否依99年8 月25日修正公布之專利法第108 條、第85條第1 項第2 款規定，請求被上訴人湧蓮公司、光哲公司賠償各500,000 元？ ⑷上訴人得否依公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人許裕宜與被上訴人湧蓮公司連帶負損害賠償責任，並請求被上訴人黃宗賢與被上訴人光哲公司連帶負損害賠償責任？ ⒊上訴人得否依99年8 月25日修正公布之專利法第108 條、第84條第1 項中段、後段規定，請求被上訴人湧蓮公司、光哲公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品？五、得心證之理由：㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。㈡被上訴人於本件抗辯系爭專利不具進步性，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於93年7 月20日申請，經參加人形式審查於94年1 月26日審定准予專利（系爭專利申請卷第3 、15頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。㈢次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依92年2 月6 日修正公布專利法第93條、第94條第1 項規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4 項定有明文。而系爭專利有無違反同法第94條第4 項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。㈣系爭專利之技術內容： ⒈系爭專利所屬之技術領域：依系爭專利之新型專利說明書【新型所屬之技術領域】記載，系爭專利係有關供相機使用的減光鏡，尤其是可調整減光量的減光鏡（原審卷第1 冊第22頁）。 ⒉系爭專利之創作目的：系爭專利係針對習知之相機的減光鏡或偏光鏡為改良對象。習知之利用相機攝影時，常需要減光鏡或偏光鏡的輔助，以提升攝影的效果。減光鏡能降低光的通過率，降低底片的感光量，使得相機上快門速度和光圈獲得較佳的調節運用，並且獲得適當的曝光。一般減光鏡分有ND2 、ND4 、ND8 等，數字愈大，代表光量通過率愈低。多個減光鏡可以重疊套用，以獲得更多的減光效果。當外部光源的光線經過平滑的反射面反射後，就會形成振動的偏振光。偏光鏡具有平行排列的柵狀晶體。當轉動偏光鏡時，可以控制偏振光通過平行的柵狀晶體進入鏡頭的多寡，以獲得所需的攝影效果。已知各種減光鏡的減光率固定，無法視需要做局部微調。雖可重疊多個減光鏡以增加減光率，但使用者需要攜帶多個減光鏡，再加以重疊，使用上較不方便，且難以視情況隨時調整至最適當的減光率，且鏡頭會因重疊多個減光鏡而縮小取景的角度。而系爭專利之主要目的，在提供一種可調式減光鏡，可隨使用者的需求調整減光率。系爭專利之另一目的，在提供一種可調式減光鏡，結構簡單，攜帶及使用均十分便利，且能兼具有調色溫的功能。系爭專利型可調式減光鏡，包括第一偏光板結合於一圓形框體的內側，第二偏光板結合於另一圓形框體的內側；兩圓形框體相樞接，使第一偏光板及第二偏光板之間可相對旋轉調整減光率，以改良習知減光鏡使用不便及不容易調整至適當減光率的缺失（原審卷第1 冊第22至23頁之系爭專利說明書【先前技術】、【新型內容】）。 ⒊系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）如前第四㈠⒉項所述，相關圖式如附圖1 所示。㈤被上訴人所提之引證資料： ⒈證據2 （即被上證2 ）： ⑴證據2 為75年6 月1 日公告之我國第77984 號「PL鏡片」專利案（原審卷第1 冊第252 頁之專利公報，本院卷第2 冊第17-1至26頁之專利說明書），其公開日早於系爭專利申請日（95年1 月19日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據2 係有關於一種PL鏡片，尤指一種嵌鑲於一個可旋轉的接環中的特殊鏡片，俾使利用於拍攝器材上以有效的將被發亮表面反射之偏光光波過濾消除，以達良好顯像效果者。其特徵在一種運用真空蒸著技術，而形成特殊的層膜於呈平行排列的無色透明的光學硝子表面之中性濾鏡，用以有效的將反射物質（玻璃、水、塑膠或樹葉等發亮表面）所反射之偏光光波予以過濾，而將其減少或消滅，使拍攝顯像效果更佳、更具效果之特殊鏡片，且在其表面經過特殊鏡膜以保護鏡片及減少反光作用，並具有可吸收紫外線之作用者。該有效消除過濾反射偏光光波之PL鏡片，包括有一鏡片，係經過特殊技術處理，而形成特殊的多層膜於平行排列之光學硝子表面之鏡片；一轉環，係一端具有陽螺紋可螺接攝影器材之鏡頭，而另一端具有陰螺紋，俾使螺固鏡片於其中，且端緣成細齒狀，外環且有一調整旋環可調整鏡片作三百六十度旋轉；一螺固環，係一外緣成螺紋狀，用以將鏡片螺固於轉環中；藉由上述各元件組合之偏光光波消除過濾鏡片，可適用於任何黑白或彩色攝影器材，有效的將各種反射偏光予以過濾消除，使攝影之顯像效果更具層次傳真，對比良好、色彩更鮮豔，同時亦可減弱反射光波強度，所以也具有減光效果，且其具有吸收紫外線之層膜，可吸收過濾紫外線。使顯像效果最佳者，為其特徵（原審卷第1 冊第252 頁之專利公報《請求專利部份》，本院卷第2 冊第18頁之專利說明書《摘要說明》）。相關圖式如附圖2 所示。 ⒉證據3 （即被上證3 ）： ⑴證據3 為75年6 月1 日公告之我國第77983 號「具有多種色彩之彩色偏光鏡」專利案（原審卷第1 冊第253 至254 頁之專利公報，本院卷第2 冊第27至40頁之專利說明書），其公開日早於系爭專利申請日（95年1 月19日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據3 揭露一種具有多種色彩之彩色偏光鏡，尤指相機、攝影機用之濾鏡（filter）具有一灰色控制影像品質之偏光鏡（polarizer ）和一種具有多種色彩掌握光質之濾光鏡（filter），係以一環體為主體，於環體之一側設有轉接環、偏光鏡及一鏡頭保護環，其中轉接環之內環面突設螺紋，使偏光鏡置於轉接環內，藉鏡頭保護環鎖入而固定，並使轉接環可與鏡頭相連結，而環體之另一側設有一調整環及一利用固定環卡夾於環體內之光鏡，其組合後就可藉轉動濾光鏡，來改顏色或是顏色的濃度，而產生特殊效果之運用，俾達照片、影像之氣氛、意味變化無窮，為其特徵者。該具有多種色彩之彩色偏光鏡，其包括有鏡頭保護環、轉接環、環體、調整環、固定環之元件，其特徵在於：轉接環內設有一出鏡頭保護環固定之偏光鏡，使其與環體內由固定環固定之濾鏡成一直線排列，俾由轉動兩者之一，而達顏色或顏色濃度之變化，令攝影、拍照時更具氣氛、意味之變化效果者（原審卷第1 冊第253 至254 頁之專利公報《請求專利部份1 》，本院卷第2 冊第28頁之專利說明書《摘要說明》）。相關圖式如附圖3 所示。 ⒊上訴人雖主張：系爭專利屬於G03B之類別「攝影、放映或觀看用的裝置或設備」，證據2 、3 係屬G02B之類別「光學元件、系統或儀器」，所屬技術領域皆不相符，依93年7 月1 日「專利審查基準」第2-3-20頁，將證據2 及3 所揭露之技術內容相互結合，能否證明系爭專利顯而易知，不無疑義云云（本院卷第1 冊第231 頁反面、240 頁反面至241 頁）。惟查： ⑴2004年版「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第三章「專利要件」第2-3-20頁規定，於組合複數技術內容以判斷申請專利之發明是否能輕易完成時，各該技術內容的組合，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious ），其判斷準則有三，上訴人所援引「就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。」乃其中之一。惟本件被上訴人係以單一引證（證據2 ，或證據3 ）抗辯系爭專利不具進步性，並未組合證據2 及證據3 ，是上訴人指稱將證據2 及3 所揭露之技術內容相互結合，能否證明系爭專利所請求之技術方案為顯而易知，不無疑義云云，應屬誤解，合先敘明。 ⑵國際專利分類（International Patent Classification ，下稱IPC ）係於西元1971年按「關於國際專利分類史特拉斯堡協定（Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification ）」所建置，由世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）頒布，自1975年10月7 日起生效，定時更新，係有關專利文獻之統一分類制度，以有效管理專利文獻，供審查官、專利工程師、相關領域研發人員等進行專利檢索。 ⑶有關新型專利進步性判斷之相關先前技術，應為該新型所屬或相關之技術領域。為確定相關先前技術時，得考量申請專利之新型與先前技術在技術領域的關連性、所欲解決之問題的關連性、在功能或特性上的關連性，及從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度。至IPC 之專利分類號固可作為進步性比對技術領域歸類之參考，然並非唯一標準。 ⑷系爭專利所屬技術領域在IPC 分類為G03B「攝影、放映或觀看用的裝置或設備」，證據2 、證據3 之IPC 分類則為G02B「光學元件、系統或儀器」。惟系爭專利說明書第5 頁第2 至3 行所載【新型所屬之技術領域】為「......有關供『相機使用的減光鏡』......」（原審卷第1 冊第22頁）。而證據2 說明書第2 頁第11至14行：「本創作係有關於一種PL鏡片，尤指一種嵌鑲螺固在於一個可旋轉調整的接環中之特殊鏡片，俾使『利用於拍攝器材上』以有效的發亮表面反射之偏光光波過濾消除......」（本院卷第2 冊第18頁），是系爭專利與證據2 之應用領域同為「攝影用的裝置或設備」，且系爭專利的減光鏡與證據2 的PL鏡片，同屬光學元件，二者為相同技術領域。又證據3 說明書第2 頁【摘要說明】第1 至2 行明確記載：「本創作係提供一種具有多種色彩之彩色偏光鏡，尤指『相機、攝影機用之濾鏡』......」（本院卷第2 冊第28頁），是系爭專利與證據3 之應用領域同為「攝影用的裝置或設備」；再就主要技術特徵的元件而言，系爭專利之「減光鏡」及證據3 之「濾鏡」，同屬光學元件，且系爭專利與證據3 皆具有將兩只光學透鏡疊加為單一光學構件的共通技術特徵，並能發揮系爭專利之減少攜帶多個光學鏡片及使用方便等功能（原審卷第1 冊第24頁之系爭專利說明書第7 頁第13至14行，本院卷第2 冊第30頁之證據3 說明書第4 頁第14至17行），是二者為相同技術領域。因此，證據2 、證據3 皆為判斷系爭專利是否具備進步性之相關先前技術。㈥關於系爭專利與證據2 、3 之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8 條第1 項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第1 冊第222 至225 頁、本院卷第2 冊第65至73頁之審理單、通知）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。㈦證據2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性： ⒈證據2 說明書第6 頁第2 至9 行及第1A圖中揭露「本創作之PL鏡片20，......使偏光光波......成垂直時，可完全將其消除......不垂90度時，可將偏光光波......，而產生減光之效果。」（本院卷第2 冊第22頁）。其中「PL鏡片20」，可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「可調式減光鏡」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種可調式減光鏡，包括：」技術特徵。 ⒉證據2 說明書第6 頁第10至11行及第2 圖揭露「......本創作PL鏡片20以一螺固環30螺固於一轉環本體10中......」（本院卷第2 冊第22頁），其中「轉環本體10」可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「圓形框體」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一圓形框體；」技術特徵。 ⒊證據2 說明書第6 頁第2 至5 行及第1A圖中揭露「......本創作PL鏡片20係運用真空蒸著技術使其形成特殊的層膜於無色透明的光學硝子200 表面，且呈平行排列，而使偏光光波的振動平面與此排列方向成垂直時，可完全將其消除......」（本院卷第2 冊第22頁）。其中「光學硝子200 」可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「第一偏光板」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一第一偏光板，係結合於該圓形框體的內側」技術特徵。 ⒋證據2 說明書第7 頁第10至13行揭露「本創作PL鏡片20......，使用時可直接裝置於攝影器具之鏡頭前，且可由觀景鏡中觀察所得效果，而適當調整轉環10之調整旋環14，使之與偏光光波90垂直角度時將偏光光波予以消除過濾......」（本院卷第2 冊第23頁）。是以，證據2 之PL鏡片20係使用單一具真空蒸著特殊層膜的光學硝子200 ，直接裝置於攝影器具之鏡頭前，而達成消除過濾光波之功效，而未揭示「另一圓形框體」、「一第二偏光板」，以及「至少有一個偏光板能相對於另一個偏光板轉動」等技術特徵，是證據2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）之「另一圓形框體，係與該圓形框體相樞接，以共同形成一圓形座體，且使得圓形框體能相對於該另一圓形框體轉動，及一第二偏光板，係結合於另一圓形框體的內側；其中，該第一偏光板的光入射面係對應著光線射入的方向，該第二偏光板係位在該第一偏光板後方，該第二偏光板的光入射面是鄰近於該第一偏光板的光射出面，且該第一偏光板及該第二偏光板中至少有一個偏光板能相對於另一個偏光板轉動。」之技術特徵。 ⒌由於證據2 所揭露之可調式減光鏡單（PL鏡片20）僅具有一偏光板（光學硝子200 ），而系爭專利申請專利範圍第1 項則使用兩片偏光板，令其分別結合於兩相樞接且可相對轉動圓形框體的內側所共同形成一圓形座體，而有不同減光率的減光效果，並可完全阻擋光線穿透（原審卷第1 冊第24頁之系爭專利說明書第7 頁第5 至6 行），或是調整色溫的效果（同上頁第11至12行）。是以證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項所使用之技術手段及達到之功效均非相同，故系爭專利申請專利範圍第1 項非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 顯能輕易完成者。因此，證據2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。 ⒍被上訴人辯稱由系爭專利的圖式可看出該樞接方式是透過複數凹槽螺紋完成，與證據2 之螺固方式並非有相異之處，均是造成相同的轉動行為云云。惟查證據2 所揭示螺固環30之螺紋，係用以固定PL鏡片於轉環本體10中，螺接之目的係在於固定PL鏡片。而系爭專利申請專利範圍第1 項之樞接，係指二各別結合有偏光板的圓形框體間之連接關係，其目的乃係使二圓形框體可相對轉動並共同形成一圓形座體。是證據2 之螺接技術與系爭專利申請專利範圍第1 項之樞接技術，所應用之對象及目的完全不同，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據2 所揭示以螺固環螺接於轉環本體以固定PL鏡片之技術及申請時的通常知識，尚難以轉用、置換或改變等方式而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1 項所請「樞接二各別結合有偏光板的圓形框體而共同形成一可相對轉動圓形座體」之技術。故被上訴人此部分抗辯，委無可採。㈧證據3 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性： ⒈系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）與證據3 之技術比對： ⑴證據3 說明書第4 頁第13至15行揭露「本創作之再一目的係在提供一種具有多種色彩之彩色偏光鏡，......令偏光鏡控制光線之透過......」。其中「具有多種色彩之彩色偏光鏡」，可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「可調式減光鏡」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種可調式減光鏡，包括：」技術特徵。 ⑵證據3 說明書第6 頁第1 至3 行及第六圖揭露「......本創作之具有多種色彩之彩色偏光鏡，係由鏡頭保護環10、偏光鏡20、轉接環30、環體40、調整環50、濾鏡60、固定環70所組合成者。」（本院卷第2 冊第32頁），「轉接環30」可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「圓形框體」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一圓形框體；」技術特徵。 ⑶證據3 說明書第6 頁第11至14行揭露「轉接環30......另一側之內環面突設螺紋，於螺紋之下端設有環狀凸塊，使圓形偏光鏡20置於此，令偏光鏡20固定......」（本院卷第2 冊第32頁）。其中「偏光鏡20」可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「第一偏光板」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「一第一偏光板，係結合於該圓形框體的內側」技術特徵。 ⑷證據3 說明書第6 頁第4 至10行及第六圖揭露「......本創作之濾鏡，係以一環體40為主軸......環體40內側上、下端緣各突設凸環42，供轉接環30、調整環50套入活固用，使外徑相同之三者連接在一起而可各自為之轉動。其轉接環30與調整環50欲套入環體40內卡合之端，各具有一短小之端緣，其端緣之外側突設斜面之卡塊，俾利於卡合連結且使其可相互轉動。」同頁第18至19行揭露「調整環50......另一側係藉由一固定環70使濾鏡60卡固於環體40內之環狀凸塊上......」（本院卷第2 冊第32頁）。其中「環體40」及「卡合連結」，可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「另一圓形框體」及「樞接」，而揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「另一圓形框體，係與該圓形框體相樞接，以共同形成一圓形座體，且使得圓形框體能相對於該另一圓形框體轉動」技術特徵，但證據3 僅為「一濾鏡60，係結合於環體40的內側」，並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「一第二偏光板，係結合於另一圓形框體的內側」技術特徵。 ⑸證據3 說明書第6 頁第19至22行及第六圖揭露「......該端調整環50之外緣突設外環紋，供與鏡頭鎖合用......俾利攝影者將其與鏡頭鎖接之轉動。」（本院卷第2 冊第32頁），可知證據3 在使用時光線進入攝影鏡頭之路徑為：「外部光線→轉接環30內之偏光鏡20→環體40內之濾鏡60→攝影鏡頭」，已揭示類似於系爭專利申請專利範圍第1 項之「偏光鏡的光入射面係對應著光線射入的方向，濾鏡係位在該第一偏光板後方，該濾鏡的光入射面是鄰近於偏光鏡的光射出面，且該偏光鏡及濾鏡中至少有一個能相對於另一個轉動。」技術特徵。 ⑹綜上，證據3 與系爭專利申請專利範圍第1 項的差異僅在於結合於另一圓形框體內側的鏡片，即證據3 為「濾鏡」，系爭專利申請專利範圍第1 項則為「第二偏光板」。證據3 固未明確教示或暗示可將「彩色濾鏡」取代為系爭專利「第二偏光板」，惟其亦未反向教示不可將「濾鏡」換成其他的鏡片。觀諸系爭專利所欲解決的問題乃「改良習知減光鏡使用不便及不容易調整至適當減光率的缺失」（原審卷第1 冊第22頁之系爭專利說明書第5 頁第21至22行），為此系爭專利所提出解決問題之技術手段為「......圓形座體30包括相樞接的兩圓形框體31、32。第一偏光板10被結合於圓形框體31內側。第二偏光板20被結合於圓形框體32內側......」（原審卷第1 冊第23頁之系爭專利說明書第6 頁第14至16行）。而證據3 與系爭專利同屬疊加兩鏡片為單一構成之技術領域，均揭露相同的技術手段：「將分別結合有不同透鏡的兩只不同圓形框體樞接成一圓形座體。」由系爭專利說明書第5 頁第15至17行明確記載：「已知各種......，雖可重疊多個減光鏡以增加減光率......再加以重疊.. .... 」（原審卷第1 冊第22頁），是重疊減光鏡以減少光穿透率乃習知技術，亦即將多個減光鏡加以重疊以增加減光率或是減少光穿透率乃習知技術或是必然會有的結果。因此，新型所屬技術領域中具有通常知識者，在面對系爭專利所欲解決上述調整減光率的問題時，將證據3 之「彩色濾鏡」（透鏡）替換為系爭專利之「第二偏光板」（減光濾鏡、偏光鏡），亦即將證據3 所揭示之技術中「不同透鏡」變化為「相同的偏光鏡」，顯為習知技術之簡單置換，且所能產生增加減光率之功效亦屬可合理預期，且能解決系爭專利所欲解決之前揭問題。因此，將證據3 所揭露之樞接兩不同透鏡之圓形框體的技術中「第二透鏡（濾鏡）」，簡單改變為系爭專利申請專利範圍第1 項之「與第一偏光鏡相同的第二偏光鏡」技術特徵，實為其所屬技術領域中具有通常知識者，依證據3 顯能輕易完成者，故證據3 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。 ⒉上訴人主張系爭專利之第二偏光板與證據3 之濾鏡兩者結構特性及所產生之效果截然不同，證據3 完全未揭露與系爭專利有關「圓形框體及另一圓形框體彼此相互樞接，且能彼此相對於該轉動」云云。惟查： ⑴證據3 已揭示系爭專利之「另一圓形框體，係與該圓形框體相樞接，以共同形成一圓形座體，且使得圓形框體能相對於該另一圓形框體轉動」技術特徵，已如前述。且證據3 說明書第6 頁第5 至10行明確記載「......環體40內側上、下端緣各突設凸環42，供轉接環30......套入活固用......。其轉接環30......欲套入環體40內卡合之端，各具有一短小之端緣，其端緣之外側突設斜面之卡塊，俾利於卡合連結且使其可相互轉動。」（本院卷第2 冊第32頁），可知轉接環30與環體40間係藉由卡塊－凸環之卡合連結而可各自為之轉動，即可比對到系爭專利之「樞接」技術特徵。上訴人僅由證據3 第六、七圖將凸環42推測為螺牙，遽而認定轉接環30係螺接固定至環體40云云，要無足取。 ⑵將證據3 所揭示之「濾鏡」（減光濾鏡）代之以「偏光鏡」（第二偏光板），乃系爭專利其所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成之簡單改變，且將證據3 所揭露之樞接兩不同透鏡之圓形框體的技術中「第二透鏡（濾鏡）」，簡單改變為系爭專利申請專利範圍第1 項之「與第一偏光鏡相同的第二偏光鏡」技術特徵，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依證據3 顯能輕易完成者，均已於前述。故上訴人此部分主張，要無足取。⒊又上訴人主張證據3 的轉接環30與調整環50二者間完全沒有直接的結合關係，而必須透過環體40予以銜接，故轉接環30與調整環50完全無法對應至系爭專利之圓形環體與另一圓形環體，此外證據3 之環體40與轉接環30與調整環50間，究係以螺接或樞接方式結合，均完全未在證據3 之說明書中予以揭露云云。惟查： ⑴系爭專利申請專利範圍第1 項所請之「第二偏光板」與「另一圓形框體」之連結關係為「一第二偏光板，係結合於另一圓形框體的內側」。而由證據3 第七圖所示，濾鏡60係以固定環70固定於調整環50一側之內面，調整環50之另一側則與環體40相連結可視為濾鏡60係結合於環體40的內側，故以證據3 之「環體40」即能比對系爭專利申請專利範圍第1 項之「另一圓形框體」，並無上訴人所稱完全無法對應之情事。 ⑵如前所述，證據3 說明書第6 頁第5 至10行已明確揭示轉接環30與環體40間的結合方式係藉由卡塊－凸環之卡合連結而可各自為之轉動，即可比對到系爭專利之樞接，亦無上訴人所稱完全未揭露之情形。㈨上訴人另主張其曾申請新型專利技術報告，周玉崇委員應為專利法第94條第4 項之「為其所屬技術領域中具有通常知識者」，應充分具備認定系爭專利是否具進步性之專業知識及能力，明確顯示系爭專利確具進步性云云（本院卷第2 冊第101 至107 頁）。惟查： ⒈專利法於92年2 月6 日修正公布全文138 條，就新型專利改採形式審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前案檢索及實體要件之判斷（如產業利用性、新穎性、進步性等）。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行使，有害於第三人之技術利用及研發，特於第103 條至第105 條增訂「新型專利技術報告」制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功能。其中第103 條第1 、3 項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得就第94條第1 項第1 款、第2 款、第4 項等情事，向參加人申請新型專利技術報告，且參加人應指定專利審查人員作成新型專利技術報告。 ⒉關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸92年2 月6 日修正公布之專利法第103 條之修正理由第三項：「三、第1 項規定任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。」（立法院第5 屆第1 會期第17次會議議案關係文書，院總字第474 號，政府提案第8633號，第政109 至政110 頁，91年5 月22日印發。立法院第5 屆第2 會期第16次會議議案關係文書，立法院經濟及能源委員會之審查報告暨條文對照表，第討182 至討183 頁）因此，立法者顯無意使新型專利技術報告具有行政處分之效力。⒊準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力即無任何影響。主張該新型專利有應撤銷理由之人，應依專利法規定向參加人提起舉發，並使該新型專利權人有陳述意見之機會，賦予其正當之程序保障，參加人基於雙方之攻防後所為之審定，始屬行政處分；不服該審定者，有權進行行政爭訟程序以資救濟。 ⒋上訴人前於100 年7 月12日，向參加人申請新型專利技術報告，經參加人指定審查人員周玉崇（即本件參加人訴訟代理人），以CN0000000A、TW 546699 加以比對，於100 年12月23日完成比對，比對結果代碼為「6 」（本院卷第2 冊第117 至118 頁）。惟上開新型專利技術報告已於第8 項最末表明「本技術報告關於請求項之比對結果，僅供參考」（本院卷第2 冊第118 頁），且上訴人嗣後於102 年5 月21日更正系爭專利申請專利範圍第1 項，與當時係以系爭專利原公告之申請專利範圍進行比對，已屬有別。且被上訴人於本件民事訴訟以證據2 、證據3 抗辯系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性，此二引證皆為周玉崇當時所未斟酌之先前技術，本件經兩造充分攻防後，本院認定證據3 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性。故上訴人以先前新型專利技術報告之比對結果，主張系爭專利具有進步性云云，即有未洽。㈩上證1 之專利有效性分析報告書（本院卷第1 冊第26至46頁）係由上訴人訴訟代理人嚴國杰所出具，惟其分析比對標的為系爭專利101 年11月28日更正本（本院卷第1 冊第27 頁至反面），而非系爭專利102 年5 月21日更正本，自無足為有利於上訴人之佐證。 至上訴人主張其從事專業攝影工作多年，獲獎多次，其攝影領域之專業知識及技術水平應明顯超出一般專業人士在同一領域之平均水準，上訴人為「所屬技術領域中具有通常知識者」，應充分具備認定系爭專利是否具有「進步性」之專業知識及能力，而上訴人在93年系爭專利申請前、及系爭專利獲准後長達8 年均未曾於市場上有類似於系爭專利之「可調式減光鏡」商品云云（本院卷第1 冊第239 至240 頁，本院卷第2 冊第98至99頁）。惟查： ⒈92年2 月6 日修正公布之專利法第94條第1 項所稱「所屬技術領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人，具有系爭專利所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用系爭專利申請日之前的先前技術，理應排除申請系爭專利之上訴人。上訴人自許為該所屬技術領域中具有通常知識者，自有未洽。 ⒉專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，申請人所提供輔助性證明資料（如發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見、獲得商業上的成功等）支持其進步性，僅為進步性之輔助性判斷因素，並非唯一因素，本應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要。如前所述，系爭專利申請專利範圍（102 年5 月21日更正本）第1 項與證據3 之差異，而為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，無須再審酌進步性之輔助判斷。又上訴人所稱市面上直至101 年以後始在國內外市場上，發現類似於系爭專利之「可調式減光鏡」商品的蹤跡云云，並未提出任何相關市場銷售情形的事證，且上訴人所提之獎狀、獲獎照片（本院卷第1 冊第239 反面至240 頁），充其量僅能證明其攝影專業，與系爭專利是否具備進步性無涉。遑論一商品是否上市行銷，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，則上訴人所指市場上有關「可調式減光鏡」之上市行銷時間或狀況，尚難持以作為系爭專利確具進步性的輔助判斷因素。 綜上所述，經整體技術特徵比對，系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）之結構與技術已為證據3 所揭示，而為所屬之技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具有進步性。故被上訴人以系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）有違92年2 月6 日修正工不知專利法第94條第4 項規定，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。從而，系爭專利申請專利範圍第1 項（102 年5 月21日更正本）不具進步性，而有撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。因此，上訴人依99年8 月25日修正公布之專利法第108 條、第84條第1項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶給付500,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計付之利息，並請求被上訴人二公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，雖上訴人嗣於102 年5 月21日更正申請專利範圍，且被上訴人僅於原審提出證據2 、3 （即原審證據3 、4 ）之專利公報（原審卷第1 冊第252 至254 頁），原審疏未命其提出詳細說明書，即逕為技術之比對，尚有未洽，惟其結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。六、因系爭專利有應撤銷之理由（不具進步性），故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即侵權與否、損害賠償之計算），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　102　年　　10　　月　　18　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官　汪漢卿法官　陳容正法　官　蔡惠如以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中　　華　　民　　國　　102　年　　10　　月　　21　　日書記官林佳蘋附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院102年度民專上字第13號

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