102年度民專上字第16號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：102 年 11 月 28 日

智慧財產法院民事判決 102年度民專上字第16號上訴人即被上訴人　聖杰國際股份有限公司法定代理人　張慶三訴訟代理人鐘登科律師複代理人　李世文律師被上訴人即上訴人　合升國際貿易股份有限公司兼法定代理人　陳義承被上訴人　合升精密機械股份有限公司法定代理人　陳義承共同訴訟代理人　江來盛律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國101 年12月21日本院101 年度民專訴字第8 號第一審判決各自提起上訴，本院於102 年10月31日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命合升國際貿易股份有限公司、陳義承連帶給付超過新台幣壹仟參佰肆拾貳萬零柒佰陸拾陸元，及自民國一百零一年十月二十三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，暨該部分假執行宣告之裁判均廢棄。上開廢棄部分，聖杰國際股份有限公司在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。合升國際貿易股份有限公司、陳義承其餘上訴駁回。聖杰國際股份有限公司上訴駁回。第二審訴訟費用由聖杰國際股份有限公司、合升國際貿易股份有限公司、陳義承各自負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款定有明文。二、上訴人即被上訴人聖杰國際股份有限公司（下稱聖杰公司）主張被上訴人即上訴人合升國際貿易股份有限公司（下稱合升國際貿易公司）、陳義承、被上訴人合升精密機械股份有限公司（下稱合升精密機械公司）侵害其中華民國新型第M264040 號「刀桿置座」專利（下稱系爭專利一）及新型第M241157 號「加工機刀具庫結構」專利（下稱系爭專利二），於原審請求合升國際貿易公司、陳義承及合升精密機械公司連帶賠償新台幣（下同）13,700,566元，嗣於本院民國102 年8 月23日民事更正聲明狀先擴張請求金額至26,841,532元（見本院卷第127 頁反面），復於102 年9 月6 日民事更正聲明狀減縮上訴金額為13,420,766元（見本院卷第134 頁反面），依上開規定，聖杰公司所為之擴張及減縮，尚無不合。貳、實體方面：一、兩造聲明及陳述：（一）聖杰公司於原審起訴主張：其為爭專利一、二之專利權人，專利期限分別為94年5 月11日至103 年9 月28日、93年8 月21日至102 年6 月10日止。由合升精密機械公司負責製造、合升國際貿易公司負責銷售型號MG41-B424 、MG41-B428 、MG41-B430 之「立式圓盤式刀庫」（含刀套及加工機刀具庫，下稱系爭產品），疑似侵害系爭專利一、二，其於100 年9 月2 日委請律師寄發存證信函請求合升精密機械公司、合升國際貿易公司排除侵害，並將系爭產品送請聚智法律事務所進行專利侵權分析，鑑定結果為系爭產品刀套部分落入系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項，加工機刀具庫部分則落入系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項。爰依92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之（下稱修正前）專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項提起本件訴訟。並聲明：１、合升國際貿易公司、陳義承及合升精密機械公司應連帶給付聖杰公司13,700,556元及自101 年8 月23日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。２、合升國際貿易公司與合升精密機械公司，就其侵害系爭專利一、二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為。３、聖杰公司願供擔保，請准宣告假執行。（二）原審為聖杰公司一部有理由，一部無理由之判決，判決合升國際貿易公司、陳義承應連帶給付聖杰公司13,420,766元，及自101 年8 月23日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。合升國際貿易公司就其侵害聖杰公司系爭專利二之產品，不得為製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口之行為。並駁回聖杰公司其餘之訴，聖杰公司對其敗訴之一部不服，合升國際貿易公司、陳義承對其敗訴部分不服，均提起上訴。（三）聖杰公司上訴聲明：１、原判決不利於聖杰公司部分廢棄。2 、上廢棄部分：⑴合升精密機械公司應與合升國際貿易公司、陳義承連帶給付聖杰公司13,420,766元及自101 年8 月23日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⑵合升精密機械公司，就其侵害系爭專利二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為。⑶合升國際貿易公司與合升精密機械公司，就其侵害系爭專利一之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為。３、聖杰公司願供擔保，請准宣告假執行。答辯聲明：上訴駁回。並主張：１、系爭專利一無應撤銷原因：系爭專利二為一種加工機刀具庫的改良，其技術著重於刀套穩定置換及零件快速換裝之效，系爭專利二所附具之圖說均無法揭示系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵。被證2 （我國申請第92211874號，93年8 月21日公告之第M241159 號「刀套掣動裝置」新型專利案），其技術著重於如何將刀套改變位置，以便換刀之進行，且被證2 所附圖說，不足以揭示系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵，故合升國際貿易公司、陳義承主張系爭專利一不具新穎性而有得撤銷之原因，尚不可採。再者，合升國際貿易公司、陳義承復以同一理由，向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提起撤銷系爭專利一之專利舉發案，業經智慧財產局以101 智專三（三）05052 字第10121261660 號之專利舉發審定書，認定系爭專利二及被證2 ，均不足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 項及其各附屬項不具新穎性。因此，原判決認定系爭專利一，因不具新穎性而有得撤銷之原因，容有違誤。２、聖杰公司依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項、民法第185 條請求合升國際貿易公司、陳義承及合升精密機械公司應連帶給付聖杰公司13,420,766元及其法定遲延利息部分，為有理由：合升國際貿易公司主要營業項目機械工作母機、車床、五金及機械週邊設備之買賣與進出口貿易業務，其是否有能力獨自完成系爭產品之製造，尚有疑義，且合升國際貿易公司與合升精密機械公司官方網頁之公司簡介內容，幾近相同，並將合升精密機械公司列為其公司之製造部門，可知合升國際貿易公司與合升精密機械公司實為一體，僅於法律層次為虛擬之組織切割，就侵害系爭專利之行為分擔，由合升精密機械公司負責製造系爭產品，再由合升國際貿易公司處理系爭產品之報關、出口貿易事宜。其次，系爭產品之機身銘牌，即標誌有製造商為「GOUSHIN 」之文字，所使用之字體與合升精密機械公司官方網頁所為標示，完全相同。雖合升國際貿易公司之官方網頁上對外標誌為「OGIC」，然合升精密機械公司已於系爭產品上標示其公司名稱對外為行銷行為，可認定系爭產品係由合升精密機械公司所製造。另原證5 之存證信函上所載收件人為「合升精密機械公司」，然其存證信函回執係由「合升國際貿易公司」蓋章簽收，可證明合升精密機械公司與合升國際貿易公司，實為一體之組織。再者，合升國際貿易公司雖主張原判決並未扣除其製造系爭產品之必要成本，有判決違背法令云云；惟依民事訴訟法第277 條規定，合升國際貿易公司主張對其有利之事實，應負舉證之責。且聖杰公司於原審101 年8 月27日言詞辯論程序，以言詞聲請法院命合升國際貿易公司等，提出販賣系爭產品之數量以及金額等相關會計文書，俾供計算所得利益。然合升國際貿易公司等迄今仍未提出上開會計文書，故依民事訴訟法第344 條第1 項、第345條第1 項規定，法院即得斟酌情形，以聖杰公司主張之事實為真實。合升國際貿易公司怠於舉證其生產系爭產品之成本或必要費用，則聖杰公司即得主張應以銷售系爭產品之全部收入為侵權所得利益。３、聖杰公司依修正前專利法第106 條第1 項、第108 條準用第84條第1 項中段、後段，對合升國際貿易公司、陳義承、合升精密機械公司請求就系爭產品或其他侵害聖杰公司系爭專利一、二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為，為有理由：合升國際貿易公司、陳義承與合升精密機械公司既係共同故意侵害聖杰公司之系爭專利一、二，則聖杰公司依修正前專利法第106 條第1 項、第108 條準用第84條第1 項中段、後段，對合升國際貿易公司、陳義承與合升精密機械公司請求就系爭產品或其他侵害聖杰公司系爭專利一、二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為，自有理由。４、合升國際貿易公司雖主張聖杰公司未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依修正前專利法第79條不得請求損害賠償；惟原審於102 年11月21日終結言詞辯論程序，合升國際貿易公司卻於102 年12月4 日，始以書狀提出上開主張，依民事訴訟法第221 條第1 項規定，原判決本即不得據以為判決之基礎，故原判決並無判決不備理由之違誤。嗣合升國際貿易公司於上訴審再為上開主張，未釋明有何法定除外事由可茲援用，故依民事訴訟法第447 條第3 項規定，應予駁回。其次，合升國際貿易公司既為製造、販賣精密刀具、刀庫之資深專業業者，其應熟悉相關技術特徵及其產品，且聖杰公司已於公司網頁廣告中標明產品享有專利權之註記，合升國際貿易公司即可得知其為專利物品。況專利公報為社會公眾可查閱之資訊，於製造或銷售系爭產品前，自應加以查證，避免侵害系爭專利，然其未盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認其就侵害系爭專利，自有過失，應負損害賠償責任。且依原證7 之專利侵害比對意見書所示，合升國際貿易公司所製造之系爭產品，其主要構造與系爭專利一、二物品幾近相同，則合升國際貿易公司辯稱其未曾查詢專利公報，卻可設計出系爭產品，所言尚非可採。（四）合升國際貿易公司、陳義承上訴聲明：１、原判決不利於合升國際貿易公司、陳義承部分廢棄；廢棄部分，聖杰公司於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。合升國際貿易公司、陳義承、合升精密機械公司答辯聲明：上訴駁回，並均以：１、系爭專利二係利用習知公開之技術，且日本之東芝公司已經使用系爭技術生產，迄今已三十年，此有中村留機械株式會社之型錄、臺灣剛豪科技股份有限公司及德大機械股份有限公司之型錄，可證明系爭專利二不具新穎性及進步性。２、聖杰公司之官網及機床世界雙月刊2012年11月號、機械月刊2012年11月號，均未在系爭專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依修正前專利法第79條規定聖杰公司不得向合升國際貿易公司、陳義承請求損害賠償。３、合升國際貿易公司、陳義承製造、販售系爭產品，於原審所提出系爭產品之零件清單，係製作每台系爭產品所有零件之數量及單價，每台總計76,255元為系爭產品之必要成本，原判決於計算損害賠償金額時未予扣除，尚非妥適。其次，原判決未命聖杰公司就損害賠償金額負舉證責任，僅以財政部臺中關稅局出口報單未列載價格之系爭產品，以有列載價格之系爭產品之平均價格計算損害賠償金額，惟系爭產品出口時間及數量不同，均會影響單價之計算，原判決未考量上開原因，逕以平均價格計算損害賠償金額，尚有違誤。再者，縱以系爭產品之平均價格65,788元，乘以204 台系爭產品，其總計金額為13,420,752元，原判決計算之金額為13,420,766元，亦有計算上之違誤。４、聖杰公司雖主張合升精密機械公司製造、販售系爭刀庫，然合升精密機械公司否認之，且聖杰公司無法證明合升精密機械公司有侵害系爭專利二之行為，自難以合升精密機械公司未提出公司帳冊，遽認聖杰公司主張合升精密機械公司有侵害系爭專利之事實為真實。另聖杰公司於原審提出原證13，圖二GOUSHIN 為「合升」之譯音，不能逕認為是指合升精密機械公司。且原證14無法證明以合一精密機械股份有限公司或合升精密機械公司名義，於北京及上海持續展售系爭產品。其次，合升精密機械公司與合升國際貿易公司為各自獨立之公司，公司股東有自由投資權利，不能以二公司股東有重複情形，即認合升精密機械公司或合升國際貿易公司有共同製造販售系爭產品之事實。再者，聖杰公司請求原審向各海關函調合升精密機械公司與合升國際貿易公司自95年起至100 年止之出口報單，經各海關函覆合升精密機械公司均無申報「刀庫」、「刀具庫」、「刀套」，證明合升精密機械公司確實無製造、販售系爭產品之情事。５、聖杰公司雖於100 年9 月2 日寄發存證信函予合升國際貿易公司，受件人並未記載合升精密機械公司或陳義承，是聖杰公司主張於上開存證信函內以陳義承為共同收件人，並據以主張合升精密機械公司亦有故意侵害系爭專利權之行為，顯與事實不符等語，資為抗辯。二、兩造不爭執事項：（見本院卷第121至122頁）（一）聖杰公司係系爭專利一、系爭專利二之專利權人，專利期限分別為94年5 月11日至103 年9 月28日、93年8 月21日至102 年6 月10日止。（二）聖杰公司於100 年9 月2 日委請律師寄發存證信函予合升精密機械公司，主張其販賣、銷售之「立式圓盤式刀庫」（系爭產品）侵害聖杰公司系爭專利一、二，請合升精密機械公司排除侵害，聖杰公司復於100 年12月12日再次委請律師寄發存證信函予合升國際貿易公司。（三）系爭產品落入系爭專利一申請專利範圍第1 到5 項。（四）系爭產品落入系爭專利二申請專利範圍第1 到4 項。（五）合升國際貿易公司自認有製造、販賣系爭產品。（六）聖杰公司並未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數。三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第122 至123 頁）（一）系爭專利一及更正後系爭專利二有無應撤銷原因？１、被證1 可否證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具新穎性或進步性？２、被證2 可否證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具新穎性或進步性？３、被證3 、被證4 之組合可否證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項不具進步性？４、被證3 、被證7 之組合可否證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項不具進步性？（二）系爭產品是否為合升精密機械公司所製造或販賣？聖杰公司可否依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項、民法第185 條，請求合升精密機械公司、合升國際貿易公司、陳義承負連帶賠償責任？（三）聖杰公司可否依修正前專利法第106 條第1 項、第84條第1 項中段、後段、第108 條，對合升國際貿易公司及合升精密機械公司請求就系爭產品或其他侵害聖杰公司系爭專利一及系爭專利二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為？四、得心證之理由：（一）系爭專利一技術分析：１、技術內容：一種刀桿置座，具有一本體與一接設孔，該本體具有一前端與一後端，該接設孔係自該本體前端往後端方向凹陷形成，又，該接設孔內壁具有複數個突部，於相鄰突部之間則形成一凹部，當爾後的刀桿與該刀桿置座結合後，刀桿表面與各該突部頂緣接觸。本創作之主要目的在於提供一種刀桿置座，係可穩固支撐刀桿，並可降低削塵的附著。本創作之次要目的在於提供一種刀桿置座，係可降低對刀桿表面造成磨損（見說明書新型摘要、新型內容，原審卷㈠第12頁反面、第14頁，主要圖面如附圖1 所示）。２、申請專利範圍：系爭專利一之申請專利範圍共5 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項。聖杰公司主張系爭產品侵害系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項。其各項內容分別如下：（１）一種刀桿置座，具有一本體與一接設孔，該本體具有一前端與一後端，該接設孔係自該本體前端往後端方向凹陷形成；其特徵在於：該接設孔內壁具有複數個突部，於相鄰突部之間則形成一凹部。（２）依據申請專利範圍第1 項所述之刀桿置座，其中該接設孔具有一錐段，該接設孔於其錐段處的孔徑係自該本體前端往該後端方向漸縮。（３）依據申請專利範圍第2 項所述之刀桿置座，其中該接設孔更具有一延伸段，該延伸段接續該錐段並朝該本體後端延設。（４）依據申請專利範圍第3 項所述之刀桿置座，其中各該突部係為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成。（５）依據申請專利範圍第4 項所述之刀桿置座，其中各該肋條係位於該錐段上，且各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置。（二）系爭專利二技術分析：１、技術內容：一種加工機刀具庫結構，由具有一第一抵接部的基架、具有一第二抵接部的刀套置架與複數個刀套組成，前述刀套具有一觸抵面並於頂面設有一滾子，當各刀套以環狀排列樞接於刀套置架時，各刀套上的滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸，據此使得各刀套隨著刀套置架轉動時不致產生晃動。本創作之主要目的在於提供一種加工機刀具庫結構，其刀套同時受到基架及刀套置架的限位，於隨著刀套置架轉動時不產生晃動。本創作之次要目的在於提供一種加工機刀具庫結構，其刀套與基架接觸摩擦阻力小，使得刀套置架轉動順暢。本創作之又一目的在於提供一種加工機刀具庫結構，其刀套上設有方便拆裝的滾子結構與基架接觸，可維持良好的貼抵效果，當滾子磨損時可快速地予以更換（見說明書摘要、新型內容，原審卷㈠第28頁、第29頁反面，主要圖面如附圖2 所示）。２、申請專利範圍：系爭專利二申請專利範圍共4 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項，聖杰公司並於101 年6 月29日向智慧局申請更正系爭專利二申請專利範圍第2 項，兩造整理爭點合意以更正後系爭專利二有無應撤銷原因？本院即應以更正後系爭專利二有無應撤銷原因為判斷。聖杰公司主張系爭產品侵害系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項。其各項內容分別如下：（１）一種加工機刀具庫結構，包含有：一基架，具有一圓盤體，該圓盤體周緣環繞有一朝軸向伸設的邊牆，該邊牆頂面平整形成一第一抵接部；一刀套置架，位於該基架前方且具有一與該基架同軸心設置並可相對該基架轉動的圓形轉座，該轉座外環面形成一第二抵接部，及於周緣繞設有複數個接塊，又，前述圓盤體外徑大於該轉座外徑，且前述邊牆頂面與該轉座外環面呈垂直交設；複數個刀套，分別由一刀套本體與一滾子組成，該刀套本體具有一樞耳與一觸抵面，該滾子以可轉動的方式與該刀套本體連接，刀套以其樞耳與前述接塊樞接而連結於該刀套置架上，此時的滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸。（２）依據申請專利範圍第1 項所述之加工機刀具庫結構，其中該滾子輪面與該邊牆頂面接觸，該刀套的觸抵面與該轉座外環面接觸。（３）依據申請專利範圍第2 項所述之加工機刀具庫結構，其中該刀套的觸抵面形成於該刀套本體近前端的底面，該滾子軸樞於該刀套本體頂面且位於刀套本體近後端處。（４）依據申請專利範圍第3 項所述之加工機刀具庫結構，其中該刀套本體頂面近後端處更具有一凸伸的定位銷，該滾子以可拆裝的方式套置於該定位銷上。（三）系爭專利一有無應撤銷原因？１、按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件當事人既抗辯系爭專利一、二有得撤銷之原因，本院即應就系爭專利一、二有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利一、二申請日分別為93年9 月29日、92年6 月11日，經智慧財產局各於94年5 月11日、93年8 月21日准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之93年7 月1 日施行之專利法規定論斷。２、合升國際貿易公司、陳義承、合升精密機械公司主張系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具進步性，所引用之證據包括：（１）被證1 ：93年8 月21日公告之第92210693號「加工機刀具庫結構」專利案（即系爭專利二）。其公告日係早於系爭專利一之申請日（93年9 月29日），可為系爭專利一相關之先前技術。其加工機刀具庫結構由一基架10、一刀套置架20與複數個刀套30組成；其中：該基架10具有一圓盤體11，該圓盤體11中央部位具有一突出的軸座12，以及圓盤體11周緣環繞有一朝軸向伸設的邊牆13，該基架10於邊牆13底緣具有一缺口14供前述刀套30於橫置狀態改變至倒立狀態，而前述邊牆13頂面平整形成一第一抵接部15；該刀套置架20具有一圓形轉座21，轉座21中央具有一軸接孔22與前述軸座12對接，使得轉座21與該基架10同軸心設置並可相對該基架10轉動，又，該刀套置架20於轉座21周緣具有一外環面而形成一第二抵接部23，以及於該第二抵接部23後方具有複數個以等間距排列的接塊24；該刀套置架20係位於該基架10前方，該圓盤體11外徑大於該轉座21外徑，使得邊牆13與轉座21外環面之間具有落差，該落差約略為刀套30的高度，前述邊牆13頂面的延伸線與該轉座21外環面的延伸線呈垂直交設；該刀套30由一刀套本體31與一滾子32組成，該刀套本體31前端( 開口端) 底面為一觸抵面33，刀套本體31近後端底部具有樞耳34結構，以及刀套本體31頂面近後端處具有一凸伸的定位銷35，該滾子32套置於該定位銷35上，且一C 形扣36扣住於定位銷35頂緣可防止滾子32相對刀套本體31脫落；前述刀套本體31以其樞耳34與一軸桿37配合而樞接於相鄰接塊24之間，使得刀套30與該刀套置架20連結。（２）被證2 ：93年8 月21日公告之第92211874號「刀套掣動裝置」專利案。其公告日係早於系爭專利一之申請日（93年9 月29日），可為系爭專利相關之先前技術。其技術內容係由一圓盤基座10、一刀套置架20、多數個刀套30與一掣動機構40共同組成；其中：該圓盤基座10具有一圓盤體11、一環框12與一軸座13，一縱向引槽14自圓盤體11正面凹陷形成且位於該軸座13下方，該引槽14一端朝下伸設並於該環框12底部處形成一缺口15，一導孔16開設於圓盤體11背面且與該引槽14連通，一軸樞座17自圓盤體11背面突出形成，一樞座18亦成型於該圓盤體11背面。該刀套置架20具有一軸樞於該圓盤體11軸座13上且可相對基座10轉動的圓形轉盤21，該轉盤21周緣以等間距的方式環繞樞接有各該刀套30，該刀套30以軸桿31而樞接於轉盤21的凸塊22上，使得刀套30得以軸樞處做旋轉支點，平時各該刀套30係呈橫設狀態，且刀套30後端具有一突出的牽動部32（見原審卷㈡第259 至268 頁，主要圖面如附圖3 所示）。３、被證1 、2 可否證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具新穎性？（１）按關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張，智慧財產案件審理細則第28條第2 項定有明文。蓋當事人就智慧財產權權利有效性爭點，於智慧財產民事訴訟中之主張或抗辯，以法律規定得為主張或抗辯者為限，倘經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，於實體法即專利法既已規定不得再行舉發或申請評定，基於誠信原則，於智慧財產民事訴訟中亦不得再行爭執。（２）本件合升國際貿易公司及合升精密機械公司之法定代理人陳義承曾以被證1 、2 向智慧財產局舉發系爭專利一各請求項不具新穎性一節，經該專利專責機關於101 年11月16日以(101) 智專三（三）05052 字第10121261660 號審定書審定「舉發不成立」確定，認被證1 、2 尚無法證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項違反修正前專利法第94條第1 項第1 款之規定不具新穎性，有該審定書附卷可稽（見原審卷㈢97至98頁）。揆諸上開說明，此部分既經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，依修正前專利法第67條第4 項既已規定不得再為舉發，基於誠信原則，合升國際貿易公司、陳義承、合升精密機械公司於本件民事訴訟中亦不得再行主張或爭執。４、被證1 可否證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具進步性？（１）被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性：被證1 說明書之圖式第五、六、七圖揭示其刀套(30)具刀套本體(31)及一接設孔（未標示），該刀套本體(31)具有前端與後端，且其接設孔（未標示）係自刀套本體(31)由前端往後端方向凹陷形成，接設孔（未標示）於其內壁呈現凹凸條之形狀，故形成具有複數個突部、及於相鄰突部之間則形成一凹部；另被證1刀套(30)之接設孔（未標示）具有錐段，該接設孔（未標示）於其錐段處的孔徑自刀套本體(31)前端往後端方向漸縮（見第五圖上部之「刀套(30)」構件）；且接設孔（未標示）具有延伸段，延伸段接續錐段並朝刀套本體(31)後端延設（見第五圖上部之「刀套(30)」構件）；各突部為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成(見第六、七圖之「刀套(30)」構件）；各該肋條係位於錐段上，各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置（配合第五、六、七圖之「刀套(30)」構件繪示）。茲將系爭專利一申請專利範圍第1 項與被證1 相較，依所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證1 說明書之圖式第五、六、七圖所揭示之刀套(30)具刀套本體(31)及一接設孔（未標示），該刀套本體(31)具有前端與後端，且其接設孔（未標示）係自刀套本體(31)由前端往後端方向凹陷形成，接設孔（未標示）於其內壁呈現凹凸條之形狀，故形成具有複數個突部、及於相鄰突部之間則形成一凹部等結構設計，顯能輕易完成系爭專利一申請專利範圍第1 項之技術特徵，是被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性。（２）被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第2 項係依附於第1 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第1 項所述之刀桿置座，其中該接設孔具有一錐段，該接設孔於其錐段處的孔徑係自該本體前端往該後端方向漸縮」。而被證1 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述；另被證1 刀套(30)之接設孔（未標示）亦顯示具有錐段，該接設孔（未標示）於其錐段處的孔徑自刀套本體(31)前端往後端方向漸縮（見第五圖上部之「刀套(30)」構件），故被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項不具進步性。（３）被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第3 項係依附於第2 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第2 項所述之刀桿置座，其中該接設孔更具有一延伸段，該延伸段接續該錐段並朝該本體後端延設」。而被證1 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 、2 項不具進步性，已如前述；另被證1 刀套(30)之接設孔（未標示）顯示具有延伸段，延伸段接續錐段並朝刀套本體(31)後端延設（見第五圖上部之「刀套(30)」構件），故被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項不具進步性。（４）被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第4 項係依附於第3 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第3 項所述之刀桿置座，其中各該突部係為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成」。而被證1 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 至3 項不具進步性，已如前述；另被證1 顯示其接設孔內壁之各突部為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成（見第六、七圖之「刀套(30)」構件），故被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項不具進步性。（５）被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第5 項係依附於第4 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第4 項所述之刀桿置座，其中各該肋條係位於該錐段上，且各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置」。而被證1 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，已如前述；另被證1 揭露其由接設孔內壁突起形成的肋條係位於錐段上，各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置（配合第五、六、七圖之「刀套(30)」構件繪示），故被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證1 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項不具進步性。５、被證2 可否證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具進步性？（１）被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性：被證2 說明書之圖式第二、三圖揭示有藉由軸桿（31）將刀套(30)之牽動部（32）樞組於轉盤（21）的凸塊（22）上，該刀套(30)具刀套本體( 未標示) 及一接設孔（未標示），該刀套本體具有前端與後端，且其接設孔係自刀套本體由前端往後端方向凹陷形成，接設孔於其內壁呈現凹凸條之形狀，故形成具有複數個突部、及於相鄰突部之間則形成一凹部；另被證2 刀套(30)之接設孔具有錐段，該接設孔於其錐段處的孔徑自刀套本體前端往後端方向漸縮（見第三圖上部之「刀套(30)」構件）；且接設孔具有延伸段（即水平段），延伸段接續錐段並朝刀套本體後端延設（見第三圖上部之「刀套(30)」構件）；各突部為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成( 見第二、三圖之「刀套(30)」構件）；各該肋條係位於錐段上，各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置（配合第二、三圖之「刀套(30)」構件繪示）。茲將系爭專利一申請專利範圍第1 項與被證2 相較，依所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證2 說明書之圖式第二、三圖所揭示之刀套(30)具刀套本體及一接設孔等設計，可清楚瞭解該刀套本體具有前端與後端，且其接設孔係自刀套本體由前端往後端方向凹陷形成，接設孔於其內壁呈現凹凸條之形狀，故形成具有複數個突部、及於相鄰突部之間則形成一凹部等結構，可在不影響刀桿與刀套（30）結合後的穩固支撐情形下，將以往的全面接觸支撐改為局部支撐，並利用各該凹部的設置可降低削塵的附著，進而使得刀桿相對刀套（30）為置入或取出時更為順暢，以及各該凹部具有匯集碎屑並將之引出於該刀套本體外的功效，故被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性。（２）被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第2 項係依附於第1 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第1 項所述之刀桿置座，其中該接設孔具有一錐段，該接設孔於其錐段處的孔徑係自該本體前端往該後端方向漸縮」。而被證2 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述；另被證2 刀套(30)之接設孔亦顯示具有錐段，該接設孔於其錐段處的孔徑自刀套本體前端往後端方向漸縮（見第三圖上部之「刀套(30)」構件），故被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第2 項不具進步性。（３）被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第3 項係依附於第2 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第2 項所述之刀桿置座，其中該接設孔更具有一延伸段，該延伸段接續該錐段並朝該本體後端延設」。而被證2 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 、2 項不具進步性，已如前述；另被證2 刀套(30)之接設孔2 顯示具有延伸段（即水平段），延伸段接續錐段並朝刀套本體(31)後端延設（見第三圖上部之「刀套(30)」構件），故被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第3 項不具進步性。（４）被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第4 項係依附於第3 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第3 項所述之刀桿置座，其中各該突部係為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成」。而被證2 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 至3 項不具進步性，已如前述；另被證2 第二、三圖之「刀套(30)」構件顯示其接設孔內壁之各突部為自接設孔內壁突起形成的肋條所構成，故被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第4 項不具進步性。（５）被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項不具進步性：系爭專利一申請專利範圍第5 項係依附於第4 項之附屬項，其內容為「依據申請專利範圍第4 項所述之刀桿置座，其中各該肋條係位於該錐段上，且各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置」。而被證2 足以證明系爭專利一申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，已如前述；另被證2 亦揭露其由接設孔內壁突起形成的肋條係位於錐段上，各肋條係沿接設孔的軸心方向延伸設置（配合第二、三圖之「刀套(30)」構件繪示），故被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，是被證2 可證明系爭專利一申請專利範圍第5 項不具進步性。６、準此，被證1 及被證2 既可證明系爭專利一申請專利範圍第1 至5 項不具進步性，而有應撤銷之原因，則依智慧財產案件審理法第16條之規定，聖杰公司於本件民事訴訟不得以系爭專利一對他造主張權利。（四）系爭專利二有無應撤銷原因？１、合升國際貿易公司、陳義承、合升精密機械公司主張系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項不具進步性，所引用之證據包括：（１）被證3 ：89年7 月1 日公告之我國第87212806號「刀庫結構之改良」專利案。其公告日係早於系爭專利二之申請日（93年8 月21日），可為系爭專利二相關之先前技術。其揭示一種刀庫結構，係在刀盤50之外環面一體成型數個呈輻射狀排列之凸塊51，在各凸塊上開設有卡合槽511 ，刀套60之後端具有兩平行之L 形桿61，兩平行之L 形桿61後端套合有滾子62，前端則開設有貫穿孔供卡梢52套穿，卡梢52套穿刀套之L 形桿61後，架設於凸塊51之卡合槽511 ，並以壓片及螺絲將各卡梢壓掣於凸塊51上，使得各刀套60架設於各凸塊51間，並得以卡梢52為旋轉中心自由轉動。另在圓盤機架70之盤面上一體成型出環狀之內擋緣71及外擋緣72，在內外擋緣71、72間則形成一環形導槽73，該環形導槽73下方位置則具有一缺口74，而此缺口74則設置一具有驅動機構控制升降之ㄈ形塊75（見原審卷㈡第269 至275 頁，主要圖面如附圖4 所示）。（２）被證4 ：86年3 月21日公告之我國第84211224號「自動換刀系統之刀庫結構改良」專利案。其公告日係早於系爭專利二之申請日（93年8 月21日），可為系爭專利二相關之先前技術。其先前技術揭示刀盤10係以軸承架設在中心軸上，另在刀盤10的前端中心軸上則以鍵卡摯一限位盤11，該限位盤11環面係開設有內凹環形導槽12，而刀盤10上之各刀套14則以連桿13連結於刀盤10上，刀套14後方則以滾子15卡設於ㄈ型塊升降機構，刀套14上另以L 型桿16連結一滾子17，並使該滾子17卡套於限位盤11之環形導槽12內，當刀盤10轉動時，在中心軸不轉動的情形下，刀盤10以軸承沿著中心軸轉動，限位盤11由於中心軸不轉動，故其亦不轉動，因此，刀套14利用滾子17，沿著限位盤12之環形導槽12移動，而此環形導槽12即為提供刀套14在刀盤10移動時的限位功能，此外，限位盤11下端之環形導槽12開設有一缺口19，當設定之刀套14到達刀盤10最下方時，其滾子15卡合於ㄈ型塊內，升降機構驅動ㄈ形塊上升時，刀套14沿著連桿13轉動，滾子17則由缺口19脫離環形導槽12，而使刀套14逆時針轉動呈垂直向下狀態，提供換刀臂進行換刀動作，換刀完成後，ㄈ形塊下降，刀套順時針轉動，滾子17再度由缺口19進入圓形導槽12限位，而完成以限位盤11提供換刀過程刀套的限位作用。又被證4 說明書第7頁第4 行記載：「另為使刀套30於刀盤20上限位，而於刀盤20之外環周緣凸設一環狀之凸緣23，以提供刀套30向刀盤20中心的限位功能。」（見原審卷㈡第276 至283 頁，主要圖面如附圖5 所示）。（３）被證7 ：86年6 月11日公告之我國第85210319號「綜合切削中心機刀庫結構改良」專利案。其公告日係早於系爭專利二之申請日（93年8 月21日），可為系爭專利二相關之先前技術。其先前技術（配合第七圖）揭示刀庫組的結構係由兩片內外相疊組的固定盤(30)及轉動盤(31)，而依實際使用的需要，於盤體的周緣等分排列刀套本體(32)，其中刀套本體(32)的設計係依實際鎖裝的需要，於中段需削設成一較低的ㄩ形槽，供可於周緣套裝上一環ㄩ形片(33)，供可於片體的中段鎖裝一只凸出的定位滑輪(34)，供整個刀套本體(32)鎖固到轉動盤(31)上排列後，於重切削選用轉動時，可藉由該凸出滑輪(34)的鎖裝使用，而令刀套本體(32)鎖裝轉動時，該滑輪(34)可穿置於固定盤(30)內緣面所設的環槽(35)內做插合定位，使刀套本體(32)轉動時可固定於一定的位置，而不會因為轉動離心力的緣故，呈外揚的危險情事發生（見原審卷㈡第284 至291 頁，主要圖面如附圖6 所示）。２、被證3 、被證4 之組合可否證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項不具進步性？（１）被證3 、被證4 之組合不足以證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 項不具進步性： ①系爭專利二與被證3 、4 相較，三者均揭示有關刀具之刀庫構造，其國際專利分類(IPC：B23Q) 相同，且就系爭專利二所屬技術領域之通常知識者而言，基於其解決習知刀套隨刀套置架轉動時會產生晃動之缺點，則在其相同技術領域中，參酌被證3 、4 所揭示之技術內容、並於結構或技術上進行組合及置換，自有其合理誘因、解決問題之動機及可能性；因此，依系爭專利二所屬技術領域而言，具有通常知識者引用被證3 、4 為基礎，作為其結構上及技術上之轉用及組合當屬輕易，並無結構上明顯扞格之處。 ②茲將系爭專利二申請專利範圍第1 項進一步與被證3 、被證4 相較，系爭專利二為一種加工機刀具庫結構（對應於被證3 之刀庫結構、被證4 之刀盤10），包含有：一基架（對應於被證3 之圓磐基架70），具有一圓盤體，該圓盤體周緣環繞有一朝軸向伸設的邊牆（對應於被證3 一體成型出環狀之內擋緣71及外擋緣72），該邊牆頂面平整形成一第一抵接部；一刀套置架（對應於被證3 之刀盤50），位於該基架前方且具有一與該基架同軸心設置並可相對該基架轉動的圓形轉座（被證3 之刀盤50在外環面一體成型數個呈輻射狀排列之凸塊51，且係以架組於中心軸上），該轉座外環面形成一第二抵接部，及於周緣繞設有複數個接塊（對應於被證3 之複數個凸塊51），又，前述圓盤體外徑大於該轉座外徑（被證3 之圓磐基架70外徑大於刀盤50外徑），且前述邊牆頂面與該轉座外環面呈垂直交設；複數個刀套（對應於被證3 之刀套60），分別由一刀套本體與一滾子組成（對應於被證3 之刀套60於後端設滾子62），該刀套本體具有一樞耳（被證3 之刀套60以卡梢52樞組於凸塊51上）與一觸抵面，該滾子以可轉動的方式與該刀套本體連接（被證3 之刀套60於後端設滾子62，滾子62可於環形導槽73內移動），刀套以其樞耳與前述接塊樞接而連結於該刀套置架上，此時的滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸。 ③經由上開結構比對後，系爭專利二申請專利範圍第1 項有關「此時的滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸」之技術特徵並未為被證3 所揭示，因為系爭專利二乃將「第一抵接部15」形成於「邊牆13之頂面」，則滾子32係於該「邊牆13之頂面」滾動（如系爭專利二第七圖），且系爭專利二再界定「該轉座外環面形成一第二抵接部」，致刀套30的觸抵面33呈現如第七圖般與該轉座22外環面接觸之情況；反觀被證3 之刀套60後端所設滾子62係於環形導槽73內移動而不與內擋緣71或外擋緣72之頂面產生接觸外，其刀套60亦僅是以卡梢52樞組於凸塊51上而未與刀盤50接觸，故兩者所採技術手段與構件間之連結關係均不相同。系爭專利二藉由該滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面與該第二抵接部接觸之技術手段，可使刀套30同時受到該基架10與該刀套置架20所提供不同方向的框限定位，於隨著刀套置架20轉動時不致產生晃動。其次，被證4 之先前技術雖揭示於刀套14後方以滾子15卡設於ㄈ型塊升降機構，刀套14上另以L 型桿16連結一滾子17，並使該滾子17卡套於限位盤11之環形導槽12內的技術特徵；然仍與系爭專利二藉由該滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸之技術手段及各構件間的連結關係均不相同。縱被證4 說明書第7 頁第4 行載有：「另為使刀套30於刀盤20上限位，而於刀盤20之外環周緣凸設一環狀之凸緣23，以提供刀套30向刀盤20中心的限位功能」等內容（見原審卷㈡第279 頁），惟系爭專利二係採「藉由該滾子與該第一抵接部接觸」之技術特徵，使得滾子32係於該「邊牆13之頂面」滾動（如系爭專利二第七圖），而與被證4 之「在圓盤機架40下方裝置一ㄈ形塊43，其可由後方之驅動機構A 控制升降，在ㄈ形塊43內則置入刀套後方之滾子32，而可由ㄈ形塊43的升降帶動刀套30轉動」的連結關係不同。 ④準此，系爭專利二申請專利範圍第1 項中所界定之該「藉由該滾子與該第一抵接部接觸」的技術特徵皆未見於被證3 或被證4 ，系爭專利二藉由該滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸之技術手段，可使該滾子32輪面與構成該第一抵接部15的邊牆13頂面接觸，該刀套30的觸抵面33與構成該第二抵接部23的外環面接觸，據此有效對刀套30形成限位，再加上刀套30連接於各接塊24上，使得刀套30隨著刀套置架20轉動時具有不產生晃動之功效。是被證3 與被證4 之組合尚不足以證明系爭專利二申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。（２）被證3 、被證4 之組合不足以證明更正後系爭專利二申請專利範圍第2至4 項不具進步性：系爭專利二申請專利範圍第2 至4 項為直接或間接依附於第1 項之附屬項，則該等附屬請求項之整體技術內容自包含有申請專利範圍第1 項之技術特徵，為獨立項主張範圍之細部結構描述或附加限定，而被證3 、被證4 之組合不足以證明系爭專利二申請專利範圍第1 項不具進步性，業如前述，則被證3 與被證4 之組合自亦不足以證明系爭專利二申請專利範圍第2 至4 項不具進步性。３、被證3 、被證7 之組合可否證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項不具進步性？（１）被證3 、被證7 之組合不足以證明更正後系爭專利二申請專利範圍第1 項不具進步性： ①系爭專利二申請專利範圍第1 項有關「此時的滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸」之技術特徵並未為被證3 所揭示，因為系爭專利二乃將「第一抵接部15」形成於「邊牆13之頂面」，則滾子32係於該「邊牆13之頂面」滾動（如系爭專利二第七圖），且系爭專利二再界定「該轉座外環面形成一第二抵接部」，致刀套30的觸抵面33呈現如第七圖般與該轉座22外環面接觸之情況；反觀被證3 之刀套60後端所設滾子62係於環形導槽73內移動而不與內擋緣71或外擋緣72之頂面產生接觸外，其刀套60亦僅是以卡梢52樞組於凸塊51上而未與刀盤50接觸，故兩者所採技術手段與構件間之連結關係均不相同。系爭專利二藉由該滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面與該第二抵接部接觸之技術手段，可使刀套30同時受到該基架10與該刀套置架20所提供不同方向的框限定位，於隨著刀套置架20轉動時不致產生晃動，已詳如上述。其次，被證7 （配合先前技術第七圖）係採刀套本體(32)鎖裝轉動時，以滑輪(34)穿置於固定盤(30)內緣面所設的環槽(35)內做插合定位，使刀套本體(32)轉動時可固定於一定的位置；惟該被證7 之固定盤(30)構件應對應於系爭專利二之刀套置架20而非圓盤體11，則被證7 之滑輪(34)係與固定盤(30)內緣面接觸之技術特徵，仍未能揭示及對應系爭專利二申請專利範圍第1 項之「該圓盤體周緣環繞有一朝軸向伸設的邊牆，該邊牆頂面平整形成一第一抵接部」及「滾子與該第一抵接部接觸」之技術手段，被證7 之滑輪(34)穿置於固定盤(30)內緣面所設的環槽(35)內做插合定位與系爭專利二之將滾子32與圓盤體11周緣呈軸向伸設的邊牆13所形成一第一抵接部15，兩者解決問題的手段亦有不同，構件設置之位置及連結關係仍屬有別。②準此，系爭專利二申請專利範圍第1 項所界定之「該圓盤體周緣環繞有一朝軸向伸設的邊牆，該邊牆頂面平整形成一第一抵接部」配合「藉由該滾子與該第一抵接部接觸」的技術特徵皆未見於被證3 或被證7 ，系爭專利二藉由該滾子與該第一抵接部接觸，刀套的觸抵面則與該第二抵接部接觸之技術手段，可使該滾子32輪面與構成該第一抵接部15的邊牆13頂面接觸，該刀套30的觸抵面33與構成該第二抵接部23的外環面接觸，據此有效對刀套30形成限位，再加上刀套30連接於各接塊24上，使得刀套30隨著刀套置架20轉動時具有不產生晃動之功效。是被證3 與被證7 之組合尚不足以證明系爭專利二申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。（２）被證3 、被證7 之組合不足以證明更正後系爭專利二申請專利範圍第2 至4 項不具進步性：系爭專利二申請專利範圍第2 至4 項為直接或間接依附於第1 項之附屬項，則該等附屬請求項之整體技術內容自包含有申請專利範圍第1 項之技術特徵，為獨立項主張範圍之細部結構描述或附加限定，而被證3 、被證7 之組合不足以證明系爭專利二申請專利範圍第1 項不具進步性，業如前述，則被證3 與被證7 之組合自亦不足以證明系爭專利二申請專利範圍第2 至4 項不具進步性。４、按未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。前項第三款事由應釋明之，民事訴訟法第276 條定有明文，依同法第463 條規定，於第二審程序準用之。姑不論本件合升國際貿易公司、陳義承於本院102 年10月31日言詞辯論期日始提出中村留機械株式會社、剛豪科技股份有限公司、德大機械股份有限公司型錄（見本院卷第196 至198 頁）主張系爭專利二不具新穎性、進步性，惟並無民事訴訟法第276 條各款規定之事由，已不得於言詞辯論主張。況所提各該型錄均未載明任何日期，無法得知各該型錄之公開日期，自亦無從證明各該型錄所載之先前技術是否早於系爭專利二之申請日（93年8 月21日），即難執此證明系爭專利二不具新穎性、進步性。（五）系爭產品是否為合升精密機械公司所製造或販賣？聖杰公司可否依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項、民法第185 條，請求合升精密機械公司、合升國際貿易公司、陳義承負連帶賠償責任？１、聖杰公司主張合升精密機械公司與合升國際貿易公司共同製造、販賣系爭產品，無非以合升國際貿易公司主要營業項目機械工作母機、車床、五金及機械週邊設備之買賣與進出口貿易業務，其是否有能力獨自完成系爭產品之製造，尚有疑義，且合升國際貿易公司與合升精密機械公司官方網頁之公司簡介內容，幾近相同，並將合升精密機械公司列為其公司之製造部門，可知合升國際貿易公司與合升精密機械公司實為一體。又系爭產品之機身銘牌，即標誌有製造商為「GOUSHIN 」之文字，所使用之字體與合升精密機械公司官方網頁所為標示，完全相同。雖合升國際貿易公司之官方網頁上對外標誌為「OGIC」，然合升精密機械公司已於系爭產品上標示其公司名稱對外為行銷行為，可認定系爭產品係由合升精密機械公司所製造，並提出展售照片、合升國際貿易公司網頁、合升精密機械公司網頁、公司基本資料查詢等件為憑（見原審卷㈡第124 至135 頁、本院卷第106 至107 頁）。惟合升國際貿易公司業已自認有製造、販賣系爭產品，並為兩造所不爭執，則合升國際貿易公司有無能力製造系爭產品，本非屬本件爭點。而合升精密機械公司與合升國際貿易公司網頁所載內容縱屬相同，董監事或股東亦幾近相同，兩公司仍為不同之法人，尚難執此遽認合升機密機械公司與合升國際貿易公司共同製造、販賣系爭產品。其次，聖杰公司主張系爭產品之機身銘牌，除標有「GOUSHIN 」之文字外，另標有電話號碼00-00000000 ；然該電話號碼經查詢其登記之使用客戶為合升國際貿易公司，而非合升精密機械公司之事實，有中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司台中營運處第二服務中心102 年9 月10日函所附客戶基本資料在卷足憑（見本院卷第142 頁），即難證明系爭產品為合升機密機械公司製造、販賣。再者，僅憑聖杰公司所提展售照片，亦無法判斷該刀庫產品是否侵害系爭專利二。況合升精密機械公司自95年起至100 年止之出口報單皆未申報刀庫、刀具庫、刀套等產品，亦有財政部台中關稅局101 年10月19日函及所附出口報單、財政部基隆關稅局101 年9 月13日函及所附出口報單附卷可稽（見原審卷㈢第2 至81頁、卷㈡第191 至196 頁）。則依聖杰公司所提證據資料尚無法證明系爭產品為合升精密機械公司製造或販賣，是聖杰公司主張合升精密機械公司與合升國際貿易公司共同侵害系爭專利二，並應與合升國際貿易公司負連帶賠償責任，自有未合。２、按所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視行為人個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、為產業鏈之上中下游、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。其次，修正前專利法第79條本文雖規定發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。然其但書亦規定侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。核其立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。然對於明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。３、合升國際貿易公司自認有製造、販賣系爭產品，且系爭產品落入系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項（見兩造不爭執事項㈣、㈤），而合升國際貿易公司為資本總額5 百萬元之公司，有公司基本資料查詢在卷可參（見本院卷第47頁）；又依其公司官方網站網頁所示（見本院卷第106 至107 頁），合升國際貿易公司成立於1995年，負責人陳義承在CNC 中心機公司十年以上服務經驗，主要營業項目及產品包括刀庫、綜合加工機、主軸頭、立式中心機等。則合升國際貿易公司既為專業之刀庫製造、銷售廠商，於網站上展示其公司製造銷售之各類型不同型號之刀庫產品，有網頁資料附卷可稽（見本院卷第107 頁），理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，且此項產業係屬競爭產業，競爭同業對於同業間之專利，均會有一定之關心與認識，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意未為最低限度之查證或進行專利檢索致生本件侵權行為，況其雖同時製造販售系爭產品外之其他產品，然究非販售商品種類繁雜之百貨業者，難謂無注意之義務及能力，應認其有未盡注意義務之過失即屬可得而知為專利物品，自不因聖杰公司未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，即認其無需負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。合升國際貿易公司自應依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項對聖杰公司負損害負賠償責任。再者，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任，公司法第23條第2 項亦有明文。本件陳義承於合升國際貿易公司侵害系爭專利二之期間係擔任該公司之負責人，且販售侵害系爭專利二之系爭產品，為該公司業務執行範圍，依上開規定，陳義承對聖杰公司所受之損害，自應與合升國際貿易公司負連帶賠償之責。４、按依修正前專利法第84條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，修正前專利法第第85條第1 項定有明文。又當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條定有明文。再者，修正前專利法第85條第1 項第2 款對於何謂成本與必要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，修正前專利法第85條第1 項第2 款所規定之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。準此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」。５、聖杰公司主張合升國際貿易公司販賣系爭產品之數量共計204 個（如附表所示）之事實，有財政部台中關稅局101 年9 月11日中普業二字第1011014257號函檢送之出口報單（見原審卷㈡第168 至189 頁）、統一發票（見原審卷㈠第42頁）在卷足憑，合升國際貿易公司、陳義承並不爭執。其中附表編號1 、4 、13之出口報單（見原審卷㈡第170 、175 、183 頁）及附表編號17之統一發票（見原審卷㈠第42頁）業已分別載明系爭產品之數量及價格（詳如附表編號1 、4 、13、17所示），至附表所示其餘編號之出口報單則未記載其價格，然合升國際貿易公司既有販賣此部分之系爭產品，出口報單縱無記載數額，依民事訴訟法第222 條規定，法院仍應審酌一切情況，依所得心證定其數額，故本院認此部分單價應以附表編號1 、4 、13、17所示系爭產品之平均價格計算，較為適切，經核算後之平均價格為65,788元【計算式：（351,416 + 661,412 + 1,270,554 + 85,000）÷（5+10+20+1 ）= 65,788（小數點以下四捨五入）】。則以此平均價格計算合升國際貿易公司販賣附表編號2 、3 、5 至12、14至16所示系爭產品之總價亦如附表各該編號所示，則系爭產品之總銷售收入即合升國際貿易公司因侵害行為所得之利益合計為 13,420,766元（詳如附表所示），尚非以該平均價格乘以全部銷售數量204 個計算。準此，聖杰公司得請求合升國際貿易公司、陳義承連帶賠償之金額即為13,420,766元。至合升國際貿易公司、陳義承雖辯稱：系爭產品出口時間及數量不同，均會影響單價之計算，不應逕以平均價格計算等語。惟合升國際貿易公司既有販賣附表編號2 、3 、5 至12、14至16所示數量之系爭產品，理應有此部分之銷售收入，對銷售金額亦應知之甚詳，且此部分之銷貨收入資料為合升國際貿易公司所掌握控制，然合升國際貿易公司徒以前詞置辯，並未提出此部分證據資料，復未主張如何計算，本院乃審酌一切情況，認此部分單價應以附表編號1 、4 、13、17所示系爭產品之平均價格計算，已衡量兩造之利益，應無不合，合升國際貿易公司、陳義承此部分所辯，尚無可採。再者，聖杰公司於本院明確主張本件未計算懲罰性損害賠償之金額即為13,420,766元（見本院卷第121 頁），於原審之計算有誤（見本院卷第173 頁），自無重複計算懲罰性損害賠償之情事。６、合升國際貿易公司、陳義承雖辯稱：其等製造、販售系爭產品，於原審所提出系爭產品之零件清單，係製作每台系爭產品所有零件之數量及單價，每台總計76,255元為系爭產品之必要成本，應予扣除，且侵害行為所得利益限於系爭專利二部分，不應以銷售整體系爭產品之收益計算等語。惟查：（１）最高法院102 年度台上字944 號判決謂：「修正前專利法第85條第1 項第2 款係規定專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。原審既謂上訴人所提會計師事務所協議程序執行報告及意見書均不足證明巨擘公司產銷CD －R之成本及必要費用，上訴人復未提出巨擘公司產銷CD－R 所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，而認其未依修正前專利法第85條第1 項第2 款後段規定為舉證，卻逕以財產部同業利潤標準表之毛利率、淨利率來估算巨擘公司所得之利益，顯有理由矛盾之違法」。（２）修正前專利法第85條第1 項第2 款既未規定計算損害賠償時應審酌系爭專利二對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例，自仍應以侵害人因侵害行為所得之利益計算損害。其次，合升國際貿易公司、陳義承雖主張應扣除成本及必要費用，並提出零件清單為憑（見原審卷㈢第84至87頁）。然該零件清單所記載之單價、數量全無任何單據、帳冊或會計憑證可資證明，自難僅憑該零件清單遽認為系爭產品之成本或必要費用。準此，依合升國際貿易公司、陳義承所提證據資料既無法證明其成本或必要費用，自無從予以扣除，合升國際貿易公司、陳義承此部分所辯，尚無可採。（六）聖杰公司可否依修正前專利法第106 條第1 項、第84條第1 項中段、後段、第108 條，對合升國際貿易公司及合升精密機械公司請求就系爭產品或其他侵害聖杰公司系爭專利一及系爭專利二之產品，不得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為？按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，修正前專利法第84條第1 項定有明文，並經由同法第108 條準用於新型專利。合升國際貿易公司雖辯稱未生產系爭產品，無排除侵害之必要及可能等語；然合升國際貿易公司所製造、販賣之系爭產品，既已侵害系爭專利二，且仍繼續營業，則聖杰公司請求合升國際貿易公司不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利二之產品，洵屬正當，應予准許。至合升精密機械公司部分，因聖杰公司無法舉證證明其有侵害系爭專利二之行為，已如前述，聖杰公司自無從請求合升精密機械公司排除或防止侵害。五、綜上所述，依聖杰公司所提證據資料尚無法證明系爭產品為合升精密機械公司製造或販賣，惟合升國際貿易公司製造、販賣之系爭產品落入更正後系爭專利二申請專利範圍第1 至4 項，系爭專利二復無應撤銷之事由，則聖杰公司依修正前專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項之規定，請求合升國際貿易公司、陳義承連帶給付13,420,766元，及自擴張請求金額之民事準備二狀繕本送達翌日即101 年10月23日（見原審卷㈡第246 頁）起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，並請求合升國際貿易公司不得製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利二之產品，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許，該部分假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原判決就利息起算日未自聖杰公司擴張請求金額之民事準備二狀繕本送達翌日即101 年10月23日起算，而自101 年8 月23日起算，超過上開應准許部分，為合升國際貿易公司、陳義承敗訴之判決，尚有未洽。合升國際貿易公司、陳義承上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至合升國際貿易公司、陳義承其餘上訴部分，為無理由，應予駁回。另聖杰公司請求不應准許部分，原審為聖杰公司敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，經核並無不合，聖杰公司上訴意旨就此部分，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。七、據上論結，本件聖杰公司之上訴為無理由，合升國際貿易公司、陳義承之上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　 102　　年　　11　　月　　28　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官汪漢卿法官蔡惠如法官陳容正以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　102 　　年　　12　　月　　6 　　日書記官　劉筱淇附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院102年度民專上字第16號

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