智慧財產及商業法院102年度民專上字第53號｜法律人

智慧財產法院民事判決 102年度民專上字第53號上　訴　人　旭化成化學股份有限公司（旭化成ケミカルズ株式會社）法定代理人小林友二訴訟代理人　鍾文岳律師王孟如律師輔　佐　人　侯春岑參　加　人　經濟部智慧財產局法定代理人　王美花訴訟代理人　呂易理黃振東被上訴人　　銘異科技股份有限公司法定代理人　謝錦興訴訟代理人　王晨桓律師張佳容律師輔　佐　人　李俊陞被上訴人　　鈦騰複合材料股份有限公司法定代理人　張榮寶訴訟代理人　黃聖珮律師陳瑞宏上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對本院中華民國102 年6 月28日101 年度民專訴字第109 號第一審判決提起上訴，並為起訴聲明之擴張，經本院裁定命參加人參加訴訟，本院於103 年3 月19日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。上訴人擴張之訴及假執行之聲請均駁回。第二審（含上訴人擴張之訴）訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、程序方面：㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權： ⒈本件涉訟之當事人，上訴人為依日本法律設立之法人，被上訴人則為依我國法律設立之法人，其營業處所均在我國。另本件依上訴人所起訴之事實，係主張被上訴人於我國有侵害上訴人專利權之行為，應負連帶損害賠償、不得為一定行為及應為一定行為之責任。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且上訴人業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於以智慧財產為標的之權利，故本件為涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權。 ⒉上訴人就第I263658 號「聚甲醛樹脂製接線端鈕」發明專利（下稱系爭專利）得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。㈡準據法之選定： ⒈按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。 ⒉查上訴人依我國專利法取得專利權，主張被上訴人在我國有侵害其專利權之行為，則我國法院應依我國專利法決定上訴人在我國有無權利之問題，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。揆諸100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項規定，本件關於專利權事件之準據法，應依中華民國之法律。而兩造對於本件應以我國法律為準據法復未作何爭執，故本院自得本此而為審判。㈢查上訴人為依日本法律設立之外國法人，未依中華民國法律經經濟部認許，並指定我國境內之訴訟及非訟代理人（原審卷第1 冊第6 、15至17頁之起訴狀、上訴人之公司網頁介紹，本院卷第2 冊第5 頁之上訴人書狀），故以代表取締役社長小林友二為上訴人之法定代理人。㈣參加訴訟部分：查上訴人起訴主張被上訴人侵害系爭專利，請求被上訴人應賠償損害、不為一定行為及銷毀產品，惟被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之原因，且上訴人於民國102 年7 月10日向參加人申請更正申請專利範圍。經核上訴人前開更正之申請應否准許，或被上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因如有理由，將影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使參加人表示意見之必要，經本院命兩造陳述意見（本院卷第1 冊第288 頁），於同年12月3 日依智慧財產案件審理法第17條第1 項規定，裁定命其參加訴訟，以關於系爭專利之更正之申請應否被准許，及系爭專利權有無應撤銷之原因為限，表示專業上意見，並得獨立提出攻擊防禦方法。㈤起訴聲明及上訴聲明之變動：上訴人起訴聲明第3 項及上訴聲明第4 項原請求：「被上訴人應連帶給付上訴人3,000,000 元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」上訴聲明第5 項原就上訴聲明第2 至4 項聲請宣告假執行（原審卷第1 冊第5 頁，本院卷第1 冊第32頁），上訴人嗣於本院審理時在102 年11月26日就利息起算日減縮為101 年9 月22日，且減縮僅就上訴聲明第4 項聲請假執行，經被上訴人同意（本院卷第2 冊第32頁）。上訴人復於103 年3 月19日擴張請求金額為100,000,000 元，及就97,000,000元部分自擴張訴之聲明狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，並就上訴聲明第2 至4 項聲請假執行，經被上訴人同意（本院卷第3 冊第30、37頁）。依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應允許。二、兩造之聲明、陳述、及參加人之陳述如下：㈠上訴人起訴主張：其為系爭專利之專利權人，被上訴人銘異科技股份有限公司（下稱銘異公司）由被上訴人鈦騰複合材料股份有限公司（下稱鈦騰公司）供應樹脂原料，未經上訴人同意，擅自製造並販賣侵害系爭專利申請專利範圍（原公告版）第1 項之「型號DT319C之接線端紐（RAMP）產品」（下稱系爭產品）。爰依（99年8 月25日修正公布）專利法第84條第1 項、第3 項、第85條第1 項第2 款、第2 項、第3 項、民法第185 條規定，請求被上訴人停止並不得為一定行為、銷毀產品，且負損害賠償責任等語，聲明：⒈被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品、系爭產品之樹脂原料及其他侵害系爭專利之產品。⒉被上訴人應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之系爭產品、系爭產品之樹脂原料、用以製造系爭產品及其樹脂原料之器具及其他侵害系爭專利之產品全數回收並銷毀。⒊被上訴人應連帶給付上訴人3,000,000 元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息之判決。⒋願供擔保，請准宣告假執行。㈡被上訴人則以：證據2 、5 之組合、證據2 與證據3 至證據7 之組合或證據2 與證據1 之組合可證系爭專利原公告之申請專利範圍第1 項不具進步性；另系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍等語，資為抗辯。㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品、系爭產品之樹脂原料及其他侵害系爭專利之產品。⒊被上訴人應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之系爭產品、系爭產品之樹脂原料、用以製造系爭產品及其樹脂原料之器具及其他侵害系爭專利之產品全數回收並銷毀。⒋被上訴人應連帶給付上訴人100,000,000 元，及其中3,000,000 元自101 年9 月22日起，其餘97,000,000元自擴張訴之聲明狀繕本送達被上訴人等翌日起，均至清償日止按週年利率5%計算之利息。⒌就前3 項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。並主張： ⒈上訴人已於102年7月10日申請更正系爭專利，已明確界定「聚烯樹脂」為一上位概念，涵蓋改性之聚烯烴樹脂，自包含「酸或酸酐改性之烯烴類樹脂」之下位概念，是系爭專利更正後申請專利範圍第1項之「聚烯樹脂」包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」。 ⒉系爭專利權並無應撤銷之原因： ⑴系爭專利更正後申請專利範圍第1 項「硬碟接線端鈕用」之用途為系爭專利有效性判斷之必要條件，相對於證據3 、5 、6 ，系爭專利因有「硬碟接線端鈕」之限定而具有新穎性。又系爭專利所實現之「具有硬碟接線端鈕所需之優異滑動性且於溶劑洗淨後滑動性不會低下之同時解決」之效果與證據3 、5 、6 不同，且證據2 至7 及被證5 僅揭示「具有優異滑動性」，上訴人為明示系爭專利之硬碟接線端鈕用樹脂組成物之新特性（技術效果）而更正追加「洗淨要件」，此技術領域之通常知識者無論如何將證據2 至7 、被證5 予以結合，均無法輕易完成系爭專利之發明，因此系爭專利具有進步性。⑵系爭專利更正後申請專利範圍第1 項屬物之發明，且所定義之物之範圍、用途記載方式、用途技術特徵明確，並無違反審定時專利法第26條第3 項規定。 ⒊被證3 、4 鑑定報告書內系爭產品所含組成物內容及組份比例，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項技術特徵之文字意義完全對應表現於系爭產品，符合「文義讀取」。 ⒋被上訴人銘異公司自99年起至本件言詞辯論終結日103 年3 月19日止，因販售系爭產品所得之全部收入高達2,784,190,291 元，依電子零組件製造業之同業利潤標準淨利率10% ，計算其利益為278,419,029 元。另依修正前專利法第85條第3 項、及現行專利法第97條第2 項規定，上訴人尚得請求3 倍之懲罰性損害賠償。據此，上訴人為一部請求，請求被上訴人應連帶賠償100,000,000 元。㈣被上訴人銘異公司答辯聲明：上訴駁回。並辯稱： ⒈依系爭專利之美國相對應案於美國專利商標局審查階段之答辯，系爭專利之「聚烯樹脂」定義應排除「接枝共聚物」，故應不包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」。 ⒉系爭專利權確有應撤銷之原因： ⑴系爭專利之重點在於技術特徵1 （將樹脂成分應用在硬碟接線端鈕中），至技術特徵2 關於樹脂組成物並非必要考慮之技術特徵，技術特徵3 限定特徵為「該接線端鈕係溶劑洗滌後再行使用者」，為一種製作方法之限定，即「以製造方法界定物之申請專利範圍」，並非必要考慮之技術特徵。 ⑵上訴人在答辯過程所提之申復理由書自承其發明特徵之成分並非新穎，其發明之特徵在於新用途發明，強調系爭專利的專利性在於將此種樹脂成分應用在硬碟中的接線端鈕，依禁反言原則，上訴人自應受其主張拘束。 ⑶系爭專利「以硬碟接線端鈕之用途」屬利用「原有物之特質」所為，而「使用溶劑洗滌後再使用」對於物之發明並不生限定作用，且無法具有專利性，至「使用溶劑洗滌後再使用」無法為說明書所支持。又各引證之組合足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。⑷系爭專利之技術特徵1 為用途特徵，技術特徵2 為物之發明（以組分限定），技術特徵3 則為接線端鈕之製作步驟，將上述3 個完全不同界定範疇之專利限定條件，同時作為申請專利範圍第1 項，使系爭專利申請範圍記載不明確，有違審定時專利法第26條規定。 ⒊系爭產品所使用之潤滑劑「以苯乙烯基接枝改質的乙烯基共聚物」並非系爭專利所謂之聚烯樹脂，是系爭產品所使用之潤滑劑自非系爭專利所定義之潤滑劑，系爭產品並未落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之權利範圍。㈤被上訴人鈦騰公司答辯聲明：上訴駁回。並辯稱： ⒈上訴人於系爭專利之美國相對應案在美國專利商標局的答辯歷程中，已自陳「聚烯樹脂不包含接枝聚合物」，故系爭專利申請專利範圍第1 項中「聚烯樹脂」並未包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」。 ⒉系爭專利權確有應撤銷之原因： ⑴系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者，利用證據3 即能輕易完成系爭專利之技術特徵，此與硬碟接線端鈕何時問世並無關連，系爭專利因而不具進步性。 ⑵樹脂組成物為公共領域之已知物質，此於系爭專利原申請案之核駁理由書中有明確地揭示，縱系爭專利為以用途限定物，亦不具進步性。 ⑶系爭專利更正後申請專利範圍第1 項新增「物」之製程方法之技術特徵，其製程方法特徵在判斷物之發明是否具有新穎性、進步性時，應不生作用。 ⑷系爭專利於審查過程中，上訴人於其「申復理由書」自承：「本發明係屬新用途發明。」惟上訴人驟然改口謂系爭專利為「物之發明」，顯有矛盾。 ⑸系爭專利更正後申請專利範圍第1 項有對於所定義之物的範圍、用途之記載方式、其用途之技術特徵不明確，且有對於請求項之撰寫方式不明確，即究屬物或方法發明並無法由申請專利範圍之記載中瞭解，另對於專利範圍之界定方式不明確，而具應撤銷之事由。㈥參加人之陳述： ⒈關於系爭專利之更正之申請應否被准許，及系爭專利權有無應撤銷之原因，參加人係輔助何造參加訴訟而提出攻防方法部分，不表示任何意見（本院卷第2 冊第78頁）。 ⒉對於系爭專利有效性部分沒有意見（本院卷第2 冊第192 頁）。三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實：㈠上訴人為系爭專利之專利權人，其專利申請日為91年12月24日，優先權日為西元2001年12月25日（案號JP0000-000000 ）、2002年7 月31日（案號JP0000-000000 ），經參加人於民國95年7 月26日審定准予專利，專利期間自同年10月11日起至111 年12月23日止（原審卷第1 冊第27至48頁之專利公報、專利說明書，及本院依職權調閱之系爭專利申請卷第223 頁之專利核准審定書）。㈡被上訴人銘異公司係由被上訴人鈦騰公司供應樹脂原料，生產製造系爭產品，供應客戶（原審卷第1 冊第129 、276 頁之被上訴人銘異公司書狀、上訴人書狀）。四、本件爭點：㈠上訴人於原審102 年6 月28日判決後，在同年7 月10日向參加人申請更正系爭專利申請專利範圍第1 、2 項，並請求本院依更正後之申請專利範圍為審理，且主張被上訴人侵害系爭專利更正後申請專利範圍第1 項（本院卷第1 冊第204 至206 、236 至239 頁之上訴人書狀、專利更正申請書，本院卷第2冊第33頁之準備程序筆錄），嗣經兩造於同年11月26日準備程序當庭同意本件以系爭專利更正後之申請專利範圍為準（本院卷第2 冊第33頁之準備程序筆錄）。㈡因此，本院於102 年11月26日準備程序即命被上訴人於同年12月10日提出關於有效性爭點及相關引證資料（本院卷第2 冊第33至34頁之準備程序筆錄），嗣於同年月17日準備程序會同兩造協議簡化系爭專利有效性之爭點（含應撤銷之原因及引證），並為失權效之諭知（本院卷第2 冊第78至80頁之準備程序筆錄），其後兩造即依此進行攻防。惟被上訴人銘異公司於103 年2 月11日準備程序另行提出「證據2 」、「證據2 與證據2 至證據7 、被證4 、被證5 之組合」、「證據2 與被證3 之組合」均可證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性之抗辯（本院卷第2 冊第205 頁反面、220 頁反面至221 頁），此屬逾時提出之防禦方法，經本院當庭與兩造、參加人確認本件並無再行準備程序之必要，並確認先前兩造於102 年12月17日準備程序所協議簡化之爭點無調整之必要（本院卷第2 冊第192 頁），故被上訴人銘異公司不得提出上揭新防禦方法。㈢本件爭點如下： ⒈系爭專利申請專利範圍之解釋：系爭專利更正後申請專利範圍第1 項中「聚烯樹脂」是否包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」？ ⒉系爭專利權有無應撤銷之原因？下列引證可否證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性？ ⑴證據2 、證據3、被證3 之組合。 ⑵證據2 、證據4、被證3 之組合。 ⑶證據2 、證據5、被證3 之組合。 ⑷證據2 、證據6、被證3 之組合。 ⑸證據2 、證據7、被證3 之組合。 ⑹證據2 、被證4、被證3 之組合。 ⑺證據2 、被證5、被證3 之組合。 ⑻系爭專利更正後申請專利範圍第1 項是否違反92年2 月6 日修正公布之專利法第26條第3 項規定？ ⒊上訴人得否依現行專利法第96條第1 項前段、後段、第3 項規定，請求被上訴人不得為上訴聲明第2 項之行為，且應銷毀上訴聲明第2 項之物？ ⑴被上訴人之系爭產品是否落入系爭專利更正後申請專利範圍第1 項？ ⒋上訴人得否依修正前專利法第84條第1 項、現行專利法第96條第2 項、民法第185 條第1 項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任？ ⑴被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？過失？ ⑵上訴人得否依修正前專利法第85條第1 項第2 款、第97條第1 項第2 款、第3 款規定，請求被上訴人賠償100,000,000 元？ ⑶上訴人得否依民法第185 條第1 項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任？五、得心證之理由：㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。㈡被上訴人於本件抗辯系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，且有不明確之問題，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於91年12月24日申請，經參加人於95年7 月26日審定准予專利（系爭專利申請卷第223 頁之專利核准審定書），是系爭專利有無應撤銷之原因，以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布專利法為斷。至上訴人於102 年7 月10日所為之更正申請應否准許，則應依申請更正時即現行專利法為準。㈢次按發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依92年2 月6 日修正公布之專利法申請取得發明專利，同法第22條第4 項定有明文。而系爭專利有無違反同法第22條第4 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。㈣系爭專利之技術內容： ⒈系爭專利係針對習知以聚甲醛樹脂組成物作為硬碟接線端鈕之技術為改良對象（原審卷第1 冊第30至31頁之系爭專利說明書【背景技術】、【發明之揭示】）。另依系爭專利之發明專利說明書【技術領域】記載，系爭專利係有關從含有特定之高分子潤滑劑的聚甲醛樹脂組成物所成型的具有優異的滑動性，且在溶劑洗淨後滑動性能仍不致惡化的硬碟（hard disk ）用接線端鈕（ramp）（原審卷第1 冊第30頁）。 ⒉系爭專利更正後申請專利範圍第1 項：「一種硬碟接線端鈕用樹脂組成物，其特徵係含有(A) 聚甲醛樹脂100 重量份、及(B) 選自(b-1) 聚烯樹脂、及(b-2) 異氰酸酯化合物與聚烯化氧進行聚合所得之聚合物所成群中之至少1 種高分子潤滑劑0.1 至10重量份的樹脂組成物進行成型所得者；其中接線端鈕係使用選自鹵系溶劑、脂肪族烴、芳香族烴、醇、液化二氧化碳，含有表面活性劑的水及純水而成的群中之至少1 種溶劑予以洗滌後再行使用者。」（本院卷第1 冊第237 頁反面至238 頁）。 ⒊更正符合現行專利法第67條規定： ⑴上訴人於102 年7 月10日就系爭專利所為申請專利範圍之更正係將原依附於申請專利範圍第1 或2 項（均為獨立項）之申請專利範圍第8 項之內容併入申請專利範圍第1 及2 項，並刪除原申請專利範圍第8 項，為引進更正前申請專利範圍之進一步界定之技術特徵，具有減縮之作用，符合現行專利法第67條第1 項第2 款「申請專利範圍之減縮」、及第1 款「請求項之刪除」的事項。⑵系爭專利更正後申請專利範圍第1 、2 項所進一步界定之技術特徵，已記載於系爭專利說明書，例如說明書【發明摘要】揭示系爭專利提供之樹脂組合物進行成型所得之接線端鈕具有優異的滑動性，且不會有因溶劑之洗滌而引起滑動性能之低落者（原審卷第1 冊第29頁）；另於說明書第39頁第14至21行記載：「此等記錄裝置，係隨著近年來之小型化、高積體化而成為密閉的構造。因此，為排除部材上所附著的塵埃、油脂份、不揮發性溶劑、對記憶體有惡影響的物質等之故，有需要將部材使用溶劑（三氯乙烯、三氯乙烷、各種氟隆所代表之鹵系溶劑、脂肪族．芳香族烴、醇類、液體二氧化碳、含有表面活性劑的水及純水）予以洗滌後再行使用的情形。」（原審卷第1 冊第47頁），且此為原申請專利範圍第8 項之內容，故所為更正並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未改變申請專利之發明所欲解決之問題，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。 ⑶系爭專利更正後申請專利範圍第3 、4 項分別依附於申請專利範圍第1 或2 項，申請專利範圍第5 至7 項分別依附於申請專利範圍第2 項。如前所述，更正後申請專利範圍第1 、2 項引進更正前申請專利範圍之進一步界定之技術特徵，因此，更正後之申請專利範圍第3 至7 項與更正前申請專利範圍第3 至7 項相較，亦均引進更正前申請專利範圍之進一步界定之技術特徵，其未改變申請專利之發明所欲解決之問題，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。 ⒋綜上，系爭專利所為申請專利範圍之更正符合現行專利法第67條規定。㈤被上訴人所提之引證資料： ⒈證據2 ： ⑴證據2 為西元2001年11月15日公開之美國第US 2001/0000000 A1號「Magnetic recording/reading apparatus」專利公開案（原審卷第2 冊第55至69頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（同年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據2 揭露一種硬碟記錄/ 讀取裝置，其中第3 頁第[0046]段、申請專利範圍第2 、6 及11項揭露形成接線端鈕(ramp)的材料可為聚縮醛(polyacetal)樹脂（原審卷第2 冊第66、69頁）。又第3 頁第[0050]段揭露為改良滑動（sliding ）性質，可於上述接線端鈕物質中添加各種潤滑成分，其中之一為聚乙烯蠟（polyethylene wax）（原審卷第2 冊第66頁）。 ⒉證據3 ： ⑴證據3 為1997年10月21日公告之美國第5,679,743 號「Polyacetal resin composition and sliding member 」專利案（原審卷第2 冊第70至76頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據3 揭露一種聚縮醛樹脂組成物以及由該樹脂組成物所組成之滑動元件（原審卷第2 冊第71頁之證據3 說明書第1 欄第8 至10行）。該用於滑動元件之聚縮醛樹脂組成物包含100 重量份之聚縮醛樹脂(A) ；0.3 至10重量份之烯烴共聚物(olefin copolymer)(B) ，其中烯烴共聚物(B) 係由30至70重量百分比的乙烯- 丙烯- 二烯橡膠(B1)、30至70重量百分比乙烯- 醋酸乙烯酯共聚物(B2) 且乙烯基乙酸酯含量為18至40重量百分比，及1 至25重量百分比之乙烯和(C4-6)烯烴-1之共聚物(B3)所組成；以及0.1 至10重量份之具有官能基且以苯乙烯為主之熱塑性彈性體(C) （原審卷第2 冊第70、72頁之證據3 說明書摘要、第3 欄第4 至48行）。另證據3 說明書第2 欄第21至27行揭示聚縮醛樹脂組成物具有優異的滑動特性及耐磨性，不會降低聚甲醛樹脂之機械特性且實質避免滑動時產生的磨擦音，亦具有優異的模塑性（原審卷第2 冊第71頁）。再證據3 說明書第4 欄第50至58行揭示藉由另外添加潤滑劑(D) 至聚縮醛樹脂組成物可獲得更佳之滑動特性（原審卷第2 冊第72頁）。另證據3 說明書第6 欄第42至48行揭露適於電腦內之滑動元件（原審卷第2 冊第73頁）。 ⒊證據4 ： ⑴證據4 為1985年7 月17日公開之歐洲第0148743 A2號「Thermoplastic resin composition 」專利公開案（原審卷第2 冊第77至109 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據4 揭露一種熱塑性樹脂組成物，包含(A)70 至98重量百分比至少一種熱塑性樹脂，係選自聚醯胺、聚縮醛、聚酯及聚碳酸酯所組成之群組，及(B) 2 至30重量百分比超高分子量（ultra-high molecular weight ）聚烯烴粉末（原審卷第2 冊第108 頁之證據4 說明書第2 頁第17至23行、及第31頁申請專利範圍第1 項）。其中可作為成分(A) 之聚縮醛為聚甲醛（polyoxymethylene），其可單獨存在或與其他成分混合於熱塑性樹脂組成物中（原審卷第2 冊第79、81頁之證據4 說明書第2 頁第17至32行、第4 頁第6 至14行）。又證據4 說明書第14頁第1 至2 行揭示可選擇性添加的成分包括潤滑劑。該發明之熱塑性樹脂組成物可提供高臨界PV值及優異的機械強度，尤其是優異的衝擊抗性及耐研磨性（原審卷第2 冊第79頁之證據4 說明書第2 頁第4 至9 行），該發明另一目的在提供超高分子量聚烯烴粉末，可用作一種樹脂改良劑，供用作黏著劑、塗覆組成物及摻合有無機填料之模製材料（原審卷第2 冊第79頁之證據4 說明書第2 頁第10至14行）作為一般軸承及齒輪用熱塑性樹脂。 ⒋證據5 ： ⑴證據5 為1994年9 月28日公開之歐洲第0617085 A1號「Polyacetal compositions for use in wear applications」專利公開案（原審卷第2 冊第110 至117 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據5 揭露一種用於塑料與塑料間磨損應用（尤其是傳動鏈應用及齒輪應用）之聚縮醛組成物，其包含乙烯- 丙烯酸甲酯共聚合物以及至少一種具有優異抗磨損之潤滑劑。更特定該組成物包含(a) 約85至99重量百分比之聚縮醛，(b) 約0 至5 重量百分比之聚四氟乙烯纖維聚縮醛，(c) 約0.5 至5 重量百分比之乙烯- 丙烯酸甲酯共聚合物，(d) 約0.5 至5 重量百分比之至少一種潤滑劑（原審卷第2 冊第頁之證據5 申請專利範圍第1 項）。其中所使用之聚縮醛成分包括甲醛的共聚物或甲醛的環狀寡聚物（原審卷第2 冊第112 頁之證據5 說明書第3 頁第37至39 行），可使用之潤滑劑包括石蠟、脂肪酸酯、聚乙二醇等（原審卷第2 冊第113 頁之證據5 說明書第4 頁第4 至6 行）。該組成物可用於成形物件，尤其是傳動鏈應用及齒輪應用（原審卷第2 冊第110 頁之證據5 說明書摘要第4 至5 行）。 ⒌證據6 ： ⑴證據6 為1989年10月10日公告之美國第4,873,282 號「Polyacetal resin composition」專利案（原審卷第2 冊第118 至126 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據6 揭露一種聚縮醛樹脂組成物，其包含聚縮醛、聚烯烴、以及特別是高密度聚乙烯以及碳黑，該組成物具有優異之熱傳導性、滑動性、可塑形性以及製模外觀（molding appearance）（原審卷第2 冊第122 頁之證據6 說明書第1 欄第5 至10行）。該組成物包含(a) 60至94重量份之聚縮醛，(b)4至30重量份之聚烯烴、以及(c)2至10重量份之碳黑（原審卷第2 冊第122 頁之證據6 說明書第2 欄第3 至8 行）。其中組成(a) 所使用之聚縮醛可為聚甲醛均聚合物或共聚合物，其主鏈包含甲醛單元（原審卷第2 冊第122 頁之證據6 說明書第2 欄第30至35行）。該組成物提供電氣設備之滑動零件，例如齒輪、軸承、凸輪等，其具有優異的滑動特性、低噪音及高耐磨性。 ⒍證據7 ： ⑴證據7 為1992年12月22日公告之美國第5,173,532 號「Anti-friction and wear-resistant polyacetal molding compositions, and molded sliding members formed thereof 」專利案（原審卷第2 冊第127 至135 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵證據7 揭露一種具有抗摩擦（以摩擦係數測定）及耐磨性之「聚甲醛樹脂模塑組成物」及由其所形成之滑動元件，其包含(A) 100 重量份之聚縮醛為主之樹脂，(B)0.5至40重量份之分枝或交聯接枝共聚物，其為(a) 烯烴聚合物與(b) 乙烯基或醚聚合物之接枝反應產物，(C) 0.1 至20重量份之潤滑劑，及(D) 0.5 至30重量份無機粉末（原審卷第2 冊第127 頁之證據7 說明書摘要）。該發明之聚縮醛樹脂除顯著改善之表面硬度及機械特性外，亦具有優異的滑動特性（包括抗磨擦、抗磨擦噪音及抗磨耗性。原審卷第2 冊第131 頁之證據7 說明書第6 欄第16至21行）。 ⒎被證3 ： ⑴被證3 為2001年10月25日公開之美國第2001/0000000 A1 號「Hardened and lubricated load/unload ramp and method for preparing the same」專利公開案（本院卷第1 冊第260 至270 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（同年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵被證3 揭露一種經硬化及經潤滑之裝載/ 卸載的接線端鈕及其製法，其中潤滑劑層係沉積在接線端鈕硬化層上，以降低碎屑形成。被證3 揭露於塗覆接線端鈕硬化層及潤滑劑層之過程中，經過溶劑清洗步驟（如圖5 ，本院卷第1 冊第264 頁）；說明書第5 頁第[0050]段揭露敘述：「本發明方法之另一較佳實施態樣進一步包括於接線端鈕浸於丙酮浴時（例如於步驟502 ），以超音波振盪該裝載/ 卸載接線端鈕的步驟，以及於使經硬化的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕之前，以DI水清洗該裝載/ 卸載接線端鈕（例如於步驟506 ）。也可使用一噴濺技術使該硬化中的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕。」（本院卷第1 冊第269 頁）；另說明書第3 頁第[0028]段揭示裝載/ 卸載接線端鈕較佳由相容之聚合物所組成，典型之聚合物為低摩擦- 低磨耗之塑料（本院卷第1 冊第267 頁）。 ⒏被證4 ： ⑴被證4 為1994年9 月6 日公告之美國第5,344,875 號「Wear-resistant polyoxymethylene resin composition and method for making same」專利案（本院卷第1 冊第271 至279 頁），其公開日早於系爭專利最早優先權日（2001年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵被證4 揭示可適合用於製造機密儀器零件、辦公室自動化設備及滑動零件之「聚甲醛樹脂組成物」，包含(A)65 至98.8重量百分比之聚甲醛樹脂，(B) 0.2 至5.0 重量百分比之多官能性異氰酸酯化合物(C) 0.5 至20重量百分比之聚烯樹脂及(D) 0.2 至10重量百分比之聚乙烯。其中聚烯樹脂為改質之乙烯共聚物及與第三共單體共聚合之乙烯共聚物（本院卷第1 冊第271 頁之被證4 說明書摘要）。 ⒐被證5 ： ⑴被證5 為2001年6 月19日公開之日本第0000-000000 號專利案（我國對應案為TW539714），其公開日早於系爭專利最早優先權日（同年12月25日），可為系爭專利相關之先前技術。 ⑵被證5 揭露一種具有優異滑動特性且其成形品外觀、尺寸精度、機械特性等經改善的聚縮醛樹脂材料，用於電氣機器、汽車零件、精密機械零件。該聚縮醛樹脂材料為一種分枝聚縮醛組成物，其特徵為含有一種分枝聚縮醛樹脂組成物，其含有(A) 100 重量份以甲醛基為主要的重覆單位、且具有特定分枝單位之分枝聚縮醛共聚物，(B) 0.5 至40重量份1 種或2 種以上選自下述聚合物(B-1)及聚合物(B-2) 所成群的聚合物，聚合物(B-1) ：由烯烴系聚合物(b-1) 與至少一種乙烯系聚合物(b-2) 所得的接枝或嵌段共聚物，聚合物(B-2) ：由烯烴系聚合物(b-3) 以至少1 或2 種以上選自不飽和羧酸、不飽和羧酸酐及此等之衍生物所成群的化合物改性的改性烯烴系聚合物，及/ 或(C) 0.1 至5 重量份潤滑劑。㈥關於系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之解釋、系爭專利與各引證之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8 條規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第2 冊第80、129 、174 至179 、191 、240 至241 頁之審理單、通知、筆錄）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。另有關系爭專利更正後申請專利範圍第1 項中「聚烯樹脂」之解釋，本院係於當事人陳述意見後通知本院所為之解釋，並命請當事人據此就系爭專利有效性及系爭產品是否落入申請專利範圍之爭點陳述意見（本院卷第2 冊第129 、177 頁）。㈦系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之撰寫方式： ⒈按專利審查基準為專利專責機關智慧財產局規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則，雖基於行政自我拘束原則，僅拘束專利審查機關，惟於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法官審判之參考（最高法院（最高法院99年度台上字第1225號、100 年度台上字第480 號民事判決參照）。 ⒉關於系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之撰寫方式，上訴人及被上訴人銘異公司主張為「以用途界定物之物的發明」，被上訴人鈦騰公司則主張包含「物的發明」與「用途發明」（本院卷第2 冊第34頁），此二者之差異在於其用途界定應否作為判斷專利要件之限制條件。如前所述，系爭專利有無應撤銷之原因，以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布專利法為斷，且參加人審查系爭專利之申請，係以當時有效之2004年版專利審查基準為據，佐以該專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」第2-1-46至2-1-48頁「3.5.4 以用途界定物之申請專利範圍」、「3.5.5 用途發明之申請專利範圍」，相較於現行2013年版專利審查基準第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」第2-1-29頁「2.4.1.7 以功能、特性、製法或用途界定物所致之不明確」、第2-1-35至2-1-36頁「2.5.4 以用途界定物之請求項」、「2.5.5 用途請求項」，如將用途讀入系爭專利更正後之申請專利範圍，亦即該用途將發生限定作用，系爭專利將因此用途而具新穎性，是前者之規定較有利於上訴人。因此，依「實體從舊」法理，本件得參酌系爭專利核准審定時之2004年審查基準。 ⒊由系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之申請標的可知，其形式上屬一種「用途界定物」之請求項。另參酌2004年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-47頁「3.5.5 用途發明之申請專利範圍」：「......用途發明之申請專利範圍得以『物』（如組成物）、『方法』（如製備方法或處理方法）或『用途』（應用或使用）為申請標的。此外，若申請標的為『物』時，即為3.5.4 『以用途界定物之申請專利範圍』。」可知於系爭專利核准審定時，「以用途界定物」之請求項係屬申請「用途發明」之慣用表現形式之一。觀諸系爭專利更正後申請專利範圍第1 項，係屬「以用途界定物」之請求項，此乃當時申請「用途發明」之慣用表現形式，是上訴人於申請專利過程中所提之申復理由書所稱系爭專利乃新用途發明等語，並無不合，故被上訴人銘異公司辯稱上訴人於本院審理時改稱屬「以用途界定物」之發明，有違禁反言原則云云，即有誤解。 ⒋被上訴人鈦騰公司主張系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之用途界定對於所欲保護之組成物本身並無影響，對於組成物之新穎性或進步性之判斷應不生作用云云。惟按就物之發明而言，若申請專利範圍中之申請標的的實質內容與已知物相同時，原本應喪失新穎性，惟若有關特定用途的物之發明，認定其申請專利範圍時，應受該用途之限制，例如已知「用於殺蟲之組成物A+B 」，應認定其申請專利範圍係組成物A+B 限於「殺蟲」之用途，若嗣後申請「用於清潔之組成物A+B 」，因該申請專利範圍係組成物A+B 限於「清潔」之用途，故仍不喪失新穎性；又以用途界定的物之發明，其申請專利範圍應受該用途之限制，導致其包含某些限制條件，例如請求項記載為「一種用於熔化鋼鐵之鑄模」，該鑄模包含某些限制條件，例如具有高熔點，故具有低熔點的一般塑膠製冰盒雖然亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍（2004年版專利審查基準第二篇第一章第2-1-46至2-1-47頁「3.5.4 以用途界定物之申請專利範圍」亦有類似規定）。準此，於系爭專利核准審定時，關於「以用途界定物」之請求項，其前言中有關用途之界定為發明之技術特徵之一者，審查該發明是否符合專利要件或認定申請專利範圍時，該用途即應予考量。故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之前言部分的用途界定，對於判斷所請樹脂組成物是否符合專利要件時，應具有限制作用。故被上訴人鈦騰公司主張，委無可採。㈧系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之解釋： ⒈按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，92年2 月6 日修正公布之專利法第56條第3 項定有明文。又對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite），不可讀入（read into ）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，於必要時，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。而解釋申請專利範圍，得參酌「內部證據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。關於內部證據與外部證據之適用順序，係先使用內部證據解釋申請專利範圍，如足使申請專利範圍清楚明確，即無考慮外部證據之必要。倘內部證據有所不足，始以外部證據加以解釋。若內部證據與外部證據對於申請專利範圍之解釋有所衝突或不一致者，以內部證據之適用為優先。準此，有關系爭專利申請專利範圍之解釋，悉依系爭專利之申請專利範圍為準，原則上應以系爭專利申請專利範圍中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常總括的範圍，予以認定。對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，以內部證據為優先。 ⒉系爭專利更正後申請專利範圍第1 項係界定：「(B) 選自(b-1) 聚烯樹脂、及(b-2) 異氰酸酯化合物與聚烯化氧進行聚合所得之聚合物所成群中之至少1 種高分子潤滑劑」，自其字義觀之，該「聚烯樹脂」業已限定為高分子潤滑劑。另依系爭專利說明書第10頁第16行至第11頁第11行之記載：「(b-1) 聚烯樹脂，係一般式(1) 所示的烯烴系化合物之同元共聚物、共聚物、或其改性物。具體而言，作為同元聚合物及共聚物可舉：聚乙烯......聚丙烯、乙烯- 丙烯共聚物、乙烯- 丁烯共聚物、乙烯- 辛烯共聚物、聚丙烯- 丁烯共聚物、聚丁烯、聚丁二烯之加氫物、乙烯- 丙烯酸酯共聚物、乙烯- 甲基丙烯酸酯共聚物、乙烯- 丙烯酸共聚物、乙烯- 乙酸乙烯酯共聚物等。作為改性物可舉：使其他乙烯基化合物之一種以上接枝的接板共聚物；α、β- 不飽和羧酸（丙烯酸、甲基丙烯酸、馬來酸、富馬酸、衣康酸、檸康酸、那新酸等）或以其酸酐（必要時併用過氧化物）予以改性者；烯烴系化合物與酸酐進行共聚合者。」（一般式(1) 如附圖1 所示。原審卷第1 冊第32頁反面至33頁）。是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可知系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「聚烯樹脂」係屬上位概念，涵蓋「式(1) 烯烴系化合物之α、β- 不飽和羧酸或以其酸酐予以改性者」之下位概念，故聚烯樹脂包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」。⒊至被上訴人銘異公司辯稱系爭產品所添加之改質聚乙烯為「乙烯基苯乙烯基共聚物」之接枝共聚物，非屬系爭專利所謂之聚烯樹脂云云（本院卷第2 冊第137 至139 頁）。惟如前所述，「聚烯樹脂」係屬上位概念，涵蓋一般式(1) 所示烯烴系化合物之改性物（或稱改質物），包括「使其他乙烯基化合物之一種以上接枝的接枝共聚物」，且不限於發明說明中例示的具體種類，自未排除涵蓋以苯乙烯接枝之改質聚乙烯。故被上訴人銘異公司辯稱「乙烯基苯乙烯基共聚物」非屬系爭專利之一般式(1) 所限定之聚烯樹脂云云，要無足取。 ⒋另被上訴人皆以上訴人於美國對應案所為之答辯，辯稱系爭專利申請專利範圍第1 項中「聚烯樹脂」並未包含「酸（或酸酐）改性烯烴類樹脂」云云，惟上開對應案之答辯核屬外部證據，在系爭專利之申請專利範圍字義及說明書（即內部證據）明確之情形下，即無再審酌該外部證據以為解釋之必要。故被上訴人此部分抗辯，要無足取。㈨證據2 、3 及被證3 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性： ⒈關於系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之硬碟接線端鈕用樹脂組成物： ⑴證據2 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之比對：證據2 揭示形成硬碟接線端鈕(ramp)的材料可為聚縮醛（polyacetal）樹脂（即聚甲醛(polyoxymethylene)樹脂），並揭示為改良滑動性質，可於接線端鈕材料中添加各種潤滑成分，其中之一為聚乙烯蠟（如前第五㈤⒈⑵項所述）。將證據2 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項比較，證據2 已揭示聚縮醛樹脂與潤滑劑組合物作為接線端鈕之應用，惟未揭示系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之成分(B) 高分子潤滑劑及各組成之配合比例。 ⑵證據3 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之比對：①證據3 揭示一種聚縮醛樹脂組成物，包含100 重量份之聚縮醛樹脂(A) ，0.3 至10重量份之烯烴共聚物（olefincopolymer ）(B) ，以及0.1 至10重量份之具有官能基且以苯乙烯為主之熱塑性彈性體(C) 。其說明書第6 欄第3 至48行揭示該聚縮醛樹脂組成物具有優異的滑動特性及耐磨性，不會降低聚縮醛樹脂之機械特性且實質避免滑動時產生的磨擦音，更具有優異的模塑性，在模塑產品表面不會有剝離發生，適合作為視訊設備、傳真機、電腦等內部滑動元件應用（原審卷第2 冊第73頁）。另證據3 說明書第9 至10欄表1 之實施例1 至4 亦證實樹脂組成物對於抵抗金屬及塑膠提供優異的滑動性能（原審卷第2 冊第75頁）。②將證據3 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項比較，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之組成特徵：「(A) 聚甲醛樹脂100 重量份、及(B) 選自(b-1) 聚烯樹脂之至少1 種高分子潤滑劑0.1 至10重量份」，其範圍涵蓋證據3 之組成「100 重量份之聚縮醛樹脂(A) ，0.3 至10重量份之烯烴共聚物(olefincopolymer)(B)」，是系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之組成特徵已揭示於證據3 ，此亦為上訴人所自陳：「作為樹脂組成物之聚縮醛樹脂100 重量份、烯烴共聚物0.3 ～10重量份、及(C)0.1至10重量份之具有官能基且以苯乙烯為主之熱塑性彈性體」（本院卷第2 冊第153 頁反面）。然證據3 並未具體明示硬碟接線端鈕之應用。 ⑶將證據2 、3 組合與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項比較，證據3 揭示聚縮醛樹脂組成物適合作為視聽裝置（audio/video ）、傳真機、電腦等內部用之滑動元件（原審卷第2 冊第73頁之證據3 說明書第6 欄第43至46行），雖未明示出硬碟接線端鈕，惟查證據2 已揭示硬碟接線端鈕（ramp）為磁性記錄/ 讀取裝置內部之元件之一，供其他元件（tab ）沿其上滑動用（原審卷第2 冊第64頁之證據2 說明書第1 頁第[0003]至[0005]段），而熟悉該項技術者已知此類磁性記錄/ 讀取裝置普遍用於例如電腦、視聽設備中，復有系爭專利說明書39頁第2 至14行（原審卷第1 冊第47頁）可證，故熟悉該項技術者於參酌證據3 所揭示該樹脂組成物可用於視聽裝置、傳真機、電腦內部之滑動元件之教示，當可輕易思及磁性記錄/ 讀取裝置內部之供滑動之元件。另證據2 更揭示可由聚縮醛樹脂與潤滑劑之組合物材料作成硬碟接線端鈕，故所屬技術領域中具有通常知識者，如欲改良聚縮醛樹脂材質之硬碟接線端鈕之滑動性，於參酌證據3 聚縮醛樹脂組成物所具備之優異滑動性、以及其適用於視聽裝置、傳真機、電腦內部之滑動元件之教示，當有合理之動機將證據2 及證據3 加以組合，而輕易地將證據3 之聚縮醛樹脂組成物作為硬碟接線端鈕之應用，並可預期其功效。 ⑷因此，證據2 及證據3 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之硬碟接線端鈕用樹脂組成物為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之先前技術（即證據2 及證據3 ）所能輕易完成。 ⒉關於系爭專利更正後申請專利範圍第1 項於組成特徵外附加界定之技術特徵： ⑴被證3 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之比對：被證3 係關於一種經硬化及經潤滑之裝載/ 卸載接線端鈕及其製法。其說明書第5 頁第[0050]段記載：「本發明方法之另一較佳實施態樣進一步包括於接線端鈕浸於丙酮浴時（例如於步驟502 ），以超音波振盪該裝載／卸載接線端鈕的步驟，以及於使經硬化的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕之前，以DI水清洗該裝載/ 卸載接線端鈕（例如於步驟506 ）。也可使用一噴濺技術使該硬化中的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕。」（本院卷第1 冊第269 頁）。另說明書第3 頁第[0028]段則揭示裝載/ 卸載接線端鈕較佳由可相容之聚合物所組成，其中典型之聚合物為低摩擦- 低磨耗之塑料（本院卷第1 冊第267 頁）。 ⑵系爭專利更正後申請專利範圍第1 項於組成特徵外附加界定之技術特徵：「其中接線端鈕係使用選自鹵系溶劑、脂肪族烴、芳香族烴、醇、液化二氧化碳，含有表面活性劑的水及純水而成的群中之至少1 種溶劑予以洗滌後再行使用者。」僅係限定該樹脂組成物形成硬碟接線端鈕之後的進一步使用方式，未對系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之樹脂組成物範圍及其用途產生影響，本不致影響上述進步性之判斷。惟被證3 說明書第3 頁第[0031]段已揭示硬碟接線端鈕可用丙酮、純水等溶劑清洗後進行表面處理，而該溶劑清洗係為幫助接線端鈕表面污物、油脂、油污等之去除（本院卷第1 冊第267 頁），是「硬碟接線端鈕經溶劑洗滌後再行使用」已屬先前技術，熟悉該項技術者在結合證據2 及證據3 ，輕易將證據2 之樹脂組成物製成硬碟接線端鈕後，當有合理動機為去除製品表面污物、油脂等而進行清洗步驟。⑶因此，證據2 、3 與被證3 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。 ⒊上訴人主張證據3 僅係就齒輪、凸輪等為對象所開發之樹脂組成物，該樹脂組成物並未經洗淨，亦無發揮「於溶劑洗淨後滑動性不會低下」效果之可能，與系爭專利「具有硬碟接線端鈕所需之優異滑動性且於溶劑洗淨後滑動性不會低下之同時解決」之效果不同；又先前技術從未意識到溶劑洗淨而產生滑動性低落問題，具有通常知識者無法從證據2 、3 任意挑選、拼湊而輕易獲得系爭專利技術特徵；為何硬碟接線端鈕於90年代中期發明當時未使用證據3 之樹脂組成物作為材料？2001年公開之證據2 亦僅使用對應於系爭專利(D) 成分之低分子潤滑劑作為樹脂組成物之組分，故證據2 與證據3 之組合有高度困難云云（本院卷第1 冊第211 、213 至214、217 至218 頁）。惟查： ⑴系爭專利實現「具有硬碟接線端鈕所需之優異滑動性且於溶劑洗淨後滑動性不會低下之同時解決」之技術手段仍在於聚甲醛樹脂組成物中添加特定組成比例之潤滑成分，而證據3 則藉添加特定比例之組分於聚縮醛樹脂組成物中，以提供具有優異的滑動特性及耐磨性，同時不會降低聚甲醛樹脂之機械特性且實質避免滑動時產生的摩擦音，亦具有優異的模塑性效果（原審卷第2 冊第71頁之證據3 第1 欄第6 至17行、第2 欄第10至27行），是二者之技術手段並無二致。另就硬碟接線端鈕而言，證據2 已揭示由聚甲醛樹脂材質製造之硬碟接線端鈕須藉添加潤滑劑已提高滑動性，故所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌證據3 之樹脂組成物所具備之優異滑動性，且可避免其他非所欲特性之教示下，當有合理動機將證據3 之樹脂組成物應用作為硬碟接線端鈕，且可預期達成系爭專利之目的，並藉由例行試驗即得加以證實。故上訴人主張系爭專利「具有硬碟接線端鈕所需之優異滑動性且於溶劑洗淨後滑動性不會低下之同時解決」無法由證據2 、3 所思及云云，並不足採。 ⑵系爭專利之硬碟接線端鈕係由聚甲醛樹脂組成物成型而得，經與先前技術證據3 之聚甲醛樹脂組成物比對，證據3 已揭示系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之組成特徵，由前述第㈨⒈、⒉項之比對可知，所屬技術領域中具有通常知識者可經由證據2 、3 與被證3 之組合，輕易地完成系爭專利發明目的，足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項，故上訴人此部分主張，要無足取。⒋上訴人又主張上訴人為明示系爭專利之硬碟接線端鈕用樹脂組成物之新特性（技術效果）而更正追加「洗淨要件」，不僅使系爭專利更正後申請專利範圍第1 項更得以呈現本發明之目的，亦在凸顯於判斷系爭專利新穎性、進步性時，硬碟接線端鈕用之樹脂組成物洗淨後滑動性屬判斷之必須要件。依此，證據2 、3 均無任何關於硬碟接線端鈕用之樹脂組成物洗淨後滑動性之揭示云云（本院卷第1 冊第211 、212 頁）。惟按就組成物之請求項而言，若發明所欲解決的技術問題不僅在於選擇特定之組分，且要確定該組分的特定含量，則請求項中固應同時記載組分與含量，以明確界定其必要技術特徵，尚非不得對於組成物本身或組分進一步附加限制。然系爭專利更正後申請專利範圍第1 項於組成特徵外附加界定之技術特徵：「其中接線端鈕係使用選自鹵系溶劑、脂肪族烴、芳香族烴、醇、液化二氧化碳，含有表面活性劑的水及純水而成的群中之至少1 種溶劑予以洗滌後再行使用者」（即更正追加之「洗淨要件」），由於僅係限定該樹脂組成物形成硬碟接線端鈕之後進一步的使用方式，並未對系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之樹脂組成物及其用途產生限制，自不影響上述進步性之判斷。故上訴人此部分主張，委無可採。 ⒌上訴人復主張證據3 所載樹脂組成物之用途為「非密閉（即開放）」系產品之用途，與密閉構造使用之用途不同，系爭專利首先提出「以特定組分及比例之樹脂組成物作為硬碟接線端鈕之材質而提升其滑動性」之專利申請案，且硬碟接線端鈕乃處於密閉而無法進行清理之硬碟環境中的零件，所需之滑動性能非處於開放性空間、產生粉塵時僅需撥除即可之OA機器、齒輪等機械零件所能比擬，自須針對其所需之滑動性進行適合之樹脂組成物之開發，絕非參考未具體揭示「用於硬碟接線端鈕之樹脂組成物之具體組成比例及洗淨要件」、且遠早於硬碟接線端鈕發明之證據3 得輕易完成者云云（本院卷第1 冊第212 至213 頁，本院卷第2 冊第152 頁至反面）。惟證據3 所載樹脂組成物之用途包括用於視聽裝置、傳真機、電腦等中之滑動元件（原審卷第2 冊第73頁之證據3 說明書第6 欄第43至46行），熟悉該項技術者基於此等教示並不會認為視聽裝置、傳真機、電腦等中之滑動元件屬開放空間元件之概念。故上訴人所稱證據3 所載樹脂組成物之用途均為「非密閉（即開放）」系產品之用途，自屬無據。且樹脂組成物製成接線端鈕後是否於密閉空間使用，並非所問，自不影響系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性之判斷。 ⒍上訴人另主張此領域中具有通常知識者有何動機以揭示對應於系爭專利(b-1) 高分子潤滑劑之證據3 取代證據2 中之低分子潤滑劑？又與硬碟接線端鈕之特殊技術領域毫無關係之證據3 之技術內容為何會促使此領域中具有通常知識者將其與從未於硬碟接線端鈕用之樹脂組成物中採用(b-1 )之高分子潤滑劑之證據2 予以結合云云（本院卷第1 冊第215 頁）。然系爭專利更正後申請專利範圍第1 項係請求用於硬碟接線端鈕之樹脂組成物，而證據2 係揭示聚縮醛樹脂與潤滑劑組合物作為接線端鈕之應用，證據3 則揭示用於視聽設備、傳真機或電腦等內部滑動元件之聚縮醛樹脂組成物，兩證據之技術領域與硬碟接線端鈕並非無關，足以作為判斷系爭專利是否符合專利要件之先前技術。再由先述之比對可知，證據2 、證據3 、及被證3 之組合已足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之硬碟接線端鈕用樹脂組成物為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。 ⒎上訴人再主張證據2 所採技術手段（以對應於系爭專利申請專利範圍第2 項之(D) 而非(b-1) 達到滑動性）亦與系爭專利不同。又證據3-7 及被證5 均無任何關於解決「洗淨後滑動性低落」問題之教示之情況下，自難謂其與係爭專利「所欲解決之問題相近」，亦難謂證據2 有「促使其與非屬硬碟接線端鈕技術領域之證據3 結合，以完成系爭專利發明」之教示，更難以想像此領域中具有通常知識者有任何結合證據2 及證據3 以達系爭專利目的之「動機」云云（本院卷第1 冊第216 頁）。惟查證據2 已揭示聚縮醛樹脂作為接線端鈕之應用，並已揭示藉由潤滑劑已提高滑動性，雖未揭示系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之成分(B) 高分子潤滑劑及各組成之配合比例，惟可由證據3 加以克服。亦即證據3 揭示系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之成分(B) 高分子潤滑劑及其比例特徵，與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項同樣係用以解決樹脂組成物製品之滑動性問題。是以所屬技術領域中具有通常知識者，如欲改良聚縮醛樹脂材質之硬碟接線端鈕之滑動性，於參酌證據3 聚縮醛樹脂組成物所具備之優異滑動性及其適用於視聽裝置、傳真機、電腦內部之滑動元件之教示，當有合理之動機將證據2 及證據3 加以組合而輕易地將證據3 之聚縮醛樹脂組成物作為硬碟接線端鈕之應用，並可預期其功效，已於前述。故上訴人認證據2 無結合證據3 之動機云云，並不足採。 ⒏上訴人又主張系爭專利之課題的特殊性在於「確保高滑動性，......且為防止於溶劑洗淨後滑動性惡化，而設定同時兼具於組裝至硬碟前進行為去除塵埃及溶劑之溶劑洗淨亦可防止滑動性惡化，兩者之課題。」而證據2 、3 均未揭示上揭課題，無法加以組合否定系爭專利之進步性云云（本院卷第2 冊第151 至152 頁）。惟系爭專利就「確保高滑動性」及「防止於溶劑洗淨後滑動性惡化」之課題，其解決問題之手段仍在於選擇可提供硬碟接線端鈕優異滑動性之潤滑成分，此與證據2 、3 為增加接線端鈕或滑動元件之滑動性問題而選擇添加潤滑成分（原審卷第2 冊第66頁之證據2 說明書第3 頁第[0050]段）或特定比例之成分於聚縮醛樹脂中（原審卷第2 冊第71頁之證據3 說明書第1 欄第6 至17行、第2 欄第10至27行）之技術手段並無二致。而就硬碟接線端鈕而言，高度滑動性乃首要考量，是以由於證據3 已揭示提供優異滑動性之樹脂組成物，但未有任何關於滑動元件洗淨後性質之反向教示，自無足認定熟習該項技術者不會產生嘗試組合證據2 及證據3 之動機。故上訴人此部分主張並不可採。 ⒐上訴人復主張系爭專利不僅意識到當時一般技術常識「聚甲醛樹脂+ 相當於系爭專利之成分(D) 之潤滑劑」有經溶劑洗淨而產生滑動性低落之問題如後述，更進一步克服系爭專利申請當時關於「聚甲醛樹脂+ 相當於系爭專利之成分(b-1) 之潤滑劑」滑動性較低之技術上偏見而完成兼具確保高滑動性且防止溶劑洗淨後滑動性惡化兩者之系爭專利更正後申請專利範圍第1 項發明；此外，證據3 之比較例2 、3 足證「POM+潤滑劑」之與金屬間之滑動性能優於「POM+聚乙烯」，已反向教示聚烯樹脂之使用；又證據3 所載樹脂組成物之用途均為「非密閉（即開放）」系產品之用途，與系爭專利專供「密閉構造」內使用之用途不同，故無組合證據2 、3 之動機云云（本院卷第2 冊第151 至152 頁，本院卷第3 冊第14頁反面至15頁反面）。惟證據3 所提供之比較例2 、3 （原審卷第2 冊第75頁之證據3 說明書第9 欄第45行起至第10欄第2 個表格2 、3 ），目的在比較聚縮醛樹脂組成物添加有成分(B) 烯烴共聚物及(C) 熱塑性彈性體者，相較於僅添加習知潤滑劑或聚乙烯者，於各項特性上之差異，而由其數據之結果觀之，應足以證明該技術手段可達成發明目的，並無反向教示聚烯樹脂之使用。另上訴人根據比較例2 、3 之結果，主張熟習該項技術者當不會選擇聚烯樹脂作為潤滑劑云云，無非係將聚乙烯認定屬於(b-1) 聚烯樹脂，然自系爭專利說明書先前技術及關於成分(D) 潤滑劑之說明，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之聚烯樹脂已界定為高分子潤滑劑，而與證據3 比較例3 之習知潤滑劑聚乙烯（熔融係數melt index =15。原審卷第2 冊第75頁之證據3 說明書第9 欄第55行）有所區別。故上訴人此部分主張，要無足取。⒑上訴人另主張證據3 含有對於硬碟磁性紀錄造成不良影響之「矽酮」成分，熟習該項技術者不會有動機組合證據2 、證據3 ，而將證據3 之組成物作為接線端鈕云云（本院卷第1 冊第38頁）。惟證據3 並未揭示矽酮為必要成分特徵，僅係列舉為額外可添加之潤滑劑(D) 成分之眾多選項之一（原審卷第2 冊第73頁之說明書第5 欄第7 至13行），且尤佳之潤滑劑亦未建議矽酮（原審卷第2 冊第73頁之說明書第5 欄第14至16行），自無從據此認定證據3 此項揭示會阻礙熟習該項技術者就證據2 及證據3 加以組合之動機。故上訴人此部分主張不足採信。 ⒒上訴人再主張「硬碟接線端鈕用」包含「不對於硬碟磁性記錄產生不良影響」之特性，代表不包含對於硬碟磁性記錄產生不良影響之成分（如矽酮）。況自常理觀之，若熟習該項技術者已知某先前技術有教示有害於自己要開發的產品之成分，自無動機去參考該篇先前技術之技術內容云云（本院卷第1 冊第215 至216 頁）。然查證據3 之組成特徵並未有如上訴人所稱「對於硬碟磁性記錄產生不良影響之成分」，至於其他非必要成分特徵（如矽酮等），實為熟習該項技術者得基於樹脂組成物之應用而加以調整者，尚難認該等非必要成分之列舉必然對樹脂組成物之應用產生摒棄或限制作用。故上訴人此部分主張，並非可取。⒓上訴人又主張被證3 所揭示之硬碟接線端鈕未完成品係使用液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer）」作為主要材質（被證3 第[0028]段），此與以「聚甲醛樹脂組成物」作為主要材質之系爭專利在樹脂成分上完全不同；又自被證3 之整體技術觀之，其關於硬碟接線端鈕之材質、構造、洗淨對象、及洗淨目的之揭示均與系爭專利之發明完全不同，因此此領域中具有通常知識者根本無從產生將被證3 與其他證據組合以完成更正後系爭專利申請專利範圍第1 項之動機（本院卷第2 冊第152 頁，本院卷第3 冊第15至16頁）。然查： ⑴被證3 已揭示硬碟接線端鈕可用丙酮、純水等溶劑清洗後進行表面處理，而該溶劑清洗係為幫助接線端鈕表面污物、油脂、油污等之去除（本院卷第1 冊第267 頁之被證3 說明書第3 頁第[0031]段第3 至8 行），足見「硬碟接線端鈕經溶劑洗滌後再行使用」已屬硬碟接線端鈕之習知技術，熟悉該項技術者於結合證據2 及證據3 ，將證據2 之樹脂組成物製成硬碟接線端鈕後，當有合理動機為去除製品表面污物、油脂等而進行清洗步驟。⑵至上訴人主張被證3 無法與證據2 、3 結合，係認系爭專利之「以溶劑洗淨硬碟接線端鈕」係因硬碟內之塵埃及樹脂產生之溶劑對於磁性紀錄部分言極為不良，而對於安裝至硬碟前之硬碟接線端鈕「完成品」進行洗淨云云。惟系爭專利更正後申請專利範圍第1 項進一步界定之技術特徵：「其中接線端鈕係使用選自鹵系溶劑、脂肪族烴、芳香族烴、醇、液化二氧化碳，含有表面活性劑的水及純水而成的群中之至少1 種溶劑予以洗滌後再行使用者。」其並未明確限制「洗滌後再行使用」係指何種使用或處理，自無法將該洗滌要件限定為係「安裝至硬碟前」的處理步驟，上訴人主張並不可採。又被證3 係關於一種經硬化及經潤滑之裝載/ 卸載接線端鈕及其製法，其說明書第5 頁第[0050]段（被上訴人所稱段落[0056]應屬誤植）敘述：「本發明方法之另一較佳實施態樣進一步包括於接線端鈕浸於丙酮浴時（例如於步驟502 ），以超音波振盪該裝載/ 卸載接線端鈕的步驟，以及於使經硬化的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕之前，以DI水清洗該裝載/ 卸載接線端鈕（例如於步驟506 ）。也可使用一噴濺技術使該硬化中的薄膜沉積在該裝載/ 卸載接線端鈕。」（本院卷第1 冊第269 頁）；說明書第3 頁第[0031]段第3 至8 行更揭示硬碟接線端鈕可用丙酮、純水等溶劑清洗後進行表面處理，而該溶劑清洗係為幫助接線端鈕表面污物、油脂、油污等之去除（本院卷第1 冊第267 頁），顯見被證3 確已形成硬碟接線端鈕，並可說明在硬碟接線端鈕從事進一步處理之前可用溶劑清洗的事實，足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項進一步界定之洗滌要件為習知技術。 ⑶上訴人另辯稱被證3 之硬碟接線端鈕材質與系爭專利不同云云。惟如前所述，被證3 係用以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所進一步界定關於接線端鈕之洗滌要件為習知技術，則硬碟接線端鈕之材質為何，實非所問。更何況，被證3 之硬碟接線端鈕，其材質並不限於「液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer）」此由說明書第3 頁第[0028]段之揭示：「接線端鈕較佳由可相容之聚合物所組成，其中典型之聚合物為低磨擦- 低磨耗之塑料，包括但不限於液晶聚合物」（本院卷第1 冊第267 頁）自明，無足認定被證3 硬碟接線端鈕材質與系爭專利不同。故上訴人此部分主張委無可採。⒔綜上，證據2 、3 與被證3 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，而不具進步性。㈩綜上所述，經整體技術特徵比對，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之結構與技術已為證據2 、3 與被證3 之組合所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，不具有進步性。故被上訴人以系爭專利更正後申請專利範圍第1 項有違92年2 月6 日修正公布之專利法第22條第4 項規定，主張系爭專利更正後申請專利範圍第1 項有應撤銷之原因等語，於法有據。 從而，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，而有撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張發明專利之權利。因此，上訴人依現行專利法第96條第1 項前段、後段、第3 項規定，請求被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品、系爭產品之樹脂原料及其他侵害系爭專利之產品，且被上訴人應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之系爭產品、系爭產品之樹脂原料、用以製造系爭產品及其樹脂原料之器具及其他侵害系爭專利之產品全數回收並銷毀，並依修正前專利法第84條第1 項、現行專利法第96條第2 項、民法第185 條第1 項規定，請求被上訴人連帶給付上訴人100,000,000 元，及其中3,000,000 元自101 年9 月22日起，其餘97,000,000元自擴張訴之聲明狀繕本送達被上訴人等翌日起，均至清償日止按週年利率5%計算之利息，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。雖上訴人於原審判決後始申請更正申請專利範圍，惟原審為上訴人敗訴之判決，結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另上訴人擴張請求被上訴人連帶給付97,000,000元本息部分及假執行之聲請亦無理由，應予駁回。六、因證據2 、3 與被證3 之組合足證系爭專利更正後申請專利範圍第1 項有應撤銷之理由（不具進步性），故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即其餘引證組合、是否違反明確性規定、侵權與否、損害賠償之計算、行為與不行為之請求），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件上訴及擴張之訴均無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　4　　月　　11　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官　汪漢卿法官　陳容正法　官　蔡惠如以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　103　年　　4　　月　　14　　日書記官林佳蘋附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院102年度民專上字第53號

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