智慧財產及商業法院102年度民專上字第70號

• 裁判案由: 排除侵害專利權等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 05 月 09 日

智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第70號上　訴　人　蘇育志
訴訟代理人　潘東翰律師
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　王美花
訴訟代理人　黃俊魁
被上訴人　　林彥光即仲台實業行
共 同
訴訟代理人　王子平律師
上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於本院中華民國102 年9 月11日102 年度民專訴字第47號第一審判決提起上訴，本院於103 年4 月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠參加訴訟部分：
⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院為判斷其主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第17條第1
項定有明文。
⒉查上訴人起訴主張被上訴人侵害其第D123153 號「拉門用之飾片框」設計（新式樣）專利（下稱系爭專利。「新式樣專利」自民國102 年1 月1 日起改稱「設計專利」），請求被上訴人不得為一定行為及賠償損害。惟被上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，經核系爭專利權如有應撤銷之原因，將影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使參加人表示意見之必要，經本院命兩造陳述意見（本院卷第84頁反面、97頁），於103 年2 月12日依前揭規定，裁定命其參加訴訟，以關於系爭專利權有無應撤銷之原因為限，表示專業上意見，並得獨立提出攻擊防禦方法。
㈡上訴聲明第3 項原請求自起訴狀繕本送達翌日起算之利息，上訴聲明第5 項原為：「如受勝訴判決，上訴人願供擔保請准宣告假執行。」（本院卷第17頁反面），上訴人嗣就上開利息部分減縮自102 年1 月31日起算，並僅就上訴聲明第3
項聲請假執行，均經被上訴人同意（本院卷第94至95頁之準備程序筆錄），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應允許。
二、兩造之聲明、陳述、及參加人之陳述如下：
㈠上訴人起訴主張：上訴人為系爭專利之權利人，專利權期間自97年6 月1 日起至108 年1 月17日止，詎被上訴人未經上訴人同意或授權，販售侵害系爭專利之「拉門用之飾板」產品（下稱系爭產品），經上訴人送鑑定後認系爭產品與系爭專利屬相似物品而屬侵權。而系爭專利「拉門用之飾片框」之產品，上訴人在受侵害前即100 年度1 至9 月份銷售數額為新臺幣（下同）325,224 元，惟被上訴人於100 年9 月開始販賣系爭產品後，上訴人同年1 至12月銷售數額為357,624 元、101 年1 至9 月份間銷售數額為160,774 元，是上訴人因被上訴人侵權所受之差額利益為219,264 元，故被上訴人各應賠償上訴人109,632 元。爰依現行專利法第142 條準用第96條第1 、2 項、第97條第1 項第1 款但書（即修正前專利法第129 條準用第84條第1 、2 項、第85條第1 項第1
款）規定，聲明：⒈禁止被上訴人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如原判決附件1 圖示類型之「拉門用之飾片框」。⒉被上訴人林彥光即仲台實業行應給付上訴人109,632 元，被上訴人駱文仕即鎧翔實業社應給付上訴人109,632 元，並均自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。⒊如受勝訴判決，願供擔保請准宣告假執行。
㈡被上訴人於原審則以：系爭產品雖落入系爭專利之專利權範圍，但系爭專利不具新穎性及創作性。又被上訴人並無侵害系爭專利之故意過失，且上訴人未提出證據證明其所受損害，請求數額為上訴人任意估算，不足以作為計算本件損害賠償數額之基礎等語，資為抗辯。
㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明⒈原判決廢棄。⒉禁止被上訴人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如原判決附圖1 所示系爭專利類型之「拉門用之飾片框」。⒊被上訴人應各給付上訴人109,632 元及自102 年1 月31日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒋如受勝訴判決，願供擔保請准宣告假執行。並主張：
⒈系爭專利無應撤銷之原因：
⑴系爭專利乃參加人依專利法及專利審查基準審查授與專利權，且被上訴人先前提出舉發，經參加人為舉發不成立之審定，故系爭專利確有創作性。然原判決竟行使智慧財產局之行政權直接否定系爭專利之創作性，明顯逾越其審判權限，參加人之行政權已由智慧財產法院之司法權取代，原判決明顯逾越權限濫用權力，違反行政訴訟法第4 條規定，應由有權之機關予以撤銷不當之判決。
⑵原判決不見系爭專利之重點在於：上、下框邊加厚，於框內設計出半圓凹面，讓飾片框整體更具視覺美感，卻著眼在早已公開且非系爭專利訴求之透孔與飾片框長度，僅考慮物品之形狀，忽略其本身創作特點及其形狀與花紋結合所產生之視覺效果。
⑶系爭專利係於現存之拉門飾片框於上、下框緣內側設計加厚且有弧形凹面，並使原本長方形孔形成具設計美感之透孔。相較於證據資料，其相似之處僅在於該同類物品之公知基本造形，但系爭專利所展現之創作特徵均未見於證據資料，而具創作性。
⑷系爭專利為一新式樣「拉門用之飾片框」之造形專利，其專利範圍特徵在於長方形外型中央設有如附圖1 之透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺美感。而被證7 為一「百葉窗」之新型專利，並非新式樣，由其圖式並無系爭專利之造形特徵。又被證8 為一新型專利，由其圖式即可清楚看出並無系爭專利之特徵部分「於飾片框上、下框加厚，再於加厚之框緣內設計有半圓槽」。被證7 之創作是為改進葉片不透光之缺點而來，被證8 乃因被證7 之葉片加工不易更換之缺點而來，系爭專利不僅保留被證8 之更換便利性，更讓拉門用之飾片框更具造形美感，正因如此始獲授予專利權。
⑸被證7 係直接於葉片上設透空部，再將飾片由葉片上方中央之間隙插入，與系爭專利之長方形外型中央設有如附圖1 之透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺美感明顯不同。
⑹在商業上獲得成功等輔助性證明資料可支持「創作性」，由被上訴人之仿冒行為中證明，因系爭專利提升拉門之整體美感，深受消費者指定採用，被上訴人便加以仿冒行銷。
⒉被上訴人收受上訴人所寄發之存證信函之日（101 年9 月28日、同年10月8 日）起即明知上訴人有專利權，及被上訴人之產品侵害系爭專利權之事實，卻繼續販賣系爭產品，迄今仍有繼續販賣之情形。
㈣被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並辯稱：
⒈系爭專利有應撤銷之原因：
⑴智慧財產案件審理法第16條明文規定智慧財產法院得就智慧財產權有無應撤銷、廢止之原因自為判斷。被上訴人抗辯系爭專利有無得撤銷或廢止之原因者，原審即得基於紛爭解決一次性之法理，就被上訴人之抗辯有無理由自為判斷。是上訴人主張原審逾越行政機關權限，顯不可採。
⑵被證7 、被證8 、被證9 與系爭專利屬同一之技藝領域，均得作為系爭專利之相關先前技藝。
⑶系爭專利產品為一「拉門用飾片框」，飾片中央設有「一矩形且上下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形」之透空形狀；再依系爭專利之專利圖說創作特點記載長方形外型中央設有如附圖1 之透孔，此為系爭專利產品之主要視覺效果。惟此透空形狀顯係直接轉用被證7
新型專利說明書之第四、六圖之形狀，系爭專利之透孔設計並未引起任何特異之視覺效果。又被證7 專利亦係透過中央透孔形狀配合長方形飾片框展現其清新高雅的視覺效果，其框體形狀、框緣內側加厚、上、下框緣形狀、透空部形狀均與系爭專利相同。
⑷上訴人一再以系爭專利之創作重點乃「飾片框上、下框緣內側設計加厚並有弧形凹面之設計」；惟細繹系爭專利說明書之創作特點、圖式說明，未見前開特點。
⑸系爭專利之卡合片確屬功能設計，其用途僅係用以結合正反二片飾片框，並方便、迅速將之組合於百葉拉摺門上。一旦正反兩片飾片框結合並組裝於門片上，該卡合片即隱沒於門片中，無法由整體所欲表達之美觀外貌所查知，自無由列入外觀特徵之審究。且卡合片之設計業如被證8 、被證9 之專利所揭露，與系爭專利之卡合片無論於功能上或結構設計（均有擋片及卡扣，且位置分佈相同）上如出一轍。
⑹消費者選購之重點係該透空孔之形狀是否符合其居家裝潢需求。系爭專利與被證7 之透孔形狀既相同，則消費者於選購產品時當會產生混淆之視覺效果，故被證7 可證系爭專利不具創作性。
⒉上訴人並未舉證其所受損害，僅提出100 年銷售獲利紀錄，並未提出長期銷售紀錄，且上訴人並未舉證上訴人銷售金額之萎縮與被上訴人之販售行為有何因果關係。
㈤參加人之陳述：
⒈系爭專利舉發N02 案的舉發理由及舉發證據有包含以本件被證7 主張系爭專利不具新穎性及創作性，目前參加人正在審查中。至系爭專利舉發N01 案已為舉發不成立確定（本院卷第132 至133 頁之準備程序筆錄）。
⒉系爭專利舉發N02 案目前仍在審理中，不適合以參加哪一造之立場表示意見（本院卷第154 頁之言詞辯論筆錄）。三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠上訴人於96年1 月18日向參加人申請「拉門用之飾片框」新式樣專利，經參加人審查核准後，發給第D123153 號專利證書（即系爭專利），專利權期間自97年6 月1 日起至108 年1 月17日止（原審卷第7 至9 、22至24頁之專利證書、專利公報、新式樣專利圖說，以及本院依職權調閱之系爭專利申請卷）。
㈡系爭產品為被上訴人所販賣（原審卷第10至11頁之統一發票）。
㈢系爭產品落入系爭專利申請專利範圍（本院卷第133 頁之準備程序筆錄）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第133 至134 頁之準備程序筆錄）：
㈠系爭專利有無應撤銷之原因？
⒈被證7 可否證明系爭專利不具創作性？
⒉被證7 、8 、9 之組合可否證明系爭專利不具創作性？
㈡上訴人得否依102 年6 月11日修正公布之專利法第142 條、第97條第1 項前、後段規定，請求被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品？
㈢上訴人得否請求被上訴人負損害賠償責任？
⒈被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？
⒉上訴人得否依專利法規定，請求被上訴人各賠償109,632
元？請求權基礎如下：
⑴99年8 月25日修正公布之專利法第129 條、第84條第1
項前段、第85條第1 項第1 款。
⑵100 年12月21日修正公布之專利法第142 條、第96條第2 項、第97條第1 項第1 款。
⑶102 年6 月11日修正公布之專利法第142 條、第96條第2 項、第97條第1 項第1 款。
五、得心證之理由：
㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被上訴人於原審及本院審理時均抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，原審及本院自應依前揭規定就其抗辯有無理由自為判斷，於法有據。故上訴人主張原審逾越審判權限，濫用權力，違反行政訴訟法第4 條規定云云，顯有違誤。
㈡查系爭專利係於96年1 月18日申請，經參加人於97年3 月18日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布專利法為斷。而對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，且可供產業上利用之新式樣，得依同法第109 條第1 項、第110 條第1 項規定，申請取得新式樣專利。又新式樣為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得申請取得新式樣專利，同法第110 條第4 項定有明文。而系爭專利有無違反同法第110 條第4 項所定情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。另同法第109 條第1 項有關新式樣專利之規定，原為90年10月24日修正公布之專利法第106 條第1 項規定，當時修正理由第一項載明：「按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，故明定創作須透過視覺訴求（eye-appeal）始受本法保護，所謂透過視覺訴求，係指創作藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺；至於視覺以外之其他感官作用，諸如聽覺、觸覺，縱對該創作亦發生感覺的認識，仍不屬於本法保護之範疇，爰參照英、日、韓等國之規定予以增訂。」可知立法者當時所稱新式樣專利之「透過視覺訴求」，係限於「視覺之感官作用」及「藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、觸覺）。
㈢系爭專利之技術內容：
⒈系爭專利之創作的物品為「拉門用之飾片框」，係使用於拉門用之飾片框（原審卷第22頁至反面之系爭專利圖說第1 、2 頁【新式樣物品名稱】、【物品用途】）。依系爭專利之圖說第2 頁【創作特點】所載，系爭專利係一種「拉門用之飾片框」之形狀設計，長方形外型中央設有如附圖1 所示之透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺美感（原審卷第22頁反面）。其相關圖式如附圖1 所示。
⒉解釋申請專利之新式樣範圍：
⑴按新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明，92年2 月6 日修正公布之專利法第123 條第2 項定有明文。
⑵由系爭專利之新式樣專利圖說各圖（如附圖1 ）觀之，其外觀特點在於矩形飾片框體外型中央設有矩形透孔，飾片框中央透孔上、下框緣加厚，再於加厚之框緣內側設計有半圓形透孔，使該矩形透空孔上、下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形透孔之透空孔，以形成系爭專利之整體展現清新高雅為主要視覺效果。至系爭專利圖說雖記載其創作特點包含「背面則設有排列整齊之卡合片」（原審卷第1 冊第22頁反面），惟卡合片係屬以結合功能為主之功能設計，並不列入主要外觀特徵。㈣被上訴人所提之引證資料：
⒈按申請專利之新式樣為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得新式樣專利，92年2 月6 日修正公布專利法第110 條第4 項定有明文。所稱先前技藝，涵蓋申請專利之新式樣申請日之前所有能為公眾得知（available to the public ）之資訊，即處於公眾有可能接觸並能獲知該技藝之實質內容的狀態，並不限於世界上任何地方或任何形式，例如書面、電子、網際網路、展示或使用等。而有關新式樣專利創作性之先前技藝，並不侷限於相同或近似的物品。又引證文件中所揭露之先前技藝，例如使用狀態參考圖所揭露之設計，亦屬於引證文件的一部分。
⒉被上訴人於本件抗辯系爭專利不具創作性，所引用以比對、判斷之引證資料有三：
⑴被證7 係82年5 月21日公告之我國第206622號「百葉窗、摺門之葉片構造」新型專利（原審卷第162 至169 頁之被證7 專利說明書），相關圖式如附圖2 所示，其公告日早於系爭專利申請日（96年1 月18日），且被證7
包含百葉窗專利及摺門（拉門）專利，其摺門葉片與系爭專利之拉門飾片框係屬相同技藝領域，故被證7 得為系爭專利之先前技藝。被證7 雖為一新型專利，並不影響其為先前技藝之性質，是上訴人主張被證7 為一「百葉窗」之新型專利，不具「證據價值」云云（本院卷第74頁反面），自屬有誤。
⑵被證8 係87年2 月11日公告之我國第326861號「可迅速組配之門飾板結構」新型專利（原審卷第170 至178 頁之被證8 專利說明書），相關圖式如附圖3 所示，其公告日早於系爭專利申請日（96年1 月18日），且被證8
係關於門飾板結構，與系爭專利之拉門飾片框係屬相同技藝領域，故被證8 得為系爭專利之先前技藝。
⑶被證9 係86年11月11日公告之我國第320216號「拉門之裝飾框構造」新型專利（原審卷第179 至185 頁之被證9 專利說明書），相關圖式如附圖4 所示，其公告日早於系爭專利申請日（96年1 月18日），且被證9 係關於拉門之裝飾框構造，與系爭專利之拉門飾片框係屬相同技藝領域，故被證9 得為系爭專利之先前技藝。
㈤關於系爭專利與引證案之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8 條第1 項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第97至98、110 至111 、132 頁之審理單、通知、筆錄）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。
㈥被證7 可證系爭專利不具創作性：
⒈系爭專利之新式樣的範圍如前第五㈢項所述，其外觀特點在於長方形外型中央設有矩形透空孔，及結合該矩形透空孔上、下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形透孔之透空孔，以形成系爭專利之整體展現清新高雅為主要視覺效果，至系爭專利之背面用以作連結之卡合片係屬以結合功能為主之功能設計，並不列入主要外觀特徵之審究。而被證7 係一種百葉窗、摺門葉片構造，其中圖式第四、六圖（如附圖2 所示）揭示有一單元之飾片框或由數單元飾片框並列而成之摺門；該單元飾片框體係呈一矩形體，中央具有上下兩透空部，每一透空部包含矩形透空孔及該矩形透空孔上、下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形透空孔。
⒉系爭專利之新式樣與被證7 之間的差異：
⑴被證7 與系爭專利相較，上訴人自陳：「......被證7
之長條狀葉片1 加工切割出與系爭案近似之造形......」（本院卷第74頁反面），而被證7 之「單元矩形飾片框體」（如附圖2 紅色粗線所標示）與系爭專利之飾片框體形狀相同，被證7 之矩形飾片框體上、下框緣內側設計加厚與系爭專利之飾片框體上、下框緣形狀相同，被證7 「單元矩形飾片框體」之透空部與系爭專利之透空孔形狀相同，是系爭專利之外觀已為被證7 「單元矩形飾片框體」所揭露，就該飾片框之單體而言，應為實質相同或近似。惟被證7 之飾片框體整體與系爭專利相較，仍有透空孔數量及排列方式之差異，而摺門（拉門）所屬領域中具有普通知識及認知能力的普通消費者在選購商品時容易觀察到上開透空孔數量及排列方式之差異，而不會產生視覺效果混淆，是被證7 之整體外觀與系爭專利並不相同或不近似。
⑵雖系爭專利之整體設計與被證7 之整體外觀並不相同，亦不近似，惟二者之差異僅在於透空孔數量及排列方式不同，而為簡易複製即可達成，且被證7 已揭露系爭專利之主要外觀特徵（長方形飾片框配合透空孔形狀），被證7 自具有系爭專利之整體展現清新高雅之視覺效果，而未使整體設計產生特異之視覺效果。因此，依所屬摺門（拉門）技藝領域中具有通常知識者之觀點，前述造形特徵有關透空孔之數量及排列方式不同當可易於思及。是被證7 已揭露系爭專利「飾片框中央透孔上、下框緣加厚，再於加厚之框緣內側設計有半圓槽」之造形特徵，具有相同於系爭專利之視覺效果，故所屬技藝領域中具有通常知識者可由被證7 之外觀形狀易於思及系爭專利之整體形狀，故被證7 可證明系爭專利不具創作性。
⒊上訴人主張：今拉門用之飾片框之造型，若沒有框體與透孔，如何能成為「拉門用之飾片框」，而凡具框體與透孔之拉門用之飾片框即均不具創作性，即依智慧財產法院之論點現今之新式樣專利無一具其創作性云云。惟查系爭專利之外觀特點在於長方形飾片框中央設有矩形透空孔及該矩形透空孔上、下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形透空孔，以形成系爭專利之視覺效果。而被證7 已揭露系爭專利「飾片框中央透空孔上、下框緣加厚，再於加厚之框緣內側設計有半圓槽」之透空孔造形特徵，亦即系爭專利前開具有視覺效果之主要外觀特徵透空孔已為被證7
揭露，被證7 自具有系爭專利之視覺效果，至被證7 與系爭專利之差異僅在於透空孔數量及排列方式，該差異部分並未使整體設計產生特異之視覺效果。因此，被證7 可證明系爭專利不具創作性，並非如上訴人所述只要先前技藝具有框體與透孔之拉門用之飾片框即不具創作性，是上訴人此部分主張要無足取。
⒋上訴人又主張：被證7 之創作乃是為改良葉片不透光之缺點而來，被上訴人卻誤導更將被證7 之長條狀葉片加工切割出與系爭專利近似之造形，即妄稱系爭專利不具創作性，此乃審查不許可之「後見之明」云云。惟查被證7 之摺門葉片與系爭專利之拉門飾片框具有相同技藝領域，已於前述，上訴人主張被證7 與系爭專利完全不相似之造形云云，委無可採。又被證7 縱使係為改良葉片不透光之缺點，然客觀上被證7 所揭露之技術內容，業已揭露系爭專利「飾片框中央透孔上、下框緣加厚，再於加厚之框緣內側設計有半圓槽」之透空孔造形特徵，具有展現清新高雅之視覺效果，故被證7 可證明系爭專利不具創作性，上訴人主張並不足採。
⒌被上訴人再主張被證7 係直接於葉片上設透空部，再將飾片由葉片上方中央之間隙插入，與系爭專利之特徵（長方形外型中央設有如附圖1 之透孔，背面則設有排列整齊之卡合片，整體並展現清新高雅之視覺美感）明顯不同云云（本院卷第119 頁至反面）。然按新式樣專利乃對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，其與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，已於前第五㈡項所述。系爭專利外觀特點在於長方形外型中央設有矩形透空孔，及結合該矩形透空孔上、下端邊各連接一直徑略小於該端邊之半圓形透孔之透空孔，以形成系爭專利之整體展現清新高雅為主要視覺效果，至於飾片如何組裝於飾片框並非系爭專利之重點所在。是上訴人前開有關飾片如何插入葉片之構造主張，核屬物品上以結合功能為主之功能性設計，自非新式樣審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之內容，上訴人並未本於視覺訴求、視覺之感官作用判斷，於本件新式樣專利案誤用發明專利、新型專利之進步性判斷原則，顯不可採。
⒍上訴人再主張：由被上訴人之仿冒行為中證明，系爭專利提升了拉門之整體美感，廣受消費者喜愛而銷售突出，該輔助性證明資料足以證明系爭專利具創作性云云（本院卷第120 頁）。惟按新式樣專利之創作性判斷著重於申請專利之新式樣對於先前技藝有無貢獻，至於商業上的成功僅為創作性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供之創作性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘二者間之差異已明顯而可認系爭專利不具創作性時，即無以創作性輔助判斷之必要。如前所述，系爭專利與被證7 之差異僅在於透空孔數量及排列方式之不同，且為簡易複製即可達成，實無須再審酌創作性之輔助判斷。又所謂「依申請專利之新式樣所製得之產品在商業上獲得成功」，乃判斷系爭專利是否具創作性之輔助因素，並非唯一因素，且該產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致。上訴人僅以其專利「拉門用之飾片框」廣受消費者喜愛，並未提出任何證據以實其說，則上訴人所指系爭專利商品廣受消費者喜愛，是否單純起因於其新穎特徵，而非基於其他因素，即非無疑。而上訴人所謂被上訴人之「仿冒行為」，乃同業間互相競爭之商業行為，無足為商業上的成功之輔助性資料，而無從佐證系爭專利因其新穎特徵而獲「商業上之成功」，故相關創作性的輔助判斷因素均不足證明系爭專利具創作性。
⒎綜上，系爭專利與被證7 之間的差異為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。
㈦被證7 、被證8 與被證9 之組合可證系爭專利不具創作性：被證7 可證明系爭專利不具創作性，已如前述，且被證7 至9 與系爭專利均屬於拉門之相同技術領域，故被證7 、被證8 與被證9 之組合自可證明系爭專利不具創作性。
㈧另訴外人○○○於101 年10月29日，持舉發證據二至七，以系爭專利有違92年2 月6 日修正公布之專利法第110 條第1
項、第4 項規定，對之提起舉發。經參加人審查，以102 年5 月16日（102 ）智專三（一）03027 字第10220618570 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分確定（本院卷第36至38頁之舉發審定書，及本院依職權調閱之系爭專利舉發N01 卷）。惟上開舉發證據與被上訴人於本件所提之引證（被證7 至9 ）並不相同，自無從以系爭專利之其他舉發案未能提出任何先前技術文獻以否定系爭專利之創作性，遽以前揭「舉發不成立」之處分認定系爭專利確具創作性。
㈨綜上所述，經整體設計比對，系爭專利為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不具創作性。故被上訴人以系爭專利有違92年2 月6 日專利法第101 條第4 項規定，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。
㈩從而，系爭專利不具創作性，而有撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新式樣（設計）專利之權利。因此，上訴人依專利法相關規定，請求禁止被上訴人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如原判決附圖1 所示系爭專利類型之「拉門用之飾片框」，並請求被上訴人應各給付上訴人109,632 元及自102 年1 月31日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，均無理由，不應准許。其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、因系爭專利有應撤銷之理由（不具創作性），故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即侵權與否、不得為一定行為、損害賠償之計算），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　5　　 月　　9　　 日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　汪漢卿
法 官　陳容正
法　官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　5　　 月　　12　　日書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。