智慧財產及商業法院102年度民專上再字第4號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 09 月 01 日
• 當事人: 彥豪金屬工業股份有限公司、陳澤民

智慧財產法院民事判決
102年度民專上再字第4號再 審原 告　彥豪金屬工業股份有限公司
兼 法 定
代 理 人　陳澤民
共 同
訴訟代理人　許儱淳律師
再 審被 告　利奇機械工業股份有限公司
法定代理人　林阿平
訴訟代理人　李育政
洪明儒律師
複 代理 人　吳宜星律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，再審原告對於中華民國98年12月31日臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號民事確定判決、99年12月23日本院99年度民專上字第16號民事確定判決、101 年3 月29日本院101 年度民專上再字第1 號民事確定判決、102 年3 月27日最高法院102 年度台上字第522 號民事確定判決，提起再審之訴，本院於103 年7 月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告連帶負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服，…為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者；再審之訴，專屬為判決之原法院管轄；再審之訴，應於30日之不變期間內提起。前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審之理由發生或知悉在後者均自知悉時起算。民事訴訟法第496 條第1 項第11款、499 條第1 項、第500 條第1 項、第2 項分別定有明文。再審被告為我國第227463號「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國90年12月11日起至101 年3 月9 日止。再審被告前於97年間主張再審原告侵害系爭專利並訴請損害賠償及排除侵害，經臺灣臺中地方法院於98年12月31日以97年度智字第8 號判決再審原告應連帶給付再審被告新台幣（下同）
500 萬元，及自98年12月29日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。再審原告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或進口侵害再審被告系爭專利之IO卡鉗或其他有落入再審被告系爭專利範圍之卡鉗產品，經本院99年度民專上字第16號判決駁回再審原告之上訴（上開臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號判決、本院99年度民專上字第16號判決，以下合稱原確定判決），再審原告不服，提起上訴，經最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定以上訴不合法駁回再審原告上訴確定。再審原告乃於100 年4 月29日向臺灣彰化地方法院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告
538 萬4,062 元。而再審原告於99年2 月12日以系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項不具進步性或新穎性，違反核准審定時即90年10月24日修正公布，91年1 月1 日施行之專利法第98條之1 、第98條第2 項等規定，向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提出舉發，智慧財產局於101 年1 月10日以（101 ）智專三（三）05128 字第10120024790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。再審被告不服上開行政處分，對之提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於101 年6 月14日以經訴字第10106108130 號訴願決定書駁回訴願，再審被告不服提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，上訴後經最高行政法院於102 年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。再審原告於101 年2 月8 日行政爭訟期間，以系爭專利業經舉發成立為由，對於原確定判決及最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定提起再審之訴，經本院於101 年3 月29日以101 年度民專上再字第1 號判決駁回再審原告之訴，再審原告不服提起上訴，經最高法院於102 年3 月27日以102 年度台上字第522 號民事判決就原判決關於駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請及該訴訟費用部分廢棄；並駁回再審原告其餘上訴（上開本院101 年度民專上再字第1 號判決、最高法院102 年度台上字第522 號判決，以下合稱原確定再審判決）。另最高法院以102 年度台聲字第310 號民事裁定駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請確定等情，為兩造所不爭執，且有上開案號之各裁判在卷足憑，並經本院調閱行政訴訟全卷查明屬實。本件再審原告於102 年8 月6 日收受上開最高行政法院102 年度裁字第1022號行政裁定（見最高行政法院
102 年度裁字第1022號卷第47頁），並於102 年8 月23日以系爭專利業經撤銷確定，依民事訴訟法第496 條第1 項第11款提起本件再審之訴，未逾30日不變期間，核與上開規定相符。
二、民事訴訟法第32條第7 款關於法官應自行迴避之規定，乃在使法官不得於其曾參與之裁判之救濟程序執行職務，以維審級之利益及裁判之公平。因此，法官曾參與訴訟事件之前審裁判或更審前之裁判者，固應自行迴避。對於確定終局判決提起再審之訴者，其參與該確定終局判決之法官，依同一理由，於再審程序，亦應自行迴避。惟各法院法官員額有限，參考行政訴訟法第6 條第4 款規定意旨，其迴避以一次為限。例如對於再審確定終局判決及原確定終局判決又合併提起再審之訴者，僅參與再審確定終局判決之法官須迴避，而參與原確定終局判決之法官，則不須再自行迴避，司法院大法官釋字第256 號解釋亦有明文。是本件再審原告既係對於本院99年度民專上字第16號、101 年度民專上再字第1 號民事確定終局判決合併提起再審之訴，因本院法官員額有限，迴避以一次為限，自僅參與最近一次本院101 年度民專上再字第1 號再審確定終局判決之法官須迴避，參與本院99年度民專上字第16號確定終局判決之法官則不須再自行迴避，仍得審理本件再審之訴。
三、對於審級不同之法院就同一事件所為之判決，提起再審之訴者，專屬上級法院合併管轄。但對於第三審法院之判決，係本於第496 條第1 項第9 款至第13款事由，聲明不服者，專屬原第二審法院管轄，民事訴訟法第499 條第2 項定有明文。本件再審原告對於最高法院102 年度台上字第522 號民事確定判決部分，係本於民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定提起再審之訴，依民事訴訟法第499 條第2 項但書規定，本院自有管轄權。其次，再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號、102 年度台聲字第310 號民事確定裁定聲請再審部分，依民事訴訟法第507 條準用同法第499 條第1 項規定，本院並無管轄權，此部分另裁定移送最高法院，併予敘明。
貳、實體方面：
一、本件再審原告主張：
（一）再審原告並非以「同一事由」更行提起再審之訴，並無民事訴訟法第498條之1規定之適用：
再審原告前次再審之訴之事由係援引智慧財產局101 年1
月10日（101 ）智專三（三）05128 字第10120024790 號專利舉發審定書所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。惟系爭專利遭舉發成立撤銷後，業經本院101 年度行專訴字第73號判決駁回再審被告之訴，最高行政法院並於102 年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政訴訟裁定駁回上訴確定，再審原告乃援引上開判決與裁定提起本件再審之訴，是再審原告提起再審之法條依據固同為民事訴訟法第496 條第1 項第11款，但再審事由顯有不同，無民事訴訟法第498 條之1 規定之適用。
（二）原確定判決及原確定再審判決均有民事訴訟法第496 條第1 項第11款再審事由：
系爭專利既經舉發成立且撤銷確定、再審被告即不得主張享有系爭專利、請求損害賠償或排他性權利。是上開處分之審定書、訴願決定書、及行政訴訟判決與裁定書之裁判效力，均足使前訴訟程序及前再審訴訟程序之裁判基礎發生動搖，足認本件原確定判決及原再審確定判決均有民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由。
（三）再審被告得否請求損害賠償係以系爭專利合法有效為前提，並以「核准系爭專利之行政處分」為裁判基礎，因本件確有再審事由，且系爭專利經撤銷確定，視為自始不存在，堪認原確定判決及原確定再審判決之判決基礎均已發生動搖，再審被告曾向再審原告主張之侵權損害賠償權利亦「溯及失其權利保障之必要」與「欠缺法律上原因」，故再審被告自不得請求再審原告連帶給付500 萬元之本息及排除侵害。
（四）聲明求為判決：
１、原確定判決及原確定再審判決均廢棄。
２、上開廢棄部分，再審被告於前訴訟程序第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
二、再審被告則以：
（一）本件再審原告依民事訴訟法第498 條之1 規定提起本件訴訟，並不合法：
再審原告前次再審係以：「再審被告前以再審原告侵害其系爭專利為由，起訴請求再審原告賠償損害，經台灣台中地方法院97年度智字第8 號判決再審被告勝訴，嗣經再審原告上訴，復經本院以99年度民專上字第16號判決、最高法院以100 年度台上字第379 號裁定駁回再審原告上訴確定。而智慧財產局已於101 年1 月10日為撤銷系爭專利權之審定，為裁判基礎之行政處分已變更，爰依民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定，對上開確定裁判為再審，求為廢棄上開裁判」，嗣經本院以101 年度民專上再字第1
號判決駁回，再審原告雖提起上訴，惟經最高法院以102
年度台上字第522 號判決駁回。再審原告卻又再以同一事由，提起本件再審之訴，已違反民事訴訟法第498 條之1
規定。
（二）原確定判決及原確定再審判決均無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由：
１、就原確定判決部分：
依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定，民事法院在民事侵害專利權訴訟事件，法院就專利權有無應予撤銷原因之爭點，具有判斷之權限。本院就99年度民專上字第16號侵害專利權有關財產權爭議等民事判決，已本於職權審認兩造專利實質內容並不相同。是原確定判決既依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定自行調查證據認定事實而為判斷，縱與其後行政爭訟認定結果相異，應無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用。
２、就原確定再審判決部分：
再審原告提起再審訴訟時，原確定再審法院於再審被告提起撤銷系爭專利舉發成立處分之訴願程序中，系爭專利之撤銷訴願尚在經濟部審理階段，並未作出訴願決定，是系爭專利為合法有效之專利，並無再審原告主張因其後之確定行政處分而有所變更，使原確定判決之基礎發生動搖之情形。故再審原告所稱之再審事由，顯與民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審理由不符，其提起再審之訴，顯無理由。故原確定再審判決既未依任何民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，作為判決之基礎，且於訴訟程序中更已自行調查證據認定事實而為判斷，則再審原告就原確定再審判決自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用。
（三）退步言之，本件縱有如再審原告所指之再審事由，再審原告仍不得請求再審被告返還500 萬元之本息：
參酌日本特許法第104 條之4 、大陸專利法第47條第2 款、西班牙專利法第114 條第2 項及義大利專利法第59條之2 （被證3） 及101 年度第2 次智慧財產實務案例評析座談會之見解，基於專利權侵害訴訟的紛爭解決機能與企業經營安定性，專利侵害訴訟判決確定後，事後之舉發成立或核准更正結果，對於法院所為之專利有效性判斷不生任何影響，以避免再審起訴一再發生，增加雙方當事人之訟累，影響經濟秩序穩定。再審原告於系爭專利遭撤銷或無效後，提起本件再審訴訟並請求再審被告返還賠償金500
萬元，依外國立法例及法理以觀，其適法性實有疑義等語，資為抗辯。
（四）答辯聲明：再審之訴駁回。
三、兩造不爭執事項：（見本院卷第92至93頁）
（一）再審被告前於民國97年間主張再審原告侵害其系爭專利並訴請損害賠償及排除侵害，經臺灣臺中地方法院97年度智字第8 號判決再審原告應連帶給付再審被告新台幣伍佰萬元，及自民國98年12月29日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。再審原告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或進口侵害再審被告系爭專利之IO卡鉗或其他有落入再審被告系爭專利範圍之卡鉗產品，上訴後經本院99年度民專上字第16號判決駁回再審原告之上訴，復經最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定駁回再審原告上訴確定。
（二）再審原告依上開確定裁判意旨，於100 年4 月29日向臺灣彰化地方法院提存所辦理清償提存，共計給付再審被告新臺幣538 萬4,062 元；
（三）智慧財產局於101 年1 月10日以（101 ）智專三（三）05128 字第10120024790 號就系爭專利作成專利舉發審定，諭知「舉發成立，應撤銷專利權」，再審被告不服提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於101 年6 月14日以經訴字第10106108130 號訴願決定書駁回訴願，再審被告不服提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號判決駁回再審被告之訴，上訴後經最高行政法院於102 年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。
（四）再審原告於101 年2 月8 日向本院提起再審，經本院於101 年3 月29日以101 年度民專上再字第1 號判決駁回再審原告再審之訴。再審原告不服提起上訴，經最高法院於102 年3 月27日以102 年度台上字第522 號民事判決就原判決關於駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379
號裁定再審之聲請及該訴訟費用部分廢棄；駁回再審原告其餘上訴。另最高法院以102 年度台聲字第310 號民事裁定駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請確定。
四、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第93 頁）
（一）本件再審原告是否係以同一事由更行提起再審之訴，而有民事訴訟法第498 條之1 規定之適用？
（二）原確定判決及原確定再審判決有無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由？
（三）如有再審事由，再審被告可否請求再審原告連帶給付500
萬元之本息及排除侵害？
五、得心證之理由：
（一）本件再審原告是否係以同一事由更行提起再審之訴，而有民事訴訟法第498 條之1 規定之適用？
１、按再審之訴，法院認無再審理由，判決駁回後，不得以同一事由，對於原確定判決或駁回再審之訴之確定判決，更行提起再審之訴，民事訴訟法第498 條之1 定有明文。此係為避免當事人以同一事由對於原確定判決或駁回再審之訴之確定判決，一再提起再審之訴，致浪費司法資源而所設之限制。故所謂同一事由，當以當事人主張事項具體該當為必要，並非法律抽象規定之同一條款再審事由（最高法院93年度台上字第2166判決意旨參照）。
２、再審原告於101 年2 月8 日以系爭專利業經舉發成立為由，對於原確定判決及最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定提起再審之訴，經本院於101 年3 月29日以101 年度民專上再字第1 號判決駁回再審原告之訴。本件再審原告則係以系爭專利舉發成立，經再審被告提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，上訴後經最高行政法院於102 年7 月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定，系爭專利業經撤銷確定為由，提起本件再審之訴。則再審原告主張之再審條款雖均為民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定，惟其具體事由仍不相同，自非屬同一事由，並無民事訴訟法第498 條之1 規定之適用。
（二）原確定判決及原確定再審判決有無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由？
１、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。其立法理由載明：「按行政訴訟法第12條規定民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。而其行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事法院應停止審判程序。另專利法第90條第1 項（第108 條、第129 條第1 項準用，此均係修正前之專利法）、商標法第49條（第56條、第80條準用，此均係修正前商標法）、植物品種及種苗法第42條、民事訴訟法第182 條第2 項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。爰設第一項規定，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性，自不待言」。賦予民事法院自為判斷專利權、商標權等智慧財產權有效性之權限，無庸再等待行政爭訟之結果，當事人亦可選擇在民事程序提出有效性抗辯，不再另行提起行政爭訟，使紛爭一次解決，換言之，即採取雙軌制之運作模式，民事法院亦享有專利權、商標權等智慧財產權有效性之判斷權限，然採取雙軌制之結果，無可避免將有可能產生判斷歧異之結果，如同民事法院與刑事法院對相同之侵權事件亦可能有不同認定。
２、對於此種雙軌制判斷歧異情形尤其是專利有效性之判斷，應否允許當事人提起再審之訴救濟，向是世界各國充滿高度爭議之議題，惟多數國家均限制再審之提起，以維持法律的安定性，避免對於同一專利紛爭反覆處理，縱然採取專利經行政舉發撤銷確定，發生溯及效力之國家，例如日本，亦同樣限制提起再審，蓋其認為雙軌制之目的係為迅速解決當事人之紛爭，但後確定之行政判決倘得任意推翻先前之民事確定判決，顯損害法律之安定，且如民事法院之被告於侵權訴訟中未曾提出之無效抗辯理由，嗣於舉發程序中如准該被告漫無限制提出主張，並可推翻先前確定之民事判決時，除誘使該被告一再為程序之干擾，亦使日本特許法即相當我國專利法所作限制以不當延滯訴訟為目的之無效抗辯規定，失其意義。況專利侵權訴訟之當事人既已於民事訴訟過程竭盡攻擊防禦之能事，甚且准許被告提出專利無效抗辯，原告提出專利更正之主張，實難認民事確定判決之判決基礎、所進行之訴訟程序或裁判資料有重大瑕疵，並足以動搖該確定判決之既判力（參見許正順，從雙軌制之運作談如何提高專利侵權訴訟之裁判品質─兼論提起再審之訴的可行性，專利師雜誌，第17期，103
年4 月，第137 頁）。而為求明確，不再發生爭議，日本並於2011年修法規定專利侵權民事判決確定後，縱專利舉發成立之審定確定，當事人仍不得主張該審定確定之效力，並對民事確定判決提起再審之訴，然縱未修法，日本學說亦認其主管機關特許廳所為授予專利權之處分，並非日本民事訴訟法第338 條第1 項第8 款規定之「判決基礎的行政處分」，即便事後舉發成立確定，專利權視為自始不存在，先確定之民事判決亦不構成該款之再審事由；另有認為被告在民事專利侵權訴訟已針對專利之無效事由提過無效抗辯，或者知悉該專利無效事由卻不提無效抗辯，待侵權訴訟判決敗訴確定後，再以舉發成立確定為由，對先確定之民事判決提起再審，此時應該類推適用日本民事訴訟法第338 條第1 項但書：「但當事人已依上訴或抗告主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限」，否定再審起訴；有認為被告提起再審之訴本身，就是屬於違反訴訟上之誠信原則，不應准許，無庸討論是否構成日本民事訴訟法第338 條第1 項第8 款規定之再審事由（參見張銘晃，專利有效性判斷歧異之再審爭議─以台灣、日本法制比較為中心，智慧財產權月刊，第174 期，102 年6 月，第102 至103 頁，見本院卷第119 頁）。易言之，縱未修法，仍不得以嗣後確定之行政爭訟結果認定專利無效，而對先確定之民事判決提起再審之訴。
３、我國無論修正前或修正後之專利法對於經舉發成立，撤銷確定之專利，均規定專利權之效力視為自始不存在（現行專利法第82條第3 項及修正前專利法第73條第2 項規定參照），雖未如同日本修法明定不得以嗣後確定之行政爭訟結果認定專利無效，對先前已確定之民事判決提起再審之訴，然我國同樣採行雙軌制，依智慧財產案件審理法第16條規定，民事法院可自行判斷專利之有效性，且現行智慧財產訴訟程序參考日本制度非少，除雙軌制外，其他如設立專責智慧財產法院、技術審查官之設置均屬之，日本上開限制再審提起之理由均同樣適用於我國，尤其我國民事訴訟法採取集中審理，賦予當事人程序保障，兼顧當事人實體利益及程序利益，為促進訴訟，採取適時提出主義，並設有失權制度，諸如民事訴訟法第196 條、第276 條、第447 條規定，以免當事人為延滯訴訟而逾時提出攻擊防禦方法，且現行民事訴訟法為建立金字塔型之訴訟制度，以期達成司法追求效率，並促使當事人重視第一審程序之目的，特規定除個案有特別情事致嚴重影響公平正義外，當事人在第二審程序不得提出新攻擊或防禦方法，觀諸民事訴訟法第447 條第1 項之規定即明（最高法院96年度台上字第325 號判決意旨參照）。智慧財產案件審理細則第33條第2 項亦明定：「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯」。是民事訴訟法第447 條及智慧財產案件審理細則第33條第2 項對於當事人未盡適時提出攻擊防禦方法之協力義務，課以失權效果之目的，乃為充實第一審之事實審理功能，以期建立金字塔型訴訟制度，及合理分配司法資源，以維護當事人之程序利益，則在法院業已踐行程序保障，賦予當事人於適當時期提出攻擊防禦方法之機會後，當事人因違反此規定而遭法院不准其提出新攻擊防禦方法即專利無效之抗辯時，必然對當事人之實體上權利義務關係產生某程度之影響，惟此項效果毋寧係失權效之具體遲延排除機能，即在此情形，促進訴訟之要求優先於發現真實之要求，如倒果為因，以當事人之實體權利將受到限制、剝奪或認其顯失公平，即准當事人提出新攻擊防禦方法即專利無效之抗辯，甚或准以嗣後確定之專利舉發行政爭訟，對民事確定判決另行提起再審之訴，上開規範目的及功能將無法達成並形同具文，且促使民事訴訟敗訴之當事人有反覆提起專利舉發之誘因，使紛爭無法一次迅速的解決，危害法律及企業經營之安定性，更與現行智慧財產訴訟採取雙軌制之目的背道而馳，民事法院為避免與行政爭訟結果發生歧異，致日後遭當事人提起再審，無論當事人是否意圖延滯訴訟並遲至第二審言詞辯論始提出專利有效性抗辯，仍不得依民事訴訟法第447 條規定駁回之，且可能如同以往單軌制之情況，視專利舉發之行政爭訟結果認定專利之有效性，自妨礙訴訟之終結。
４、倘若民事法院業已依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定自行調查證據認定事實而為專利有效之判斷，且踐行程序保障，實難認民事確定判決之判決基礎、所進行之訴訟程序有何重大瑕疵，並足以動搖該確定判決之既判力，自不得僅因嗣後行政爭訟結果與民事法院判斷歧異，即認有再審事由存在，如民事法院就專利是否有效所為之判斷，仍有可能因其後行政爭訟之結果決定有無再審之事由，無異鼓勵當事人另行提起行政爭訟，且使法院等待行政爭訟之結果確定後始為判斷，亦與智慧財產案件審理法第16條第1 項規定意旨顯相違背。
５、按為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服，民事訴訟法第496
條第1 項第11款固定有明文。然民事訴訟法第496 條第1
項第11款之再審事由，必須變更前之裁判或行政處分，經前訴訟程序採為判決基礎者，始有適用。如確定判決僅係採用該變更前之裁判或行政處分之資料，由法院自行調查證據認定事實而為判斷者，自無本款規定之適用（最高法院63年台上字第2313號判例、96年台上字第1207號、95年台上字第2615號、92年台上字第2014號判決意旨參照）。而智慧財產案件審理法第16條既規定民事法院應自為判斷專利之有效性，如有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利，足徵民事法院並非以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎，否則民事法院無庸自行判斷專利之有效性，且智慧財產案件審理法第16條之規定賦予當事人於民事訴訟提出有效性抗辯攻擊防禦方法之機會，以期紛爭一次解決，是該專利於民事訴訟僅具有類似推定之效力，當事人對於他造主張專利有效之事實，得提出證據爭執該專利有撤銷之原因，使他造無法於該民事訴訟主張專利之效力；而當事人縱未於民事訴訟爭執專利無效或因逾時提出遭法院駁回，並因此受有不利判決，民事法院仍非以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎，蓋當事人本可對於他造主張專利有效之事實提出證據予以爭執，民事法院並應依照智慧財產案件審理法第16條規定自為判斷，然當事人既不爭執專利之有效性或因逾時提出致遭駁回，民事法院自仍係基於全辯論意旨及調查證據之結果，依卷內全部證據資料認定專利有效，並非未經調查，徒以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎。準此，民事法院既係依智慧財產案件審理法第16條規定自行調查證據認定事實而為專利有效之判斷，並非以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使先確定之民事判決基礎發生動搖，當無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用。
６、本件再審被告為系爭專利之專利權人，專利權期間自90年12月11日起至101 年3 月9 日止，於97年3 月12日起訴主張再審原告侵害系爭專利並請求損害賠償及排除侵害，再審原告於第一審程序並未爭執系爭專利之有效性，亦未另行向智慧財產局提出舉發，經台灣台中地方法院於98年12月31日以97年度智字第8 號判決再審原告應連帶給付再審被告500 萬元，及自98年12月29日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息；再審原告不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或進口侵害再審被告系爭專利之IO卡鉗或其他有落入再審被告系爭專利範圍之卡鉗產品。再審原告不服，提起上訴，於99年5 月8 日第二審程序始主張系爭專利不具進步性、新穎性，有應撤銷之原因，並表示於同年2 月12日提出舉發，然經本院99年度民專上字第16號判決以再審原告於第一審言詞辯論終結前均未就系爭專利不具進步性、新穎性為抗辯，至第二審程序始提出系爭專利不具進步性、新穎性之專利無效抗辯，且再審原告未就其有民事訴訟法第447 條第1 項但書各款事由為釋明，逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第447 條第1 項及智慧財產案件審理細則第33條第2
項之規定，不得再主張，且依民事訴訟法第447 條第3 項規定駁回再審原告關於專利有效性之抗辯，並駁回再審原告之上訴，再審原告不服，提起上訴，於100 年3 月17日復經最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定以上訴不合法駁回再審原告上訴確定。而再審原告於99年2 月12日以系爭專利申請專利範圍第1 項至第3 項不具進步性或新穎性，違反核准審定時即90年10月24日修正公布，91年1
月1 日施行之專利法第98條之1 、第98條第2 項等規定，向智慧財產局提出舉發，智慧財產局於101 年1 月10日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。再審被告不服上開行政處分，對之提起訴願，遭經濟部訴願審議委員會於101 年6 月14日駁回訴願，再審被告不服提起行政訴訟，經本院於102 年2 月7 日以101 年度行專訴字第73號行政判決駁回再審被告之訴，上訴後經最高行政法院於102 年7
月25日以102 年度裁字第1022號行政裁定駁回再審被告之上訴確定。再審原告於101 年2 月8 日行政爭訟期間，以系爭專利業經舉發成立為由，對於原確定判決及最高法院100 年度台上字第379 號民事裁定提起再審之訴，經本院於101 年3 月29日以101 年度民專上再字第1 號判決認系爭專利之行政爭訟尚未確定，再審被告對舉發成立之處分業已提起訴願，並無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之事由，乃駁回再審原告之訴，再審原告不服提起上訴，經最高法院於102 年3 月27日以102 年度台上字第522 號民事判決就原判決關於駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請及該訴訟費用部分廢棄；並駁回再審原告其餘上訴。另最高法院以102 年度台聲字第310 號民事裁定駁回再審原告對於最高法院100 年度台上字第379 號裁定再審之聲請確定等情，有上開案號之各裁判、再審原告99年5 月7 日民事補充上訴理由狀（見本院99年度民專上字第16號卷第29至35頁）在卷足憑，並經本院調閱行政訴訟全卷查明屬實。
７、再審原告雖主張原確定判決及原確定再審判決有民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之再審事由。惟查：
（１）智慧財產案件審理法業於97年7 月1 日施行，依同法第37條第1項 之規定，智慧財產案件審理法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。換言之，再審被告固係智慧財產案件審理施行前之97年3 月12日提起專利侵權訴訟，然自97年7 月1 日智慧財產案件審理法施行後即依本法之規定，再審原告得於民事訴訟程序爭執系爭專利之有效性，詎再審原告自97年7 月1 日起至台灣台中地方法院98年12月31日第一審宣判期日止，均未爭執系爭專利之有效性，遲至99年5 月8 日第二審程序始主張系爭專利不具新穎性、進步性，有應撤銷之原因，是再審原告既於第一審未曾提出專利有效性之抗辯，自係第二審程序始提出之新攻擊防禦方法，然其未就有何民事訴訟法第447 條第1 項但書各款事由為釋明，自屬逾時提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第447 條第1 項及智慧財產案件審理細則第33條第2 項之規定，不得再主張；且專利有效性抗辯雖係法律賦予再審原告之權利，然現行民事訴訟法為督促當事人善盡促進訴訟義務，採行適時提出主義，而非隨時提出主義，當事人未依規定善盡適時提出及促進訴訟義務者，將生失權之效果，以節省當事人勞力、時間、費用之花費，並非當事人於第二審程序提出專利有效性抗辯，且該抗辯與判決結果有直接影響，甚或影響訴訟勝敗，即可當然認為顯失公平，否則當事人將可任意選擇何時提出專利有效性抗辯，自妨礙訴訟之終結，徒增不必要之花費，並造成突襲，有礙對造之程序保障。況再審原告於專利侵權訴訟之第一、二審程序均有委任律師為訴訟代理人，並非未委任律師，自第一審程序97年7 月1
日起近兩年後，始於99年5 月8 日第二審程序主張系爭專利無效，顯未依民事訴訟法及智慧財產案件審理細則之規定善盡適時提出及促進訴訟義務，倘若准許再審原告以嗣後確定之行政爭訟結果，對原確定判決提起再審之訴，上開規範目的及功能將無法達成並形同具文，且促使民事訴訟敗訴之當事人有反覆提起專利舉發之誘因，使紛爭無法一次迅速的解決，危害法律及企業經營之安定性，更與現行智慧財產訴訟採取雙軌制之目的相違，民事法院為避免與行政爭訟結果發生歧異，致日後遭當事人提起再審，無論當事人是否意圖延滯訴訟並遲至第二審程序始提出專利有效性抗辯，倘仍不得依民事訴訟法第447 條規定駁回之，反將妨礙訴訟之終結。
（２）智慧財產案件審理法第16條既規定民事法院應自為判斷專利之有效性，如有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利，足徵民事法院並非以智慧財產局准予專利之行政處分作為判決基礎，否則民事法院無庸自行判斷專利之有效性，且智慧財產案件審理法第16條之規定賦予當事人於民事訴訟提出有效性抗辯攻擊防禦方法之機會，以期紛爭一次解決。本件再審原告對於再審被告於原確定判決主張專利有效之事實，本得提出證據爭執系爭專利有撤銷之原因，使再審被告無法於該民事訴訟主張系爭專利，嗣因逾時提出遭本院99年度民專上字第16號民事判決駁回，並駁回再審原告之上訴，原確定判決自非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，蓋再審原告原可對於再審被告主張系爭專利有效之事實提出證據予以爭執，原確定判決並應依智慧財產案件審理法第16條規定自為判斷，然再審原告既因逾時提出致遭駁回，原確定判決自仍係基於全辯論意旨及調查證據之結果，依卷內全部證據資料認定系爭專利有效，並非未經調查，徒以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，自不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定判決基礎發生動搖，亦不因專利法規定經舉發成立撤銷確定之專利，專利權之效力即視為自始不存在而有所影響。
（３）原確定再審判決係認系爭專利之行政爭訟尚未確定，再審被告對舉發成立之處分業已提起訴願，該舉發成立處分仍可能因提起行政救濟而變動，尚難謂因該撤銷專利權之行政處分，使原確定判決基礎發生動搖，並無民事訴訟法第496 條第1 項第11款之再審事由，則原確定再審判決僅係依再審原告所提再審事由判斷是否符合民事訴訟法第496 條第1 項第11款之規定，並非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，亦不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定再審判決基礎發生動搖。
（４）從而，原確定判決既係依智慧財產案件審理法第16條規定自行調查證據認定事實而為系爭專利有效之判斷，並非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，亦不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定再審判決基礎發生動搖，且基於智慧財產案件審理法第16條規定之立法意旨、民事訴訟法第447 條及智慧財產案件審理細則第33條第2 項之規定，賦予當事人程序保障，兼顧當事人實體利益及程序利益，督促當事人善盡促進訴訟義務，避免訴訟延滯，妨礙訴訟之終結，並參考世界各國限制再審提起之趨勢，尤其與我國制度相似之日本亦禁止以嗣後確定之舉發成立行政爭訟結果，對先確定之民事判決提起再審之訴，本件原確定判決自無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用。其次，原確定再審判決僅係依再審原告所提再審事由判斷是否符合民事訴訟法第496 條第1 項第11款之規定，並非以智慧財產局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎，亦不因嗣後舉發成立之行政爭訟確定結果，致使原確定再審判決基礎發生動搖，原確定再審判決同無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之適用，再審原告之主張，尚有未合。
（三）本件既無民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定之再審事由，則就再審被告可否請求再審原告連帶給付500 萬元之本息及排除侵害之爭點，自無審酌之必要。
六、綜上所述，本件原確定判決及原確定再審判決既無民事訴訟法第496 條第1 項第11款所定之再審事由，則再審原告依民事訴訟法第496 條第1 項第11款規定提起本件再審之訴，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件再審之訴為無理由，依民事訴訟法第78條、第85條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　103 　年　　9 　　月　　1 　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 陳容正
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103 　年　　9 　　月　　5 　　日書記官　劉筱淇
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。