智慧財產及商業法院102年度民專訴字第100號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 08 月 04 日

智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第100號原　　　告　陳美秀
訴訟代理人　何永福律師
李昆翰
複代理人　　廖耿璋
被　　　告　松星國際實業有限公司
兼法定代理人施志仲
訴訟代理人　蕭素真
上二人共同
訴訟代理人　徐偉峯律師
尤彰澤律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於104 年7 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告不得自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用侵害中華民國新式樣第D139575 號「鞋幫（三）」專利權之物品。
被告應回收並銷燬侵害中華民國新式樣第D139575 號「鞋幫（三）」專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。
被告應連帶給付原告新臺幣壹拾肆萬柒仟貳佰參拾壹元及自民國一百零二年九月十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔二分之一，餘由原告負擔。
本判決第三項得假執行，但被告如以新臺幣壹拾肆萬柒仟貳佰參拾壹元為原告供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係違反專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、7 款、第262 條第1 項前段定有明文。本件原告於民國（下同）102 年9 月10日起訴時，訴之聲明係請求：1.被告就系爭「涼鞋」或其他侵害我國新式樣第D139575 號「鞋幫（三）」專利（即系爭專利）之產品，不得為自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用之行為。2.被告應回收並銷燬侵害我國新式樣第D139575 號「鞋幫（三）」專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。3.被告應連帶給付原告新臺幣200萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百
分之五計算之利息。4.前項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。嗣於103年8月26日具狀追加聲明請求：如原告受有利判決，被告應以12字體登載如附件之道歉啟事於經濟日報、工商時報、自由時報、聯合報、中國時報及蘋果日報之全國第一版各五日，並負擔其費用（見本院卷二第19頁所示），復又於104 年3 月17日當庭撤回前述聲明登報部分（見本院卷二第90頁），依前揭規定及說明，應准許原告追加及撤回之訴，合先敘明。
乙、實體方面
壹、原告主張：
一、原告於民國（下同）100年3月21日取得中華民國新式樣D139575號「鞋幫（三）」專利（下稱系爭專利），專利期間自
100年3月21日起至111年8月3日止。惟原告發現被告在國內
所製造及販賣給○○股份有限公司（以下簡稱○○公司），並陳列在○○公司嘉義分公司營業處所（嘉義市○○路○段○○○號）之涼鞋（下稱系爭產品），侵害原告系爭專利權，
經原告在上開營業處所購得系爭產品（證物二），委請財團法人中華工商研究院進行專利權侵害之鑑定分析，確認系爭產品落入原告之專利權範圍，侵害原告系爭專利權（證物三），原告遂以102年5月30日嘉義中山路郵局第219號存證信
函，通知被告公司及○○公司應於三日內全面回收並下架系爭產品等排除侵害行為（證物四），卻遭被告否認有抄襲侵權情事，並拒絕回收及下架（證物五）。嗣原告發現被告仍在○○公司公然陳列販售系爭產品（見證物八），顯見被告松星公司仍持續侵害原告之專利權。被告丁○○為被告松星公司負責人，被告松星公司既有侵害系爭專利權之行為，且其製造、為販賣之要約及販賣侵害系爭專利權之系爭產品事項，均屬公司負責人執行業務之範圍，被告丁○○自應與被告松星公司負連帶賠償責任。為此依專利法第96條第1 項、第2 項、第3 項、第142 條，民法第28條、第184 條第1 項前段及第2 項、第185 條，公司法第23條第2 項，提起請求排除、防止被告所為侵害系爭專利權之行為，回收並銷燬侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置，並請求被告損害賠償，爰依民事訴訟法第244
條第4 項規定，暫以新臺幣（下同）200 萬元為最低請求金額。
二、對被告抗辯之陳述：
㈠被告於接獲原告寄發之存證信函通知後，仍然繼續販售系爭產品，顯然已有明知專利產品而故意販賣之事實，被告又於所回覆之存證信函中表明欲追究商譽及商業損失責任（原證五），足證被告之主張並不可採。被告另辯稱系爭產品均是委託訴外人○○鞋業有限公司（下稱○○公司）生產製造，原告否認此項主張，退步言之，縱係訴外人○○公司所製造，亦只能證明訴外人○○公司仿冒原告專利，被告仍無法免除其販賣仿冒品之責任。
㈡被告雖主張系爭專利不具新穎性及創作性，並提出被證5 、7 、8 為證，惟查，上開證據均為私文書，原告否認其真正，又被告雖另聲請傳喚證人即○○公司負責人張鎮政為證，惟證人張鎮政先回答原告之「鞋幫」係二、三十年前就已經在台銷售，嗣又回答「是我自己想的，是我剛好想到」，顯見其說詞相互矛盾，而不足採信。且被告所提被證五，其上所載「吳○○鞋類樣品設計中心」（下稱吳○○設計中心）地址為「台中市○○區○○路○段」，惟在2002年時，根本沒有「台中市○○區」，而所指「台中市○○區」係98年台中市升格為院轄市後，才有此地址，足見該證據係被告臨訟所偽製（本院卷二第6 頁）。又且依專利審查基準，在觀察時，是採用異地、同地觀察及肉眼觀察為宜，被告說明鞋類產品除了依性別、功能及季節等做為區分外，尚有繁多的形狀、色彩及花紋，可知鞋幫的造形空間已是縮小到創作難度增高的程度，所以近似認定的範圍也應縮減，而被告舉證的被證7 尚且不論其真實性為何，但其所顯示的弧形條狀飾紋差別不只在於突出線條與凹溝狀的差異，而且被證7 的弧形條狀飾紋只是單純的遍佈在橢圓凸點的周緣呈密集狀，此為普通太陽光芒的造型，十分呆板且了無新意，但是反觀系爭專利的「涼鞋」，則是採用複數開擴狀的紋飾，令每一弧形化開擴狀的飾紋，以間隔型態加以設計，所以才能產生「放射出」的視覺效果，才能具有視覺上的質感，提昇及吸引目光的作用，絕非被證7 可比擬。
㈢原告甲○○為涼鞋製造商啟蒙企業有限公司之股東，職銜為副總經理，復為該公司負責人陳○○之妻，以自行設計的涼鞋產品，提供給啟蒙企業有限公司自行生產並大量廣告，其專利權的施行與個人是否聞名並無關連，其專利權應受到的保障自無庸言，況且系爭產品亦有委託財團法人中華工商研究院進行專利侵害鑑定，並早已做出認定被告侵權之事實。三、並聲明：1.被告就系爭「涼鞋」或其他侵害我國新式樣第D139575號「鞋幫（三）」專利（即系爭專利）之產品，不得
為自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用之行為。2.被告應回收並銷燬侵害我國新式樣第D139575號「
鞋幫（三）」專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。3.被告應連帶給付原告新臺幣200萬元
及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。4.前項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告答辯：
一、系爭專利具有專利法得撤銷事由，不應准予專利權：
㈠原告系爭專利於99年8 月3 日專利申請日前，即已有相同或近似形狀及花紋之物品公開使用，觀諸系爭專利為一種使用於被安裝在鞋子上的鞋幫，依系爭專利之專利說明書敘述，該鞋幫的造形為長條狀並在中央形成弧形收束，該鞋幫的上表面一側設有複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋，該些飾紋的一端交匯於中央形成一橢圓形凸塊，以組構成類似耀眼太陽的造形（被證3 ）。而訴外人○○公司係從事鞋類產品代工，有○○公司登記資料及財政部稅籍登記資料可證（被證4 ）。早於91年訴外人○○公司即已委託「吳○○鞋類樣品設計中心」設計鞋幫形狀及花紋：為一具有兩端較寬，而中央處較窄呈弧形收束之設計，該鞋幫的上表面一側設有複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋，該些飾紋的一端交匯於中央形成一橢圓形凸塊，以組構成類似耀眼太陽的造形，此有吳○○設計中心於2002年（民國91年）3 月17日，為○○公司設計之鞋幫設計手稿及黑白膠片打樣版可稽（被證5 ），該鞋幫設計與系爭專利之鞋幫形狀與花紋幾近相同，足證早於系爭專利於99年8 月03日申請前，類同之鞋幫形狀與花紋即已設計完成在先，故系爭專利不具新穎性。
㈡訴外人○○企業有限公司（下稱○○公司）乃一貿易商，專門從事童涼鞋、運動鞋及女涼拖鞋之進出口，此有○○公司登記資料及財政部稅籍登記資料可證（被證6 ）。○○公司同時是美國迪○○（Disney）公司童涼鞋出口商，於94 年
起陸續委託○○公司根據吳○○設計中心設計之鞋幫形狀及花紋所生產製造之鞋幫，做為Disney Minnie 粉紅女童涼鞋的鞋幫，產品編號為D-5272（被證7 ），共計1,040 雙，總計金額新台幣104,000 元，有訴外人○○公司94年1 月13
日之銷貨單、94年1 月13日之應收帳款明細表、○○公司負責人張柏憲簽署94年1 月13日之結帳單（結帳總額401,651
元）、○○公司給付○○公司之付款明細、○○公司94年1
月13日之出貨明細表( 含台中關出口支出之港建費、港工費及報關費)(被證15) 等證據可稽，足證訴外人○○公司確實有銷售被證7 之Disney Minnie 粉紅女童涼鞋，並銷售至國外，及訴外人○○公司於94年間已代工○○公司委託生產
Disney Minnie 粉紅女童涼鞋之事實。
㈢比對系爭專利及○○公司於94年間委託訴外人○○公司代工生產之Disney Minnie粉紅女童涼鞋，二者均有兩側寬中央
窄呈弧形造形，已成為鞋幫習知造型，普通消費者選購仍以鞋幫上之紋飾做為選購注意的特徵部份，並作為與其他不同鞋款之選購區別之依據。系爭專利整體注意特徵乃係以被證7 （被告誤載為被證6 ）Disney Minnie 粉紅女童涼鞋鞋幫造形為設計基礎，透過引用及細微改變加附圓點及不同色彩局部變更，以顯示二者不同。惟二者鞋幫上之整體紋飾為選購注意的特徵部份相同，二者仍構成近似設計（詳如答辯三狀比對表，本院卷一第262 頁反面至第263 頁反面），系爭專利之鞋幫形狀與花紋，早於其申請日99年8 月3 日以前已有近似之鞋幫形狀及花紋已公開使用，故系爭專利不具新穎性。
㈣比對系爭專利及○○公司於94年間委託訴外人○○公司代工生產之Disney Minnie粉紅女童涼鞋，二造鞋幫造形及花紋
之差異部份僅在於「錯佈設有圓點造形及整體之色彩」（詳如答辯三狀比對表，本院卷一第265 頁反面至第266 頁反面），而具鞋幫花紋設計之通常知識者及設計師極容易利用轉用、改變位置比例、數目等設計手法以增加、刪減或變動系爭專利之差異性，再者，該差異部份並未使整體設計產生「特異視覺效果」足以被認定系爭專利與Disney Minnie 粉紅女童涼鞋鞋幫造形及花紋有特別差異，並引起特別視覺效果，足見系爭專利為易於思及，而不具有創作性。原告雖辯稱系爭專利之複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋為突出線條，而被證7 所顯示之鞋幫所示的弧形條狀飾紋則為凹溝狀而有所差異。惟將該凹溝狀的弧形條狀飾紋變更為突出的弧形條狀飾紋僅為簡單的改變，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技術易於思及者，有違審定當時專利法第
110 條第4 項之規定，故系爭專利不具創作性。
㈤原告於準備書狀六稱：原告甲○○為涼鞋製造商「啟蒙企業有限公司」之股東，職銜為副總經理，復為該公司負責人陳○○之妻，以自行設計的涼鞋產品，提供給啟蒙企業有限公司自行生產並大量廣告等語。由此益發可證，原告甲○○並無於系爭專利權產品或包裝標示系爭專利證書號數，本諸事實，啟蒙企業有限公司於市面上販賣的系爭專利涼鞋亦均無於產品或包裝或吊牌標示系爭專利證書號數（被證10），原告自不得對被告主張損害賠償。
三、被告販賣系爭產品並無侵害系爭專利之故意或過失：
㈠被告乃一鞋類產品品牌代理商，並非製造商，系爭產品均是是委託訴外人○○公司生產製造。系爭產品之鞋幫形狀及花紋乃○○公司提供打樣版型及花紋予被告參考，經被告認可後，才委託訴外人○○公司生產製造，被告對於系爭產品是否有涉及侵害系爭專利並不知情。被告從事鞋類產品販賣，惟鞋類產品種類繁多，除了有依性別、功能及季節等做為區分之鞋品以外，各種鞋類產品形狀、色彩及花紋繁多實不勝枚舉；加以因應一般消費大眾需求及流行，市場鞋類產品之鞋款及裝飾之色彩和花紋汰舊換新速度很快速，各種鞋款在市面上販售的壽命很短，被告實無能力一一查證所販賣之系爭產品有無侵害他人之專利權。
㈡被告於接獲原告寄發之存證信函通知後，業已分別於102年4月25日及102年6月18日回覆原告存證信函（被證1），被告
並於102年4月30日透過中國機械工程學會鑑定並無侵權事宜（被證2）。且經被告查證代工廠得知，系爭專利鞋幫上之
橢圓形凸塊，以組構成類似耀眼太陽的造形早於99年8月3日申請之前，即已經第三人公開使用，系爭專利為一先前技藝業已喪失新穎性及創作性，顯然違反專利法規定。被告係查證後認定原告告知之主張顯然無法律依據，原告自不能持為被告繼續侵權之主張。
四、原告並無於系爭專利權產品或包裝標示系爭專利證書號數，自不得對被告請求損害賠償。
五、被告系爭產品銷售數量及金額如下：
㈠被告於102 年4 月18日接獲原告委任乙○○○○發給之律師函「要求被告全面回收」系爭產品，惟該律師函並未檢附任何專利侵權鑑定報告，違反公平交易委員會「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，故本案計算損害賠償應以被告於102 年5 月31日接獲原告委任乙○○○○再次發給附有鑑定報告之律師函為計算起始點。
㈡被告於接獲原告之律師函從而知悉原告之系爭專利權後，即陸續進行系爭產品回收工作，原告購買之系爭產品乃係被告尚未完全回收完畢之剩餘商品，被告銷售每一雙系爭產品之數量及售價：102 年共計84雙每雙379 元；103 年共計5 雙每雙399 元，總計89雙，銷售總金額為33,831元，且應扣除系爭產品之成本及必要費用，扣除之後被告銷售系爭商品所得利益為3,927 元（見本院卷二第57頁反面至58頁）。
六、並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
叁、兩造不爭執事項（見本院卷一第220頁、卷二第91頁）：
㈠原告為系爭專利（中華民國新式樣D139575 號）之專利權人。
㈡原告提出之證物起訴狀所附原證2之涼鞋，係被告公司銷售
給○○股份有限公司，○○股份有限公司對外銷售。原告提出之原證8 之涼鞋3 雙亦為被告公司之產品（見本院卷二第91 頁 ）
肆、兩造主要之爭點（見本院卷一第220-221頁）：
㈠系爭專利是否具有得撤銷之事由（被證5 、被證7 、被證8
可否證明系爭專利不具有新穎性及創作性）？
㈡系爭產品是否落入系爭專利範圍？
㈢被告就本件侵權行為有無故意過失？（被告可否主張系爭產品係委託訴外人○○公司製造並由○○公司提供鞋幫圖樣及原告未在專利產品上標示專利號數而不負損害賠償責任？）㈣原告請求被告負損害賠償責任有無理由？得請求之賠償金額為何？
伍、得心證之理由
一、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。因本件被告抗辯系爭專利有得撤銷之事由，本院應就系爭專利有無得撤銷之原因自為判斷。而系爭專利申請日為99年8 月3
日，智慧財產局於100 年2 月10日審定准予專利，是否有得撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之99年8 月25日公布，99年9 月12日施行之專利法論斷。
二、系爭專利之技術內容：
㈠系爭專利係為一種鞋幫之新式樣設計，其鞋幫是具有中央弧形收束的設計，並在一側經由橢圓凸點而以弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，並在其間交錯佈設圓點，促使整體外觀呈現出簡潔之欣賞感受。
㈡系爭專利主要圖面如附圖一。
三、系爭產品之技術內容：
㈠系爭產品如原告起訴狀提出之證物二涼鞋1 雙（連同統一發票彩色影本一併提出），及原告103 年6 月5 日準備二狀提出之原證八涼鞋3 雙（連同統一發票原本一併提出），上開4 雙涼鞋之外觀均相同（系爭產品照片如附圖二，其中鞋幫拆解後之照片引用原告所得提中華工商研究鑑定報告所附之照片）。
㈡系爭產品技術內容：
系爭產品係由兩個鞋幫排列與鞋底結合成拖鞋之鞋子，該鞋幫之外觀於中央具有弧形收束之設計特徵，即兩側末端寬度較大，而由末端沿著中央方向則呈現弧形收束之視覺效果，其中一側近末端處具有一呈Ｖ形之縫紉線條組合，該縫紉條組合係由二條保持一間隔距離之縫紉線條組成，相對應於Ｖ形縫線之另一側則設有一橢圓形，並以該橢圓形為中心顯示有弧形化放射出複數開擴狀之紋飾，使得所有紋飾呈現中心向外由細而粗之視覺效果，該飾紋以一組二條較長且對應於橢圖點之紋飾區隔為二側呈現不同顏色之紋飾，於其內外側各佈設有六條呈順時針方向彎斜之弧形紋飾，於紋飾遠離端部之一側，具有一橢圓形區塊，該橢圓形區塊係位於紋飾之橢圓形的旁邊。
四、系爭產品是否落入系爭專利範圍？
㈠解釋設計專利權之範圍：
⑴依系爭專利圖說，系爭專利「鞋幫( 三) 」主要外觀特點在於整體如附圖所示，其鞋幫是具有中央弧形收束的設計，並在一側經由橢圓凸點而以弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，並在其間交錯佈設圓點，促使整體外觀呈現出簡潔之欣賞感受。
⑵按用於解釋申請專利之新式樣範圍的證據包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利之新式樣範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利之新式樣範圍的解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。用於解釋申請專利之新式樣範圍的內部證據包括圖說及申請歷史檔案。圖說包括物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。申請歷史檔案係自專利申請至維護專利權過程中，申請時原圖說以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。又新穎特徵，指設計專利之對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。又解釋設計專利權之範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵（參見專利侵害鑑定要點第51、53、54 頁 ）。
⑶依系爭專利審查過程中所援引之引證資料，包括﹕我國專利TWD101703 、TWD122638 、TWD130710 、JPD0000000
、JPD0 000000 、USD487183 、USD489517 等先前技藝（如附圖三所示），經比對申請前之先前技藝並參考系爭專利之申請圖面及創作說明之內容後，可客觀認定系爭專利具有創新內容，其新穎特徵可歸納如下，即「本體中央具有弧形收束之設計，並在一側經由橢圓形凸點，而以弧形化放射出複數開擴狀的紋飾，並在其間交錯佈設複數細小圓孔，於該紋飾之一側，具有一橢圓形區塊，另遠離紋飾一側近末端處設一略呈Ｖ形之縫紉線條組合」。
㈡解析系爭產品：
系爭產品為一種「鞋幫」設計，其外觀呈具有兩端較寬、中央處具有弧形收束之設計，在一側設有一橢圓凸點，並以該橢圓凸點為中心向外設有弧形化放射出複數開擴狀紋飾，另於紋飾遠離矩形端部之一側，具有一橢圓形區塊，如是呈現系爭產品整體外觀之視覺效果。
㈢物品相同或近似判斷：
系爭產品與系爭專利均係使用於鞋類製品的鞋幫，其功能、用途應相同，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。
㈣整體視覺性外觀相同或近似判斷：
⑴參酌專利侵害鑑定要點，比對、判斷視覺性設計整體與待鑑定物是否相同或近似之原則如下：
⒈比對整體設計(design as a whole)：
新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計（
overall appearance）為範圍，故申請專利之新式樣範圍不得割裂，局部主張其權利。判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。
⒉綜合判斷：
以整體設計為對象進行比對時，應以解釋後申請專利之新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，客觀判斷其與待鑑定物品是否相同或近似。
⑵系爭專利與系爭產品比對如附圖四，兩者皆於中央設有弧形收束之設計，且同樣於中央具有一橢圓形紋飾，再以該橢圓形為中心向外作複數弧形放射開擴狀之紋飾，該紋飾並呈現中心向外由細而粗之視覺效果，於該紋飾之一側，具有一橢圓形區塊，另遠離紋飾一側近末端處設一略呈Ｖ形之縫紉線，又系爭專利兩端略呈矩形並有一V 形缺口之部位係為沒入鞋底之部位，於通常使用狀態下並非可視，比對時可予以忽略；系爭產品雖然無如系爭專利於弧形化放射出複數開擴狀的紋飾間交錯佈設複數細小圓點，惟此特徵就整體鞋幫物品所佔之視覺比例甚小，兩者經綜合判斷整體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品整體產生的視覺印象足使普通消費者可能誤認係系爭專利之實施品，因此產生混淆的視覺印象，應認定系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利近似。
㈤依上所述，系爭產品業已落入系爭專利範圍，堪予認定。
五、專利有效性技術分析：
㈠被告提出被證5 、被證7 、被證8 主張系爭專利有不具新穎性及創作性：
⑴被證5 係原告提出訴外人吳○○設計中心於91年3 月17日為○○公司之鞋幫設計手稿影本及黑白膠片打樣版正本（如附圖五所示）。
⑵被證7 係原告提出訴外人○○公司於94年間根據吳○○設計中心設計之鞋幫及花紋為訴外人○○公司所製造之
Disney Minnie 女童涼鞋訂單及照片（產品編號為D-5272）（產品照片如附圖六所示），被證8 為該Disney
Minnie女童涼鞋之應收帳款明細表、銷貨單、結帳單、付款明細資料。
㈡被證5 無法證明系爭專利有不具新穎性及創作性：
被告雖主張訴外人○○公司早在91年間即委託吳○○設計中心設計鞋幫形狀及花紋該鞋幫為一具有兩端較寬，而中央處較窄呈弧形收束之設計，該鞋幫的上表面一側設有複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋，該些飾紋的一端交匯於中央形成一橢圓形凸塊，以組構成類似耀眼太陽的造形，並提出被證5 及聲請傳喚證人即○○公司負責人張鎮政為證，原告則否認上開證據之真正。按新式樣專利係保護物品的整體形狀而非局部特徵，被證5 縱有揭示系爭專利之局部花紋裝飾特徵，惟無完整之鞋幫形狀，無法與系爭專利進行比對，本院認為被證5 無法證明系爭專利不具新穎性及創作性。
㈢被證7、8無法證明系爭專利不具新穎性：
⑴被告雖主張訴外人○○公司係美國迪○○公司童涼鞋出口商，自94年起陸續委託訴外人○○公司根據吳○○設計中心設計之鞋幫形狀及花紋，製造Disney Minnie 粉紅女童涼鞋的鞋幫，產品編號為D-5272，並提出被證7 、8 及證人張鎮政之證言為證，原告則否認上開證據之真正。
⑵經查，由被證7 之童鞋照片與系爭專利相較，被證7 之鞋幫另一側並無呈Ｖ形之縫紉線條，其紋飾之一側，亦無如系爭專利具一橢圓形區塊，且系爭專利雖無主張色彩，惟其整體圖式仍呈現不同灰階（具有明暗而無彩度）層次變化之視覺感受，使位於其橢圓凸點周圍複數呈放射狀分佈的弧形條狀飾紋產生轉動狀之動態視覺效果，反觀被證7
橢圓凸點周圍僅呈現單純無灰階變化的放射狀弧線條紋排列。二者以普通消費者選購商品之觀點，經整體比對並綜合判斷兩者視覺性外觀時，所產生的視覺印象不至於使該普通消費者產生混淆的視覺印象，應認定被證7 整體視覺性外觀與系爭專利並不近似，故被證7 結合被證8 之銷售單據不足以證明系爭專利不具新穎性。
㈣被證7、8無法證明系爭專利不具創作性：
⑴按審查創作性時，應就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，若該新式樣的整體或主要設計特徵顯然係模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他習知之先前技藝，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。惟若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該不相同亦不近似的部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或該不相同亦不近似的部分僅為非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，而未產生特異之視覺效果者，亦應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；但若該不相同亦不近似的部分使整體設計產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣具創作性（參2005年版專利審查基準3-3-23頁）。另創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的「後見之明」，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；而應將申請專利之新式樣整體設計與相關先前技藝進行比對，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷（參2005年版專利審查基準3-3-27頁至28頁) 。
⑵經查，系爭專利與被證7 形狀及花紋之差異已如前述，整體觀之，被證7 女童涼鞋鞋幫呈現之形狀及花紋與系爭專利之形狀及花紋仍有相當之差異，所屬技藝領域中具有通常知識者尚難由被證7 先前技藝揭示之鞋幫形狀及花紋易於思及系爭專利之整體形狀及花紋；故被證7 結合被證8
之銷售單據仍不足以證明系爭專利不具創作性。另被證7
雖未揭示完整之鞋幫形狀，惟其「中央具弧形收束之設計」本屬鞋幫相關物品領域習知之先前技藝，此由103 年6
月9 日被告答辯四狀所附被證12、13亦可得證，故進行比對時可忽略，附此敘明。
六、被告就本件侵權行為有無故意過失？
㈠被告雖辯稱，系爭產品係委託訴外人○○公司製造並由○○公司提供鞋幫圖樣，並非被告自行製造，且原告未在專利產品上標示專利號數，被告就本件侵權行為並無故意、過失云云。惟查，原告自市面上取得被告製造、販賣之系爭產品，並送請財團法人中華工商研究所鑑定確屬侵權之後，以102
年5 月30日嘉義中山路郵局第219 號存證信函檢附鑑定報告，通知被告公司應於三日內全面回收並下架系爭產品，有原告提出之上開存證信函可稽（見本院卷一第75-76 頁），被告收受該函後，僅以102 年4 月25日、102 年6 月18日律師函回覆否認侵權事實（見本院卷一第108-111 頁），嗣原告仍於市面上陸續購得系爭產品，有原告提出之原證8 產品及統一發票可稽。經本院於104 年3 月17日言詞辯論期日當庭勘驗原告提出之侵權產品及發票，包括原證2 涼鞋1 雙，統一發票（影本）所載日期為102 年6 月8 日，發票金額379
元，原證8 涼鞋3 雙，統一發票所載日期分別為①102 年7
月6 日（家○○臺北新店分公司），發票金額379 元。②102 年6 月7 日（家○○經國分公司），發票金額379 元。③103 年5 月16日（家○○臺北中和分公司），發票金額399
元，有本院10 4年3 月17日言詞辯論筆錄在卷可稽（見本院卷二第90-91 頁）。被告於原告主張系爭產品已侵害系爭專利權後，應即將系爭產品迅速下架，以免損及他人權益，雖其辯稱另囑託中國機械工程學會鑑定並無侵權，且其查證後認為系爭專利不具新穎性及創作性云云，惟被告提出之被證5 、被證7 、被證8 不足證明系爭專利不具新穎性及創作性，已如前述，且系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利之近似程度極高，相較之下，被證5 、被證7 、被證8 與系爭專利之近似程度，遠不及於系爭產品，被告主觀上認為系爭產品不侵權及系爭專利具有得撤銷之事由，並不足作為其繼續販賣系爭產品之正當理由，且原告於103 年5 月16日在家○○臺北中和分公司購得系爭產品，距離原告向被告主張權利亦近一年，顯非被告所稱尚未及回收完畢之剩餘商品，被告所辯不足採信，被告於收受原告102 年5 月30日嘉義中山路郵局第219 號存證信函之後，繼續製造販賣系爭產品，就本件侵權行為具有故意，堪予認定。
㈡被告雖辯稱，原告未在專利產品上標示專利號數，被告應不負損害賠償責任云云。惟按，專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。被告於原告檢附鑑定報告主張系爭產品已侵害系爭專利權後，仍繼續販賣，對於原告為系爭專利權人及系爭產品已涉侵權糾紛，已知悉甚明，自不能以原告未在專利產品上標示專利號數之抗辯，免除其侵權責任，被告所辯不足採信。
七、原告請求被告負損害賠償責任有無理由？得請求之賠償金額為何？
㈠按設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。設計專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，專利法第136 條第1 項、第142 條準用第96條第1 、2 、3 項、第97條第1 項第2 款、第2 項定有明文。
㈡被告銷售系爭產品，故意侵害原告之專利權，原告請求被告排除侵害，將侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具銷毀或為其他必要之處置，及自102 年6 月1 日起負損害賠償責任，自屬正當（被告亦辯稱，本案計算損害賠償應以被告於102 年5 月31日接獲原告委任乙○○○○所為附有鑑定報告之律師函為計算起始點，見本院卷二第57頁反面）。本院依原告之聲請，分別函詢○○公司各地分公司及愛買公司三重分公司及板新分公司有關被告自102 年6 月1 日迄今，銷售系爭產品「運動涼拖鞋」（商標為HANG TEN、型號218
，尺寸17～22）之單價及數量為何，經○○公司函覆稱，該款運動涼拖鞋售價為399 元，為該公司102 年夏季活動促銷商品，於秋冬換季後即無進貨及銷售，依該公司檢送之銷售資料，自102 年6 月1 日迄今，銷售數量為123 雙。另遠百企業股份有限公司則函覆稱，該公司所轄（愛買）三重分公司及板新分公司並未販賣系爭產品，有○○公司104 年5 月12 日104年○○法字第201505 1201 號函，及遠百企業股份有限公司104 年5 月12日百企104 字第05008 號函在卷可稽（見本院卷二第146-148 頁）。被告雖辯稱上開銷售金額應扣除成本及費用云云，惟為原告所否認，且被告並未提出相關證據以供本院審酌，所辯尚不足採，本院認為應以被告因侵害行為所得之利益即系爭產品全部銷售金額列計，又被告係故意為本件侵權行為，應依專利法第97條第2 項規定，以損害額三倍計算損害賠償。依此，被告應負賠償金額為147,231 元（123 雙×399 元×3 倍＝147,231 元）。
㈢按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條定有明文。被告丁○○為被告松星公司之負責人，對於被告松星公司製造、為販賣之要約、販賣侵害原告專利權物品之行為，均屬公司負責人執行業務之範圍，自應與被告松星公司負連帶賠償責任。
八、綜上，被告松星公司故意不法侵害原告之專利權，原告依專利法第142 條準用第96條第1 項、第2 項、第3 項，公司法第23條第2 項，請求排除侵害，回收並銷燬侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置，並請求被告損害賠償147,231 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即102 年9 月18日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。又本判決第3 項係命給付金額未逾50萬元之判決，應依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款，依職權宣告假執行，又被告陳明願供擔保請求宣告免為假執行，爰酌定相當之擔保金額准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。
九、本件被告所提出之被證5 、7 、8 無法證明系爭專利不具新穎性及創作性，已如前述，故兩造間有關被證5 、7 、8 之私文書及證人張鎮政證言是否真正之爭執，已勿庸論述，又兩造其餘主張及攻擊防禦方法，均與判決之結果不生影響，爰勿庸再予審酌，併此敘明。
十、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　8　　 月　　4　　日
智慧財產法院第三庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　104　 年　　8　　 月　　4　　 日書記官 郭宇修