智慧財產及商業法院102年度民專訴字第29號

• 裁判案由: 專利權權利歸屬等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 12 月 12 日
• 當事人: 群聯電子股份有限公司、潘健成、普鉅有限公司、尤家衛、林士弘

智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第29號原　　　告　 群聯電子股份有限公司
法定代理人　 潘健成
訴訟代理人　 陳寧樺律師
上 一 人
複 代理人　 李懷農律師
訴訟代理人 陳軍宇律師
被　　　告　 普鉅有限公司
法定代理人　 尤家衛
訴訟代理人　 溫令行律師
輔　佐　人　 林士弘
上列當事人間專利權權利歸屬等事件，本院於中華民國102 年11月14 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告普鉅有限公司應將中華民國公告第M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利移轉登記為原告群聯電子股份有限公司所有。
訴訟費用（除原告撤回部分外）由被告普鉅有限公司負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所保護之新型專利所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、原告原起訴請求：⑴被告普鉅有限公司應將中華民國公告第M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利移轉登記為原告所有。⑵被告普鉅有限公司及被告尤家衛應連帶給付原告新臺幣（下同）伍佰萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。⑶前項聲明，原告願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為被告等供擔保，請准宣告假執行。⑷訴訟費用由被告等連帶負擔。嗣於102 年10月7 日撤回訴之聲明第2 項、第3
項（見本院卷㈢第13-14 頁，又原告雖未於書狀中明示撤回被告尤家衛部分，惟訴之聲明第1 項僅與被告普鉅有限公司有關，堪認被告尤家衛部分業經撤回起訴）。被告普鉅公司、尤家衛於收受訴狀後逾10日未提出異議，視為同意撤回，本院僅就訴之聲明第1 項為判決。
乙、實體方面
壹、原告主張：
一、被告普鉅有限公司（下稱普鉅公司）前於民國（下同）99年間委請原告研究開發「iController 」產品，被告普鉅公司並於99年12月13日簽發「開案聲明書」（下稱系爭開案聲明書）予原告，依系爭開案聲明書第7 條載明：「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸本公司（即原告）所有」，原告並同意授予被告公司「產品專賣權利」（見系爭開案聲明書第7 條、第4 條）。因此，原告與被告普鉅公司間因該「iController 」產品專案開發而產生之專利權等相關智慧財產權，自應歸屬於原告所有。詎被告普鉅公司竟於99年12月29日私自將原應歸屬於原告所有之前揭專案研發成果，向經濟部智慧財產局提出新型專利之申請，並取得中華民國公告第M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，系爭專利純係被告普鉅公司不當使用應歸屬於原告之營業秘密及相關智慧財產權，而不法提出申請繼而取得系爭專利權，原告自得依修正前專利法第7 條第3 項、民法第227 條第1 項、第179 條前段、第184 條、第189 條、第227 條第2 項及營業秘密法第4 條、第10條、第12條、第13條，請求被告將系爭專利移轉權登記為原告所有。
二、原告開發系爭專利相關技術由來已久，被告知悉原告具有開發系爭專利技術之能力，於99年10月間即與原告接觸並委託原告研究開發「iController 」產品，雙方再多次透過電子郵件、電話、當面會議等諸多意思表示往來，委任契約已告成立，並不以雙方簽署書面契約為必要，系爭開案聲明書僅係確認雙方先前合作內容之細節，故系爭開案聲明書所記載之日期，係被告普鉅公司用印擲回原告之日期而已，不代表雙方於該日後始發生契約關係，亦不代表雙方合作關係自該日始行展開。
三、被告普鉅公司於99年間委請原告研究開發「iController」
產品相關歷程如下：99年10月20日被告尤家衛代表被告公司，寄送電子郵件予當時任職原告公司之黃ＯＯ先生（原證4
），提及被告普鉅公司有意尋找運用於美國ＯＯ公司（Aoooo Inc.）之iPhone等裝置之無線區域網路技術（Wi-Fi Tech）的廠商，被告普鉅公司欲將研究開發成果使用於玩具方面。案經原告公司與被告普鉅公司間當面會議及多次連繫，於被告普鉅公司提出欲使用之玩具相關資料後，原告公司研發人員進行比對、分析並努力研究，提出至少可運用於手機紅外線技術遙控的解決方案「iController Tech.V01」，原告公司黃ＯＯ先生於99年11月30日將「iController Tech.V01」解決方案文件以電子郵件寄送予被告普鉅公司及被告尤家衛（原證5 ）。原告於99年12月7 日當面與被告公司人員進行會議，展示並操作前述解決方案內容。99年12月8 日被告尤家衛代表被告公司，寄送電子郵件予原告公司之杜ＯＯ先生及黃ＯＯ先生等人，表示被告公司對於原告99年12月7 日展示並操作之解決方案內容十分滿意，被告公司希望立即進行該方案；被告公司並詢及原告設計之遙控器外觀大小，該方案可運用於美國ＯＯ公司（Aoooo Inc.）之iPhone及iPodTouch 裝置，可否運用於iPad等裝置；被告公司並希望與原告簽署合約，以進入下一階段（原證6 ）。原告旋即於99年12月8 日以電子郵件提供遙控器外觀照片乙份（原證7 ，右側者為遙控器，左側之電池係作為比例尺之用）。原告並於99年12月8 日另提供「附條件開案聲明書」乙份（原證8 ）供被告公司審閱，雙方約明「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸本公司（即原告）所有」。被告公司對於本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸屬原告公司所有，並無意見，僅對於日後委託原告公司生產產品之銷售地區及專案相關費用有所疑義（原證9 ）。嗣經原告釐清並同意授予被告公司「產品專賣權利」後（原證10），被告公司即無異議接受所有協商內容，要求原告提供修改後之開案聲明書（原證11）。原告遂以電子郵件提供修改後之開案聲明書乙份（原證12），交由被告公司及其負責人用印，被告公司旋即用印擲回（原證13）。被告普鉅公司復於99年12月16日詢問原告，可否為提供其於香港玩具展欲使用之樣品（原證14）。原告嗣於99年12月28日以電子郵件及附件「iController Layout &
UI Flow Guide V01 」（原證15），提供樣品設計及軟體流程圖予被告公司。上開產品開發歷程之相關文件，足以證明系爭專利確係由本專案開發而產生之智慧財產權，並無疑義。
四、並聲明：被告普鉅公司應將中華民國公告第M406889 號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利移轉登記為原告所有。訴訟費用由被告負擔。
貳、被告辯稱：
一、系爭專利並非系爭開案聲明書所稱因該專案開發而產生之專利權：
參照系爭開案聲明書第7 條之內容可知，上開約定應限於被告在委辦原告生產過程中所衍生之可專利技術始屬原告所有，至於被告原先提供予原告者，自非開發案所衍生之專利，原告應不得主張權利。系爭開案聲明書於99年12月13日簽署，該開案聲明書上又無任何其他例外約定，則被告與原告間委託開發之法律關係當自99年12月13日方為開始，因於99年12 月13 日兩造簽屬系爭開案聲明書前，被告尚未委託原告進行開發，何來法律關係之有，且系爭專利技術及發想，均係源於系爭專案開發開始之前，此亦為原告所不爭執，實不得以系爭開案聲明書主張系爭專利權歸屬原告所有。
二、關於原告主張系爭專利係其於系爭開案聲明書簽署前即研發創想，並提出簡報、電子郵件等資料為證，惟前開證據若非與其主張欠缺關聯性、即為網路上公開之他人圖片或資料，原告所做之「簡報」僅屬「剪貼」而已。
三、系爭專利確係由被告所研發創想，應歸屬於被告所有：
被告先前所提出之證據，確實具有完整之創作動機將系爭專利範圍中之1.一傳輸介面；2.一編碼器；3.一無線發射模組；以及4.一遙控應用程式等要件整合，此已構成一完整之專利，不需實體開發。系爭專利之重點，在於是否有創想及動機將已知之技術做整合，形成具有新功效之結構或裝置。另參酌專利審查基準之內容可知，專利並非討論是否有特定技術，僅需該技術得以透過專利之界定而組合或轉用，並產生功效者，即具可專利性。而原告所引用之開發證據，僅止於系爭專利中「2一編碼器之範疇」，其餘引證皆無法證明在
原告與被告簽署之開案聲明書日期前，具有完整專利範圍特徵之創想及組合動機，無法證明系爭專利應歸原告所有。
四、系爭專利不具進步性，具有應撤銷之事由，依智慧財產事件審理法第16條第2項之規定，原告不得對被告主張權利：
（一）被證14被證14係99年10月16日公開之我國第TW201038045A1 號專利案，其公開日早於系爭專利申請日99年12月29日，可為系爭專利之先前技術; 其第1 圖已揭示一種具遙控模組之多功能手持通訊裝置10，其具有RF通訊模組，該RF通訊模組包含有D/A 轉換器125 、語音編碼解碼器115 、收發裝置110 及天線105 （相關圖式如附圖3 所示。）被證16係97年12月21日公告之我國第M347623 號專利，其公告日早於系爭專利申請日99年12月29日，可為系爭專利先前技術。其說明書第11頁已揭示「記憶體區塊58可包括手勢操作程式88，其可為作業系統之部分或獨立應用程式。手勢操作程式88大體可包括辨識手勢85之發生及將手勢85及/ 或響應手勢85採取何動作通知給一或多個軟體代理程式的一組指令」，而被證16第7I圖則揭示觸控螢幕之按鈕。被證14、16之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1
項、第7 項不具進步性。
（二）系爭專利請求項 2 （與第 8 項同，均為附屬項）「該遙控應用程式更包含一三軸重力感應介面副程式，又該三軸重力感應介面副程式係接收個人觸控通信設備的三軸重力感應器的感應訊號，然後再傳至主程式。」之特徵已為
US 2003/0000000 A1( 被證 7) 及 US 2010/0000000 A1(被證 )8 所揭露，因此不具備進步性。
（三）系爭專利請求項3 （與第9 項同，均為附屬項）「該無線發射模組更包含一無線接收器，該遙控應用程式更包一學習副程式；其中該學習副程式透過無線接收器接收其他遙控器之遙控頻率以儲存個人觸控通信設備的記憶體，及該遙控頻率得適時被主程式透過該學習副程式呼叫。」之特徵，已為被證7 揭露，而不具進步性。
（四）專利範圍第4 項（與第10項同）、專利範圍第5 項（與第11 項 同）以及專利範圍第6 項（與第12項同）所界定螢幕呈現之控制鈕特徵，亦已於本院102 年度民專訴字第8
號判決群Ｏ公司所提出之被證21即You Tube影片"Mobil
Phone Control U. BO Robot Using Bluetooth
Communications" 網頁列印資料暨光碟乙份之組合證明所清楚揭示，因此被證7 結合附件一與附件二亦足證專利範圍第4 項（與第10項同）、專利範圍第5 項（與第11項同）以及專利範圍第6 項（與第12項同）不具進步性。
五、並聲明：原告之訴駁回。如為不利於被告之判決，被告願供擔保請准免宣告假執行。
參、兩造不爭執之事實：
一、被告普鉅公司曾於2012年12月13日簽立系爭開案聲明書，依開案聲明書第7 條載明本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸屬原告公司所有。
二、被告普鉅公司對於民事起訴狀所附原證5 至15之被告普鉅公司與原告公司之往來電子郵件之日期及內容之形式上真正不爭執。（見本院卷㈡第4 頁）
肆、兩造主要爭點：
一、被告取得之中華民國證書號新型Ｍ406889號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，應歸屬原告或被告所有？
二、原告請求被告等將上開新型專利移轉登記予原告所有，有無理由？
伍、得心證之理由
一、被告取得之中華民國證書號新型Ｍ406889號「設於個人隨身觸控通信設備之遙控發射器」新型專利權，應歸屬原告或被告所有？
（一）按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計，修正前專利法第 7 條第 3 項定有明文。本件兩造間對於被告普鉅公司於 99 年間委請原告研究開發「
iController 」產品，被告普鉅公司並於 99 年 12 月
13 日簽發系爭開案聲明書予原告，開案聲明書第 7 條載明：「因本專案開發而產生之著作權、商標權及專利權等相關智慧財產權歸原告所有」，並無爭執，並有系爭開案聲明書在卷可稽（見本院卷㈠第8 頁），依上開約定，不論專案是否由被告出資或提出初期產品需求及初步構想，凡於簽立開案聲明書之後所完成實際產品技術之專利申請權及專利權，均應歸屬於原告公司所有。原告主張系爭專利權為「iController 」產品專案開案所產生之技術成果，為被告所否認，並各自提出證據資料，主張系爭專利技術為該所研發創想，本院玆就系爭專利技術及申請專利範圍，及兩造各自提出之證據能否證明系爭專利技術為何人研發，分述如後。
（二）系爭專利技術及申請專利範圍分析：
⑴一種設於個人觸隨身控通信設備之遙控發射器，係包含一傳輸介面，係為3.5mm 插頭介面或30pin 插頭介面，以接收個人觸控通信設備的控制資料傳輸至編碼器；一編碼器，係將航行控制模組的信號進行編碼成控制訊號，再傳送給無線發射模組；及一無線發射模組，將經編碼器編碼的控制訊號發送給遙控式玩具；藉由上述元件的組合，僅使用個人觸控通信設備即可遙控玩具，以增進便利性及娛樂性。其圖式如附圖一。
⑵系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利請求項共計12項，其中請求項1 、7 為獨立項，請求項2 至6 為依附於請求項1 之附屬項，請求項8 至12為依附於請求項7 之附屬項，內容如下：
1.一種設於個人觸控通信設備之遙控發射器，係包含：
一傳輸介面，係為接收個人觸控通信設備的控制資料傳輸至編碼器；
一編碼器，係將航行控制模組的信號進行編碼成控制訊號，再傳送給無線發射模組；
一無線發射模組，將經編碼器編碼的控制訊號發送給遙控式玩具；
一遙控應用程式，其中該遙控應用程式係預存於或雲端下載預存至個人觸控通信設備之記憶體中，其中該遙控應用程式係包含一主程式及一使用者介面副程式，該使用者介面副程式係接收個人觸控通信設備的觸控螢幕的複數個按鈕的外部輸入訊號，主程式則接收使用者介面副程式訊號據以計算判讀後，透過發送器的傳輸介面傳給編碼器。
2.如申請專利範圍1 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該遙控應用程式更包含一三軸重力感應介面副程式，又該三軸重力感應介面副程式係接收個人觸控通信設備的三軸重力感應器的感應訊號，然後再傳至主程式。
3.如申請專利範圍1 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該無線發射模組更包含一無線接收器，該遙控應用程式更包一學習副程式；其中該學習副程式透過無線接收器接收其他遙控器之遙控頻率以儲存個人觸控通信設備的記憶體，及該遙控頻率得適時被主程式透過該學習副程式呼叫。
4.如申請專利範圍2 或3 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該使用者介面副程式係包含複數個方向控制鈕、一加速鈕、複數個頻道選擇鈕或其組合輸出於個人觸控通信設備的觸控螢幕。
5.如申請專利範圍4項所述之設於個人觸控通信設備之遙控
發射器，其中該使用者介面副程式另包含一定方向鈕。6.如申請專利範圍4 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該使用者介面副程式另包含一著陸鈕。7.一種設於個人觸控通信設備之遙控發射器，係包含：一保護套，係為套設於個人觸控通信設備的框體，且與一殼體結合，其中該殼體內配置有傳輸介面、編碼器及無線發射模組；
一傳輸介面，係為接收個人觸控通信設備的控制資料傳輸至編碼器；
一編碼器，係將航行控制模組的信號進行編碼成控制訊號，再傳送給無線發射模組；
一無線發射模組，將經編碼器編碼的控制訊號發送給遙控式玩具；
一無線發射模組，將經編碼器編碼的控制訊號發送給遙控式玩具；
一遙控應用程式，該遙控應用程式係預存於或雲端下載預存至個人觸控通信設備之記憶體中，其中該遙控應用程式係包含一主程式及一使用者介面副程式，該使用者介面副程式係接收個人觸控通信設備的觸控螢幕的複數個按鈕的外部輸入訊號，主程式則接收使用者介面副程式訊號據以計算判讀後，透過發送器的傳輸介面傳給編碼器。
8.如申請專利範圍7 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該遙控應用程式更包含一三軸重力感應介面副程式，又該三軸重力感應介面副程式係接收個人觸控通信設備的三軸重力感應器的感應訊號，然後再傳至主程式。
9.如申請專利範圍7 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該無線發射模組更包含一無線接收器，該遙控應用程式更包一學習副程式；其中該學習副程式透過無線接收器接收其他遙控器之遙控頻率以儲存個人觸控通信設備的記憶體，及該遙控頻率得適時被主程式透過該學習副程式呼叫。
10.如申請專利範圍8 、或9 項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該使用者介面副程式係包含複數個方向控制鈕、一加速鈕、複數個頻道選擇鈕或其組合輸出於個人觸控通信設備的觸控螢幕。
11.如申請專利範圍10項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該使用者介面副程式另包含一定方向鈕。
12.如申請專利範圍10項所述之設於個人觸控通信設備之遙控發射器，其中該使用者介面副程式另包含一著陸鈕。（三）系爭專利為系爭開案聲明書所產生之專利權：
⑴原告主張系爭專利為兩造間「iController 」產品專案開發所產生之專利權，業據提出2010年11月30日原告公司黃昶學致被告普鉅公司之電子郵件及其附件「i-ControllerTech. V01 」解決方案影本（下稱原證5） ，及2010年12月28日原告公司張原賓致被告普鉅公司代表人尤家衛之電子郵件及其附件「iController Layout&UI Flow Guide
V01 」影本（下稱原證15）。被告對於原證5 至原證15被告與原告公司之電子郵件之日期及內容之形式上真正均不爭執（見本院卷㈡第4 頁）。
⑵系爭專利之申請專利範圍之技術特徵分別揭示於原證 5
及原證 15 之文件：
①請求項 1：
原證5 第7 頁所示「i-ControllerAccessorie s」Model 1.已揭示一種設於iPhone手機之遙控發射器，其包括一傳輸介面(linker)、無線發射模組(infrared)、及編碼器( 將傳輸介面(Linker)之信號編碼成控制訊號並傳送給無線發射模組(infrared)) （見附圖二-1）。再者，原證5 第4 頁所示「i-Phone/iPod Control User
Interface Implementati on 」則揭示一遙控應用程式之使用者接介面規劃（見附圖二-2），而原證15更詳細揭露遙控應用程式之軟體控制流程，原證15第6 、7 頁已揭示一遙控應用程式(Gamepad、G-Sensor Landscape) 係包含一主程式及一使用者介面副程式，該使用者介面副程式係接收手機的觸控螢幕的複數個按鈕（第6 頁2-2 Control Page、第7 頁3-2 Calibration Page) 的外部輸入訊號，主程式則接收使用者介面副程式訊號據以計算判讀後，透過發送器的傳輸介面(linker)傳給編碼器（見附圖二-3）。經比對系爭專利請求項1 之技術特徵，已分別揭露於原證5 及原證15，由前述證據可證明系爭專利請求項1 所載新型係於99年12月28日由原告公司所實際完成，其晚於系爭開案聲明書之簽訂日期。②請求項 2：
請求項 2 係為依附於請求項 1 之附屬項，經查原證
15第7至10 頁所示「3. G-Sensor Landscape 」、「
3A.G-Sens or Landscape-Control」、「4.G-Sensor
Portrait」及「4A. G-Sensor Portrait-Control 」已揭示三軸重力感應介面副程式架構，其係接收手機的三軸重力感應器的感應訊號（第8 、10頁之Turn Right、Turn Left 、Forward 及Backward等感應訊號) ，然後再傳至主程式（見附圖二-3、附圖三，因此請求項2 所附加之「三軸重力感應介面副程式」技術特徵已揭示於原證15。
③請求項3 ：
請求項3 係為依附於請求項1 之附屬項，經查原證5第9頁已揭露該遙控控制器可應用於遙控直升機、遙控汽車、遙控快艇或其他遙控玩具之特徵（見附圖四），既該遙控控制器可控制多種遙控玩具，則其必需具有接收及學習其他遙控器之遙控頻率之功能，故請求項3所 附加之「無線接收器」及「學習副程式」技術特徵已揭示於原證5 。
④請求項 4：
請求項4 係依附於請求項2 或3 之附屬項，經查原證15第6 頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合(Gamepad)輸出於手機觸控螢幕，其中原證15第6 頁所揭示「
Direction Button」、「Throttle Button 」及「
Channel Buttons 」則可分別對應於請求項4 之「複數個方向控制鈕」、「加速鈕」及「複數個頻道選擇鈕」（見附圖二-3），故請求項4 所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑤請求項 5：
請求項5 係依附於請求項4 之附屬項，經查原證15 第6頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合(Gamepad) 輸出於手機觸控螢幕，其中原證15第6頁 所揭示「
Direction Adjust Button 」則可分別對應於請求項5
之「定方向鈕」（見附圖二-3），故請求項5 所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑥請求項 6：
請求項6 係依附於請求項4 之附屬項，經查原證15 第6頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合(Gamep ad)輸出於手機觸控螢幕，其中原證15第6 頁所揭示「Landing Button」則可分別對應於請求項6 之「著陸鈕」（見附圖二-3），故請求項6 所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑦請求項 7：
請求項7 係為獨立項，由原證5 第8 頁所示「i-Controller Accessories」Model 2.已揭示一保護套，套設於手機的框體，且與殼體結合；原證5 第8 頁所示「i-Controller Accessories」Model 2.已揭示一種設於
iPhone手機之遙控發射器之殼體，該殼體配置有一傳輸介面(linker&Connector)、無線發射模組(infrared)、及編碼器（將傳輸介面(linker&Connector)之信號編碼成控制訊號並傳送給無線發射模組(infrared)) （見附圖五）。再者，原證5 第4 頁所示「i-Phone/iPod
Control User Interface Implementation 」則揭示一遙控應用程式之使用者接介面規劃（見附圖二-2），而原證15更詳細揭露遙控應用程式之軟體控制流程，原證15第6 、7 頁已揭示一遙控應用程式(Gamepad、G-Sensor Landscape) 係包含一主程式及一使用者介面副程式，該使用者介面副程式係接收手機的觸控螢幕的複數個按鈕( 第6 頁2-2 Control Page、第7 頁3-2 Calibration Page) 的外部輸入訊號，主程式則接收使用者介面副程式訊號據以計算判讀後，透過發送器的傳輸介面
(linker&Connector) 傳給編碼器（見附圖二-3）。綜上所述，系爭專利請求項7 之技術特徵已分別揭露於原證5 及原證15，由前述證據可證明系爭專利請求項1 所載新型係於99年12月28日由原告公司所實際完成，其晚於99年12月13日「開案聲明書」之簽訂日期。
⑧請求項 8：
請求項8 係為依附於請求項7 之附屬項，經查原證15
第7至10頁所示「3. G-Sensor Landscape 」、「
3A.G-Sensor Landscape-Control 」、「4. G-Sensor
Portrait」及「4A. G-Sensor Portrait-Control 」已揭示三軸重力感應介面副程式架構，其係接收手機的三軸重力感應器的感應訊號（見第8 、10頁之Turn Right、Turn Left 、Forward 及Backward等感應訊號) （見附圖三），然後再傳至主程式，因此請求項8 所附加之「三軸重力感應介面副程式」技術特徵已揭示於原證15。
⑨請求項 9：
請求項9 係依附於請求項7 之附屬項，經查原證5 第9
頁已揭露該遙控控制器可應用於遙控直升機、遙控汽車、遙控快艇或其他遙控玩具之特徵，既該遙控控制器可控制多種遙控玩具，則其必需具有接收及學習其他遙控器之遙控頻率之功能（見附圖四），故請求項9 所附加之「無線接收器」及「學習副程式」技術特徵已揭示於原證5 。
⑩請求項 10：
請求項10係為依附於請求項8 或9 之附屬項，經查原證15第6 頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合(Gamepad) 輸出於手機觸控螢幕，其中原證15第6 頁所揭示「Direction Button」、「Throttle Button 」及「
Channel Buttons 」則可分別對應於請求項10之「複數個方向控制鈕」、「加速鈕」及「複數個頻道選擇鈕」（見附圖二-3），故請求項10所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑪請求項 11：
請求項11係為依附於請求項10之附屬項，經查原證15第6 頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合(Gamepad)
輸出於手機觸控螢幕，其中原證15第6頁 所揭示「
Direction Adjust Button 」則可分別對應於請求項11之「定方向鈕」（見附圖二-3），故請求項11所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑫請求項 12：
請求項 12 係為依附於請求項 10 之附屬項，經查原證15 第 6 頁已揭示使用者介面副程式之控制鈕組合
(Gamepad) 輸出於手機觸控螢幕，其中原證 15 第 6
頁所揭示「 Landing Button 」則可分別對應於請求項12之「著陸鈕」（見附圖二-3），故請求項12所附加之技術特徵已揭示於原證15。
⑶系爭專利請求項1 至12之技術特徵已分別揭露於原證5及
原證15，由前述證據可證明系爭專利係99年12月28日由原告公司所實際完成，其晚於99年12月13日系爭開案聲明書之簽訂日期。
⑷被告雖提出99年10月8 日普鉅公司與其客戶Booooooooo的Hooooo Cooo 間電子郵件（被證一）、99年11月2 日
Youtube 手機螢幕觸控控制紅外線（R/C ）直升機報導光碟片暨畫面（被證二）、99年11月8 日原告公司人員黃ＯＯ致普鉅公司電子郵件（被證三-1）、99年11月16日普鉅公司致原告公司人員黃ＯＯ之電子郵件（被證三-2）、
777-150 紅外線控制直升機產品資料（被證四），並主張上開資料可證明系爭專利係為被告公司所完成云云（見見本院卷㈠第177-189 頁），惟查被證一係為被告向客戶說明準備開發產品之電子信件，惟並未揭示具體之產品結構內容；被證二係為YOUTUBE 網站之影片，其並非被告所開發之產品；被證三-1、被證三-2係原告與被告間對於搖桿操作封包之討論，惟並未揭示具體完整之系爭專利內容。被證四僅係為777-150 遙控直升機產品網頁，亦未揭示具體完整之系爭專利內容。前述證據及其組合均未揭示具體完整之系爭專利內容，無法證明系爭專利係為被告公司所完成，故被告主張不可採。
二、原告請求被告等將上開新型專利移轉登記予原告所有，有無理由？
（一）系爭專利請求項1 至12之技術特徵已分別揭露於原證5及
原證15，故系爭專利為兩造間就「iController 」產品專案開發所產生之專利權，堪予認定，依兩造間開案聲明書第7 條之約定，系爭專利之專利申請權及專利權應歸屬於原告所有。又按專利權之授予固為專利專責機關本於行政權作用所為，惟研發成果經專利專責機關核准而成為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，專利權之歸屬發生爭執時，真正之專利權人除得依專利法規定之舉發程序提出救濟外，亦得選擇依民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利（102 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第2 號研討結果參見）。本件兩造間之開案聲明書第7 條已約定就本專案開發產生之專利權應歸屬原告所有，被告卻自行申請並取得系爭專利權，原告依兩造間之契約，及侵權行為、不當得利之法律關係，請求被告將系爭專利權移轉登記為原告所有，自屬正當。至於原告另依營業秘密法第4 條、第10條、第12條、第13條規定，請求侵害營業秘密之損害賠償部分，未提出相關證據，證明系爭專利技術符合營業秘密法第2 條規定「營業秘密」之要件，此部分請求，即難以准許。
（二）被告雖辯稱，系爭開案聲明書於99年12月13日簽署，故被告與原告間委託開發之法律關係，當自99年12月13日方為開始，在兩造簽屬系爭開案聲明書前，被告尚未委託原告進行開發，何來法律關係之有？且系爭專利技術及發想，均係源於系爭專案開發開始之前，由被告所提出，原告自不得以系爭開案聲明書主張系爭專利權歸屬其所有云云。惟查，系爭開案聲明書第7 條業已明定，凡因本專案開發所產生之著作權、商標權、專利權等智慧財產權，均歸屬原告所有，故兩造間因執行「iController 」產品專案開發過程所產生之技術成果，其專利申請權及專利權，均應歸屬原告所有，不得僅限縮解釋自簽署專案開發聲明書「之後」所產生之專利技術，始歸原告所有。又依原告提出研發歷程說明及相關文件，被告於99年10月20日先與原告連絡接觸並提出其「iController 」產品之應用及技術之需求，原告運用其專業尋求適當之解決方案後，於99年11月30日將解決方案寄送予被告，嗣兩造人員於99年12月7
日進行會議，由原告人員展示並操作解決方案內容，翌日被告表示對原告提出之決方案十分滿意，並希望與原告簽署合約，以進行下一階段合作，嗣原告於99年12月8 日將附條件開案聲明書提供被告審閱，兩造經磋商並修正部分文字後，被告乃於99年12月13日在原告提出之系爭開案聲明書簽名用印後送回原告。故本件專案開發過程在雙方正式簽署書面文件之前，原告已為被告著手進行技術之研究及開發，待原告已獲得一定之成果時，並提出具體明確之解決方案之後，兩造始正式簽署開案聲明書，故原告提出之最終技術解決方案，與正式簽約前之研發歷程，具有連續性之關係，無從斷然劃分，被告竟主張須在簽署系爭開案聲明書之後所產生之技術始歸屬原告所有，顯違反締約時雙方之真意，退步言之，縱依被告所辯，本院認為系爭專利技術係於99年12月28日由原告公司所實際完成，已如前述，且被告係於99年12月29日提出系爭專利之申請，均係在系爭開案聲明書99年12月13日簽署之後，系爭專利權自應歸屬於原告所有。
三、被告提出系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對本件判決結果無影響：
（一）按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1
、2 項固定有明文。該條規定「不得對於他造主張權利」，係指不得行使智慧財產權之排他權能，例如物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法，及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權，並基於上開排他權能請求排除侵害及損害賠償之權利。至於專利權歸屬之爭議，乃爭執何人為真正之專利權人，並未涉及專利權本身是否有效及專利權人得否行使排他權之問題，非屬智慧財產案件審理法第16條之規範目的，故在專利權歸屬之訴訟，應無上開智慧財產案件審理法第16條之適用。
（二）本件被告雖抗辯系爭專利請求項1 至12均不具進步性，有應撤銷之事由云云。惟依前開說明，本件為專利權歸屬之爭議，並無智慧財產案件審理法第16條規定之適用，系爭專利權目前並未經智慧財產專責機關撤銷，仍屬有效，原告自得主張其為真正之專利權人，請求被告將系爭專利權移轉登記予伊，被告尚不得以系爭專利具有得撤銷事由之抗辯，對抗原告之移轉登記請求權，被告上開辯解，尚不足採。至於被告另案對第三人群Ｏ科技股份有限公司請求損害賠償事件（本院102 年度民專訴字第8 號事件），本院於上開事件所為系爭專利不具進步性之判斷，僅有拘束該案當事人之效力，於本件訴訟不生影響，附此敘明。
四、綜上所述，本件兩造間依系爭開案聲明書第7 條之約定，因本專案開發而產生之專利權歸原告所有，系爭專利權為「
iController 」專案開發所生之專利權，應歸屬原告所有，被告自行申請專利獲准，已違反兩造間契約之約定，原告依據兩造間之契約及債務不履行、侵權行為、不當得利之法律關係，請求被告應將系爭專利權移轉登記予原告，核屬正當，應予准許。至於原告依據營業秘密之法律關係請求部分，並未證明系爭專利技術屬於原告公司之營業秘密，此部分請求尚難准許，惟此部分與前開准許部分之請求為競合合併關係，不另為駁回之諭知。本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。
陸、原告撤回其訴者，訴訟費用由原告負擔，民事訴訟法第83條第1 項定有明文。本件原告起訴後撤回訴之聲明第2 項請求，故上開撤回部分訴訟費用應由原告負擔。至於被告普鉅公司敗訴部分，訴訟費用應由被告普鉅公司負擔，附此敘明。柒、訴訟費用之依據：民事訴訟法第83條第1項、第78條。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　12　　月　　12　　日智慧財產法院第一庭
法 官 彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　12　　月　　12　　日書記官　郭宇修