102年度民聲字第11號｜智財：保全證據｜裁判日期：102 年 07 月 08 日

智慧財產法院民事裁定 102年度民聲字第11號聲請人　中國砂輪企業股份有限公司法定代理人　白陽亮代理人　盧柏岑律師代理人　李彥群律師代理人　黃麗蓉律師上一人複代理人馮達發律師相對人宋健民上列聲請人與相對人宋健民聲請證據保全事件，本院裁定如下：主文准就相對人置於錸Ｏ科技股份有限公司位於新竹縣湖口鄉○○○○區○○○路○○號內之下列證據為保全：相對人與錸Ｏ科技股份有限公司(RＯＯＯ) 、美國ＯＯＯＯ公司(AＯＯＯＯＯＯ) 、深圳ＯＯＯＯＯ技術有限公司(SＯＯＯ) 、台Ｏ科技（Ｏ州）有限公司(TＯＯＯ) 與南ＯＯＯ光電科技有限公司(JＯＯＯ) 間與下列事項有關之文件及電子郵件：（1 ）鑽石碟(Diamond Disk(c))、（2 ）鑽石陣(DiaGrid、Diamond Grid或DG) 、（3 ）修整器(Dresser或Conditioner)、（4 ）先進鑽石碟(Advanced Diamond Disk(c) 或ADD)、（5 ）陶磁鑽石碟(Ceramic Diamond Disk(c) 或CDD)、（6 ）有機鑽石碟(Organic DiamondDisk(c )或ODD)、（7 ）組合式鑽石碟(BODD)。聲請程序費用由相對人負擔。理由一、本件聲請意旨略以：（一）聲請人中國ＯＯ企業股份有限公司為我國上市公司，也是世界鑽石工具（用以研磨、切削) 之領導廠商。因相對人稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於民國（下同）85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」（下稱JVA ），約定由聲請人投入研發經費、給付權利金，委請相對人為聲請人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），聲請人並與相對人簽訂工作契約、聘任合約書。雙方就系爭合作案另於91年8 月21日簽署中文版「Joint Venture Agreement 」（下稱中文版JVA ），嗣於97年10月15日簽署「JV增補條款」。另雙方於99年1 月7 日簽訂「備忘錄」，99年5 月1 日簽訂備忘錄（二），100 年1 月21日簽訂備忘錄（三），而兩造之系爭合作案依約將於102 年10月28日終止。上開約定中，「中文版JVA 」為「JVA 」之修訂補充，「JV增補條款」是「JVA 」與「中文版JVA 」之修訂補充，依後約優於前約原則，三者如有衝突矛盾時，JV增補條款效力最優先，中文版 JVA 次之，最末為JVA 。而備忘錄與備忘錄（二) 係針對相對人與第三人合作所為之特別約定，備忘錄（三) 係聲請人與相對人為提前清算部份專利權而為之特別約定，除其中有特別約定之部分取代JV增補條款之相關約定外，其餘則仍依JV增補條款。（二）依JV增補條款約定，系爭合作案之專利登記於相對人名下，然因系爭合作案係由聲請人出資及維護成果，故聲請人就系爭合作案之專利享有專利實施權、三分之二所有權、專利移轉請求權及專利費用返還請求權，未經聲請人同意，相對人不得擅自管理、處分或拋棄系爭合作案之專利。惟相對人竟為下列侵權行為，損害聲請人之權益： ⑴相對人於100 年間向聲請人表示其欲前往錸Ｏ科技股份有限公司（下稱錸Ｏ公司）任職，發展與LED 相關散熱技術之產品（相對人現為錸Ｏ公司董事兼總經理），聲請人勉為同意並安排相對人續任技術顧問。聲請人嗣發現，相對人為助長錸Ｏ公司與聲請人公司競爭，竟將至少22件有關鑽石碟之國內外專利轉讓予錸鑽公司。上開22件專利中，有5 件之專利證書為聲請人所保管，相對人竟向智慧財產局公務員謊稱該等專利證書已遺失。 ⑵相對人自98年間起，未經聲請人同意，自行將系爭合作案之專利授權予中國ＯＯＯＯ微電子技術有限公司（下稱ＯＯ微電子）、中國ＯＯ科技（Ｏ州）有限公司（下稱ＯＯ科技）、南ＯＯＯ光電科技有限公司（J ＯＯＯ、下稱南ＯＯＯ）、江蘇ＯＯＯ材料科技有限公司（S ＯＯＯＯ、下稱江蘇ＯＯ），並擔任ＯＯ微電子之董事長、ＯＯ科技百分之四十九股權之股東。聲請人知悉後，為求補救，乃與相對人協商並於99年間簽署備忘錄、備忘錄（二) ，相對人於該等文件中承諾：據實揭露其轉讓或授權給上開公司之專利技術，並出資購買屬於聲請人所有的三分之二專利權。然除江蘇鑫鑽案已履行外，其餘並未履行。聲請人迄今仍不知系爭合作案尚有多少專利已被相對人轉讓或授權予上開公司。 ⑶聲請人嗣又發現，相對人已擅自將系爭合作案所生之中國專利申請號第9 ＯＯＯＯ.0號轉讓予ＯＯ微電子，另將中國專利申請號第0ＯＯＯ2號、第0ＯＯＯＯ.4號及第 0ＯＯＯＯ.7 號轉讓予ＯＯ科技。 ⑷相對人擅自指示專利事務所停止維護兩造系爭合作案之專利達22件，而拋棄該等專利權。（三）相對人為下列侵害聲請人營業秘密之行為： ⑴聲請人於101 年10月間得知，相對人將聲請人擁有的BODD製造技術之營業秘密，洩漏給ＯＯ微電子，並利用聲請人資助之另一產學合作計畫（國立ＯＯ科技大學蔡ＯＯ教授主持之研究室），為ＯＯ微電子的BODD產品進行測試，使ＯＯ微電子的BODD產品具備足以威脅聲請人鑽石碟產品之能力。 ⑵相對人為自行與美國ＯＯＯＯ公司（A ＯＯＯＯＯＯＯ Inc.，下稱美國ＯＯ公司）合作，竟不顧聲請人反對，向聲請人之潛在競爭對手美國ＯＯ公司推銷聲請人已開發之BODD 產品，並於101 年8 月14日偽稱已得聲請人公司執行長之同意，帶領美國ＯＯ公司人員進入聲請人公司高度機密的製程場所，致洩漏聲請人製造鑽石碟（包含BODD) 之製程營業秘密予美國ＯＯ公司。（四）相對人為違反聘任合約書中有關競業禁止及保密義務之行為：相對人依聘任合約書第10條、第11條、第15條，對聲請人負有保密及競業禁止義務，竟未經聲請人同意，自98年3 月2 日起擔任ＯＯ微電子董事長，自98年7 月2 日為ＯＯ科技百分之49股權之股東，並將聲請人產製BODD之營業秘密，洩漏給ＯＯ微電子，且未經聲請人同意，帶美國ＯＯ公司人員進入聲請人公司高度機密的製程場所，洩漏聲請人公司製程營業秘密，已違反聘任合約書之義務。（五）聲請人對於營業秘密遭相對人違約，不法提供或洩漏予第三人之具體範圍，系爭合作案專利遭相對人違約不法提供或轉讓予第三人之具體範圍，遭相對人違約不法停止維護之系爭合作案專利之具體範圍，及相對人是否因此獲利及獲利若干等待證事實之相關證據，有保全之必要，惟上開證據均在相對人住居或工作之範圍，聲請人實難取得，且聲請人已於近日對相對人提出警告，要求其停止相關侵害行為，相對人業已知悉其違約或不法行為可能遭聲請人向司法機關進行民、刑事追訴，故相對人有湮滅、隱匿上開應保全之證據，致其滅失或礙難使用之虞，且就確定事物之現況有法律上之利益並有必要，為此，依民事訴訟法第368 條第1 項規定聲請准予保全證據云云。並聲明：請准保全相對人與ＯＯ科技股份有限公司(RＯＯＯ) 、美國ＯＯＯＯ公司(AＯＯＯＯ) 、深圳ＯＯ微電子技術有限公司(SＯＯＯ)、ＯＯ科技（Ｏ州）有限公司 (TＯＯ)、ＯＯＯＯ光電科技有限公司(JＯＯＯＯ )間與下列事項有關之文件及電子郵件：（1 ）鑽石碟(Diamond Disk(c)) 、（2 ）鑽石陣(DiaGrid、Diamond Grid或DG) 、（3 ）修整器(Dresser或Conditioner)、（4 ）先進鑽石碟(Advanced Diamond Disk(c) 或ADD)、（5 ）陶磁鑽石碟(Ceramic Diamond Disk(c)或CDD)、（6 ）有機鑽石碟(Organic Diamond Disk(c)或ODD)、（7 ）組合式鑽石碟(BODD)。二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。㈡保全之證據。㈢依該證據應證之事實。㈣應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368 條第1 項與第370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬，或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確性。又按民事訴訟法第368 條於89年2 月9 日修正公佈，增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的；此外亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。三、本件聲請人就其主張之事實，業據提出JVA 、中文版JVA 、JV 增補條款、備忘錄、備忘錄( 二) 、備忘錄( 三) 、工作契約、聘任合約書、錸鑽公司登記資料。相對人擅自移轉之系爭合作案專利之證明文件、專利證書影本相對人「有容乃大的鑽石碟策略」文件及其附件、相對人ＯＯ科技（中國）文件、相對人「DTC 在中國的合作案」文件、相對人擅自拋棄聲證10之22件專利之證明文件、蔡ＯＯ教授訪談記錄、、102 年2 月26日至2 月27日間相對人與美國ＯＯ公司之電子郵件、聲請人公司內部事件報告、101 年8 月14日監視器畫面及蒐證照片等證據為釋明。依兩造所訂JV增補條款第三（一）（二）約定，依本JV所發展產品或技術之智慧財產權登記為相對人名義，惟聲請人有優先使用權，聲請人擁有該智慧財產權三分之二之權利利益及價值，依JV所發展之產品或技術之智慧財產權，雖相對人對聲請人為非專屬授權，惟聲請人所使用之智慧財產權，相對人對外授權時不得傷害聲請人之利益，其餘智慧財產權相對人對外授權時，應返還聲請人代為支付之費用並加計合理利息，如雙方同意出讓或對外授權聲請人所使用之智慧財產權，受讓人或被授權人支付之對價，扣除成本後，三分之二歸屬聲請人所有，三分之一歸屬相對人。而依備忘錄（三）第八條約定，相對人於系爭合作案到期時，應將原始四項專利（即中文版JVA 第六條所載之四項專利）無償移轉予聲請人，如有違反，聲請人得向相對人求償，而聲請人所使用之ODD 鑽石碟專利，聲請人支付權利金達15年時，該專利應無條件移轉予聲請人所有。另備忘錄（三）僅就鑽石金屬散熱片專利及DLC 鍍膜專利予以清算，鑽石碟相關專利不包含在內。依上開約定，聲請人主張其對系爭合作案之專利享有專利實施權、三分之二權利、移轉請求權、費用返還請求權，且未經聲請人同意，相對人不得任意授權、移轉、拋棄系爭合作案之專利權，而影響聲請人之權益等情，並非無據。而相對人是否有將系爭合作案之專利授權或轉讓他人，其授權或移轉專利之數量及內容為何，及授權及轉讓之代價為何，相對人有無將聲請人之營業秘密提供或洩漏予第三人等事實，攸關聲請人得否向相對人追訴違約或侵權行為責任，及損害賠償之範圍、金額之認定，而聲請人所保全之證據確與上開待證事實具有關連性，且請求保全之證據資料均在相對人支配範圍，聲請人非透過保全證據之方式無從取得相關證據，且兩造間之系爭合作案即將於102 年10月28日到期，相對人已至第三人ＯＯ公司擔任董事及總經理，並與聲請人公司從事相同產業之第三人美國ＯＯ公司、ＯＯ微電子、ＯＯ科技（Ｏ州）公司、南ＯＯＯ、江蘇ＯＯ公司等發展合作關係，彼此已為具有競爭關係之同業，如待日後訴訟中始為調查，證據確有滅失或礙難使用之虞，且聲請人就確定事物之現狀亦有法律上之利益並有必要，又聲請人請求保全之標的限於相對人與上開第三人間就系爭合作案有關7 項鑽石碟產品專利之文件及電子郵件，就保全證據之範圍已有具體明確之限定。另就當事人間利益衡量觀之，聲請人並無其他可期待之方法取得證據資料，雖證據保全可能影響相對人之營業秘密，惟智慧財產權案件審理法設有秘密保持命令制度，已兼顧當事人之訴訟權益及營業秘密之保護，本院衡酌全案情節，認為聲請人聲請保全證據有必要性，合於法律規定，應予准許，爰裁定如主文所示。四、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　102　年　　7　　月　　8　　日

智慧財產及商業法院102年度民聲字第11號

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