智慧財產及商業法院102年度民著上字第23號

• 裁判案由: 侵害著作權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 02 月 27 日

智慧財產法院民事判決
102年度民著上字第23號上　訴　人　味島食品股份有限公司
法定代理人　楊茂盛
訴訟代理人　王至德 律師
被 上訴人　陳亮夫即上島食品工廠
上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國102 年7 月19日本院102 年度民著訴字第18號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國103 年2 月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院有管轄權：
按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依商標法及著作權法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、本件應適用我國著作權法：
(一)本件準據法不適用日本法：
按關於以權利為標的之物權，依權利之成立地法。民國100
年5 月27日修正施行前之涉外民事法律適用法第10條，暨修正施行後之涉外民事法律適用法第38條第2 項均有明文規定。本件上訴人雖主張上訴人公司法定代理人楊茂盛於64年間，自日本引進海苔醬到臺灣，並委請日本人設計，如本判決附圖1 所示「女娃娃圖」及「小娃娃圖」圖案（下稱系爭著作）用於海苔醬瓶標，故楊茂盛取得系爭著作之著作權，嗣後移轉予上訴人。因系爭著作確為日本人於日本所完成，依權利之成立地法，本件應適用日本法云云。然被上訴人否認系爭著作為楊茂盛委託日本人完成，應適用日本法等語。職是，本院自應審酌系爭著作是否為日本人於64年間在日本完成創作者。經查：
1.上訴人未盡系爭著作為日本人在其本國創作之舉證責任：
上訴人雖提出原證3 之輸入許可證更改申請書（見原審卷第14頁），然其內容僅能說明64年間有輸入日本海苔製品之事實，無從證明日本人前於64年間在日本完成創作系爭著作。參諸原證4 及原證6 之瓶標及照片（見原審卷第15、22至26頁），並未記載日期及著作人，亦無法證明系爭著作之著作人與完成創作日，況原證4 之「女娃娃圖」與「小娃娃圖」與系爭著作之圖樣不盡相同。至於原證5 之帳冊內容亦未載明系爭著作之圖樣及其著作人（見原審卷第16至21頁），顯無法知悉系爭著作為日本人於64年間在日本完成創作。職是，上訴人未證明系爭著作之著作人與創作完成日期為何，其主張楊茂盛於64年間由委託日本人在其本國創作系爭著作云云，即不足為憑。
2.被上訴人否認系爭著作為日本人在其本國之創作：
著作權人對第三人行使著作權，倘遭他人否認其有著作權時，基於舉證責任分配之原則，對其著作權利存在之有利事實，自應負舉證之責任。被上訴人已否認上訴人有系爭著作之著作權（見本院卷第113 頁），而上訴人於原審與本院審理期間，除未證明楊茂盛前有委託日本人在其本國創作系爭著作外，亦未提出系爭著作之著作人之身分、著作完成時間及獨立創作等事證，既然上訴人無法舉證證明其取得系爭著作之事實，益徵本件準據法不適用日本法。
(二)獨立保護原則與屬地主義原則：
按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，100 年5 月27日修正施行後之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。因智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，或不以登記為成立要件者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上應以各該國之法律為準，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。而100 年5 月27日修正施行前之涉外民事法律適用法，並無相關之規定。因上訴人就楊茂盛於64年間有委託日本人在日本創作完成系爭著作之事實，無法舉證以實其說，既如前述，上訴人是否自楊茂盛處繼受系爭著作之著作財產權，容有疑義。準此，上訴人主張被上訴人侵害系爭著作之著作權，自應適用我國著作權法認定有無成立侵害著作權之法律關係。退步言，上訴人得證明其主張之上開事實，然上訴人主張被上訴人在我國侵害其系爭著作之著作權。揆諸前揭說明，以著作權為標的之權利，適用該著作權受保護地之法律，益徵本件應適用我國著作權法。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
(一)上訴人起訴主張：
1.上訴人法定代理人楊茂盛於64年間，自日本引進海苔醬至臺灣，並委請日本人設計「女娃娃圖」及「小娃娃圖」兩個娃娃之圖案，故楊茂盛為系爭著作之著作權人。楊茂盛嗣以系爭著作申請註冊商標前，即將系爭著作之著作財產權轉讓予上訴人，上訴人並於94年間取得商標註冊號第01187074號「女娃娃圖」、第01187076號「小娃娃圖」之商標權，如本判決附圖2 所示（下稱系爭商標）。被上訴人明知系爭著作及系爭商標均為上訴人所有，竟未經上訴人同意及授權，擅自重製系爭著作，並執以作為商標印製於被上訴人生產之海苔醬罐頭外包裝。經上訴人比對，發現被上訴人仿冒之兩娃娃圖，如本判決附圖3 所示（下稱被控娃娃圖），均與上訴人之系爭著作實質近似，被控娃娃圖之大小、服裝、神韻及動作等項目，均與系爭著作相同，被上訴人侵害上訴人之系爭著作權及系爭商標權，爰依92年11月28日修正施行之商標法（下稱修正前商標法）第61條第1 項、第3 項、第63條第1
項第2 款，相當於現行商標法第69條第1 項、第3 項、第71條第1 項第2 款，暨著作權法第88條第1 項、第2 項第2 款、第3 項、第88條之1 、第89條之規定，提起本件訴訟。
2.被上訴人為海苔醬同業，應知悉上訴人販售之海苔醬所印製之娃娃圖圖案，且臺灣嘉義地方法院檢察署（下稱嘉義地檢）將被上訴人所生產之海苔醬送請經濟部智慧財產局（下稱智慧局）鑑定罐裝標籤之圖樣是否相同或近似於上訴人註冊之商標，經智慧局認定兩者構圖之意匠極為相仿，有使相關消費者發生混淆誤認之虞，是被上訴人所生產之海苔醬包裝之兩娃娃圖圖案，確實相同或近似於上訴人之兩娃娃圖圖案。雖證人○○○到庭證述被上訴人於66年間向其購買海苔醬之設備、材料與沿用新味珍工廠海苔醬之娃娃圖，且娃娃圖與系爭著作完全相同等情。惟證人並未經營該工廠，且該工廠並非設置於其住處進出必經之出入口，即非經常性接觸，竟得肯定40餘年前所見之圖式與系爭著作相同樣。況證人於法庭上證述時，先以所提示之圖案非彩色為由，表示看不出來，待提示彩色圖時，竟能認定完全相同，顯與常理有違。且證人於法庭陳述時，原表示不記得以多少金額將材料轉讓被上訴人，因被上訴人提示後，始表示為新臺幣（下同）6
萬元，其證詞顯係經被上訴人指導，其所為之證詞不具可信性。
3.被上訴人就「上島」商標僅就文字註冊，未就娃娃圖註冊，被上訴人雖辯稱前於75年12月1 日申請商標註冊，然其僅就文字註冊，自與系爭商標根本無任何關連性，顯見其意在混淆視聽，藉以卸責。倘被上訴人自66年間已使用被控娃娃圖，且瞭解商標註冊之重要性而註冊「上島」商標，為何於商標註冊後，直至上訴人註冊娃娃圖為商標前，均未就娃娃圖進行註冊，實與常理有違，顯見其係臨訟卸責之詞。再者，上訴人所生產販售之海苔醬於市場上有相當市占率，各大通路均可見上訴人所生產販售之海苔醬，被上訴人直至上訴人以律師函通知被上訴人有侵權情事時，均未有任何行動，顯見其非自始使用系爭商標，而係於知悉上訴人所販售之海苔醬具有相當高之市占率，相關消費者認定具有一定程度之認同，故以十分近似之娃娃圖作為自家商品之圖案，實已侵害上訴人之系爭商標及系爭著作。被上訴人於原證12之書函陳稱被上訴人海苔醬之「生產販售皆採小型方式經營」，其於66年間之印刷技術，未如現今進步，其印刷成本對於小型方式生產之廠商為甚大負擔。被上訴人竟稱其66年間已開始使用該娃娃圖，其所付出之印刷成本，可能大於其所獲取之利益，顯見其所述前後矛盾，即無足採。
4.被上訴人經由訴外人錦慶商行、銀喜美股份有限公司之喜美生鮮超市、千田百貨股份有限公司、興慶商行、巧群企業有限公司之大群超市、農友超市股份有限公司、元貿商行之大埔超市等商號，公開陳列與販售其所仿冒生產之海苔醬，業已造成上訴人重大損失。被上訴人於本案刑事程序中自承於82年開始印製，並使用被控娃娃圖。職是，上訴人認被上訴人自82年至103 年間侵害行為所得之利益，每年至少為20萬元，故上訴人自得依法向被上訴人請求損害賠償100 萬元。爰起訴聲明：⑴被上訴人應給付上訴人侵害著作權及商標權之損害賠償100 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑵被上訴人不得散布、重製任何侵害中華民國第01187074號商標及第01187076號商標圖樣之依商標法施行細則第19條附表商品及服務分類表中商品類別第29類，即肉、魚肉、家禽肉及野味；濃縮肉汁；經保存處理、冷凍、乾製及烹調之水果及蔬菜；果凍、果醬、蜜餞；蛋；乳及乳製品；食用油及油脂之產品，或為任何其他侵害上訴人商標權之行為，其已散布者應全部回收。⑶被上訴人所持有原證1 及原證2 圖樣所載上訴人之著作物，暨應用該等著作物所生產製造之產品包裝，被上訴人應予提出及銷燬，並不得再行重製或使用，亦不得再有其他侵害上訴人著作權之行為。⑷被上訴人應負擔費用將本件最後事實審民事判決書全部內容，包括案號、當事人、主文、事實欄，以不小於20號字體登載於自由時報、中國時報及蘋果日報各1 日。⑸上訴人就第1 項之請求願供擔保請准宣告假執行。
(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，其提起上訴與主張：
1.上訴人既提出系爭著作之原稿及印刷原稿作為證據供原審法院調查，已證實上訴人法定代理人楊茂盛確有出資委託他人設計系爭著作，並印刷用於海苔醬外包裝之情事。職是，本件應依64年間當時有效之著作權法第16條為據，認定楊茂盛出資聘請他人所為之系爭著作，其著作權歸屬楊茂盛先生享有。原審法院係依現行著作權法第12條第1 項及第2 項，而認上訴人未能證明依法律規定或依契約約定由楊茂盛取得系爭著作之著作財產權，其與當時有效之著作權法第16條顯有未合，有判決適用法規不當之違法。再者，因系爭著作之原稿係用以作為日本引進之海苔醬外包裝之商標，自難直接於著作原稿上直接標示創作人名，且64年間之著作權觀念尚未普遍，實難以期待著作人於著作原稿上有何特別之註記。有鑑於上訴人於64年間已自日本輸入海苔醬在臺灣販售，並於瓶上即已使用系爭著作，可證上訴人於64年間已有使用系爭娃娃圖之事實。
2.上訴人已取得系爭商標之註冊，被上訴人主張不受上訴人之商標權之限制，自應就其善意先使用之要件負舉證責任。縱使於上訴人註冊商標前，被上訴人已使用系爭商標，因被上訴人係基於模仿使用上訴人之商標，以使相關消費者發生混淆誤認而獲取不法利潤，不得主張善意使用。被上訴人雖主張其於66年間向證人○○○購買設備與材料後，開始製作販售海苔醬，且所販售之海苔醬係沿用○○○之父自58至60年成立之新味珍工廠所採用之娃娃圖。惟被上訴人未提出證據證明其自66年起至91年間，已善意使用系爭商標作為海苔醬外包裝。被上訴人於75年間已進行商標登記，除被上訴人所自行提示之日文圖樣之商標登記證之外，尚有商標註冊號為第00 340402 號、第00351733號及第00351731號之商標圖樣，且應用前述商標之商品名稱均有標示為海苔。顯然被上訴人已將其於75年間所使用於販售海苔醬之所有商標圖樣，均已註冊登記。然第00347483號、第00340402號、第00351733號、以及第00351731號之該等商標登記證，均未包含類似於上訴人所創作之系爭商標之圖樣。倘如被上訴人所主張，其自66年間開始生產海苔醬即已使用系爭娃娃圖作為商標，至75 年 間被上訴人竟未將系爭娃娃圖一併申請註冊商標，顯與常理相悖。
3.上訴人於海苔醬市場上市占率頗高，被上訴人自無不知之理。被上訴人所提出之92年9 月20日自鵬紙器股份有限公司（下稱自鵬公司）印刷稿件，有近似於系爭商標圖樣，顯見被上訴人係見上訴人之海苔醬產品廣受市場認同，基於使相關消費者發生混淆誤認而獲取不法利潤之意圖，而刻意採用近似於系爭商標圖樣，自始即非以善意而使用系爭娃娃圖。被上訴人顯係為擴增其銷售量，遂仿冒上訴人之商標以販售其自製之海苔醬。當上訴人於100 年8 月23日發律師函予被上訴人時，被上訴人自知理虧，始於100 年8 月30日之回函中回覆，願意停止使用仿冒之娃娃圖作為商標。倘被上訴人自認並無違法之情事，怎會於收受律師函後，立即表示願意不再使用該商標。
4.證人○○○○前於101 年5 月23日經檢察官訊問時表示，其自70年間始販賣被上訴人之海苔醬，亦無法確定被上訴人之海苔醬，是否為系爭商標圖樣。嗣於103 年1 月7 日經法官訊問時，竟表示於70年間前即開始販賣被上訴人之海苔醬，且能確定被上訴人之海苔醬與系爭商標相同，顯然悖於常理。加以該證人為被上訴人所聲請傳喚，可合理推斷，係經被上訴人所指示為對於被上訴人有利之證詞，益徵證詞已與事實有違，其證詞應不足採信。證人前後證詞反覆，無論何者為真，均已構成刑法上之偽證罪，其證詞不應列為證據。被上訴人指示證人○○○○為有利於己之證詞，自有可能指示證人○○○為有利於被上訴人之證詞。證人○○○○之證詞前後矛盾，證人○○○於法庭上顯經被上訴人所指示，兩者均與被上訴人為舊識，證言有偏頗被上訴人之虞，顯不具可信性，實不應做為判決之基礎而應予排除。爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人侵害著作權及商標權之損害賠償100 萬元，並自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑶被上訴人不得散布、重製任何侵害中華民國第01187074號商標及第01187076號商標圖樣之依商標法施行細則第19條附表商品及服務分類表中商品類別第29類，即肉；魚肉；家禽肉及野味；濃縮肉汁；經保存處理、冷凍、乾製及烹調之水果及蔬菜；果凍、果醬、蜜餞；蛋；乳及乳製品；食用油及油脂之產品，或為任何其它侵害上訴人商標權之行為，其已散布者應全部回收。⑷被上訴人所持有原證1 及原證2 圖樣所載之上訴人著作物，暨應用該等著作物所生產製造之產品包裝，被上訴人應提出及銷毀，並不得再行重製及使用，亦不得再有其它侵害上訴人著作權之行為。⑸被上訴人應負擔費用將本件最後事實審民事判決書全部內容，包括案號、當事人、主文、事實欄，以不小於20號字體登載於自由時報、中國時報及蘋果日報各1 日。⑹第2 項之請求，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。⑺第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人抗辯：
(一)證人○○○之父約自58年起至60年間成立新味珍食品廠販售海苔醬，其父死亡後，被上訴人於65年間向○○○學習製作海苔醬之技術，66年間並向○○○購買製作海苔醬之設備、材料及沿用新味珍工廠海苔醬之娃娃圖。因○○○無法兼顧海苔醬生意，陸續將新味珍工廠客戶介紹予被上訴人，被上訴人並於75年12月1 日將「上島」商標申請註冊。被上訴人自66年間起沿用新味珍工廠娃娃圖為包裝販售海苔醬，並非模仿上訴人所稱原創之圖案。依證人○○○之證言，可證明其父自58年至60年間成立新味珍工廠時，即使用被控娃娃圖，被上訴人於66年間起即委由佳美肉舖食品行販售海苔醬，當時係使用娃娃圖作為被上訴人海苔醬商品之圖案。被上訴人於75年間向國稅局申報之營利事業所得稅結算申報書與資產負債表、76年委請新光公司印製娃娃圖標籤及80年間委託自鵬公司印刷包裝紙箱，在包裝之瓦楞紙箱上印製有娃娃圖，均可證被上訴人於上訴人註冊前已善意使用該商標，被上訴人應受修正前商標法第30條規定之保護。
(二)被上訴人不知上訴人於94年間註冊與被上訴人相近之商標圖，且上訴人與被上訴人商品之娃娃圖，有諸多差異。上訴人之女娃娃圖手掌張開捧一碗飯、並留一條長辮子，被上訴人則無此圖樣。而上訴人與被上訴人小娃娃圖臉部表情亦不同，可見上訴人與被上訴人之娃娃圖案不同，難謂被上訴人以重製方法侵害上訴人之著作財產權。上訴人於100 年8 月23日來函告知被上訴人所使用之娃娃圖與其公司註冊之商標相似，有侵害商標權之疑，被上訴人即停止使用原有之商標圖，並立刻委請他人設計，以避免發生爭議。因被控娃娃圖係被上訴人於66年間向證人○○○購買製作海苔醬之設備與材料，並沿用新味珍工廠海苔醬之娃娃圖，自非模仿使用上訴人之系爭商標。被控娃娃圖係○○○父親自58年至60年間成立新味珍工廠時即採用，且有證人○○○具結作證。此早於上訴人所主張64年委託日本人設計圖案之期間，不可能模仿上訴人原創之圖案。況上訴人除未證明著作完成時間外，亦無法證明著作人為何，其上訴無理由。被上訴人經營慘澹，通路與上訴人不同，且市占率極低，不足以對上訴人構成威脅，且被上訴人自101 年8 月後，即另行設計產品包裝圖案，未再以系爭商標為被上訴人商標圖，以展現被上訴人之誠意。
(三)佳美肉舖食品行負責人即證人○○○○前出庭作證陳述內容，雖與偵查筆錄不盡相同，係因偵查庭上並未出示被控娃娃圖供其辨識，僅依檢察官口頭詢問，因其未見被控娃娃圖，故無從確定圖案內容。因被上訴人自101 年8 月中旬起收受上訴人律師函後，即已更換其商標圖案。○○○○自101 年8 月至103 年1 月間所見者，均為被上訴人新圖樣，故在未提示被控娃娃圖供其辨識之情況下，無從確定被上訴人於101 年8 月前所用被控娃娃圖之內容。○○○○於103 年1 月經提示系爭娃娃圖供其辨認，○○○○目睹被控娃娃圖，即可清楚辨識，並加以陳述，證明被上訴人確自70年間起委託其商號販售之海苔醬，即已使用被控娃娃圖為包裝圖樣。至於被上訴人係自66年或70年起何時開始委售，因時隔35年，○○○○雖不敢確定。然○○○○之證詞經依法具結，其依事實陳述之證言，應具證據能力。職是，爰聲明請求駁回上訴人之上訴，暨如受不利之判決，願供擔保免予假執行。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。
(一)不爭執事項：
本院整理兩造不爭執之事實，將成為本件判決之基礎，茲說明如後（見本院卷第78至79頁）：1.上訴人於94年5 月26日申請註冊系爭商標，商標圖樣、註冊號數及指定使用商品如本判決附圖2 所示，商標權期間自94年12月16日起至104 年12月15日止。2.被上訴人在於其生產、販賣之海苔醬罐頭外包裝上，使用如本判決附圖3 所示之圖案。3.被上訴人陳亮夫是上島食品工廠獨資之負責人。
(二)兩造主要爭點：
本件當事人主要爭點厥在（見本院卷第79頁）：1.上訴人是否為系爭著作之著作財產權人？2.被上訴人得否主張修正前商標法第30條第1 項第3 款之善意使用，不受上訴人之系爭商標之商標權效力所拘束？準此，本院參諸兩造之爭執所在，首應論究上訴人是否為系爭著作之著作財產權人？此為上訴人行使著作權之前提，否則無法對被上訴人行使侵害著作權之請求權；繼而探討被上訴人是否得主張修正前商標法第30條第1 項第3 款之善意使用，不受上訴人商標權效力所拘束？
參、得心證之理由：
一、本件適用修正前商標法與現行著作權法之規定：
現行商標法雖前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7
月1 日施行，而上訴人主張被上訴人侵害系爭商標權之行為，係自被上訴人於刑事程序中所自承之82年開始使用被控娃娃圖時起，然上訴人之商標權應自94年取得系爭商標註冊後，始受商標法之保護，故被上訴人上開行為是否侵害被上訴人之商標權，本諸實體從舊、程序從新原則（參照最高法院92年度臺上字第2130號民事判決），自應依據被上訴人行為時之92年11月28日修正施行之商標法規定而為論斷。而被上訴人有無侵害系爭著作，即以現行著作權法之規定為準據法。
二、上訴人不得向被上訴人行使系爭著作之著作財產權：
(一)著作權人應證明有著作權之事實：
按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。民事訴訟法第277 條與著作權法第10條分別定有明文。是我國著作權法採創作保護主義，著作人於著作完成時即享有著作權（參照最高法院99年度臺上字第481 號刑事判決）。因著作權人所享著作權，屬私權之範疇，其與一般私權之權利人相同，對其著作權利之存在，自應負舉證之責任。故著作權人為證明著作權，應保留其著作之創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料作為證明自身權利之方法。倘日後發生著作權爭執時，應提出相關資料由法院認定之。準此，著作權人之舉證責任，在訴訟上至少必須證明著作人之身分、著作完成時間及獨立創作等事項。
(二)上訴人未證明其為系爭著作之著作財產權人：
上訴人雖主張上訴人法定代理人楊茂盛於64年間，自日本引進海苔醬到臺灣，並委請日本人設計系爭著作用於海苔醬瓶標，本件應依64年當時有效之著作權法第16條為據，認定楊茂盛出資聘請他人所為之系爭著作，故楊茂盛取得系爭著作之著作權，系爭著作申請註冊商標前，楊茂盛將系爭著作之著作財產權轉讓予上訴人云云。惟被上訴人否認上情。職是，本院首應審究上訴人法定代理人楊茂盛有無委請日本人創作系爭著作；繼而探討上訴人是否繼受系爭著作之著作財產權（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。經查：
1.上訴人未證明楊茂盛委請日本人創作系爭著作：
⑴按出資聘人所成之著作物，其著作權歸出資人享有之。但當事人間有特約者，從其特約，53年7 月10日之著作權法第16條定有明文。上訴人雖提出64年輸入許可證更改申請書（見原審卷第14頁之原證3 ）、78年委託新力紙品印刷有限公司（下稱新力公司）印製之海苔醬瓶標（見原審卷第15頁之原證4 ）、78年國稅局驗證之記帳帳冊（見原審卷第16至21頁之原證5 ）、84年包裝標籤紙及出口報單（見原審卷第22至26頁之原證6 ）、原稿影本（見原審卷第136 至137 頁）等件為憑。然本院參諸上訴人提出原證3 之輸入許可證更改申請書（見原審卷第14頁），可知其內容僅能說明64年間有輸入日本海苔製品之事實，無從證明日本人前於64年間在日本完成創作系爭著作。而原證5 之帳冊內容未載明系爭著作之圖樣及其著作人（見原審卷第16至21頁），無法知悉系爭著作為日本人於64年間在日本完成創作。
⑵至於原證4 及原證6 之瓶標及照片（見原審卷第15、22至26頁），未記載日期及著作人，實無法證明系爭著作之著作人與完成創作日，況原證4 之「女娃娃圖」與「小娃娃圖」與系爭著作之圖樣不盡相同。至於上訴人雖於原審提出著作原稿，然其與系爭商標圖樣有差異（見本院卷第79頁），難認系爭著作為日本人於64年間在日本完成創作，上訴人自不得依據53年7 月10日之著作權法第16條規定，依據出資人之地位享有系爭著作權。職是，上訴人雖主張楊茂盛於64年間有委託日本人在其本國創作系爭著作，並取得系爭著作云云，然不足為憑。
2.上訴人未證明其繼受系爭著作之著作財產權：
按著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。著作財產權之受讓人，在其受讓範圍內，取得著作財產權。著作權法第36條第1 項、第2 項固定有明文。然先有創作之著作存在前提，始有繼受著作財產權之情事。上訴人雖主張楊茂盛於64年間取得系爭著作之著作權，然未能提出系爭著作之創作過程文件，既如前述。是上訴人除未證明系爭著作之著作人身分，藉以證明其所指之某日本人，是否確有創作能力、有無充裕或合理而足以完成系爭著作之時間及支援人力外，亦未證明該日本人獨立完成系爭著作之期間。準此，楊茂盛既然未取得系爭著作之著作權，上訴人顯然無法自楊茂盛處繼受系爭著作之著作財產權，故上訴人非系爭著作之著作財產權人，縱使被上訴人有侵害系爭著作之著作財產權，然上訴人亦不得向被上訴人行使系爭著作之著作財產權，足認上訴人依著作權法第88條第1 項、第2 項第2 款、第3 項、第88條之1 及第89條等規定，向被上訴人行使損害賠償請求權、銷燬請求權及判決書登載請求權，即無理由。
(三)被上訴人未侵害系爭著作之著作財產權：
1.證人○○○可證被上訴人未侵害系爭著作之著作財產權：
證人○○○於原審結證稱：其父約自50年代起新味珍工廠生產與販售海苔醬，其父於64年間死亡，因無法兼顧海苔醬生意，嗣於66年間將製作海苔醬之設備、材料轉讓予被上訴人（即原審被告），並沿用新味珍工廠海苔醬之娃娃圖等語（見原審卷第127 至129 頁）。參諸證人○○○上揭證言可知，其父自50年代起成立新味珍工廠時，已使用被控娃娃圖，故被上訴人自66年間起沿用新味珍工廠娃娃圖為包裝販售海苔醬，並非模仿上訴人所稱原創之圖案。因證人○○○之父使用被控娃娃圖早於上訴人所主張64年間委託日本人設計圖案之期間，衡諸前常，不可能模仿上訴人原創之圖案。況上訴人均未證明何人為系爭著作之著作人與系爭著作完成時間。
2.證人○○○證言有證明力：
上訴人雖主張證人未經營該工廠，且該工廠並非設置於其住處進出必經之出入口，即非經常性接觸，其無法肯定40 餘
年前所見之圖式與系爭著作相同樣。然證人○○○之父經營新味珍工廠生產與販售海苔醬，渠等為至親，故證人○○○為人子女知悉其父事業經營事項，合乎常情。況其父死亡後，由其經手將製作海苔醬之設備、材料及娃娃圖等項目轉讓予被上訴人，其為交易之當事人，自應知悉轉讓事業項目。經原審當庭提示彩色圖，令證人辨識，得喚起證人之往昔記憶甚明，足見證人證言具有相當之可信性，上訴人指摘證人證詞係經被上訴人指導，其所為之證詞不具可信性云云，為臆測之詞，即不足為憑。
三、被上訴人未侵害上訴人之系爭商標：
探討直接侵害商標行為之成立要件，在體系結構上應討論侵權行為之三層結構：構成要件、違法性及故意過失等層次。三層結構在邏輯上具有一定次序之關聯，須先有符合構成要件之事實行為，繼而判斷該當行為是否違法，最後就違法性之行為，認定有無故意或過失之主觀要件。上訴人雖主張被上訴人侵害系爭商標，被上訴人應負侵害商標之責任云云。惟被上訴人抗辯稱其無侵害系爭商標之故意或過失，且有修正前商標法第30條第1 項第3 款之善意先使用等事由，不成立商標侵害行為等語。可知兩造主要爭執厥於被上訴人是否未經上訴人同意或授權，而有修正前商標法第61條第2 項之行為，被上訴人有無善意先使用之限制商標事由，其事涉是否成立侵害系爭商標。職是，本院首應分析被上訴人行為是否符合直接侵害系爭商標之構成要件，繼而探討被上訴人有無善意先使用之系爭商標事由，以認定被上訴人是否侵害上訴人之系爭商標，善意與否事涉被上訴人有無故意或過失之主觀要件。茲依序論述如後：
(一)被上訴人行為符合直接侵害系爭商標之構成要件：
按除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1.於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。2.於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。修正前商標法第29條第2 項與第61條第2 項分別定有明文，相當於現行商標法第35條第2 項、第68條等規定。揆諸前揭說明，直接侵害商標事件之場合，行為人應有商標使用之行為。準此，本院先探討被上訴人有無使用商標之行為，繼而論述被上訴人之行為是否符合直接侵害系爭商標之構成要件。經查：
1.被上訴人有使用商標之行為：
所謂商標使用者，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修正前商標法第6 條定有明文，相當於現行商標法第5 條。準此，所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品或其包裝容器。⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。⑶將商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。⑸前開之各情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。上訴人主張被上訴人生產之海苔醬罐頭外包裝，有如本判決附圖3 所示之被控娃娃圖，而被上訴人陳亮夫為上島食品工廠獨資之負責人等事實，並為被上訴人所不爭執，堪信為真實（參照本院整理當事人不爭執事項2 至3 ）。職是，被上訴人有行銷商品之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標。
2.被上訴人有修正前商標法第29條第1 項第3款之侵害行為：
⑴上訴人主張其前於94年間取得如本判決附圖2 所示之系爭商標，被上訴人生產之海苔醬罐頭外包裝，有如本判決附圖3
所示之被控娃娃圖等事實，均為被上訴人所不爭執，堪信為真實（參照本院整理當事人不爭執事項1 至2 ）。本院依據異時異地與總體觀察原則，比對系爭商標與被控娃娃圖間之圖樣，兩者之女娃娃均有頭花，右側有背一背包之構圖；男娃娃均頭載運動帽、身穿吊帶長褲、左邊持筷子、右邊持飯碗之設計。智慧局之101 年2 月6 日(101) 智商20433 字第10180050560 號函，亦同此見解（見嘉義地檢100 年度他字第1894號偵查卷第35至37頁）。
⑵本院比對兩者圖樣之外觀，可知兩者娃娃之服裝、神韻、意匠及動作等項目，兩者極為近似，且被控娃娃圖被使用於上訴人製造與行銷之商品，其與系爭商標構成同一或類似之商品，故相關消費者於購買商品時，施以普通注意力，將誤認兩商品係同一來源或系列商品，致相關消費者產生混淆誤認之虞。職是，被上訴人未經上訴人同意，以行銷之目的，將被控娃娃圖使用於其製造與販賣之商品，成立於同一或類似之商品，使用近似於系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，違反修正前商標法第29條第1 項第3 款、第61條第2
項等規定，相當於現行商標法第35條第2 項第3 款、第68條第3 款等規定。
(二)被上訴人善意先使用系爭商標：
按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，而以原使用之商品或服務為限，不受他人商標權之效力所拘束，商標權人並得要求其附加適當之區別標示。修正前商標法第30條第1 項第3 款定有明文，相當於現行商標法第36條第1 項第3 款。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。上訴人雖主張被上訴人基於模仿使用上訴人之系爭商標，以使相關消費者發生實際之混淆誤認而獲取不法利潤，應不得主張善意先使用云云。被上訴人抗辯稱其於上訴人申請註冊系爭商標前，已使用被控娃娃圖作為商標等語。職是，因被上訴人行為符合修正前商標法第29條第2 項第3 款之直接使用商標行為，既如前述，本院自應審究被上訴人是否符合善意先使用要件，非系爭商標權效力範圍（參照本院整理爭執事項2 ）。經查：
1.被上訴人於系爭商標申請註冊前已使用被控娃娃圖：
系爭商標前於94年5 月26日申請註冊，有智慧局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細在卷可稽（見原審卷第27至28
頁；參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。審視被上訴人提出新光公司印刷證明資料內容（見原審卷第74至75頁），可知新光公司前於92年至93年間，為被上訴人印製與被控娃娃圖極為近似之娃娃圖瓶標。準此，足認被上訴人於系爭商標申請註冊前已使用被控娃娃圖作為海苔醬相關商品之商標。2.被上訴人非以不正當競爭之目的使用被控娃娃圖：
⑴證人○○○○於本院結證稱：其為佳美肉舖食品行負責人，自66年或70年間起即向被上訴人購買海苔醬，本院卷第12頁所示，為被上訴人海苔醬商品之娃娃圖形。其未販賣上訴人之味島海苔醬。其店有販售肉鬆、海苔醬，包括被上訴人、愛之味、高崗屋等廠商海苔醬。被上訴人海苔醬銷售量與其他海苔醬相比，數量不多，僅是配飯菜餚，被上訴人海苔醬銷售量普通，因愛之味、高崗屋均有廣告，客人因廣告前來購買，其對味島海苔醬不太清楚。其在販售被上訴人產品前，不知道○○○，亦未向○○○購買過商品，是被上訴人自行攜帶成品向其洽談，因全聯、大潤發等通路，導致罐頭商品銷量不佳，被上訴人以前販賣之海苔醬與現在包裝不同，被上訴人產品上圖形於近1 、2 年有變更等語（見本院卷第86至89頁之本院103 年1 月7 日準備程序筆錄）。自證人○○○○上開證言可知，證人自66年或77年間起即向被上訴人購買海苔醬，海苔醬商品已有被控娃娃圖形，被上訴人產品之圖形於近1 、2 年有變更。
⑵當事人就上訴人於100 年8 月23日發律師函予被上訴人，被上訴人為此於100 年8 月30日之回函中回覆，表示願意停止使用仿冒之娃娃圖作為商標，被上訴人自101 年8 月後，即另行設計產品包裝圖案，未再使用被控娃娃圖作為產品包裝圖案等事實，均未爭執。準此，本院勾稽證人○○○○之證言與被上訴人已停止使用被控娃娃圖之事實，足認被上訴人於系爭商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的，使用被控娃娃圖在其海苔醬商品，揆諸前揭說明，被上訴人在其海苔醬商品使用被控娃娃圖，符合商標善意先使用之要件，其在原有之社會生活或交易關係，為應受保護之利益，不受系爭商標之商標權效力所拘束，是上訴人不得主張被上訴人侵害系爭商標。
⑶上訴人雖主張證人○○○○前於101 年5 月23日經檢察官訊問時表示，其自70年間始販賣被上訴人之海苔醬，亦無法確定被上訴人之海苔醬，嗣於103 年1 月7 日經法官訊問時，竟表示於70年間前即開始販賣被上訴人之海苔醬，顯然悖於常理。況該證人為被上訴人所聲請傳喚，可合理推斷，係經被上訴人所指示為對於被上訴人有利之證詞，益徵證詞已與事實有違，其證詞應不足採信云云。然證人○○○○於本院作證陳述內容，雖與偵查筆錄容有不同，係因偵查中未出示被控娃娃圖供其辨識，僅依檢察官口頭詢問，因其未見被控娃娃圖，故無從確定圖案內容。況被上訴人自101 年8 月中旬起收受上訴人律師函後，即已更換其商標圖案。證人○○○○自101 年8 月起至103 年1 月期間，所見者為被上訴人新圖樣，故在未提示被控娃娃圖供其辨識之情況下，無從確定被上訴人於101 年8 月前所用被控娃娃圖之內容。經本院於103 年1 月7 日之準備程序期日提示系爭娃娃圖供其辨認，證人○○○○目睹被控娃娃圖，即可清楚辨識，並加以陳述，證明被上訴人確有委託其商號販售之海苔醬時，已使用被控娃娃圖為包裝圖樣。至於被上訴人係自66年或70年起何時開始委售，因時隔35年，證人○○○○固不敢確定，惟證人○○○○之證詞經依法具結，其依事實陳述之證言，應具證據能力。職是，不論自66年或70年間均早於系爭商標之申請日，均可證明被上訴人非以不正當競爭之目的使用被控娃娃圖。
四、本判決結論：
綜上所述，上訴人未能舉證證明其為系爭著作之著作財產權人，且被上訴人於系爭商標註冊申請日前，已善意使用被控娃娃圖於同一商品，而不受上訴人系爭商標之商標權效力所拘束。足認上訴人依修正前商標法第61條第1 項、第3 項、第63條第1 項第2 款及著作權法第88條第1 項、第2 項第2
款、第3 項、第88條之1 、第89條等規定，請求被上訴人負損害賠償100 萬元，並自起訴狀送達翌日起至清償之日止，按年息5%計算之利息；暨請求排除、防止侵害、銷燬及登報云云，均無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，均無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。上訴人之上訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
五、無庸論述部分：
本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均與判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　2　　 月　　27　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　熊誦梅
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　2　　 月　　27　　日書記官　吳羚榛
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
本判決附圖：