103年度民商上字第2號｜智財：排除侵害商標權行為等｜裁判日期：104 年 02 月 26 日

智慧財產法院民事判決 103年度民商上字第2號上訴人中國造船股份有限公司兼法定代理人許志堅共同訴訟代理人劉緒倫律師呂偉誠律師被上訴人台灣國際造船股份有限公司法定代理人賴杉桂訴訟代理人潘昭仙律師陳珮瑜律師王雅慧律師上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國102 年12月16日本院102 年度民商訴字第22號第一審判決提起上訴，本院於104 年2 月3 日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。原判決主文第二項第一行「本件判決書」應更正為「本件一審民事判決書」。第二審訴訟費用由上訴人負擔。原判決主文第一項前段所命上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，於被上訴人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元供擔保後，得假執行。但上訴人如於假執行程序實施前以新臺幣壹佰陸拾伍萬元預供擔保，得免為假執行。被上訴人其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、程序事項：被上訴人於本院審理時始當庭追加答辯聲明第3 項「就上訴聲明第1 項，願供擔保請准宣告假執行。」上訴人則以此追加聲明有延遲訴訟之嫌，並表示如本院准許之，亦追加上訴聲明第4 項「駁回被上訴人假執行之聲請，上訴人願供擔保，請准免為假執行。」（本院卷第2 冊第46頁）。經核兩造此部分假執行及免為假執行之聲請皆與訴之變更追加無涉，復無礙於兩造之攻防或訴訟終結，自應允許。二、兩造之聲明及陳述如下：㈠被上訴人於原審起訴主張：上訴人許志堅明知「中國造船」商標（下稱系爭商標，如附圖1-1 至1-5 所示）為被上訴人之著名商標，且為更名前之營業名稱，係被上訴人30年的老招牌，竟於民國98年2 月9 日惡意、擅自使用系爭商標，申請設立上訴人中國造船股份有限公司（下稱上訴人公司），故意侵害被上訴人之著名商標，致消費者誤認上訴人公司為被上訴人，依商標法第70條第1 項第2 款規定，視為侵害被上訴人之商標權。系爭商標亦被上訴人營業及服務之「表徵」，且為「相關事業或消費者所普遍認知」，上訴人以系爭商標作為上訴人公司之名稱，使第三人誤認、誤信上訴人公司為被上訴人，違反公平交易法第20條第1 項第2 款規定。故被上訴人依公平交易法第34條、民法第195 條第1 項規定，請求由上訴人負擔費用，將本件判決之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於蘋果日報、聯合報及自由時報全國版第一版報頭各連續3 日。另上訴人許志堅為上訴人公司之法定代理人，明知系爭商標為為被上訴人所有之著名註冊商標，卻故意將之作為上訴人公司之名稱，被上訴人自得依民法第28條及公司法第23條第2 項規定，請求上訴人對被上訴人應負連帶賠償之責等語。並聲明： ⒈上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「中國造船」字樣之名稱。 ⒉上訴人應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於蘋果日報（高11.4公分×寬4. 4 公分篇幅）、聯合報（高13.8公分×寬4.95公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭各連續3 日。㈡上訴人於原審則以：上訴人係在被上訴人不使用「中國造船」名稱後，才登記公司名稱，被上訴人亦未曾使用系爭商標，至其所主張以往中國造船之使用方式，均係以名稱之方式使用，非以商標方式使用，又非供大眾消費者所關連之商標，即不合著名商標之要件，自無致消費者混淆誤認之虞，而被上訴人避免系爭商標與大陸中國造船之混淆，乃變更名稱而不加以使用，則無減損商標之識別性或信譽，自不得依商標法第69條、第70條規定請求；且被上訴人並非以消費者為對象，又係為避免造成與大陸中國造船之混淆而變更之，況被上訴人不曾有何商品或服務以系爭商標之標章、表徵而為，自不合公平交易法第20條第1 項第2 款規定；另上訴人係合法使用姓名權，不構成民法侵權行為等語，資為抗辯。㈢原審判決上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「中國造船」字樣之名稱，且應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於蘋果日報、聯合報及自由時報全國版第1 版報頭各連續3 日，上訴人不服提起上訴。㈣被上訴人於本院主張： ⒈被上訴人主張受侵害之著名商標包括註冊第01375176、01308856、01308810、01308739及01321276號等5 件商標權（即如附圖1-1 至1-5 所示），而上訴人於公司名稱之特取部分表明其為「造船」公司，及所登記之營業事項，足使相關消費者認為其係經營造船產業之公司，並與被上訴人就系爭商標所註冊之商品或服務屬於同一產業之相同或類似之營業領域，足使相關消費者與系爭商標產生混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性及信譽之虞。 ⒉系爭商標於上訴人公司98年2 月9 日設立登記前及當時即為著名商標，迄今仍係著名商標，且經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）當初駁回上訴人4 件商標（如附圖2 所示）申請，主要理由之一是認為系爭商標為著名商標。而被上訴人就系爭商標於更名前及更名後，均持續有商標使用行為。 ⒊上訴人迄今仍以系爭商標作為公司名稱，其侵害一直延續到現在，本件應適用現行商標法，退步言之，本件亦有實際混淆誤認的證據（被上證16至20）。 ⒋上訴人以相關事業或消費者所普遍認知之表彰被上訴人營業、服務之表徵（即「中國造船」營業名稱），為相同或類似之使用，致與被上訴人營業相混淆，已違反公平交易法第20條第1 項第2 款規定，被上訴人得依同法第34條、公司法第23條第2 項規定請求上訴人連帶負擔費用刊登判決。 ⒌上訴人明知「中國造船」字樣為被上訴人更名前公司名稱之特取部分，更係被上訴人之著名商標，致使第三人產生混淆、誤認，並減損系爭商標及營業名稱之識別性，使第三人誤認被上訴人為上訴人公司此資本額新臺幣（下同）1,000,000 元之小型公司，或被上訴人與上訴人間具有關連，甚至使第三人以為被上訴人公司名稱、公司代表人再次有所變更或進而混淆、誤認，實對被上訴人之商譽損害。商標法已刪除原商標法第64條規定，然商標權人仍得依民法第195 條第1 項後段規定，請求以上訴人負擔費用將本判決書登報之方式回復名譽。並答辯聲明： ⒈上訴駁回。 ⒉願供擔保請准宣告假執行。㈤上訴人於本院主張： ⒈系爭商標原為被上訴人所使用之中文名稱，在國內係著名公司名稱，在被上訴人更名並表示放棄「中國造船」名稱，被上訴人始終不曾使用系爭商標，並非「著名商標」，被上訴人顯係故意將公司名稱之使用混淆為商標之使用。而上訴人所登記之營業之項目，與被上訴人所登記商標之商品名稱不同之營業，自無被上訴人所稱減損系爭商標之識別性之情事。 ⒉上訴人為合法設立、從事合法營業之公司，資本額固然無法與被上訴人相比擬，豈能僅以雙方公司資本規模之差異，即謂上訴人之公司名稱，有貶抑被上訴人專業形象、商標信譽？ ⒊上訴人設立公司時，無論商品或服務，均無讓相關消費者混淆誤認的事實，不符合92年5 月28日修正公布商標法第62條規定。 ⒋上訴人並未提供任何商品或服務，而與被上訴人產生混淆，況被上訴人之造船事業，並非提供消費者之商品，被上訴人又為避免造成中國低劣品質之印象而不再使用，尤難認上訴人有何違反公平交易之情事，上訴人亦無侵害被上訴人名譽而情節重大之情事，被上訴人主張依公平交易法第34條、公司法第23條第2 項、民法第195 條第1 項後段等規定，請求判決書內容登載新聞紙，應無理由。並聲明： ⒈原判決廢棄。 ⒉被上訴人在第一審之起訴駁回。 ⒊被上訴人假執行之聲請駁回。 ⒋上訴人願供擔保，請准免為假執行。三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第1 冊第95、104 至107 、111 頁之兩造書狀、準備程序筆錄）：㈠被上訴人原名「中國造船股份有限公司」，96年間因配合政府「正名」從國營企業做起政策，於96年3 月1 日經被上訴人股東會通過「中國造船股份有限公司」更名為「台灣國際造船股份有限公司」，並於97年12月股票上市，順利完成民營化，現為上市公司（原審卷第28、34至35頁之原證1 、3 ）。㈡系爭商標係被上訴人自96年8 月起向智慧財產局申請註冊，並取得商標權，註冊號數、專用期限、指定使用之商品或服務如附圖1-1 至1-5 所示（本院卷第1 冊第57至59頁之被上證2 商標註冊資料，並經本院調閱系爭商標之申請卷）。㈢上訴人許志堅自89年12月6 日即擔任偉利船務代理股份有限公司（下稱偉利公司）之經理人迄今（本院卷第1 冊第61頁之被上證4 ），並曾於96年2 月9 日至99年2 月8 日間擔任該公司之董事長（本院卷第1 冊第62頁之被上證5 ）。又於上訴人許志堅擔任偉利公司之董事長及經理人期間（即96、97年間），偉利公司以如附圖2 所示之「中國造船」申請商標註冊，經智慧財產局以97年3 月18日第0305710 、0305711 、0305771 號核駁書（本院卷第1 冊第63至64頁之被上證6 ）及97年4 月23日第0306736 號核駁書（原審卷第190 頁之原證30）核駁其申請（經本院調閱前開商標之核駁卷）。㈣上訴人許志堅籌設「中國造船股份有限公司」，於98年2 月9 日由臺北市政府核准設立（本院卷第1 冊第65、86頁之被上證7 、16）。㈤由經濟部商業司─公司及分公司基本資料查詢系統查詢上訴人（統一編號：00000000）之資料，再由右上角「跨政府機關資訊」點入查詢「經濟部智慧財產局」、「商標」項目，可得到：申請人「中國造船股份有限公司基隆總廠」、申請案號000000000 、註冊公告日期68年4 月1 日、商標名稱「中船標章（彩色）」之查詢結果（本院卷第1 冊第88至89頁之被上證18）。四、得心證之理由：本件兩造所爭執之處，經協議簡化如本院卷第1 冊第151 至152 頁、本院卷第2 冊第3 頁之準備程序筆錄所示。茲分述如下：㈠本件所應適用之商標法： ⒈按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997號、102年度台上字第1986號民事判決參照）。被上訴人主張上訴人於98年2月9日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟以「中國造船」作為上訴人公司名稱之特取部分，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害及刊載判決書。自上訴人公司98年2 月9 日以「中國造船股份有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於「商標權」與「公司名稱」衝突之規範於100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行，其修正條文及理由如附表一所示。故本件應依被上訴人所主張侵害其商標權之行為，適用行為時之商標法。 ⒉查上訴人公司自98年2 月9 日設立登記時起使用「中國造船股份有限公司」之公司名稱，於公司存續期間，上訴人公司持續使用其公司名稱經營業務。觀諸92年5 月28日修正公布之商標法（下稱92年商標法）第62條第1 款、第2 款、以及現行商標法第70條第2 款所規範者均係使用他人著名之註冊商標或註冊商標中之文字作為自己公司名稱，固不限於設立登記或變更公司名稱登記之行為，惟公司名稱係股份有限公司章程之應載明事項，且公司名稱之登記，亦有一定之要件與限制（上訴人公司設立時有效之98年1 月21日修正公布之公司法第18條第1 、4 、5 項、第129 條第1 款規定參照），是被上訴人所指上訴人公司使用其著名之註冊商標中文字「中國造船」作為自己公司名稱特取部分之行為，其起始點應係上訴人公司設立登記完竣時。因此，本件首應審酌上訴人公司以「中國造船」作為公司名稱之特取部分而為設立登記，是否侵害系爭商標權，即應適用行為時（設立登記）法即92年商標法。倘上訴人公司設立登記之初即未侵害被上訴人之商標權，縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」之原則，修正後之規定僅自其施行日起向後生效，被上訴人不得依嗣後修正施行之商標法規定溯及主張商標權而請求排除或防止侵害。若認本件適用商標權人主張侵權時有效之商標法，則企業經營者合法登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴浮動，或商標權人請求之時點差異，時而構成商標權之侵害、時而不構成商標權之侵害，對長期以該公司名稱經營事業、與人交易往來、並建立公司信譽之企業經營者而言，實非事理之平。⒊再按所謂商標權之侵害，乃第三人不法妨礙商標權之圓滿行使，而商標權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在；如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號民事判決參照）。如前所述，上訴人公司以「中國造船」作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為，應以上訴人公司於98年2 月9 日登記公司名稱時有效之商標法為論斷之依據。倘上訴人公司以「中國造船」作為公司名稱特取部分自始即有視為侵害商標權之情事，因該侵害已現實發生，如繼續存在期間適值商標法變更保護要件，自應以商標權人請求排除或防止侵害時有效之商標法判斷該侵害是否現尚存在，以判定商標權人得否行使排除或防止侵害請求權。 ⒋至最高法院101 年度台上字第902 號民事判決以行為人（廣濱國際有限公司）於88年5 月間申請以著名商標權人之商標字樣「INTEL 」為其公司之英文名稱，係作為表彰營業主體或來源之標識，而該案商標自86年起至95年止已達著名程度，是以行為人以該商標文字作為該公司之英文名稱，並於商標法92年修正施行後繼續使用該名稱，已減損該商標之識別性，商標權人得依92年商標法第62條第1 款規定，請求行為人停止使用「INTEL 」為其公司英文名稱之特取部分，並無違反法律不溯及既往原則，因此，行為人於商標法92年修正前即有減損該商標之識別性的情形，並持續至商標法92年修正施行後之該案事實審法院判決時，商標權人得適用92年商標法第61條第1 項規定為停止使用之請求；另最高法院99年度台上字第958 號民事判決亦採相同見解。故本院前揭法律見解係遵循此二最高法院判決見解，附此敘明。㈡上訴人公司以「中國造船」作為公司名稱之行為侵害系爭商標權： ⒈按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之，現行商標法第69條第1 項定有明文。 ⒉系爭商標於上訴人公司98年2 月9 日設立登記時起已為著名商標： ⑴商標法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（96年9 月3 日修正發布之商標法施行細則第16條規定參照）。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。 ⑵查被上訴人於62年11月7 日核准設立為「中國造船股份有限公司」，於66、67年間陸續完成我國造船史上最大的445,000 載重噸油輪兩艘、亦曾經建造完成包括貨櫃輪、油輪、散裝貨輪、特殊船舶、軍艦等，而被上訴人係臺灣之唯一之巨型船廠，此有「台船『大船入港』一銀主辦84億連貸案」中央社訊息平台新聞資料及「台灣造船工業之演進簡史」文章可按（原審卷第30至33頁之原證2 ，本院卷第1 冊第135 至138 頁之被上證23）；又於Google搜尋網站以「中國造船股份有限公司」為關鍵字檢索所得資料均指向被上訴人，有Google網頁資料紀錄可按（原審卷第125 頁之原證25）；另「博客來書籍館」網站關於行政院檔案管理局101 年7 月1 日出版之「航領傳世－中國造船股份有限公司－臺灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯－印記九」之內容簡介資料、以及行政院檔案管理局臺灣產業經濟案之「中船檔案」中所稱「中國造船股份有限公司」，均指向被上訴人（原審卷第117 至118 、126 至128 頁之原證21、26，本院卷第1 冊第84、132 至134 頁之被上證14、22）；又被上訴人建造之船舶分別於87年、88年、91年、92年、93年經RINA評選為年度傑出船舶，而其所建造之12,600載重噸水泥船於94年3 月19日經中國造船暨輪機工程協會頒發「年度船舶獎」（本院卷第1 冊第185 至192 頁之被上證25）。 ⑶被上訴人於96年3 月1 日股東會決議更名前即於吊樑上使用「中國造船」圖樣，此有「台灣國際造船」月刊第444 期「悲歡歲月」右下方圖片（原審卷第265 頁之原證43，本院卷第1 冊第74頁之被上證12）、被上訴人之中文簡介影片暨擷取畫面（原審卷第246 至249 頁之原證38，業經本院當庭勘驗原證38光碟《外放證物》內檔案內容屬實，本院卷第2 冊第47、51至52頁之言詞辯論筆錄、光碟內之檔案清單擷取畫面）、被上訴人現今網站中「影片介紹」網頁（網址：http://www.csbcnet.com.tw/CSBC/Introduction/video_ne.aspx_new 。附件C ）中「台船簡介- 中文_0000000_1.wmv」影片其中第2 分25秒至2 分50秒處經本院勘驗與原審卷第246 至247 頁相同之畫面（本院卷第2 冊第47至48、53至55頁之言詞辯論筆錄、網頁）在卷，復為上訴人所不爭執（本院卷第2 冊第36頁）。雖系爭商標係於97年間始申請獲准註冊，然觀諸前述吊樑所使用之「中國造船」圖樣，與系爭商標圖樣完全相同，客觀上被上訴人早已為行銷之目的，使用「中國造船」圖樣，表彰自己之商品及服務，足使相關消費者認識其為商標。 ⑷如前第三㈢項所述，偉利公司以如附圖2 所示之「中國造船」申請商標註冊，經智慧財產局於97年間核駁其申請，其中同年3 月18日第0305710 號、0000000 號、0000000 號核駁書係認如附圖2-2 至2-4 所示之「中國造船」商標與被上訴人之「中國造船」著名商標相同，指定使用於「造船服務」、「船舶零售」、「船舶運輸」等服務有致相關公眾混淆誤認之虞，依92年商標法第23條第1 項第12款及第24條第1 項之規定，應予核駁（本院卷第1 冊第63至64頁之被上證6 ）；而同年4 月23日第0306736 號核駁書係認被上訴人於62年成立，專營國內船艦、運輸機械之營造，為一眾所周知之著名國營事業，後雖於96年更名為「台灣國際造船股份有限公司」，惟仍為同一事業主體，其各項權利、義務及業務經營均概括承受，是國內消費者依其通常所具之注意力，均可普遍知悉該商標之存在，況申請人為一從事船務代理之相關業者，依一般經驗法則判斷，對其相關商品或服務之行業資訊更應有所接觸而知悉，故偉利公司以相同之中文「中國造船」申請商標，指定使用於與其營業項目相同或類似如附圖2-1 所示之商品，有致相關公眾對其商品之產製主體或來源產生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用，爰予核駁（原審卷第190 頁之原證30）。 ⑸嗣後被上訴人雖於96年3 月1 日股東會決議將原公司名稱「中國造船股份有限公司」更名為「台灣國際造船股份有限公司」，並將吊樑上所使用之「中國造船」圖樣，變更為「台灣國際造船」，惟被上訴人不僅於97年間申請系爭商標並獲准註冊在案，且更名後在其網站、所發行之「台灣國際造船」月刊等使用如附圖3 所示之系列商標圖樣，其中「中國造船」右上方並標示有註冊商標符號Ⓡ（本院卷第1 冊第66、72頁，本院卷第2 冊第53頁），是以被上訴人確實持續使用「中國造船」之著名商標，並不因其更名而未再使用系爭商標。佐以被上訴人網站首頁及分頁抬頭名稱處皆標示有「台灣國際造船原『中國造船』」字樣（本院卷第1 冊第66至69頁，本院卷第2 冊第53至55頁），及被上訴人中文簡介光碟影片、網站中「影片介紹」內容均介紹被上訴人自「中國造船股份有限公司」至「台灣國際造船股份有限公司」之演變歷史，均足使相關消費者充分認知「中國造船」商標圖樣與被上訴人及其所提供之商品、服務之關連性，並不因其更名而由相關消費者印象中消褪。故上訴人辯稱被上訴人未將「中國造船」作為商標使用云云，要無足取。 ⑹被上訴人范總經理於96年3 月1 日股東會發言說明被上訴人為配合大股東經濟部的政策，且為避免與中國大陸的造船公司名稱混淆而有更改公司名稱之必要（原審卷第55、56頁之原證10），被上訴人固考量上開因素而不再使用「中國造船」之公司名稱，然如前所述，被上訴人仍繼續使用系爭「中國造船」商標，上訴人逕以被上訴人變更公司名稱一情遽謂其即無使用系爭商標之實，委無可採。 ⑺因此，被上訴人之設立係為配合政府62年間起之十大建設而成立，其造船實蹟廣為我國相關消費者所熟知，在臺灣地區僅此一家巨型造船廠，聽聞「中國造船」即會與被上訴人聯結，堪認相關消費者已普遍認知，故系爭商標在上訴人公司98年2 月9 日設立登記時已廣為我國相關消費者所普遍認知而達著名商標之程度。 ⒊上訴人以「中國造船」之文字作為公司名稱之特取部分，致相關消費者混淆誤認： ⑴查上訴人許志堅於70年間即擔任被上訴人之法人股東開隆公司代表人，曾擔任被上訴人多屆董事，有公司股票可證（原審卷第45頁之原證7 ），且曾於被上訴人96年第1 次股東臨時會議曾表示：「本股東投資中船公司已逾31年，本股東覺得中船公司名字很好，為什麼要改？為什麼要把中船名字讓出去？」、「我們不是反對台灣這個名字，而是要保留好名字。『中船公司』是個好名字、30年的老招牌......」（原審卷第50至58頁之原證10股東臨時會議事錄），然因該次股東會決議更名，上訴人許志堅即向臺灣高雄地方法院提起確認股東會決議不成立之訴，經法院判決敗訴確定（原審卷第59至58頁之原證11台灣高等法院高雄分院及最高法院民事判決）。另上訴人許志堅於97年間擔任偉利公司負責人期間，以「中國造船」作為商標圖樣申請商標註冊，惟經智慧財產局以被上訴人之「中國造船」著名商標核駁其商標申請（如附圖2 所示）。因此，上訴人許志堅確實明知「中國造船」為被上訴人所取得之註冊商標，並經智慧財產局認係著名商標，卻仍於98年2 月9 日以「中國造船」名義申請設立公司登記。 ⑵按商標法上之消費者應指足以適切反應商品或服務交易流通之人，從市場運作角度亦即供給、需求雙方，應指需求者而言，亦即交易過程中之商品或服務需求方，並不以最終消費者為限，交易型態亦不僅只於購買者而已，不能與消費者保護法之「消費者」作相同解釋。而經濟部96年頒布之「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」、101 年頒布之「商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準」，解釋「所稱之相關事業或消費者，係以商標所使用商品/ 服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：1.商標所使用商品或服務之實際或可能消費者。2.涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人。3.經營商標所使用商品或服務之相關業者。」係就事業或消費者一併定義，故所列三款情形均可解釋消費者及事業，不應區分消費者或事業，且不以三款情形為限（最高行政法院103 年度判字第712 號判決參照）。故上訴人辯稱被上訴人係大造船廠，所有客戶係船運公司或我國海軍，並無一般消費者云云（本院卷第1 冊第144 頁），顯係誤解商標法所稱「相關消費者」之意涵，自無可取。 ⑶上訴人公司登記之營業項目為「船舶及其零件製造業」、「工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業」、「船舶及其零件批發業」、「船舶及其零件零售業」、「造船顧問業」等（原審卷第69頁、本院卷第1 冊第65頁、本院卷第2 冊第56頁）、「海上結構物、船舶專用機械及其零件製造」等（原審卷第70頁之公示資料），被上訴人登記之營業項目則為「船舶及其零件製造業」、「商港區船舶小修業」、「小船經營業」、「船舶出租業」、「商港區拖駁船業」、「打撈業」、「海難救護業」、「商港區船舶貨物裝卸承攬業」、「船舶運送業」、「海運承攬運送業」等（原審卷第28頁、本院卷第2 冊第58頁），是兩者營業項目相同、極其近似。又系爭商標指定使用之商品、服務如附圖1 所示，亦均與船舶類相關。因上訴人公司之名稱特取部分與系爭商標之文字同為「中國造船」，且系爭商標於上訴人公司98年2 月9 日設立登記時廣為國內相關消費者所熟知，已於前述，足以認定客觀上上訴人公司之公司名稱特取部分「中國造船」有使相關消費者誤認該公司與被上訴人為同一或相關連之商品、服務來源，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而致相關消費者混淆誤認之虞。 ⑷另上訴人許志堅於航運業界人士之公開場合，以「中國造船股份有限公司董事長許志堅」名義之賀聯致被上訴人之客戶發生混淆情事，被上訴人認為嚴重損害其商譽而於101 年6 月13日向上訴人公司發出警告函（原審卷第71至72頁之原證14）。又上訴人公司因以「中國造船」名義設立公司經核准後，委託美國之PORTER HEDGESLLP法律事務所於102 年1 月30日發函被上訴人，指稱被上訴人在美國使用「CSBC」名稱係影射與上訴人公司具有關聯、聯結（本院卷第1 冊第90至91頁之被上證19），此亦可徵上訴人公司使用「中國造船」、「China Ship Building 」名義登記公司可能使相關人員與系爭商標產生混淆誤認。此外，經濟部商業司之公司及分公司基本資料查詢入口網有關上訴人公司（統一編號：00000000）之查詢結果，亦誤將被上訴人基隆總廠」前於67年9 月2 日所申請之「中船標章（彩色）」商標（申請號：000000000 ）列為上訴人公司之查詢結果（本院卷第1 冊第88至89頁之被上證18），實際上確有混淆誤認之情事。 ⒋上訴人以「中國造船」之文字作為公司名稱之特取部分，有減損系爭商標之識別性及信譽： ⑴按92年商標法第62條第1 款後段所稱以著名商標中之文字作為營業主體或來源之標識，其態樣原即非商標法第6 條所稱之商標使用，而係基於對著名之註冊商標之保護，以擬制之方式，視為侵害商標權。而是否構成侵害，係以該著名商標之識別性或信譽有無減損為斷（最高法院101 年度台上字第902 號民事判決參照）。 ⑵如前所述，系爭商標於98年2 月9 日上訴人設立登記時，已廣為我國相關消費者所普遍認知而達著名商標之程度，然上訴人之公司名稱特取部分「中國造船」與系爭商標之著名商標中的文字「中國造船」完全相同，因此，上訴人公司使用公司名稱為「中國造船」之行為足使強烈指示單一來源之系爭商標變成指示二種以上之商品或服務來源，將使相關消費者對系爭商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損系爭商標之識別性。又上訴人公司固為合法設立之公司，惟經營建造、修繕船舶等業務必須投資耗費巨額資金、大型設備及重型機具，核屬一極高度特殊專業性領域，而上訴人公司所登記之資本總額僅為1,000,000 元，所登記之營業項目除船舶及其零件製造、工業專用港或工業專用碼頭船舶小修、船舶及其零件批發、船舶及其零件零售、造船顧問等與建造、修繕船舶業務相關外，並涵蓋國際貿易、服飾品製造、自動控制設備工程、食用油脂批發、飲料批發、茶葉批發、五金批發、日常用品批發、寵物食品及其用品批發、建築經理、投資顧問、管理顧問、產業育成、軟體出版等其他領域之業務（原審卷第69頁、本院卷第1 冊第65頁、本院卷第2 冊第56頁），客觀上使相關消費者對於系爭商標所表彰之商品、服務提供者及其履約能力、品質等經濟上評價、營業信譽或商譽產生質疑貶損之聯想，自有減損系爭商標之信譽。若不制止，將使相關消費者誤以為均可任意使用系爭商標，而導致該著名商標識別性及信譽之減弱。 ⒌上訴人雖辯稱上訴人公司合法設立、從事合法營業，並無任何商品服務使消費者產生混淆，且多項營業項目與被上訴人的營業完全無關，無關的營業項目不應禁止云云。 ⑴按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業主體，得以與其他企業主體區別，以確保法律行為及權利義務歸屬之同一性；而商標註冊人因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，而申請註冊，自註冊日起取得商標權，該商標權以請准註冊之圖樣及所指定之商品或商品為限（92年商標法第29條第1 項、現行商標法第35條第1 項），是商標主要功能在於表彰商品或服務來源，商標權人就第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，並無忍受之義務（92年商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項）。準此，公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵（商標）之積極使用，二者迥異（最高法院101 年度台上字第1868號民事判決參照）。當企業依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱使用他人註冊商標或著名之註冊商標中之文字，致減損著名商標之識別性或信譽，或致商品或服務相關消費者混淆誤認，將導致該公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標權退讓（92年商標法第62條、現行商標法第70條第2 款），以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展（92年商標法及現行商標法第1 條規定參照）。反之，當商標圖樣有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞，未經其同意申請註冊者亦不得申請註冊（92年商標法第23條第1 項第16款、現行商標法第30條第1 項第14款），以妥適保障公司名稱專用權。因此，立法者已就公司名稱專用權與商標專用權二者有所權衡。 ⑵上訴人公司雖於98年2 月9 日經主管機關核准為「中國造船股份有限公司」設立登記，但如前所述，上訴人係使用系爭商標中之「中國造船」文字作為公司名稱，且上訴人公司登記營業項目包含：船舶及其零件製造業、船舶及其零件批發業、船舶及其零件零售業等，而與系爭商標指定使用之商品、服務相同、高度類似，而有混淆誤認及減損系爭商標識別性、與信譽之情事，即視為侵害商標權，不因部分營業項目業經公司登記主管機關核准登記，即可卸免侵害他人商標權之責任。又「有致減損該商標之識別性或信譽之虞」，係為避免著名商標原本強烈指示單一來源之特徵及吸引力，遭他人不當淡化或減損，有造成消費者印象模糊之虞為要件，故以擬制之方式視為侵害商標權，俾達保護著名商標之目的。則縱令他人將近似於著名商標之商標或表彰營業主體之名稱，使用於與著名商標指定之商品或服務間不具競爭關係或不類似之商品或服務上，亦有可能因普遍使用之結果，減弱著名商標之識別性，此即為商標淡化保護所要解決之問題（最高法院102 年度台上字第2408號民事判決參照）。故上訴人此部分抗辯，並不可採。 ⒍綜上，系爭商標於98年2 月9 日已屬著名商標，而上訴人許志堅明知上情，卻未經被上訴人之同意，逕自以系爭商標中之文字「中國造船」作為公司名稱，設立上訴人公司，致相關消費者混淆誤認，且減損系爭商標之識別性、信譽，有違92年商標法第62條第1 、2 款規定。而現行商標法第70條第2 款規定已修正為不以實際混淆誤認、減損識別性或信譽之發生為要件，直至本件言詞辯論終結時，上訴人許志堅仍為上訴人公司之法定代理人，且上訴人公司繼續使用「中國造船」之公司名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，且減損系爭商標之識別性或信譽之虞，是上訴人有同法第70條第2 款視為侵害商標之情形，被上訴人依同法第69條第1 項規定，請求上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「中國造船」字樣之名稱，即屬有據。㈢關於刊登判決部分： ⒈按92年商標法第64條規定商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用登載判決書，嗣100 年6 月29日修正時，考量此命行為人登報以為填補損害之規定與民法第195 條第1 項後段重複規定，故予刪除，回歸適用民法相關規定。又名譽被不法侵害者，得請求回復名譽之適當處分，民法第195 條第1 項後段定有明文。公司係依法組織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，登報道歉已足回復其名譽，自無請求精神慰藉金之餘地（最高法院62年台上字第2806號民事判例參照）。準此，本條所稱「名譽」，係作廣義解釋，除自然人外，亦包含法人之商譽、信用在內。又本條屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量；且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號解釋參照）。 ⒉另按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項亦有明文，本條規定乃在法人實在說之理論下，認公司有行為能力，並由其代表機關代表之，公司代表機關於其權限範圍內，代表公司與第三人之行為，在法律上視為公司本身之行為，若構成侵權行為，即屬於公司之侵權行為，公司應以侵權行為人之身分對被害人負損害賠償責任；復因公司業務執行事實上由機關代表人擔任，為防止機關代表人濫用其權限致侵害公司之權益，並使被害人獲得更多之保障，故亦令公司代表人連帶負賠償責任（最高法院102 年度台上字第1477號民事判決參照）。 ⒊查被上訴人為知名造船商，上訴人許志堅明知系爭商標為著名商標，卻以「中國造船」之文字作為上訴人公司名稱之特取部分，造成相關船舶業界人士及一般大眾誤認上訴人公司與被上訴人相關，客觀上使相關消費者對於系爭商標所表彰之商品、服務提供者及其履約能力、品質等經濟上評價、營業信譽或商譽產生質疑貶損之聯想，而減損系爭商標之信譽，有視為侵害被上訴人之系爭商標權情事，已於前述。而辦理公司登記為公司負責人執行公司之業務之一，如有違反法令致他人受有損害，應與公司負連帶賠償之責。故被上訴人得依民法第195 條第1 項後段、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人連帶負擔費用，刊載判決書。爰審酌系爭商標為著名商標，以及上訴人之前述侵權態樣及情節，與兩造間經濟地位、資力（參各公司之資本總額）等情，認原審判命上訴人將本件一審民事判決書之案號、當事人、案由及主文，刊載於蘋果日報（高11.4公分×寬4.4 公分篇幅）、聯合報（高13.8公分×寬4.95 公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭各連續3 日，以回復被上訴人商譽上之損害，在客觀上足以回復被上訴人之信譽且屬必要。而原判決主文第二項第一行記載「本件判決書」，因本件已進行第二審審判，應更正為「本件一審民事判決書」。㈣被上訴人主張上訴人所為侵害其商標權及違反公平交易法第20條第1 項第2 款規定，併依現行商標法第69條第1 項排除侵害、公平交易法第30條除去侵害之規定，請求上訴人不得使用「中國造船」作為公司名稱特取部分，並應辦理公司名稱變更登記，且依公平交易法第34條、公司法第23條第2項、以及民法第195 條第1 項後段、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人連帶負擔費用刊登判決，被上訴人既係就各該單一聲明，合併依上開規定為請求，於依商標法、民法規定請求為有理由時，關於公平交易法部分，即無庸審究（最高法院101 年度台上字第902 號民事判決參照），附此敘明。五、綜上所述，被上訴人請求上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「中國造船」字樣之名稱，且應連帶負擔費用，將本件一審民事判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於蘋果日報（高11.4公分×寬 4.4 公分篇幅）、聯合報（高13.8公分×寬4.95公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭各連續3 日，為有理由。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。此外，被上訴人於本院審理時追加陳明願供擔保，請求宣告假執行，經核原判決第1 項前段所命上訴人不得使用相同或近似於「中國造船」之字樣作為其公司名稱之特取部分，參酌本件訴訟標的之價額，酌定被上訴人以1,650,000 元供擔保後，得假執行，且上訴人得供同額擔保免為假執行；至其餘假執行之聲請，因原判決主文第1 項後段命上訴人變更登記、及第2 項命刊載本件一審民事判決書部分，性質上不宜假執行，應予駁回。六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　104　年　　2　　月　　26　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官　蔡惠如法官　蔡如琪法官　林秀圓以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　104　年　　3　　月　　2　　日書記官王英傑附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院103年度民商上字第2號

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