103年度民商上字第3號｜智財：排除侵害商標權行為｜裁判日期：104 年 01 月 15 日

智慧財產法院民事判決 103年度民商上字第3號上訴人佳格食品股份有限公司法定代理人曹德風訴訟代理人陳世杰律師余明賢律師洪舒萍律師被上訴人福樂開發建設有限公司法定代理人劉金生訴訟代理人盧俊誠律師複代理人桂齊恆律師上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國103 年1 月24日本院102 年度民商訴字第46號第一審判決提起上訴，本院於103 年12月30日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、程序事項：㈠上訴人上訴聲明第2 項原為「上開廢棄部分，被上訴人不得使用相同或近似於『福樂』字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記為不含相同或近似於『福樂』字樣之名稱。」（本院卷第1 冊第14、198 頁），嗣上訴人具狀將其後段更正為「並應向高雄市政府經濟發展局辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於『福樂』字樣之公司名稱」（本院卷第1 冊第205 頁），並經被上訴人同意（本院卷第1 冊第221 頁之準備程序筆錄），依民事訴訟法第446 條第1 項本文規定，自應准許。㈡按當事人於第二審原則上不得提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明文。本件上訴人於本院審理時始追加公平交易法有關之請求權基礎（本院卷第1 冊第164 至166 頁），係屬二審始提出之新攻防方法，雖為被上訴人所不同意（本院卷第1 冊第199 頁之準備程序筆錄），惟依民事訴訟法第447 條第1 項第6 款規定，如不許其提出，難認非顯失公平，應准許其提出，並經本院當庭曉諭被上訴人進行防禦（本院卷第1 冊第221 頁之準備程序筆錄）。二、兩造之聲明及陳述如下：㈠上訴人於原審起訴主張：我國第17483 號「福樂」商標（下稱系爭商標，如附表一所示）於民國53年3 月1 日經核准註冊，指定使用於商品類別第471 號之「鮮牛乳、合成牛乳」，專用期限至103 年2 月28日，上訴人於88年5 月16日受讓取得系爭商標，並非專屬授權予上訴人百分之百控股之子公司佳乳食品股份有限公司，使用於「福樂一番鮮北海道鮮乳」、「福樂北海道特級鮮乳」、「福樂高鈣牛乳」、「福樂調味乳」、「福樂自然零優酪乳」、「福樂鮮攪草莓奶茶」、「福樂黃金雞蛋奶酪」、「福樂優酪冰淇淋」、「福樂紅茶拿鐵」等相關產品迄今。系爭商標除註冊登記商品類別第471 類外，更陸續申請於各類商品及服務為商標註冊。詎被上訴人未經上訴人同意，竟以已成為著名商標之系爭商標文字「福樂」，作為其中文特取名稱，顯有致相關消費者混淆誤認之虞，並減損系爭商標之識別性，而有侵害商標權之行為，遂於102 年2 月22日委請律師發函，要求被上訴人停止侵害系爭商標權並儘速更改公司名稱，惟被上訴人仍置之不理，爰依現行商標法第69條第1 項、第70條第2 款提起本件訴訟等語。並聲明：被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部份，並應辦理商業名稱變更登記為不含相同或近似於「福樂」字樣之名稱。㈡被上訴人於原審則以：被上訴人設立於79年8 月7 日，當時系爭商標之專用權人前手為臺灣福樂公司或雀巢公司，渠等公司均將系爭商標使用於乳製品上，係屬商品商標，而被上訴人係從事於地產出租及介紹等服務性之營業，並無銷售任何產品或銷售乳製品或冰品或類似商品之情事，與系爭商標所使用之商品，並非同一或類似商品，並不違反當時商標法第65條第1 項規定；經檢索經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之著名商標名錄至101 年止，均未見將系爭商標列為「著名商標」，上訴人稱系爭商標為著名商標乙節，純係自行片面之認定，系爭商標所銷售之商品亦與被上訴人提供之服務不同，當無可能有致相關消費者混淆誤認之虞，且自被上訴人設立迄今已逾20年，亦從未有人視被上訴人係從事乳製品或冰品之販售，亦無減損系爭商標之識別性及信譽等情事；再者，自被上訴人79年8 月7 日設立時至上訴人起訴請求止，上訴人所稱之侵權行為已逾10年之消滅時效，依民法第197 條第1 項及第144 條規定，被上訴人自得拒絕給付；且被上訴人此一公司名稱使用已逾23年，而上訴人投入大量廣告，係在被上訴人公司設立多年後之作為，上訴人據此要求被上訴人更換長年使用之公司名稱，亦非事理之平，顯有違誠信原則，亦造成公司法與商標法適用之衝突，致信賴法律規定之人無法彌補之損害，恐亦非商標法第70條第2 款立法之意旨等語，資為抗辯。㈢原審判決駁回上訴人之請求，上訴人不服提起上訴，且於本院主張： ⒈上訴人得依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款規定為請求： ⑴被上訴人於79年8 月7 日使用系爭商標之「福樂」二字作為公司名稱之特取部分迄今，經上訴人於102 年2 月22日發函要求停止侵害行為後，仍置之不理，而持續為侵害行為，本件即應適用現行商標法之規定。 ⑵系爭商標早於被上訴人設立登記（即79年8 月7 日）前，即為相關事業或消費者普遍認知之著名商標，而構成現行商標法第70條第2 款之侵害態樣。又合法登記為公司名稱，與是否侵害商標權別屬二事，應分別以觀。 ⑶現行商標法第70條第2 款所規範「以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」之視為侵害商標權行為，並不以將商標文字「登記」為公司名稱之行為為限，更包括各類型「使用」商標文字作為公司名稱之行為。 ⒉縱應依被上訴人設立登記時之商標法為認定基準，對於使用他人著名註冊商標作為公司名稱或商號名稱之行為，亦認屬侵害商標權之態樣，故於92年修正時增訂第62條規定。又上訴人係於102 年初上網瀏覽時，始發現被上訴人公司之名稱與系爭商標文字相同，而於同年2 月22日委請律師發函，故上訴人之本件請求並未罹於時效。 ⒊系爭商標為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，被上訴人實難諉為不知。且被上訴人使用系爭商標作為公司名稱特取部分迄今，對於公眾及一般消費者而言，極易將被上訴人與系爭商標產生聯想，藉此攀附上訴人多年努力所獲得之商譽及高度之知名度，使消費者產生混淆，此種「搭便車」而擾亂市場公平競爭秩序之行為，顯已違反公平交易法第20條第1 項第1 款規定。故上訴人得依公平交易法第30條規定為請求，且未罹於時效。並於本院聲明： ⒈原判決廢棄。 ⒉上開廢棄部分，被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應向高雄市政府經濟發展局辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「福樂」字樣之公司名稱。㈣被上訴人於本院主張： ⒈上訴人不得依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款規定為請求： ⑴被上訴人於79年8 月7 日設立登記後，商標法關於商標與公司名稱衝突之規範迭經修正，徵諸公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施。從而，上訴人主張應依現行商標法第70條第2 款論斷，並非可採。 ⑵「福樂」字樣乃極為普通之描述性商標，其識別性極為薄弱，實難認為屬「著名商標」。縱屬「著名商標」，然因有高達30餘家之公司（行號數目為何則不知）以「福樂」字樣做為公司名稱，當時被上訴人亦不知上訴人有此「福樂」商標（完全不同行業），自無可能「明知」為他人著名商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱之情事。又系爭商標係使用於乳品類別上，屬於商品商標，而被上訴人係屬提供介紹土地及開發之營業，兩者完全不同。 ⑶被上訴人已依舊法規定合法使用公司名稱，應予以保護，始符合法律的安定性。縱依新商標法規定，依上訴人主張於96年透過大量廣告而認系爭商標為著名商標，仍須視是否造成消費者混淆之要件為判斷。 ⒉系爭商標於被上訴人公司設立之79年間，尚難認係「著名商標」，而有致構成商標權侵害之情事，且當時上訴人前手將「福樂」申請商標註冊乃集中指定使用於乳製品及周邊食品類商品，而與被上訴人之營業項目並非同一或類似，難認被上訴人出於惡意，不僅未違反74年商標法第63條之刑事處罰規定，亦難謂民事上構成商標權之侵害。又被上訴人自79年8 月7 日使用「福樂」字樣為公司之特取部分，上訴人於102 年8 月16日始提出本件訴訟，其請求權已罹於時效。 ⒊公平交易法係80年2 月4 日公布施行，然被上訴人之設立係於79年8 月7 日，基於「法律不溯及」之原則，自無從以公平交易法規範設立。縱如上訴人所主張有侵害其「福樂」商標，惟自行為時起至上訴人主張時，早已逾10年之請求權時效。並答辯聲明：上訴駁回。三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（原審卷第2 冊第111 頁之言詞辯論筆錄、本院卷第1 冊第96頁至反面、157頁）：㈠系爭商標於53年3 月1 日經核准註冊，指定使用於商品類別第471 號之「鮮牛乳、合成牛乳」，專用期限至103 年2 月28日，上訴人於88年5 月16日受讓取得系爭商標（原審卷第1 冊第15頁，本院卷第1 冊第218 頁之商標註冊資料），並非專屬授權予上訴人百分之百控股之子公司佳乳食品股份有限公司，使用於「福樂一番鮮北海道鮮乳」、「福樂北海道特級鮮乳」、「福樂高鈣牛乳」、「福樂調味乳」、「福樂自然零優酪乳」、「福樂鮮攪草莓奶茶」、「福樂黃金雞蛋奶酪」、「福樂優酪冰淇淋」、「福樂紅茶拿鐵」等相關產品迄今。㈡「福樂」商標，除註冊指定使用於第471 類之「鮮牛乳、合成牛乳」商品（即系爭商標）外，陸續申請註冊於各類商品，先後取得包括牛乳、乳酪、巧克力粉、酸奶冰淇淋、優酪乳、保久乳、果汁、各類飲料、含醋飲料、高纖飲料、花草茶、青草植物飲料、酒、靈芝茶、人蔘茶、枸杞茶、燕窩飲料、植物萃取飲料、飯店、供膳宿旅館、旅館預約、自助餐廳、備辦筵席、外燴、飲食店、冰果店、小吃店、咖啡店等多達數十項商品及服務類別之註冊商標，迄今均在專用期間內（原審卷第1 冊第98至136 頁之商標註冊資料）。㈢被上訴人於79年8 月7 日向經濟部商業司以「福樂」作為公司名稱之特取部分，設立登記「福樂開發建設有限公司」（原審卷第1 冊第270 頁，本院卷第1 冊第19頁之公司登記資料）。㈣上訴人於102 年2 月22日委請律師發函，要求被上訴人停止侵害系爭商標權，並儘速更改公司名稱（原審卷第1 冊第280 至283 頁之律師函及限時掛號函件執據）。四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第2 冊第24至25、195 頁之準備程序筆錄）：㈠上訴人得否依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記？ ⒈本件得否適用現行商標法之規定？ ⒉系爭商標於被上訴人設立登記前是否為著名之註冊商標？⒊被上訴人是否以系爭商標之文字「福樂」作為自己公司之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性之虞？㈡上訴人得否依78年5 月26日修正公布之商標法第61條第1 項前段規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱特取部分，並應辦理商業名稱變更登記？⒈系爭商標於被上訴人設立登記前是否為著名之註冊商標？⒉被上訴人是否侵害上訴人之商標專用權？ ⒊上訴人之請求是否罹於消滅時效？㈢上訴人得否依公平交易法第30條規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記？ ⒈本件有無公平交易法之適用？ ⒉被上訴人有無違反公平交易法第20條第1 項第1 款規定？⒊上訴人之請求是否罹於消滅時效？五、得心證之理由：㈠本件所應適用之商標法： ⒈按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。上訴人主張被上訴人於79年8 月7 日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將之使用於與著名商標完全不同之服務類別，並以將系爭商標之「福樂」2 字作為被上訴人公司名稱之特取部分、作為與其他機關、廠商往來使用之特定公司名稱、於其網站上行銷其建設工程之服務、使用於其企業集團名稱中等方式持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害。自被上訴人於79年8 月7 日以「福樂開發建設有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」衝突之規範迭經修正，其修正條文及理由如附表二所示。本件應依上訴人所主張之侵害其商標權的行為，適用行為時之商標法。 ⒉查被上訴人自79年8 月7 日設立登記時起使用「福樂開發建設有限公司」之公司名稱，於公司存續期間，被上訴人即持續使用其公司名稱經營業務。觀諸78年商標法第63條、82年商標法第65條第1 項、92年商標法第62條、及現行商標法第70條第2 款所規範者均係使用他人商標或著名商標中之文字作為自己公司名稱，固不限於設立登記或變更公司名稱登記之行為，惟公司名稱係有限公司章程之應載明事項，且公司名稱之登記，亦有一定之要件與限制（被上訴人設立時有效之72年12月7 日修正公布之公司法第18條、第101 條第1 項第1 款規定參照），是上訴人所指被上訴人使用其著名商標中文字「福樂」作為自己公司名稱特取部分之行為，其起始點應係被上訴人設立登記完竣時。因此，本件首應審酌被上訴人以「福樂」作為公司名稱之特取部分，是否侵害系爭商標權，即應適用行為時（設立登記）法即78年商標法。倘被上訴人設立登記之初即未侵害上訴人之商標權，縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」之原則，修正後之規定僅自其施行日起向後生效，上訴人不得依嗣後修正施行之商標法規定溯及主張商標權而請求排除侵害。若本件應適用商標權人主張侵權時有效之商標法，則企業經營者合法登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴浮動，或商標權人請求之時點差異，時而構成商標權之侵害、時而不構成商標權之侵害，對長期以該公司名稱經營事業、與人交易往來、並建立公司信譽之企業經營者而言，實非事理之平。 ⒊再按所謂商標（專用）權之侵害，乃第三人不法妨礙商標（專用）權之圓滿行使，而商標（專用）權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在；如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標（專用）權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號民事判決參照）。準此，被上訴人以「福樂」作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為，自應以被上訴人於87年間登記公司名稱時有效之商標法為論斷之依據。倘被上訴人以「福樂」作為公司名稱特取部分自始即有侵害或視為侵害商標（專用）權之情事，因該侵害已現實發生，如繼續存在期間適值商標法變更保護要件，自應以商標（專用）權人請求排除侵害時有效之商標法判斷該侵害是否現尚存在，以判定商標（專用）權人得否行使排除侵害請求權。㈡被上訴人以「福樂」作為公司名稱之行為未侵害系爭商標（專用）權： ⒈按78年商標法就商標專用權與公司名稱之衝突，係於第65條規定：「惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處......」，此乃有關惡意使用之刑事處罰規定，以行為人惡意使用為要件，惟民事保護章節並無特別規定，自應回歸商標專用權及公司名稱專用權之本質與規範目的，判斷被上訴人以「福樂」作為公司名稱之行為是否構成同法第61條第1 項所稱商標專用權之侵害，且該項所定之排除侵害及防止侵害，並未以行為人之惡意使用為要件（最高法院85年度台上字第365 、1900號民事判決參照）。 ⒉復按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業主體，得以與其他企業主體區別，以確保法律行為及權利義務歸屬之同一性；而商標註冊人因表彰自已所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，而申請註冊，自註冊日起取得商標專用權，該專用權則以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限（78年商標法第2 條、第21條規定參照），是商標主要功能在於表彰商品或服務來源，商標專用權人就第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，並無忍受之義務（同法第61條第1 項規定）。準此，公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵（商標）之積極使用，二者迥異（最高法院101 年度台上字第1868號民事判決參照）。當企業依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或同類商品之業務，致該公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓，如非惡意使用，即有民事責任（同法第61條），如為惡意使用，並負刑事責任（同法第63條），以保障商標專用權及消費者利益，並促進工商企業之正常發展（同法第1 條規定參照）。反之，當商標圖樣有法人及其他團體或全國著名之商號名稱，未得其承諾，除商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或同類者外，亦不得申請註冊（同法第37條第1 項第11款），以妥適保障公司名稱專用權。因此，立法者已就公司名稱專用權與商標專用權二者有所權衡。 ⒊至上訴人主張著名商標之侵害不應以經營同類業務為限云云（本院卷第1 冊第101 頁至反面）。惟： ⑴衡諸商標法之立法目的，商標係以「商標（專用）權」為中心，經由商標之註冊，使商標（專用）權人得以專用其註冊之商標，並排除他人擅自使用而損害其權益之行為，其權利內容包含專屬使用權、專屬排他權、及處分權（移轉、授權、設定質權等）。其中積極權能係以使用於經註冊指定之商品或服務為範疇；而消極排他權能，除有商標法所定商標權效力所不及之態樣（如78年商標法第23條，現行商標法第36條）外，商標（專用）權人得以排除他人使用，其排他範圍較商標專屬範圍為廣，包含與專屬範圍相同之「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」（如78年商標法第62條第1 款前段、第2 款前段、第62條之1 第1 項前段，現行商標法第35條第2 項第1 款），以及「近似商標與類似商品或服務」（如78年商標法第62條第1 款後段、第2 款後段、第62條之1 第1 項後段）、「使用商標有致相關消費者混淆誤認之虞者」（如現行商標法第35條第2 項第2 、3 款），以期無致相關消費者生混淆誤認之虞，且保護商標的識別功能。 ⑵本於避免消費者混淆誤認保障公益之意旨，商標（專用）權排他之效力應以其專用範圍為限，是以78年商標法第62條至第62條之2 、或現行商標法第35條第2 項第1 至3 款、第95條第1 至3 款之規範即以「商標圖樣相同或近似」、「商品或服務同一或類似」、「有致相關消費者混淆誤認之虞」為其權利範圍，然以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，固然可能產生侵害商標權之情形，惟考量前第五㈡⒈、⒉項所述商標專用權及公司名稱專用權之本質與規範目的，佐以92年商標法，為求明確，增訂第62條明定「視為侵害商標權」之態樣之必要，於修正理由中敘明：「二、......因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，與修正條文第29條第2 項第2 款、第3 款以構成『混淆誤認之虞』有別，......」，並刪除82年商標法第65條規定（相當於78年商標法第63條）等情，關於使用他人商標之名稱作為自己公司名稱是否屬於78年商標法第61條第1 項所稱商標專用權之侵害，固不以惡意使用為要件，仍應參酌同法第63條之客觀行為要件「使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務」，應以行為人經營同一或同類商品之業務為限，始有以商標專用權排除公司名稱專用權之必要，若行為人所經營之業務非屬同一或同類商品，即應許行為人使用其公司名稱，以明確釐清二法益之保護界線。故上訴人此部分主張，洵屬無據。 ⒋被上訴人所營事業與系爭商標非屬同一或同類商品之業務： ⑴查系爭商標係指定使用於「鮮牛乳、合成牛乳」商品（本院卷第1 冊第218 頁），即使考量上訴人之前手於被上訴人79年8 月7 日設立登記前，以「福樂」所申請之其餘商標註冊，亦是集中指定使用於乳製品及周邊食品類商品（原審卷第1 冊第99至134 頁之商標註冊資料）。而上訴人登記所營事業為房屋租售介紹、代理國外房地產介紹買賣、委託營造廠商興建國民住宅與商業大樓出租、出售業務、財務管理、企業管理之分析診斷及諮詢顧問、國際商情資訊提供及分析顧問、遊樂園業之經營（手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣漁、動力水上摩托車、汽艇、滑水）、室內裝潢設計工程承包等（原審卷第1 冊第270 頁，本院卷第1 冊第19頁），另依上訴人所提「福樂企業集團」網頁資料所載，被上訴人係經營不動產相關業務（本院卷第1 冊第66頁之上證7 ），均與系爭商標指定使用之「鮮牛乳、合成牛乳」商品，或其餘「福樂」商標所指定使用之商品、服務類別、相關消費者、行銷管道等均差距甚遠，難認被上訴人係經營同一或同類商品之業務。⑵上訴人雖主張市售乳品品牌往往自營牧場，進而發展為休閒度假遊憩場所，是系爭商標指定商品「鮮牛乳、合成牛乳」，與被上訴人登記所營事業項目中之「遊樂園業之經營（手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣漁、動力水上摩托車、汽艇、滑水）」，會使一般消費者混淆誤認云云。惟被上訴人登記所營事業項目中之「遊樂園業之經營」，限定於與水上活動相關者，與酪農業發展出之休閒農牧場仍有市場區隔，是上訴人此部分主張，要無足取。 ⑶上訴人又主張系爭商標註冊之類別包括飲食店、冰果店、小吃店、咖啡店、飯店、自助餐廳、供膳宿旅館、旅館預約等，與被上訴人所營事業中包括房屋租售介紹服務、遊樂園業經營等，甚為接近云云（本院卷第1 冊第101 頁至反面）。然上訴人提起本件訴訟主張商標權受侵害者乃註冊號數17483 號之商標（原審卷第1 冊第4 、15頁之起訴狀及原證1 ，本院卷第2 冊第215 、218 頁之上訴理由書狀及上證21），其指定使用於「鮮牛乳、合成牛乳」商品，則上訴人將其餘「福樂」商標所指定使用之商品或服務一併主張，自有未洽。縱使考量上訴人所有指定使用於飲食店、冰果店、小吃店、咖啡店、飯店、自助餐廳、供膳宿旅館、旅館預約等服務之商標（如原審卷第1 冊第106 、110 至113 頁），該等服務與被上訴人所營房屋租售介紹服務、遊樂園業經營等事業亦屬有別，難認屬同類業務。 ⑷綜上，被上訴人之所營事業與系爭商標非屬同一或同類商品之業務。 ⒌上訴人另主張系爭商標於被上訴人79年8 月7 日設立登記時已為著名商標云云（本院卷第1 冊第98頁反面至99頁反面、215 頁至216 頁）。依上訴人所提原證14之碩士論文（原審卷第1 冊第69至74頁），其論文完成日為94年5 月，內載上訴人前手為我國第1 家生產銷售乳品之公司，占有極高之知名度，自76年起介入冰品市場，於83為雀巢集團所併購；原證15之79年3 月5 日民生報報導、同年月7 日經濟日報報導、原證16之同年4 月10日民生報報導，均介紹福樂食品公司冰淇淋新品上市之訊息（原審卷第1 冊第77至80頁）；原證16、18、19之報導、原證26公平交易委員會100 年3 月29日發布之新聞資料、原證27之102 年5 月2 日品牌足跡排行榜（原審卷第1 冊第81至209 、263 至266 頁），不僅其日期在被上訴人設立登記之後，且相關內容仍與乳品、冰品、飲料商品相關。是以，上開證據資料至多僅能認定於被上訴人79年8 月7 日設立登記時，系爭商標係在乳製品及周邊食品類商品為相關消費者所熟悉，難持以遽認被上訴人以「福樂開發建設有限公司」為其公司名稱出於惡意，且被上訴人並未經營與系爭商標指定商品同一或同類之業務，故與78年商標法第61條第1 項前段排除侵害之規定、第63條刑事處罰之規定不合。上訴人主張被上訴人明知系爭商標為著名商標，竟將之使用於與著名商標完全不同之服務類別之行為，公眾及一般消費者極易將被上訴人與系爭商標產生聯想，而對上訴人所提供之商品與被上訴人所提供之服務來源發生混淆誤認，已使上訴人之著名商標之識別性遭稀釋、弱化，而侵害上訴人之商標權，構成78年商標法第61條規定之違反云云（本院卷第1 冊第100 頁），委無可採。 ⒍綜上，被上訴人依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，其公司名稱之特取部分雖與上訴人之系爭商標名稱「福樂」相同，惟被上訴人之所營事業與系爭商標非屬同一或同類商品之業務，復無從認定被上訴人係屬惡意使用，故被上訴人正當使用其公司名稱經營業務（包含上訴人所指將「福樂」2 字作為公司名稱之特取部分、作為與其他機關、廠商往來使用之特定公司名稱、於其網站上行銷其建設工程之服務、使用於其企業集團名稱中等方式），非屬不法行為，並未違反78年商標法第63條之刑事處罰規定，亦未構成民事上商標專用權之侵害。因此，上訴人依78年商標法第61條第1 項前段規定，請求排除侵害於法無據。至上訴人另依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款規定請求排除侵害，經核被上訴人以「福樂」作為其公司名稱特取部分所為之設立登記並經營業務之行為係屬合法，自無從將嗣後修正施行之現行商標法第70條第2 款視為侵害商標權規定溯及適用，故上訴人此部分主張，亦屬無據。㈢上訴人另依公平交易法第30條規定請求被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記，然公平交易法係於80年2 月4 日制定公布，81年2 月4 日施行，自不得溯及適用於該法施行前被上訴人已合法設立登記並持以使用其公司名稱經營業務之行為，故本件並無公平交易法之適用。至上訴人主張被上訴人並非單純是公司登記的行為，而是持續使用「福樂」字樣作為公司名稱特取部分，於網站上廣為使用的行為，此部分仍有現行公平交易法的違反云云（本院卷第2 冊第208 頁之言詞辯論筆錄），然被上訴人係依公司法合法設立登記，其後即使用其公司名稱，經營相關事業，復無侵害商標專用權之情事，已於前述，是被上訴人所為核屬正當合法使用公司名稱之行為，上訴人此部分主張，自有未洽。六、綜上所述，上訴人依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款、78年商標法第61條第1 項前段、及公平交易法第30條規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應向高雄市政府經濟發展局辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「福樂」字樣之公司名稱均屬無據。從而，原審為上訴人敗訴判決，核無不合。上訴人上訴為無理由，應予駁回。七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　104　年　　1　　月　　15　　日智慧財產法院第三庭審判長法　官　蔡惠如法官　李維心法官　蔡如琪以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　104　年　　1　　月　　16　　日書記官王英傑附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院103年度民商上字第3號

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