智慧財產法院民事判決

上訴人瑞士商紅牛公司

（VolkerViechtbauerManfredHueckel）

法定代理人VolkerViechtbauer/WalterBachinger

訴訟代理人李世章律師

徐念懷律師

被上訴人鼎油國際貿易有限公司

兼上

法定代理人張文雄

共同

訴訟代理人蔡晉祐律師

複代理人孫大龍律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國103年3月25日本院102年度民商字第8號第一審判決提起上訴，本院於104年4月9日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、本件上訴人瑞士商紅牛公司係外國法人，具有涉外因素。涉外民事法律適用法第1條規定：「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」。又民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。故本件有無國際管轄權之認定，應類推適用民事訴訟法之規定。

二、按訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、第15條第1項分別定有明文。本件上訴人主張被上訴人於臺灣境內侵害其商標權，並違反公平交易法，且被上訴人之主事務所2在臺灣境內，揆諸前開說明及規定，臺灣法院就本件涉外事件有國際管轄權。又依商標法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。

三、以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律；又市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法，涉外民事法律適用法第42條第1項、第27條本文分別定有明文。準此，本件涉外事件之準據法，自應適用臺灣法律。查上訴人提出經公證人公證之被上訴人公司網頁（見原證29、33，即原審卷一第355至363頁、原審卷二第60至64頁）及被控侵權商品統一發票（見原證35，即原審卷二第108頁）之時間均在現行商標法民國（下同）101年7月1日修正施行後，且上訴人主張被上訴人違反修正前公平交易法第24條對其他欺罔或顯失公平行為之規定，雖已於104年2月4日修正將條次變更為第25條，然上訴人主張被上訴人侵害商標權及違反公平交易法之行為迄本件104年4月9日言詞辯論終結前，仍在繼續中，故本件應適用現行商標法、公平交易法之規定，合先敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)上訴人係紅牛集團（RedBullGmbH）所屬子公司，紅牛集團因行銷RedBull能量飲料而聞名全球。透過長期銷售該產品，上訴人將「REDBULL」商標之使用與註冊擴及其他商品與服務。主要包括「REDBULL」之純文字商標、「DoubleBull3Device」、「SingleBullDevice」、以及由特殊藍銀色梯形組合之「RedBullENERGYDRINK&Deviceincolor」等如附表一所示商標（下稱系列商標）。上訴人自西元1987年起即廣泛使用上開系列商標於世界各地包括臺灣約159個國家銷售，廣受歡迎，迄今在全球透過分公司或經銷商銷售前開飲料，於2011年的營業額已超過42億歐元，使上訴人在能量飲料界建立領導之市場地位，前開飲料亦已成為世界性領導品牌。上訴人為推廣系列商標，於全世界及臺灣有計畫地大量刊登行銷廣告，並產製標示系列商標之周邊商品，以提高商標之能見度，同時藉由舉辦或贊助各種活動，建立其品牌形象。上訴人自1987年至2011年之全球行銷費用約40億歐元，於臺灣之行銷費用，2005年單一年度即28萬9千歐元，2011年則高達85萬歐元。上訴人及系列商標已廣為全球一般公眾所知悉，享有極高知名度。系列商標中「REDBULL」純文字商標已於全世界205個國家或地區取得註冊；「DoubleBullDevice」與「SingleBullDevice」商標亦已分別於全世界196及113個國家或地區均取得註冊或申請，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）亦肯認系列商標為著名商標。

(二)被上訴人明知系列商標為著名商標，為利用系列商標之知名度吸引消費者，透過其法定代理人即被上訴人張文雄之妻湯蕙萍，陸續向智慧局申請註冊第1391427、1206527號商標（即附表二編號1、2商標），並指定使用於其所產銷之引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油或防銹油劑產品。其後即開始就系列商標之「REDBULL」字樣及牛圖，使用在其位於高雄市○○區○○路○○○○號1樓之店面招牌，及其所產銷之引擎潤滑油產品上。系列商標雖未於臺灣註冊並指定使用於前開油類商品上，惟既為著名商標，基於4跨類別保護之精神，被上訴人不得將系列商標之「REDBULL」字樣及牛圖，使用於系爭侵權商品。

(三)被上訴人使用「FLYBULL」字樣，侵害系列商標中如附表一編號1至3所示商標：

1.被上訴人將「FLYBULL」字樣實際使用在系爭侵權商品上，與上訴人所有附表一編號1、2、3之商標比對，二者吸引消費者注意之主要顯著部分均為外文「BULL」，而非「RED」

與「FLY」之部分，整體予人之印象均為外文結合「BULL」

之態樣，二商標應屬構成高度近似。

2.系列商標中如附表一編號1、2、3既為著名商標，具有高度識別性，予消費者深刻之印象。被上訴人未經上訴人同意，擅自將相同或高度近似於上訴人所有商標之「FLYBULL」字樣，使用於系爭侵權商品上，實難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，確屬侵害上訴人之商標權。又系列商標如附表一編號1、2、3之著名性非僅止於能量飲料商品，更擴及賽車或極限運動領域等包含石油製品之週邊商品。被上訴人前開行為係將「FLYBULL」字樣，使用於與賽車運動有密切關連之商品上，對相關消費者而言，自有弱化或稀釋系列商標如附表一編號1、2、3之識別性及其來源獨特性之虞。又被上訴人以前開行為招攬不同族群消費者，或使相關消費者誤認被上訴人與上訴人之間具有加盟、經銷等合作關係，藉此攀附上訴人商譽以獲取利益，自屬侵害上訴人之商標權。上訴人自得依商標法第69條第1項前段規定請求排除侵害。

(四)被上訴人使用「民事上訴狀附件3編號5左側」圖形（即如附表三被上訴人實際使用之編號5圖形，下稱附表三編號5）侵害系爭商標中如附表一編號3、4所示商標：

1.被上訴人實際使用如附表三編號5圖形，其與系列商標如附表5一編號3、4商標，均以牛圖或其後連結圓圈太陽背景之方式呈現，二者予消費者之觀感，主要部分均為牛圖類型，其奔跑之姿勢、前進方向、牛隻體型，及連結在牛圖後之圓圈太陽背景，均極為相似，而世界智慧財產權組織（WorldIntellectualPropertyOrganization，下稱WIPO）仲裁暨調解中心於2013年9月2日所作成之網域名稱爭議行政專家小組決定，亦為相同之認定。二者所指定使用之商品均為普通之石油製品，單價不高，消費者之注意程度較低，對其差異之辨識能力較弱，極易產生近似之印象，進而誤認被上訴人實際使用如附表三編號5圖形與系列商標如附表一編號3、4間，存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，或均係來自上訴人，綜上所述，二造商標應屬高度近似，確有致相關消費者混淆誤認，以及減損系列商標附表一編號3、4之識別性之虞。原審認此部分並未侵害上訴人之商標權，顯有違誤。

2.系列商標如附表一編號3、4既為著名商標，具有高度識別性，予消費者深刻之印象。被上訴人未經上訴人同意，擅自將相同或高度近似於上訴人所有商標之如附表三編號5圖形，使用於系爭侵權商品上，實難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，確屬侵害上訴人之商標權。又系列商標如附表一編號3、4商標之著名性非僅止於能量飲料商品，更擴及賽車或極限運動領域等包含石油製品之週邊商品。被上訴人前開行為係將附表三編號5圖形，使用於與賽車運動有密切關連之商品上，對相關消費者而言，自有弱化或稀釋系列商標如附表一編號3、4之識別性及其來源獨特性之虞。又被上訴人以前開行為招攬不同族群消費者，或使相關消費者誤認被上訴人與上訴人之間具有加盟、經銷等合作關係，藉此攀附上訴人商譽以獲取利益，自屬侵害上訴人之商標權。上訴人自得依商標法第69條第1項前6段規定請求排除侵害。

(五)被上訴人之行為是否違反公平交易法第25條規定？

1.上訴人雖於現行公平交易法於公布施行前之102年2月8日即已提起本件訴訟，惟被上訴人迄今仍繼續為違反公平交易法之行為，自應適用現行公平交易法第25條規定。而依公平交易法第25條之規定及行政院公平交易委員會對於修正前公平交易法第24條案件之處理原則第7點規定，攀附商譽或高度抄襲，均屬榨取他人努力成果之不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為。

2.被上訴人先前申請註冊之第1391427號商標，係由中文「紅牛‧赤牛」字樣、外文「RedBull」字樣及單牛、實心圓底圖之圖形所構成；其實際使用在系爭侵權商品上之單牛圖，則無「紅牛‧赤牛」字樣。被上訴人既已註冊商標，理應以之推廣、行銷，以增加其於消費市場之曝光度，惟被上訴人捨此不為，反於實際使用時，將其商標予以「變換或加附記」，刻意使其與系列商標之內容高度近似，其目的係藉此攀附系列商標之商譽，使消費者誤認二造為同一來源之合作或經銷關係，顯屬惡意搭便車之舉。被上訴人自101年7月6日起即開始將附表三編號1字樣、附表三編號2、3圖形，使用於系爭侵權商品上，期間持續至102年9月2日止。上開字樣及圖形與系列商標如附表一編號1、2商標完全相同，亦與系列商標如附表一編號3至5商標高度近似，顯係攀附上訴人商譽及高度抄襲上訴人所有著名商標，確屬榨取他人努力成果之不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為，違反公平交易法第25條規定。

3.被上訴人自101年7月起迄今，持續將「FLYBULL」字樣、如附表三編號5圖形使用於系爭侵權商品上，係屬足以影響交易秩序及顯失公平之行為：7BULL」字樣及牛圖之型態，並另將「FLYBULL」字樣及附表三編號5圖形使用於系爭侵權商品上，並置放於其所有網站上行銷，難謂非刻意攀附上訴人所有已臻著名之系爭商標。

www.flybull-oil.com網站內，刻意告知消費者所謂LOGO轉化情事，並稱：「近年來，本公司仍持續不斷研發、提升技術，採用高規格調配而成的競技用油，其品質已逐漸在相關消費者及業界建立起一定商譽及知名度，本公司為求品質、口碑及聲譽再進化，在舊有的商標REDBULL紅牛石油推出已將近十年的關係，也為求商標統一化，自即日起將舊有的商標REDBULL紅牛石油全面轉化為新的商標FLYBULL飛牛石油，讓相關消費者及業界建立起統一的商譽及知名度。」云云，企圖於市場上建立『REDBULL結合附表三編號2』與『FLYBULL結合「附表三編號5」』二者之連結關係。顯見被上訴人始終未放棄攀附系列商標商標權之商譽，確已違反公平交易法第25條規定。

(六)被上訴人仍有持續侵害系列商標及違反公平交易法第25條之之行為：

1.被上訴人目前經營之www.flybull-oil.com網站及FACEBOOK內容，均可見被上訴人迄今仍繼續將高度近似於附表一編號5所示商標之附表三編號3藍銀相間圖形，實際使用於系爭侵權商品上，足認被上訴人仍有持續侵害系列商標如附表一編號5商標之行為。

2.參照被上訴人於2014年11月14日報關之出口報單內容，可知被上訴人仍持續外銷標示「Corrida」字樣，即相同或近似如被上訴人所有附表三編號2之字樣及圖形之系爭侵權商品，足認被上訴人仍繼續侵害系列商標及違反公平交易法第25條8之行為。

(七)損害賠償數額之計算：

1.被上訴人繼續使用相同或近似系列商標如附表一編號5之部分：被上訴人於其經營之網站及FACEBOOK上，繼續使用相同或近似系列商標如附表一編號5之藍銀相間圖形，已如前述，其主觀上難謂毫無惡意。則依商標法第71條第1項第3款之規定，以上訴人先前查獲被上訴人行銷之2件系爭侵權商品總計新臺幣（下同）700元之1,500倍計算，本件上訴人至少得主張105萬元之損害賠償。

2.上訴人繼續將標示相同或近似如其附表二編號2商標字樣及圖形之系爭侵權商品，予以販賣或輸出之部分：被上訴人仍於2014年11月14日將系爭侵權商品報關出口，顯見其繼續行銷標示相同或近似系列商標二字樣及圖形之系爭侵權商品，已如前述，其主觀上難謂毫無惡意。則依商標法第71條第1項第3款之規定，並以外銷系爭侵權商品之「離岸價格」總計為497,950元為據，被上訴人應賠償之數額即高達746,925,000元，則本件上訴人主張1,680萬元之損害賠償，尚非無據。況被上訴人外銷系爭侵權商品之「離岸價格」，必然低於外銷當地國之「零售價格」，故本件以系爭侵權商品之「離岸價格」作為計算「零售價格」之依據，亦無高估之虞。

3.本件損害賠償請求權並未罹於時效而消滅：關於消滅時效時點之判斷，與上訴人何時對被上訴人之註冊商標提起異議或申請評定無關，而應以被上訴人實際使用「FLYBULL」字樣及附表三編號5圖形之行為，作為侵權行為消滅時效之2年計算時點。上訴人主張其查知被上訴人自101年7月6日起，即將「REDBULL」字樣、附表三編號2、3之圖9形、使用在系爭侵權商品上，期間持續至102年9月2日上訴人請求公證人作成被上訴人公司網頁公證之日止。況上訴人於102年2月8日提起本件訴訟後，被上訴人仍繼續使用侵害上訴人商標權之字樣及圖形，本件損害賠償請求自未罹於時效。

4.又被上訴人張文雄係被上訴人公司之負責人，應與被上訴人公司之不法侵權行為負連帶賠償之責。爰依現行商標法第70條第1款、第68條第1項第1、3款、第69條第1、3項、第71條第2、3款及公平交易法第25、30條之規定，起訴請求：1.被上訴人公司不得將相同或近似如原審準備書狀二附表1之字樣及圖形（即被上訴人實際使用之商標字及圖形樣），或將相同或近似於如其準備書狀二附表2之「REDBULL」（即原審判決附件一編號1、2註冊商標）、「DoubleBullDevice」、「SingleBullDevice」、「RedBullENERGYDRINK&Deviceincolor」（即原審判決附件一編號3至5註冊商標）商標之字樣及圖形，使用於引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油或防銹油劑商品或其包裝容器或有關之商業文書。2.被上訴人不得將標示相同或近似如原審準備書狀二附表1之字樣及圖形（即被上訴人實際使用之商標字及圖形樣），或標示相同或近似如原審準備書狀附表2之「REDBULL」（即原審判決附件一編號1、2註冊商標）、「DoubleBullDevice」、「SingleBullDevice」、「RedBullENERGYDRINK&Deviceincolor」（即原審判決附件一編號3至5商標）之商標字樣及圖形之引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油或防銹油劑商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。3.被上訴人等應連帶給付上訴人1,680萬元，暨自本件起訴狀繕本送達之翌日即102年210月22日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。4.上訴人願供擔保，請就第3項聲明宣告准予假執行。

二、被上訴人則以：

(一)被上訴人所有註冊第1607875號飛牛圖形商標（即被上訴人所有如附表二編號3商標）部分：

1.被上訴人所有如附表二編號3商標，係由呈飛奔跑狀並加上翅膀之牛圖及中文「飛牛」、外文「FLYBULL」所構成，而其排列順序依序則係呈向左飛奔跑狀並加上翅膀之牛圖在最上，中間為外文「FLYBULL」，下方則為中文「飛牛」。二造商標相較，就文字部分，二者在外文部分分別係「REDBULL」

、「FLYBULL」，並非相同，亦非近似，中文部分被上訴人之商標「飛牛」係其飛牛圖及「FLYBULL」之字譯，而就圖案部分，二造商標雖均有呈奔跑狀之牛圖圖案，惟附表二編號3商標中牛圖部分，僅有一頭加上翅膀之飛牛圖與系列商標均不相同，另觀系列商標之牛圖與附表二編號3商標之牛圖，二者無論係奔跑之姿勢、尾巴仰角、牛頭仰角、牛角角度、牛隻體型等均不相同，故二造商標並未構成近似。

2.系列商標僅有使用於「能量飲料」商品，故其予相關消費者普遍認知之印象，亦應僅止於「能量飲料」類商品，而被上訴人所有附表二編號3商標係指定使用於「黑油、黃油、……、變速箱油、引擎清潔油」商品，因二者於功能、材質、產製者、行銷管道不同，非屬關連性之商品，其市場區隔明顯，營業利益亦無明顯衝突，彼此間並不具有競爭關係，客觀上並無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，亦無減損上訴人商標之識別性或信譽之虞。且上訴人並未就系爭商標客觀上是否仍會造成消費者混淆誤認之虞或有使相關消費者誤認二商標來自同一來源、或者誤認二商標之使用人11間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係之高度可能，降低系列商標之獨特性，致其提供能量飲料商品之聯想被減弱或分散，而有使相關消費者混淆誤認之情事加以舉證證明，則被上訴人使用所有如附表二編號3商標之行為，自未減弱系列商標之著名性，而使其識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡。

另被上訴人之公司網域名稱中固有使用「redbull」字樣，惟其後接續有「-oil」，消費者於客觀上可明顯區別被上訴人公司商品，應不致使相關消費者將「redbull」作為辨識商品之商標，實難認此網域名稱為侵害上訴人之商標權。

3.又被上訴人所有如附表二編號3商標早於102年1月22日即已申請註冊，而上開飛牛圖更於101年以前設計完成。因上訴人就被上訴人所有如附表二編號1商標向智慧局提出異議後，被上訴人為免日後其所有如附表二編號1商標之註冊遭撤銷，遂於101年2月間將產品包裝上同時印上飛牛圖及RedBull牛圖，以利日後商標轉換，並使客戶對於產品具同一性有所認知，故被上訴人所生產之系爭侵權產品並無繼續侵害上訴人就系列商標所享有之商標權。

(二)被上訴人使用所有如附表二編號1、2商標並未侵害上訴人之商標權：上訴人所有之系列商標中，最早取得註冊者為系列商標如附表一所示編號4商標，係於95年3月16日取得註冊登記，而被上訴人係分別於94年12月16日及94年8月19日取得被上訴人所有如附表二編號1、2商標之註冊，後雖因上訴人所有之系列商標為著名商標，與被上訴人所有附表二編號1、2商標構成近似，經智慧財產法院101年度行商訴字第112、180號判決撤銷，並分別於102年5月17日、102年7月28日確定。惟被上訴人於取得所有附表二編號1、2商標註冊時，即12已開始使用上開商標，當時系列商標皆尚未註冊，顯見被上訴人開始使用上開商標時，系列商標尚非著名之註冊商標，且由上訴人所提原證36之照片可知，系爭侵權商品之製造日期分別為101年2月15日及101年1月15日，均在上述判決確定日期前，則被上訴人自無明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，致減損該商標之識別性或信譽之虞之視為侵害商標權之行為，非屬商標法第70條第1款規定之視為侵害商標權行為。

(三)又系列商標與被上訴人所有附表二編號1、2商標並非相同商標，故上訴人主張被上訴人違反商標法第68條第1款之規定，並無理由。而系列商標與被上訴人所有附表二編號3商標並非近似，已如前述，其雖與被上訴人所有附表二編號1、2商標有近似之情形，惟被上訴人所有附表二編號1、2商標係指定使用於機油類商品，而上訴人多將系列商標使用在能量飲料類，二者使用之商品類別並非同一或類似，且被上訴人所有附表二編號1、2商標註冊時，上訴人尚未就系列商標於我國註冊，故於被上訴人開始使用上開商標時，上訴人所有之系列商標並非註冊商標，已如前述，故被上訴人並無商標法第68條第1款或第3款之情形。

(四)關於損害賠償數額之部分：

1.被上訴人質疑上訴人提出調查報告內容之真實性。上訴人應提出積極證據證明被上訴人月產量達30萬罐，銷售所得至少1,680萬元之事實。縱令上訴人主張為真，惟上訴人之損害賠償請求權已罹於時效。因上訴人分別於99年3月4日、26日就被上訴人所有附表二編號1、2註冊商標申請評定及提起異議，則上訴人至遲於99年3月26日即已知有損害及賠償義務人。惟上訴人遲至102年2月8日始提起本件訴訟，已逾二年13之消滅時效，故上訴人之請求權已罹於時效而消滅。

2.被上訴人自所有附表二編號1、2商標經撤銷註冊確定後，即不再使用或授權他人使用於引擎潤滑油、機油等產品。被上訴人停用後，即改以飛牛圖作為系爭侵權產品商標，參照被上訴人101年7月至103年11月14日止銷售飛牛產品之銷貨記錄可知，上開期間合計銷售金額為3,610,860元，如依上訴人所主張之淨利率8%計算，則被上訴人銷售系爭侵權商標產品之利益應為288,869元。

三、原審以被上訴人公司既曾有使用其所有附表二編號1、2商標之行為，而附表二編號1、2之商標註冊已經撤銷確定，如被上訴人繼續使用即有侵害上訴人商標權之可能，故上訴人主張依商標法第69條第1項後段規定請求防止其侵害，應有理由，其餘部分之請求則均無理由，而為如原判決主文第1、2項所示之一部勝訴判決，上訴人不服，就其敗訴部分，提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利於上訴人之部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人公司不得將相同或近似如「FLYBULL」

字樣及附表三編號5圖形，使用於引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油、防銹油劑商品及其包裝容器或有關之商業文書。3.上開廢棄部分，被上訴人公司不得將標示相同或近似如「FLYBULL」字樣及附表三編號5圖形之引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油、防銹油劑商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。4.被上訴人應連帶給付上訴人1,680萬元，暨自本件起訴狀繕本送達之翌日即102年2月22日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。5.上訴人願供擔保，請就第4項聲明宣告准予假執行。被上訴人則未為不服，答辯聲明：14上訴駁回。

四、上訴人為附表一編號1至5註冊第1296857、1596031、1489889、1200435、1239763號商標之商標權人，各別指定使用之商品或服務類別如附件一所示。被上訴人所有如附表二編號1註冊第1391427號商標，業經上訴人提起異議，並經本院101年度行商訴字第112號判決異議成立、最高行政法院102年度裁字第649號裁定駁回而確定，且經智慧局於102年5月17日撤銷註冊確定。被上訴人所有如附表二編號2註冊第1206527號商標，經上訴人提起評定，亦經本院101年度行商訴第180號判決評定成立，被上訴人未上訴而確定，並經智慧局於102年7月28日撤銷註冊確定在案。被上訴人法定代理人張文雄於102年1月22日申請如附表二編號3商標，獲准註冊後，經上訴人提起異議，現在智慧局審理中。被上訴人於其所生產銷售之引擎潤滑油、機油、化工添加劑、金屬加工液、工業用油、防銹油劑商品等汽車用石油製品上曾實際使用如附表3編號1至5之字樣及圖形；被上訴人目前實際使用相同或近似如附表三編號3至5商標等事實，為兩造所不爭執，並有附表一編號1至5商標檢索資料、商標註冊證、智慧局評定書、異議審定書、本院101年行商訴字第112、180號判決、最高行政法院102年度裁字第649號裁定、經公證之被上訴人公司網頁資料、被控侵權商品拍賣廣告、上訴人購買系爭侵權商品之統一發票及照片、被上訴人所有附表二編號3商標檢索資料、財政部高雄關傳真電文（見原證20至27、29至33、35、36、上證1，即原審卷一第288至349頁、第355至370頁、原審卷二第42至64頁、第107至110頁、本院卷第44至64頁、第277頁）等件在卷可憑，應信為真實。且被上訴人並不爭執上訴人所有附表一系列商標為著名商15標（見本院卷第147頁背面、第160頁），惟上訴人主張依據商標法第70條第1款、第68條第1、3款、公平交易法第25條之規定，被上訴人有繼續侵害上訴人商標權及違反公平交易法之行為，請求被上訴人負連帶損害賠償之責，並排除上訴人就系列商標所為之侵害等情，則為被上訴人所否認。被上訴人除以前揭情詞置辯外，且以被上訴人於所有附表二編號1、2商標註冊經智慧局撤銷確定後，即未再使用相同或近似於上訴人所有附表一編號1、2、3之商標；被上訴人現使用附表三編號4、5之「FLYBULL」字樣或「飛牛」圖形，均係使用被上訴人所有附表二編號3商標；被上訴人使用藍銀相間圖形，與上訴人所有附表一編號5商標並不近似等語資為抗辯。原審僅就被上訴人所申請如附表二編號1、2註冊商標部分，判決上訴人就排除侵害部分勝訴，被上訴人對此並未聲明不服而確定，上訴人則就其敗訴部分提起上訴，故本件之爭點應為：

1.被上訴人實際使用如附表三所示之商標字樣及圖形(包括被上訴人申請如附表二編號3之註冊商標)，有無違反商標法第70條第1款及同法第68條第1、3款之規定，而侵害上訴人附表一系列商標之商標權？

2.被上訴人之行為是否違反公平交易法第25條之規定？

3.上訴人得否請求被上訴人排除侵害？

4.上訴人得否請求被上訴人連帶負損害賠償責任，及其損害賠償額應如何計算？

五、商標法第70條第1款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」查上訴人所有系列商標如下附表一所示，指定16使用之商品或服務類別見附件一：編「REDBULL」系列商標註冊號註冊公告日號1000000002008/01/01000000002013/09/0123000000002011/12/014000000002006/03/165000000002006/12/01被上訴人對上訴人所有系列商標如附表一編號1至5均為著名商標一事並不爭執（見本院卷第147頁背面、第160頁），惟17辯稱被上訴人使用如下附表二編號1、2商標之行為早於上訴人所有系列商標註冊前，故並未違反商標法第70條第1款；如下附表二編號3商標，則未侵害上訴人附表一系列商標等語。查被上訴人申請註冊之商標如下附表二所示，指定使用之商品或服務類別見附件二：編被上訴人自行申請註冊商標註冊號申請日號100000002005/12/16200000002005/08/19300000002013/01/22附表二編號1、2商標之申請時間確實均為2005年，而上訴人所有系列商標中，最早公告之註冊商標為2006年公告之18附表一編號4商標，故被上訴人辯稱其申請使用附表二編號1、2商標之時間早於上訴人所有系列商標註冊時，固可採信，惟查本件上訴人主張之侵權事實，並非僅被上訴人申請註冊之附表二編號1、2商標，且如前所述，此二商標已經智慧局因上訴人分別提起異議及評定而撤銷確定。上訴人並主張被上訴人實際使用之字樣及圖形亦違反商標法第70條第1款之規定而侵害上訴人之商標權。查上訴人主張被上訴人實際使用之字樣及圖形如下附表三所示：編號被上訴人實際使用在商品上之字樣及圖形1RedBull234FLYBULL195茲依被上訴人實際使用商標之情形，分析是否有違反商標法第70條第1款之情形如下：

1.附表三編號1「RedBull」之使用事實，有上訴人於原審所提經公證人於101年7月13日公證之被上訴人公司網頁（見原證29，即原審卷一第359、360頁）及102年11月5日之統一發票及商品照片（見原證36，即原審卷二第108、109頁）可資為證，該商標之使用與上訴人所有如附表一編號1、2商標字樣完全相同，且係使用於上訴人所有附表一編號1商標於2008年註冊公告後。雖被上訴人係使用於汽機車之用油產品上，與上訴人所有附表一編號1商標指定使用之商品或服務並不相同，但由於二商標完全相同，且上訴人所有附表一編號1商標並僅於能量、運動飲料上著名，且已多角化經營，並常於汽機車等運動競賽中使用，此有上訴人公司各式宣傳報導及網路資訊在卷可憑(見原證12至16，即原審卷一第127至166頁)。被上訴人將相同或近似於上訴人所有系列商標之字樣或圖形，使用於與汽機車用油有關之商品或服務上，亦與汽機車之運動競賽有關，倘二商標併存於市場上，當然有致上訴人附表一編號1、2商標識別性之減損，故上訴人主張被上訴人使用附表三編號1之商標，係明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性之虞，非不可採。惟依據上訴人分別於原審所提經公證人於102年9月2日及20本院審理時所提103年4月11日經公證之被上訴人公司網頁中，已不見如附表三編號1即「RedBull」字樣之使用，此有公證書各1份在卷可憑（見原證33，即原審卷二第61頁；上證1，即本院卷第45至64頁），故被上訴人辯稱已不再使用如附表三編號1即「RedBull」之商標字樣，應可採信。

2.附表三編號2「紅色的牛」加上背景為「橘色圓圈」之使用事實，有上訴人於原審所提經公證人於101年7月13日公證之被上訴人公司網頁可資為證（見原證29，即原審卷一第359、360頁），該商標之使用與上訴人所有附表一編號4之商標圖樣，均係以牛為主要部分，且由於上訴人之系列商標常有併用之情形，其中附表一編號1、2「RedBull」商標之中文翻譯即為「紅牛」，上訴人集團公司亦係以「紅牛」著稱，故附表三編號2以顏色強調「紅色的牛」，使用類別又與上開附表三編號1所述情形相同，即因上訴人之多角化經營，致倘二商標併存，將有減損上訴人商標識別性之虞，且上訴人所有附表一編號4商標之註冊公告日為2006年，故上訴人主張被上訴人使用附表三編號2之商標，係明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損上訴人系列商標之識別性之虞，應可採信。惟依據上訴人分別於原審所提於102年9月2日及於本院審理時所提103年4月11日經公證之被上訴人公司網頁，可證被上訴人已將附表三編號2之使用情形均已改為如附表三編號5所示，此有公證書各1份在卷可憑（見原證33，即原審卷二第61頁；上證1，即本院卷第45至64頁），故被上訴人辯稱已不再使用附表三編號2之商標圖樣，亦可採信。

3.附表三編號3藍銀相間圖形之使用事實，有上訴人所提101年9月28日被控侵權商品拍賣廣告（見原證30，即原審卷一第21364、365頁）及102年11月5日統一發票暨商品照片可證（見原證36，即原審卷二第108、110頁），該商標之使用，與上訴人附表一編號5商標之使用，均係以藍銀相間之圖形吸引消費者，雖被上訴人辯稱藍銀相間圖形內尚有其它文字或圖形足以辨識云云，惟查被上訴人使用藍銀相間圖形於罐裝商品上，與上訴人使用於罐裝飲料上完全一樣，其使用類別又與上開附表三編號1、2所述之情形相同，即因上訴人之多角化經營，致倘二商標併存，將有減損上訴人商標識別性之虞，且上訴人附表一編號5商標係於2006年註冊公告，故上訴人主張被上訴人使用附表三編號3之商標圖樣，係明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性之虞，非不可採。且依據上訴人所提公證人於103年4月11日公證之被上訴人公司網頁，被上訴人仍有使用藍銀相間圖形於罐裝商品之情形，此有公證書在卷可憑（見上證1，即本院卷第45、48、52、56、59至62頁），故被上訴人於原審判決後仍有繼續使用附表三編號3之商標。

4.附表三編號4「FLYBULL」及編號5「飛牛」圖形之使用事實，有上訴人於原審所提經公證人於102年9月2日公證之被上訴人公司網頁（見原證33，即原審卷二第61頁），及於本院審理時所提經公證人於103年4月11日公證之被上訴人公司網頁可資為證（見上證1，即本院卷第45至64頁）。被上訴人雖以該商標之使用係依據其所有附表二編號3之註冊商標，且該圖樣與上訴人所有系列商標並不近似等語置辯。惟按智慧財產權的無體性，表現在商標上，其權利範圍是有可能互有重疊而可併存的。重疊之部分，有可能係偶然相同的獨立發想，亦有可能係創意之借用。智慧財產權之創作，從來就不要求創作人一定要無中生有，往往站在巨人的肩膀上，才能更有發想22。因此創意之借用，究竟是行銷創意或是侵害商標，應就商標重疊之程度及使用之情形加以判斷。經查依據上訴人所提上開公證書之內容，被上訴人多係將附表三編號4、5之字形及圖樣併用，其與上訴人所有附表一編號3、4商標併用之觀念相同，外觀亦因以牛為主要部分，而有近似之處；就讀音而言，亦僅有「紅」牛商標與「飛」牛商標之不同，再加上被上訴人以顏色強調一隻「紅色的飛牛」，故二商標無論觀念、外觀、讀音之重疊部分甚高，且其使用與上開附表三編號1、2、3所述之情形相同，即因上訴人之多角化經營，倘二商標併存，將有減損上訴人商標識別性之虞，而上訴人所有附表一編號3、4商標之註冊公告時間分別為2011年及2006年，被上訴人自陳迄今仍在使用附表三編號4、5之商標字樣及圖形，故上訴人主張被上訴人使用附表三編號4、5之商標，係明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性之虞，亦可採信。

5.綜上，被上訴人申請附表二編號1、2註冊商標之時間，雖在上訴人所有附表一系列商標註冊公告前，但被上訴人於上訴人所有附表一編號1、3、4商標註冊公告後，實際使用附表三編號1、2之商標字樣及圖形，仍屬違反商標法第70條第1款規定之行為，惟如前所述，被上訴人至少於102年9月2日後即已不再使用附表三編號1、2之商標字樣。至被上訴人迄今仍繼續使用附表三編號3、4、5(包括附表二編號3註冊商標)之行為，均在上訴人所有系列商標註冊公告後，亦違反商標法第70條第1款之規定。

六、商標法第68條第1、3款規定：「未經商標權人同意，為行銷之目的，而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」；「三、於同23一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。查被上訴人於102年9月2日前使用附表三編號1之商標字樣，與上訴人所有附表一編號1之商標相同，故仍屬違反商標法第68條第1款規定之行為。至於其使用附表三編號2及現仍繼續使用之附表三編號3至5之商標，與上訴人所有附表一之系列商標均不相同，故並未違反商標法第68條第1款之規定。然附表三編號2商標圖形與附表一編號3、4註冊商標相較，均係以勇壯之牛作為商標之主要部分，且牛型完全相同，屬高度近似之商標；又其中附表三編號3藍銀相間圖形之商標與附表一編號5之商標，外觀及觀念均非常近似，僅顏色配置比例或其上附著之字樣略有不同，亦應屬高度近似之商標；附表三編號4、5之商標多為合併使用，其與附表一編號3、4之註冊商標合併觀之，同有外觀極為近似之牛型，輔以牛背上有圓圈，及「FLY」及「Red」的些微差異，加以被上訴人以顏色強調「紅色飛牛」之情形，故二商標同屬高度近似之商標。被上訴人雖辯稱附表三之商標均係使用於汽機車用油之商品或服務，與上訴人系列商標指定使用之商品或服務並不類似等語云云。

惟查上訴人附表一編號1、3註冊商標亦指定使用於「油類化學添加劑」、「汽車之修繕與保養」、「車輛之清潔、保養與修理」、「車輛之修繕、檢修、保養、汽車維修站（加油與保養）」等(見附件一)，附表一編號2註冊商標並指定使用於「工業用油及油脂」、「潤滑油」、「燃料包括馬達用」

及「照明用油」等，故二商標所使用之商品或服務亦應屬類似，況上訴人多角化經營之事實亦已及於汽機車修繕服務之提供，倘二商標併存使用，將使消費者誤認二商標有加盟授權或連鎖企業之關係，故被上訴人使用附表三編號1商標部24分，違反商標法第68條第1款之規定，另使用附表三編號2至5之行為，則屬違反商標法第68條第3款之規定。

七、著名商標之侵害態樣大致可分為三種類型：一為侵害著名商標之識別性；一為侵害著名商標之信譽；一為榨取著名商標之識別性或信譽以獲取不公平利益。前二種類型，為現行商標法第70條第1、2款規定之情形，第三種類型，即屬公平交易法所應保護之類型。上訴人主張被上訴人之行為，亦違反公平交易法第25條之規定，即「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」按本條規定之重點在於禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺罔或顯失公平」之行為。而是否「足以影響交易秩序」，應考量是否影響整體之交易秩序，是否妨礙事業間之自由競爭等因素。另本條所稱欺罔，係對於交易相對人，以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為；所稱顯失公平，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易。經查被上訴人確有明知與上訴人並無任何授權或類似關係，竟以高度近似於上訴人所有系列商標附表一編號1至5之字樣及圖形，為行銷之目的，經營汽機車油品之商品及服務，致消費者有誤認其與被上訴人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能之行為，係以顯失公平之方式從事競爭或商業交易，亦妨礙從事汽機車油品間之自由競爭，故上訴人主張被上訴人之行為，亦屬違反公平交易法第25條之事業亦不得為其他足以影響交易秩序之顯失公平行為，為有理由。

八、商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第1、3項定有明文。被上訴25人雖已未再使用附表三編號1、2之商標，但其繼續使用附表三編號3至5商標之情形，仍屬違反商標法第70條第1款及商標法第68條第3款之規定，而侵害上訴人之商標權，故上訴人主張依商標法第69條第1項之規定請求排除侵害，為有理由。又被上訴人明知無授權或類似關係，仍繼續使用「紅色的飛牛」及藍銀相間圖形作為商標使用，縱無故意，亦有應注意、能注意之義務，而未能注意致侵害上訴人之商標權，且使上訴人受有至少相當於商標授權金之損害，故上訴人主張依商標法第69條第3項之規定，請求被上訴人鼎油公司負損害賠償責任，亦有理由。被上訴人張文雄係被上訴人鼎油公司之負責人，對於公司業務之執行，違反上開商標法之規定，致上訴人受有損害，故上訴人主張依據公司法第23條第2項規定，被上訴人張文雄應與被上訴人鼎油公司負連帶賠償之責，於法有據。另公平交易法第30條規定，事業違反本法之規定，致侵害他人之權益者，應負損害賠償責任。查上訴人並未提出任何證據或理由證明上訴人因被上訴人之不公平競爭行為致權益受侵害，且上訴人係以之與商標權受侵害之損害賠償規定作為競合請求，並以商標法第71條第1項第2、3款之規定計算其損害賠償額(見本院卷第293、337頁)，因認本件已無就上訴人因被上訴人之不公平競爭行為所受之損害加以斟酌之必要，併此敘明。

九、商標法第71條第1項規定，商標權人得就下列各款規定擇一計算損害賠償額。經查上訴人係主張依該項第2款，即依侵害商標權所得之利益；或依第3款，即就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之金額，計算其損害賠償額（見本院卷第338頁）。查上訴人雖提出其於起訴前自行委託第三人所作之調查報告（即原證28，見原審卷第350至354頁）26所載被上訴人自稱月產量30萬罐等語，作為其依據第2款計算上訴人損害賠償額之標準，然為被上訴人所否認；而被上訴人抗辯應依其於本院審理時所提自行製作之銷售報表(即附件1至3，見本院卷第164至174頁）作為本件損害賠償額之計算依據，亦為上訴人所否認，且查上開報告書或報表之內容，均係被上訴人自稱之數量或自行製作之私文書，並無其他證據足資佐證，證明力薄弱，不足採信。上訴人雖又以本院函查財政部關務署高雄關所回覆之出口報單上所載離岸價格（見上證5，即本院卷第286至288頁），作為本件以商標法第71條第1項第3款之侵權商品價格所為之計算標準。惟查該出口報單商品上所使用之商標，係被上訴人於本件起訴後之102年7月29日以張唐其申請獲准之註冊第1629482號商標(見本院卷第294頁)加上「Corrida」字樣，及被上訴人於103年12月18日以張唐其為申請人，申請號為000000000(見本院卷第342頁)，現仍在智慧局審查中之商標(下稱出口報單商品商標)，此有本院函查財政部關務署回文所附財政部高雄關傳真電文可證（見本院卷第277頁），出口報單商品商標圖樣如下：申請號103072672註冊公告號1629482註冊公告號1629482申請號10307267227該商品上既未使用上訴人主張侵害其商標權之附表三編號1至5之字樣或圖形，則上訴人以該商品離岸價格作為本件查獲侵權商品之價格，顯不可採。況被上訴人實際使用於出口報單上商品之商標圖樣，雖與上訴人附表一編號3之商標圖樣相較，同以2隻牛為主要部分，但牛型已不相同，上訴人附表一編號3商標之牛型，勇壯結實且以相對衝之圖形表現，2隻牛中間尚有一圓圈，其上並有比例較大之文字「RedBull」；但出口報單商品上所使用之商標圖樣，其牛型屬頭角有延伸回勾且回眸相望之圖形表現，2隻牛中間則連接有一星星，且於其下附加比例較小之「Corrida」字樣。雖上訴人主張「Corrida」即係「鬥牛」之意，被上訴人明顯仍係要攀附上訴人系列商標，故應可依該商品之離岸價格作為計算查獲侵權商品之價格等語云云。惟查出口報單商品商標就外觀表達而言，除均有2隻牛外，並不近似；「Corrida」雖係西班牙「鬥牛」之意，但附表一編號3之文字「RedBull」，中譯為「紅牛」，對非西語系之華人而言，是否即會令人聯想為「鬥牛」，尚有疑義，且出口報單上商標造型加上「Corrida」字樣均略顯可愛，已不當然使人聯想如附表一編號3商標所傳達之「精力旺盛」的「紅牛」

之觀念；再者，依據財政部高雄關傳真電文(見本院卷第277頁)，被上訴人所使用之商品外觀為軟管式外型，已非如上訴人所使用之罐裝外型，故無論從外觀、觀念、讀音均因有可區辨之處而應不致使消費者有混淆誤認之虞，故已難認被上訴人出口報單商品商標有減損附表一系列商標之識別性或信譽之虞。因此，縱被上訴人之商標設計理念係借用上訴人附表一編號3之商標，但如前所述，作為無體財產權之商標而言，其權利範圍是有可能互相重疊而仍可併存的，當商標之重疊程度，配合其使用情形，已不致使消費者混淆誤認，亦無減損識別性或28信譽之虞時，該創意之借用，即可視為是一種行銷創意。從而，上訴人主張被上訴人出口報單商品上所使用之商標，亦係侵害上訴人之商標權，而可依該商品之離岸價格作為查獲侵權商品之價格以計算損害賠償額等語云云，並不可採。

十、損害賠償之債，本即係對已發生損害之填補。雖被上訴人已不再使用附表三編號1、2商標，但上訴人主張以其於102年11月15日所購得使用附表三編號1、2、3之商標商品價格，作為本件依商標法第71條第1項第3款規定之查獲侵權商品價格，以計算本件之損害賠償額，應屬可採，且因被上訴人仍繼續使用附表三編號3至5商標，侵害上訴人之商標權，故無被上訴人所辯時效消滅問題，附此敘明。按商標法第71條第1項之規定，係一種法定計算損害賠償額之方式，並非上訴人之實際損害賠償，故僅須該計算方式非不合理而致使上訴人更有利益即應認為可採。爰審酌被上訴人因借用創意不當而侵害上訴人之商標權、對上訴人實際營業所生侵害並不明顯、被上訴人之營業規模不大、商品內容及販售金額均非高價位產品等一切情狀，認上訴人主張依商標法第71條第1項第3款規定，以「查獲侵害商標權商品之零售單價」700元（見原證36，即原審卷二第108頁）之1,500倍計算即1,050,000元（計算式：700元×1,500倍＝1,050,000元），應屬上訴人因被上訴人之侵害商標權行為至少所受之損害賠償額。上訴人就損害賠償金額之請求，於此範圍內，非不合理，逾此範圍之請求，則因上訴人並未提出合法之計算基礎，而不可採。

十一、綜上所述，上訴人依侵害商標權之法律關係，請求被上訴人排除侵害，為有理由，應予准許。原審判決理由僅以被上訴人使用其所申請註冊之附表二編號1、2商標侵害上訴29人之商標權，經撤銷後確定後已不再使用，但仍有防止侵害之必要，而為上訴人部分勝訴之判決如原審判決主文第1、2項所示，其理由雖與本院審理時主要係以被上訴人實際使用商標之字樣及圖形為被上訴人是否侵權之判斷並不相同，但原審判決主文第1、2項之內容實已包括排除被上訴人侵害之所有內容，故理由雖不完全相同，但結論並無二致，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，仍無理由，應予駁回。至上訴人依侵害商標權之法律關係，請求被上訴人連帶賠償1,050,000元及自起訴狀繕本送達翌日即102年2月22日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息部分，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則於法無據。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，並改判如主文第2項所示，逾此部分之上訴及該部分假執行之聲請，則均應予以駁回。兩造均陳明願供擔保請准假執行並宣告免為假執行，核無不合，爰就本件命給付部分，分別酌定擔保金為假執行及免為假執行之宣告。

十二、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經審酌後，核與判決結果不生影響，爰不一一予以論列，併予敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第2項、第450條、第79條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

30法官蔡如琪

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。附件一：上訴人所有附表一註冊商標指定使用之商品或服務類別附件二：被上訴人申請附表二商標指定使用之商品或服務類別31